ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ
02.07.2018
Справа № 910/4881/18
За позовом
Kalceks, AS (Akciju sabiedriba «Kalceks»; Акціонерного товариства «Калцекс»), м. Рига, Латвійська Республіка
до про
Товариства з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу», м. Харків Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, м. Київ визнання недійсними патентів на корисні моделі та зобов'язання вчинити дії
Суддя Смирнова Ю.М.
Секретар судового засідання Багнюк І.І.
Представники учасників справи:
позивача - Кириченко І.А. (довіреність від 26.04.2018 №П-79);
Коптіліна С.Ю. (ордер від 26.06.2018 серії КВ №374185);
відповідача-1 - Титаренка Ю.П. (довіреність від 14.05.2018 №860/06);
відповідача-2 - Потоцького М.Ю. (довіреність від 02.02.2018 №2434-03/65).
ОБСТАВИНИ СПРАВИ:
Kalceks, AS (Akciju sabiedriba «Kalceks»; Акціонерне товариство «Калцекс»; далі - Товариство) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про:
- визнання недійсним патенту України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (далі - Підприємство) (заявка від 01.08.2017 №u201708003 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21);
- визнання недійсним патенту України №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», власником якого є Підприємство (заявка від 01.08.2017 №u201708004 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21);
- визнання недійсним патенту України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол», власником якого є Підприємство (заявка від 01.08.2017 №u201708005 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21);
- визнання недійсним патенту України №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», власником якого є Підприємство (заявка від 01.08.2017 №u201708006 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21);
- зобов'язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство) опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін»;
- зобов'язання Міністерства опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам»;
- зобов'язання Міністерства опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол»;
- зобов'язання Міністерства опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл».
Позов мотивовано тим, що державна реєстрація корисних моделей за вищевказаними патентами України була здійснена із порушенням законодавства України, а тому вказані патенти мають бути визнані недійсним повністю, оскільки зазначені корисні моделі не є новими в розумінні положень Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та не відповідають такій умові патентоздатності, як новизна, що підтверджується, зокрема, висновком експерта Дорошенка О.Ф. №1204 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 11.04.2018. Позивач стверджує, що наявність зареєстрованих на ім'я відповідача - Підприємства патентів на корисні моделі №№120761, 120762, 120763, 120764 створює реальну загрозу позбавлення позивача права на ввезення в Україну та реалізації на території України лікарських засобів «ДИАЗЕПЕКС», «МОРФІН КАЛЦЕКС», «ПРОМЕДОЛ КАЛЦЕКС» та «ФЕНТАНІЛ КАЛЦЕКС».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.04.2018 за вказаним позовом відкрито провадження у справі №910/4881/18; справу вирішено розглядати в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання у справі призначено на 16.05.2018.
Міністерство 16.05.2018 подало суду відзив на позовну заяву, в якому заперечило проти задоволення позовних вимог, вказавши, що під час проведення формальної експертизи заявки корисна модель не перевіряється на відповідність такій умові патентоздатності як «новизна»; патент на корисну модель видається під відповідальність його власника за відповідність корисної моделі умовам патентоздатності; Міністерство приймаючи рішення про видачу патентів України №120761, №120762, №120763 і №120764 на корисні моделі діяло відповідно до умов та порядку, встановлених законодавством України у сфері правової охорони корисних моделей.
У судовому засіданні 16.05.2018 оголошено перерву до 07.06.2018.
Ухвалою господарського суду міста Києва від 16.05.2018 задоволено заяву Товариства про витребування у Міністерства реєстраційних матеріалів, що стосуються патентів на корисні моделі №120761, №120762, №120763 і №120764.
Підприємство 04.06.2018 подало суду відзив на позовну заяву, в якому зазначило, що висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. від 11.04.2018 №1204 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності, наданий позивачем, є необґрунтованим, і для роз'яснення питання про те, чи відповідають спірні патенти на корисні моделі умові патентоздатності «новизна» є необхідним призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
Судове засідання призначене на 07.06.2018 не відбулося у зв'язку із перебуванням судді Смирнової Ю.М. у відрядженні.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.06.2018 підготовче засідання у справі призначено на 14.06.2018.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.06.2018 закрито підготовче провадження у справі та призначено справу до розгляду по суті на 02.07.2018.
Представники позивача у судовому засіданні 02.07.2018 позов підтримали в повному обсязі; представники відповідачів проти позову заперечили.
Розглянувши подані учасниками справи документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва
ВСТАНОВИВ:
Товариство виробляє та імпортує на територію України, зареєстровані у передбаченому законодавством Латвії порядку, такі лікарські засоби:
- «Fentanyl citrate-Kalceks 0,05 мг/мл розчин для ін'єкції», дата реєстрації у Латвії 12.11.2014;
- «Promedols 20 мг/мл розчин для ін'єкції», дата реєстрації у Латвії 06.06.1996;
- «Morfina hidrohlorids-Kalceks 10 мг/мл розчин для ін'єкцій», дата реєстрації у Латвії 22.02.1996;
- «Diazepeks 5 мг/мл розчин для ін'єкцій», дата реєстрації у Латвії 21.03.1996;
- «Diazepeks 5 мг таблетки», дата реєстрації у Латвії 1994 рік.
Реєстрація зазначених лікарських засобів в Латвії підтверджується свідоцтвами про реєстрацію лікарських засобів, а саме:
- свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0192 про реєстрацію лікарського засобу «Промедол 20 мг/мл розчин для ін'єкцій», строком дії до 24.03.2016;
- свідоцтвом від 24.03.2016 №96-0010 про реєстрацію лікарського засобу «Морфін 10 мг/мл розчин для ін'єкцій»;
- свідоцтвом №96-0050 про реєстрацію лікарського засобу «Diazepeks «Діазепекс» 5 мг/мл розчин для ін'єкцій», строком дії до 21.03.2001;
- свідоцтвом від 19.12.2006 №96-0050 про реєстрацію лікарського засобу «Діазепекс 5 мг/мл розчин для ін'єкцій» із перекладом на російську мову;
- свідоцтвом №94-0104 про реєстрацію лікарського засобу «Diazepeks «Діазепекс» 5 мг таблетки», строком дії до 02.06.1999;
- свідоцтвом №94-0104 від 06.11.2009 про реєстрацію лікарського засобу «Diazepeks «Діазепекс» 5 мг таблетки» із перекладом на російську мову;
- свідоцтвом від 12.11.2014 №14-0232 про реєстрацію лікарського засобу «Фентаніл цитрат-Калцекс 0,05 мг/мл розчин для ін'єкцій».
У 2016 році позивачем було отримано в Україні відповідні реєстраційні посвідчення на вказані лікарські засоби, а саме:
- реєстраційне посвідчення №UA/15321/01/01 на лікарський засіб «Диазепекс, таблетки по 5 мг», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №787;
- реєстраційне посвідчення №UA/15321/01/01 на лікарський засіб «Диазепекс, розчин для ін'єкцій, 5 мг/мл», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №836;
- реєстраційне посвідчення №UA/15322/01/01 на лікарський засіб «Морфін Калцекс, розчин для ін'єкцій, 10 мг/мл», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №787;
- реєстраційне посвідчення №UA/15324/01/01 на лікарський засіб «Промедол Калцекс, розчин для ін'єкцій, 20 мг/мл», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №787;
- реєстраційне посвідчення №UA/15323/01/01 на лікарський засіб «Фентаніл Калцекс, розчин для ін'єкцій, 0,05 мг/мл», видане на підставі наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28.07.2016 №787.
Крім того, позивач є власником таких знаків для товарів і послуг:
- міжнародна реєстрація №1226545 на торговельну марку «Калцекс», зареєстровану для товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП);
- міжнародна реєстрація №1320345 на торговельну марку «Промедол Калцекс» («Promedol Kalceks»), зареєстровану для товарів 01 і 05 класів МКТП;
- міжнародна реєстрація №890515 на торговельну марку «Диазепекс», зареєстровану для товарів 05 класу МКТП.
На підставі ліцензійного договору від 19.11.2015 про надання права на використання товарного знака для товарів і послуг, укладеного Товариством і акціонерним товариством «Гріндекс», позивач має виключну ліцензію на використання без обмежень по відношенню до всіх класів товарів та послуг на території України належного акціонерному товариству «Гріндекс» знаку для товарів і послуг «Діазепекс» («Diazepeks»), міжнародна реєстрація знаку для товарів і послуг №890515.
01.08.2017 Підприємством було подано заявки №u201708003, №u201708004, №u201708005 і №u201708006 на видачу патентів України на корисні моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол» і «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл» відповідно.
Відповідно до частини першої статті 155 Господарського кодексу України та частини першої статті 420 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, винаходи та корисні моделі, промислові зразки.
У частині першій статті 12 Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) зазначено, що особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає до Установи заявку.
02.10.2017 державним підприємством «Український інститут промислової власності» (далі - ДП «УІПВ») було складено висновки про видачу деклараційних патентів на корисні моделі за результатами формальних експертиз стосовно заявок №u201708003, №u201708004, №u201708006. Міністерством не подано суду копії висновку про видачу деклараційного патенту на корисну модель за результатами формальної експертизи стосовно заявки №u201708005, проте наявність такого висновку сторонами не заперечується.
Згідно з частиною дев'ятою статті 16 Закону під час проведення формальної експертизи, зокрема, встановлюється дата подання заявки на підставі статті 13 цього Закону; визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів технології, зазначених у частині другій статті 6 цього Закону, та чи не відноситься він до об'єктів технології, зазначених у частині третій статті 6 цього Закону; заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 12 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.
За змістом статей 462 та 464 ЦК України права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчуються патентом, зважаючи на що визнано недійсним може бути саме патент.
10.11.2017 було здійснено публікацію відомостей про видачу патентів України №120761, №120762, №120763 і №120764 на корисні моделі в офіційному бюлетені «Промислова власність» №21.
В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що патенти України №120761, №120762, №120763 і №120764 підлягають визнанню недійсними, так як вони не відповідають умовам патентоздатності - заявлені корисні моделі не є новими, а навпаки є загальнодоступними у світі до дати подання Підприємством заявок на їх реєстрацію.
Відповідачі проти задоволення позовних вимог заперечили у повному обсязі з підстав їх необґрунтованості.
Відповідно до частини першої статті 460 ЦК України корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання.
Статтею 469 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.
Згідно з частиною першою статті 6 Закону правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.
Частиною першою статті 33 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі, зокрема, невідповідності запатентованого винаходу (корисної моделі) умовам патентоздатності, що визначені статтею 7 Закону.
Відповідно до частини другої статті 7 Закону корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.
Винахід (корисна модель) визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для визначення новизни винаходу повинні враховуватися лише окремо (частина третя статті 7 Закону).
Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету (частина четверта статті 7 Закону).
У пункті 6.1 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов'язаних із захистом права інтелектуальної власності» зазначено, що у вирішенні спорів про захист права інтелектуальної власності на винахід чи корисну модель господарським судом залежно від обставин справи та суті спору лише за допомогою експертного дослідження можуть бути встановлені фактичні дані про: наявність новизни винаходу чи корисної моделі на дату подання заявки на видачу патенту або якщо заявлено пріоритет, на дату пріоритету (в порівнянні з протиставленим винаходом (корисною моделлю) або відомим технічним рішенням); наявність у винаходу винахідницького рівня, тобто чи не випливає він явно з рівня техніки (не є для фахівця очевидним); відповідність корисної моделі критерію патентоздатності «промислова придатність»; наявність у формулі запатентованого винаходу (корисної моделі) усіх ознак, які були у поданій заявці.
Згідно з частинами першою - сьомою статті 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.
Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.
Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.
Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.
Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.
Суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.
У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім'я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.
У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.
Відповідно до частин першої - третьої статті 69 Господарського процесуального кодексу України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з'ясування відповідних обставин справи.
Експерт може призначатися судом або залучатися учасником справи.
Експерт зобов'язаний надати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.
Частинами першою і другою статті 101 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.
Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.
Згідно з частинами п'ятою - сьомою статті 101 Господарського процесуального кодексу України у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
Експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов'язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.
За заявою учасника справи про наявність підстав для відводу експерта, який підготував висновок на замовлення іншої особи, такий висновок судом до розгляду не приймається, якщо суд визнає наявність таких підстав.
Так, позивачем було подано суду висновок експерта від 11.04.2018 №1204 за результатами проведення експертизи об'єктів інтелектуальної власності.
На вирішення експертизи було поставлено такі питання:
- « 1) Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «МОРФІН» за патентом України № 120761 від 10 листопада 2017 року або ознак, еквівалентних їм, до дати заявленого пріоритету за заявкою № u201708003 від 01.08.2017 року або ж до дати подання цієї заявки (01.08.2017 року)?»;
- « 2) Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ДІАЗЕПАМ» за патентом України № 120762 від 10 листопада 2017 року або ознак, еквівалентних їх, до дати заявленого пріоритету за заявкою № u201708004 від 01.08.2017 року або ж до дати подання цієї заявки (01.08.2017 року)?»;
- « 3) Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ПРОМЕДОЛ» за патентом України № 120763 від 10 листопада 2017 року або ознак, еквівалентних їх, до дати заявленого пріоритету за заявкою № u201708005 від 01.08.2017 року або ж до дати подання цієї заявки (01.08.2017 року)?»;
- « 4) Чи стала загальнодоступною в світі сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ФЕНТАНІЛ» за патентом України № 120764 від 10 листопада 2017 року або ознак, еквівалентних їх, до дати заявленого пріоритету за заявкою № u201708006 від 01.08.2017 року або ж до дати подання цієї заявки (01.08.2017 року)?».
За результатами проведеної експертизи, експерт дійшов таких висновків:
- сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «МОРФІН» за патентом України №120761 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки №u201708003, тобто до 01.08.2017;
- сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ДІАЗЕПАМ» за патентом України №120762 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки №u201708004, тобто до 01.08.2017;
- сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ПРОМЕДОЛ» за патентом України №120763 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки №u201708005, тобто до 01.08.2017;
- сукупність суттєвих ознак корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ФЕНТАНІЛ» за патентом України №120764 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки №u201708006, тобто до 01.08.2017.
Експертне дослідження було проведено судовим експертом Дорошенком Олександром Федоровичем - заступником директора науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту у сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.3 «Дослідження, пов'язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції» (свідоцтво Міністерства юстиції України №933, безстрокове), стаж роботи у сфері інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи з 2001 року.
Експерт Дорошенко О.Ф. обізнаний про кримінальну відповідальність за статтею 384 Кримінального кодексу України, про що вказаним експертом поставлено підпис у експертному висновку.
Слід також зазначити, що в матеріалах справи містяться висновки експертиз від 15.05.2018 №12307/ЗУ/18, №12316/ЗУ/18, №12330/ЗУ/18 та №12419/ЗУ/18 щодо умов патентоздатності корисних моделей за патентами України №120761, №120762, №120763 і №120764, складені ДП «УІПВ».
Відповідно до висновку експертизи від 15.05.2018 №12307/ЗУ/18 щодо умов патентоздатності корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «МОРФІН» за патентом України №120761 ДП «УІПВ» встановлено, що запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною першою статті 7 Закону, а тому оскільки в проаналізованих документах рівня техніки (по-окремо) розкрита вся сукупність запатентованої корисної моделі за пунктом (ами) 1 формули не є новою.
Висновком експертизи від 15.05.2018 №12316/ЗУ/18 щодо умов патентоздатності корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ДІАЗЕПАМ» за патентом України №120762 встановлено, що запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другою статті 7 Закону, а тому оскільки в проаналізованих документах рівня техніки (по-окремо) розкрита вся сукупність запатентованої корисної моделі за пунктом (ами) 1 формули не є новою.
Згідно з висновком від 15.05.2018 №12330/ЗУ/18 щодо умов патентоздатності корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ПРОМЕДОЛ» за патентом України №120763 ДП «УІПВ» встановлено, що запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другою статті 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою; за пунктом 1 формули не є промислово придатною.
Відповідно до висновку експертизи від 15.05.2018 №12419/ЗУ/18 щодо умов патентоздатності корисної моделі «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ФЕНТАНІЛ» за патентом України №120764 ДП «УІПВ» встановлено, що запатентована корисна модель не відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї частиною другою статті 7 Закону, а саме: за пунктом 1 формули не є новою.
Таким чином, як висновком експерта Дорошенка О.Ф., так і висновками ДП «УІПВ», наявними в матеріалах справи, підтверджується невідповідність корисних моделей за спірними патентами України такій умові патентоздатності як новизна.
Статтею 73 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.
Згідно з частиною першою статті 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.
Відповідно до статті 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.
Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.
Частиною першою статті 77 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.
Згідно із статтею 78 Господарського процесуального кодексу України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.
Відповідно до статті 79 Господарського процесуального кодексу України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.
Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.
Оцінивши висновок експерта за результатами проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності в сукупності з іншими доказами, наявними в матеріалах справи, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи, в їх сукупності, керуючись законом, суд вважає, що наведений висновок експерта складений кваліфікованим судовим експертом відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу», наведений висновок судового експерта містить докладний опис проведених досліджень і обґрунтовану відповідь на поставлені питання, а тому такий висновок експерта приймається судом в якості належного та допустимого доказу у справі № 910/4881/18.
З огляду на встановлені обставини суд дійшов висновку про те, що сукупність суттєвих ознак корисних моделей «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «МОРФІН» за патентом України №120761, «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ДІАЗЕПАМ» за патентом України №120762, «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ПРОМЕДОЛ» за патентом України №120763 та «Лікарський препарат знеболювальної та спазмолітичної дії «ФЕНТАНІЛ» за патентом України №120764 стали загальнодоступними в світі до дати подання Підприємством відповідних заявок, а отже, корисні моделі не відповідають умові патентоздатності, визначеній статтею 7 Закону - новизні, а тому патенти України №120761, №120762, №120763 та №120764 на корисні моделі мають бути визнані недійсними відповідно до пункту «а» частини першої статті 33 Закону.
В свою чергу Підприємство, заперечуючи проти висновку експерта, вказало про те, що висновок є необґрунтованим, таким, що суперечить іншим матеріалам справи та таким, що не відповідає дійсним обставинам справи.
Разом з тим, Підприємством не вказано в чому саме полягає необґрунтованість висновку та не подано суду жодних доказів, які б спростовували встановлені експертом обставини та доводи позивача щодо невідповідності корисних моделей за спірними патентами такій умові патентоздатності як новизна.
Що ж до поданого Підприємством 02.07.2018 консультативного висновку спеціаліста від 02.07.2018 за результатами аналітичного дослідження висновку експерта від 11.04.2018 №1204, то суд зазначає таке. Частиною 8 статті 80 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Оскільки Підприємством не наведено жодних мотивів неможливості надання доказів у встановлений судом строк (строк для подання відповідачем - Підприємством відзиву на позов судом було продовжено до 25.05.2018), вказаний висновок як доказ судом до розгляду не приймається.
Частиною першою статті 3 Закону передбачено, що Установа (Міністерство) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на корисні моделі, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про названі об'єкти права інтелектуальної власності.
При визнанні патенту чи його частини недійсними Установа повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені; патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (частини третя і четверта статті 33 Закону).
Згідно з пунктом 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 №459, Міністерство відповідно до покладених на нього завдань, зокрема, організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об'єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об'єкти права інтелектуальної власності; веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності; видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.
За таких обставин, зважаючи, що позовні вимоги до Міністерства є похідними від вимог про визнання недійсними патентів України на корисні моделі, позов визнається судом доведеним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.
Вирішення питання щодо розподілу судових витрат у справі призначено судом на 06.07.2018 в порядку статті 221 Господарського процесуального кодексу України.
Керуючись статтями 74, 236 - 238, 240 та 241 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва
ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити повністю.
2. Визнати недійсним патент України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866) (заявка від 01.08.2017 №u201708003 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).
3. Визнати недійсним патент України №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866) (заявка від 01.08.2017 №u201708004 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).
4. Визнати недійсним патент України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866) (заявка від 01.08.2017 №u201708005 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).
5. Визнати недійсним патент України №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866) (заявка від 01.08.2017 №u201708006 з дати публікації відомостей про заявку, тобто з 10.11.2017 (бюлетень №21).
6. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120761 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмологічної дії «Морфін», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866).
7. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120762 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Діазепам», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866).
8. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120763 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Промедол», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866).
9. Зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; ідентифікаційний код 37508596) опублікувати у офіційному бюлетені «Промислова власність» інформацію про визнання недійсним патенту України №120764 на корисну модель «Лікарський препарат знеболювальної та спазмалогічної дії «Фентаніл», власником якого є товариство з обмеженою відповідальністю «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров'я народу» (61013, м. Харків, вул. Шевченка, 22; ідентифікаційний код 35587866).
10. Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.
Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Апеляційна скарга на рішення суду подається до Київського апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.
Повне рішення складено 16.07.2018.
Суддя Ю.М. Смирнова
