ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА _{01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua}

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.08.2019

Справа № 910/16373/18

Господарський суд міста Києва у складі головуючого судді Блажівської О.Є, при секретарі судового засідання Кукота О.Ю., розглянувши у загальному позовному провадженні справу №910/16373/18

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк" (49000, м.Дніпро, вул.Артільна, 2, код ЄДРПОУ 40932872)

до Антимонопольного комітету України (03035, м.Київ, вул.Митрополита Липківського, 45, код ЄДРПОУ 00032767)

третя особа-1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод"

третя особа-2 - Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк

про часткове визнання незаконним та скасування рішення Антимонопольного комітету України №546-р від 11.10.2018,-

за участю учасників справи:

від позивача: Кайданник О.Ю., ордер серія КС №386854 від 01.08.19;

від відповідача: Данилов К.О., довіреність № 300-122/03-77 від 08.07.19;

від третьої особи-1: не з`явився;

від третьої особи-2: Коваль М.М. посвідчення адвоката №2602/10 від 21.05.2004 року;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк", 6 грудня 2018 року звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача - Антимонопольного комітету України, про часткове визнання незаконним та скасування рішення Антимонопольного комітету України №546-р від 11.10.2018 у справі №127-26.4/32-16.

Позивачем в обґрунтування позовних вимог зазначено, що підставою для часткового скасування оскаржуваного рішення відповідно до ч.1 ст.59 Закону України "Про захист економічної конкуренції" є неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи, недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими та невідповідність висновків, викладених у рішенні обставинам справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.12.2018 вказану позовну заяву залишено без руху та встановлено позивачу строк для усунення її недоліків у десять днів з дня вручення цієї ухвали.

29.12.2018 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли докази усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.01.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі №910/16373/18, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 13.02.19.

06.02.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Антимонопольного комітету України надійшло клопотання про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Міжнародну корпорацію "Джек Деніел`с Пропертіз, Інк".

06.02.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Антимонопольного комітету України надійшла заява про продовження строку на подання відзиву.

06.02.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Антимонопольного комітету України Міжнародної корпорації "Джек Деніел`с Пропертіз, Інк" про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача.

12.02.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк" заява про долучення речових доказів до матеріалів справи.

У підготовче засідання 13.02.2019 з`явилися представники позивача та відповідача. Представник Товариства з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце проведення підготовчого засідання був повідомлений належним чином.

Розглянувши клопотання Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк та Антимонопольного комітету України про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача, врахувавши специфічні правові процедури та предмет позову, суд вважає за необхідне такі клопотання задовольнити, оскільки рішення суду в даній справі може вплинути на права та обов`язки Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.

Розглянувши у підготовчому засіданні заяву відповідача про продовження строку на подання відзиву, суд дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.02.2019 відкладено підготовче засідання на 13.03.19, заяву Антимонопольного комітету України про продовження строку на подання відзиву задоволено, продовжено Антимонопольному комітету України строк на подання відзиву до 20.02.2019, клопотання Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк та Антимонопольного комітету України про залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача задоволено, залучено до участі у справі третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача - Компанію Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.

21.02.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Антимонопольного комітету України надійшли копії матеріалів справи №127-26.4/32-16 на електронному носії.

21.02.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Антимонопольного комітету України надійшов відзив на позовну заяву.

04.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк надійшли письмові пояснення.

05.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшла відповідь на відзив.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.03.2019 повідомлено учасників справи про те, що судове засідання, призначене на 13.03.2019 не відбудеться, у зв`язку з перебуванням судді Блажівської О.Є у відпустці, наступне засідання у справі призначено на 03.04.19.

20.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи-2 надійшли письмові пояснення щодо відповіді на відзив.

25.03.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Антимонопольного комітету України надійшли заперечення на відповідь на відзив.

02.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові пояснення.

У підготовчому засіданні 03.04.2019 суд протокольно ухвалив продовжити строк підготовчого провадження на 30 днів та відкласти підготовче засідання на 24.04.2019.

10.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від третьої особи надійшли письмові пояснення.

24.04.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від відповідача надійшли письмові пояснення по справі з додатками.

У підготовче засідання 24.04.2019 з`явилися представники позивача, відповідача та третьої особи-2.

У підготовчому судовому засіданні 24.04.2019 присутніми представниками сторін надано усні пояснення щодо можливості закриття підготовчого провадження та про призначення справи до розгляду по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.04.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті, розпочато розгляд справи по суті у загальному позовному провадженні та призначено судове засідання на 22.05.2019.

21.05.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк надійшли додаткові пояснення.

У судовому засіданні 22.05.2019 оголошено перерву до 19.06.2019.

14.06.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк" надійшло клопотання про відкладення судового засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.06.2019, в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, повідомлено учасників справи про те, що судове засідання 19.06.2019 року не відбулося, у зв`язку з перебуванням судді Блажівської О.Є на лікарняному, наступне судове засідання у справі № 910/16373/18 призначено на 17.07.2019.

17.07.2019 через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк надійшли додаткові пояснення по справі.

У судовому засіданні 17.07.2019 суд після стадії дослідження доказів перед стадією судові дебати, оголошує перерву у судовому засіданні на 31.08.2019.

24.07.2019 через відділ діловодства Господарського суду від Компанії Джек Деніел`с Пропертіз, Інк надійшли тези виступу в судових дебатах.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 29.07.2019 (з урахуванням ухвали суду про виправлення описки від 29.07.2019), в порядку статей 120-121 Господарського процесуального кодексу України, повідомлено учасників справи про те, що судове засідання 31.07.2019 року не відбулося, у зв`язку з перебуванням судді Блажівської О.Є у відпусці, наступне судове засідання у справі № 910/16373/18 призначено на 07.08.2019.

07.08.2019 через відділ діловодства Господарського суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк" надійшов виступ адвоката у судових дебатах.

У судове засідання, призначене на 07.08.2019 з`явилися представники Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк", Антимонопольного комітету України та Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.

Представник позивача надав пояснення по суті спору, позовні вимоги підтримав повністю.

Представники відповідача та третьої особи-2 надали пояснення по суті спору, заперечили проти задоволення позовних вимог.

Відповідно до вимог статті 222 Господарського процесуального кодексу України судом під час розгляду справи здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального пристрою.

Відповідно до ст.233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

Суд також враховує положення частини 1 статті 6 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" 04.11.1950 року про право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Дослідивши наявні в справі матеріали, заслухавши пояснення представників учасників справи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні дані, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно зі ст.1 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Антимонопольний комітет України є державним органом із спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель. При цьому, особливості спеціального статусу Антимонопольного комітету України обумовлюються його завданнями та повноваженнями, в тому числі роллю у формуванні конкурентної політики, та визначаються цим Законом, іншими актами законодавства і полягають, зокрема, в особливому порядку призначення та звільнення Голови Антимонопольного комітету України, його заступників, державних уповноважених Антимонопольного комітету України, голів територіальних відділень Антимонопольного комітету України, у спеціальних процесуальних засадах діяльності Антимонопольного комітету України, наданні соціальних гарантій, охороні особистих і майнових прав працівників Антимонопольного комітету України на рівні з працівниками правоохоронних органів, в умовах оплати праці.

Стаття 3 зазначеного Закону до основних завдань Антимонопольного комітету України відносить участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Приписами ст. 4 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" визначено, що Антимонопольний комітет України будує свою діяльність на принципах: законності; гласності; захисту конкуренції на засадах рівності фізичних та юридичних осіб перед законом та пріоритету прав споживачів.

Частиною 1 статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" визначено, що у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має повноваження, в тому числі, розглядати заяви і справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проводити розслідування за цими заявами і справами; приймати передбачені законодавством про захист економічної конкуренції розпорядження та рішення за заявами і справами, перевіряти та переглядати рішення у справах, надавати висновки щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції; перевіряти суб`єкти господарювання, об`єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за заявами і справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;при розгляді заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведенні перевірки та в інших передбачених законом випадках вимагати від суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з обмеженим доступом тощо.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" Антимонопольний комітет України здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України "Про захист економічної конкуренції", "Про захист від недобросовісної конкуренції", цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Згідно ч. 1 ст. 35 Закону України "Про захист економічної конкуренції" розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції починається з прийняттям розпорядження про початок розгляду справи та закінчується прийняттям рішення у справі.

За змістом ст. 30 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов`язкові для виконання рішення зокрема про: визнання факту недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

Антимонопольний комітет України (далі - відповідач, Комітет, АМК), розглянувши матеріали справи №127-26.4/36-16 про порушення Товариством з обмеженою відповідальністю "Сімферопольський вино-коньячний завод" (далі - третя особа-1) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк" (далі - позивач) законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, прийняв Рішення від 11.10.2018 «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» №546-р з урахуванням розпорядження відповідача від 07.02.2019 «Про виправлення описки» (далі - Рішення №546-р).

Так Рішенням АМК від 11.10.2018 «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» №546-р постановлено, зокрема:

- визнати дії товариства з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» (м. Дніпро, ідентифікаційний код 40932872) щодо використання без дозволу (згоди) міжнародної корпорації «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» (м. Каліфорнія, США) оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver», схожих із оформленням етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке раніше почала використовувати міжнародна корпорація «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» для алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», що може призвести до змішування з діяльністю міжнародної корпорації «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк», порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень (ч.2 резолютивної частини Рішення №546-р);

- за порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» штраф у розмірі 5 438 658, 00 грн (ч.4 резолютивної частини Рішення №546-р);

- зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» у двомісячний строк з дня одержання цього рішення припинити використання у господарській діяльності оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver», схожих із оформленням етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке раніше почала використовувати міжнародна корпорація «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» для алкогольної продукції «JACK DANIEL'S» (ч.6 резолютивної частини Рішення №546-р).

Позивач, не погоджуючись із прийнятим рішенням, просить суд визнати його частково недійсним, а саме пункти 2, 4, 6 резолютивної частини, обґрунтовуючи це тим, що Рішення №546-р прийняте з неповним з`ясуванням обставин справи, з недоведеністю обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, з невідповідністю висновків, викладених у рішенні, обставинам справи, що призвело до винесення неправомірного рішення.

Окрім цього, позивач зазначає, що етикетка «JACK DANIEL'S» не належать компанії «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк», яка не здійснює її використання та не здійснює виробництво відповідної продукції віскі, яке маркується вказаною етикеткою. Позивач зазначає, що етикетки алкогольних напоїв «BLACK JACK», які ним використовуються, мають оригінальний дизайн згідно патенту України на промисловий зразок № 34689 на підставі ліцензійної угоди № 11/1 від 16 листопада 2017 р., укладеної із ТОВ «Буклет-Юг», що відрізняється від дизайну етикетки «JACK DANIEL'S». Також позивач стверджує, що використовує на відповідних етикетках власний словесний знак «BLACK JACK», що має правову охорону згідно свідоцтва України № 50459, згідно ліцензійного договору від 23.05.2017 р., укладеного між позивачем та ТОВ «Буклет-Юг».

Крім того, позивач зазначає, що Комітет взагалі не порівнював етикетки його продукції «BLACK JACK» з відповідною етикеткою «JACK DANIEL'S» і не вказав, які конкретно позначення використовує позивач, які є схожими з позначеннями, які раніше почала використовувати міжнародна корпорація «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк». На думку позивача, відповідачем відносно продукції позивача не проводилось опитування споживачів, не призначалась експертиза, не збиралися будь-які інші докази, а усі зібрані у справі докази мають відношення виключно до іншого суб`єкта господарювання - ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», що виступає іншою третьою особою у справі. Будь-які схожі позначення в оформленні етикеток продукції позивача «BLACK JACK» та етикеток продукції «JACK DANIEL'S» відсутні, що, на думку позивача, видно і неозброєним оком.

Крім того, позивач вказує на те, що наданий ним висновок експерта від 21.11.2018 №31/13.4/254 повністю спростовує усі висновки Комітету і доводить, що відповідні етикетки не є схожими. Позивач також вказує, що пунктами 2 і 6 резолютивної частини оскаржуваного рішення здійснюється його дискредитація як суб`єкта господарювання внаслідок поширення неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов`язаних з особою чи діяльністю суб`єкта господарювання, у тому числі щодо його товарів, які завдали або могли завдати шкоди його діловій репутації. З моменту оприлюднення рішення на офіційному сайті АМК України від контрагентів позивача надійшли вимоги про припинення постачання алкогольних напоїв «BLACK JACK», оскільки з оскаржуваного рішення ні позивач, ні його контрагенти не можуть зрозуміти, які саме позначення були протиправно використані позивачем на власній продукції.

Також, позивач вважає, що пунктом 4 резолютивної частини оскаржуваного рішення на нього було неправомірно покладено відповідальність за дії третьої особи - ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», оскільки зазначена цифра « 1» ні у якому разі не є опискою, що підтверджується, зокрема, наданими позивачем суду показаннями свідків - уповноважених представників позивача, які були присутні на засіданні Комітету 11 жовтня 2018 і чули, що у пункті 4 резолютивної частини рішення було проголошено саме цифру « 1», що мала відношення до дій ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», а не цифру « 2», що мала відношення саме до дій позивача.

Відповідач, заперечуючи проти задоволення позовних вимог зазначає, що оскаржуване рішення прийнято з повним з`ясуванням обставин справи, з доведеністю обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими, з відповідністю висновків, викладених у рішенні, обставинам справи, а тому є законним і обґрунтованим.

Третя особа підтримує доводи та заперечення відповідача, а також посилається на добре відомий статус її всесвітньовідомої етикетки віскі «JACK DANIEL'S», яка була не лише зареєстрована у якості торговельних марок, але і визнана добре відомими торговельними марками в Україні станом на 31.12.2012.

Проаналізувавши доводи та заперечення сторін та третьої особи щодо позовних вимог, судом встановлено, що причиною виникнення спору зі справи є питання стосовно наявності чи відсутності передбачених статтею 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» підстав для визнання Рішення №546-р недійсним частково у межах доводів позовної заяви позивача.

Оцінивши за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді у судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до частин третьої та п`ятої статті 13 Цивільного кодексу України не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах; не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

За приписами статті 10bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (набула чинності для України 25.12.1991) країни Союзу зобов`язані забезпечити ефективний захист від недобросовісної конкуренції; актом недобросовісної конкуренції вважається будь-який акт конкуренції, що суперечить чесним звичаям у промислових і торговельних справах; зокрема, підлягають забороні всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента.

Як встановлено судом, до Комітету надійшла заява від 22.01.2016 №160116/13051 міжнародної корпорації «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» (далі - МК «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк», Заявник, третя особа-2) про недобросовісну конкуренцію в діях ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» (далі - ТОВ «СВКЗ») під час виробництва і реалізації алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» «Scotch WHISKEY» (далі - Напій 3) та «Silver WHISKEY» (Далі - Напій 4) (разом - продукція «BLACK JACK») на території України.

За результатами розгляду заяви та у ході проведення розслідування у справі АМК до Комітету, листом від 09.10.2017 № 170911/13051 надійшла заява Заявника про ознаки вчинення ТОВ «СТРОНГДРІНК» (позивач) порушення, передбаченого статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді використання без дозволу (згоди) Заявника оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK», схожих на оформлення етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яка раніше почала використовувати МК «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» для алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», що може призвести до змішування з діяльністю Заявника.

Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 26.10.17 №09/214-р ТОВ «СТРОНГДРІНК» залучено співвідповідачем у справу №127-26.4/32-16.

Як зазначає Антимонопольний комітет України у своєму відзиві на позовну заяву, матеріалами справи АМК було доведено, що оформлення етикеток Напою 3 та Напою 4, виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», Напою 1 та Напою 2 виробництва ТОВ «СТРОНГДРІНК», є схожим із оформленням етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке Заявник раніше за ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» почав використовувати у господарській діяльності для індивідуалізації своєї продукції з-поміж інших учасників ринку та за цей час напрацював відповідну ділову репутацію Заявник.

Використання ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» схожого оформлення етикеток може призвести до змішування діяльності ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» з діяльністю Заявника в наслідок використання ділової репутації напрацьованої Заявником.

За наявною в Комітеті інформацією, Заявник раніше за ТОВ «СТРОНГДРІНК» почав використовувати оформлення етикеток продукції «JACK DANIEL'S» і не надавав дозволу (згоди) на їх використання ТОВ «СТРОНГДРІНК».

Таким чином, Комітет дійшов висновку, що ТОВ «СТРОНГДРІНК» без дозволу (згоди) Заявника здійснював оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver» виробництва ТОВ «СТРОНГДРІНК», схожих із оформленням етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке Заявник раніше за ТОВ «СТРОНГДРІНК» почав використовувати у господарській діяльності, що може призвести до змішування з діяльністю Заявника, що є порушенням, передбаченим статтею 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді неправомірного використання позначень.

Позивач зазначає про те, що Відповідачем порівнювались етикетки виробництва не компанії «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк», а «БРАУН-ФОРМЕНКОРПОРЕЙШН», тому рішення є таким, що не відповідає об`єктивній реальності за складом суб`єктів, чиї права можливо порушено.

Проте, як встановлено судом, Заявник та інші компанії, які пов`язані із виробництвом та пропонуванням до продажу віскі під знаком «Jack Daniel's», входять до групи компаній міжнародної корпорації БРАУН-ФОРМЕН КОРПОРЕЙШЕН (BROWN-FORMAN CORPORATION) із чітко розподіленими функціями, а саме:

- Браун Формен Корпорейшен (850 Діксі Хайвей Луісвіль KY 40210 США) є міжнародною корпорацією, яка здійснює загальне управління компаніями, які пов`язані із нею корпоративними зв`язками;

- Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Заявник), є компанією яка володіє об`єктами права інтелектуальної власності;

- Джек Деніел`с Дістіллері (Хайфей 55, Лінчбург, Теннесі, TN 37352, США) є компанією, яка здійснює виробництво віскі під знаком «Jack Daniel's»;

- ТОВ «Браун - Формен Україна» (07442 Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, 51-км Санкт-Петербургського шосе) є компанією, до функцій якої входить здійснення імпорту/ввезення на митну територію України віскі під знаком «Jack Daniel's» та організація дистриб`юторської діяльності.

Так, Компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Заявник) є власником свідоцтв на використання знаків для товарів і послуг за наступними заявками:

Номер заявки

Дата подання

Номер реєстрації

Дата реєстрації

125458/SU

20.08.1990

5109

31.05.1994

94124218

05.12.1994

12761

19.07.1999

m200510850

19.09.2005

74642

10.04.2007

m200509433

18.08.2005

77282

11.06.2007

m1201010854

14.07.2010

140852

25.06.2011

m1201214634

23.08.2012

176176

25.09.2013

m201315885

02.09.2013

194069

10.12.2014

Таким чином, компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк. (Заявник) є компанією яка володіє об`єктами права інтелектуальної власності міжнародної корпорації БРАУН- ФОРМЕН КОРПОРЕЙШЕН (BROWN-FORMAN CORPORATION), а тому твердження Позивача про відсутність порушеного права компанія Джек Деніел`с Пропертіз, Інк не відповідають дійсності.

Окрім того, відповідно до частин першої і другої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Пунктом 3 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до Установи і продовжується Установою за клопотанням власника свідоцтва щоразу на 10 років, за умови сплати збору в порядку, встановленому пунктом 2 статті 18 цього Закону.

Відповідно до статті 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, Компанія «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк.» має право використовувати та забороняти використовувати належні їй знаки для товарів і послуг іншим особам для товарів, для яких вони зареєстровані, а також для інших товарів, споріднених з ними.

Крім того, судом встановлено, що саме третя особа є власником трьох добре відомих знаків «JACK DANIEL'S» (словесних та відповідної етикетки), які використовуються на оформленні етикеток її алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», що підтверджується офіційними відомостями щодо цих знаків, які містяться у базі даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні» та рішеннями Апеляційної палати від 15 лютого 2017 р., затвердженими наказами Держслужби від 12 квітня 2017 р. №№ 40-Н, 41-Н, 42-Н, які містяться у матеріалах справи.

Беручи до уваги вищенаведені обставини суд критично оцініє доводи позивача відносно того, що відповідач наче б то не здійснював порівняння власне етикетки віскі «JACK DANIEL'S» саме третьої особи з оформленням етикеток його алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver» та про відсутність порушень саме прав третьої особи, яка, як встановлено судом, є єдиним правовласником етикеток віскі «JACK DANIEL'S».

Твердження позивача відносно того, що компанія «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» не здійснює виробництва та реалізації продукції віскі «JACK DANIEL'S», яке марковане відповідними етикетками, а тому її права не були порушені відповідними діями недобросовісної конкуренції позивача, спростовуються наявним у справі свідоцтвом про злиття компанії «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» з виробником даної продукції «Джек Деніелс Дістілері» від 21 квітня 1998 р., з якого вбачається, що компанією-правонаступником обох компаній є саме міжнародна корпорація «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк», тобто, саме компанія заявника у справі про недобросовісну конкуренцію № 127-26.4/32-16 (третя особа). Крім того, на підставі аналізу матеріалів справи № 127-26.4/32-16 судом встановлено, що і «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк», і «Джек Деніелс Дістілері», і ТОВ «Браун-Формен Україна» (07442, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, 51-км Санкт-Петербурзького шосе), яке також зверталось із відповідною заявою до Комітету, входять до однієї і тої ж самої групи компаній міжнародної корпорації «БРАУН ФОРМЕН КОРПОРЕЙШЕН» (BROWN-FORMAN CORPORATION) (850 Діксі Хайвей Луісвіль КY 40210 США), тобто, чітко пов`язані між собою корпоративними зв`язками, а тому порушення прав будь-якої із вищевказаних компаній одночасно є порушенням прав усієї міжнародної корпорації, до складу якої входять відповідні компанії, і порушення прав вказаної корпорації є порушенням прав відповідних компаній, що входять до її складу.

Щодо дослідження Комітетом діяльності ТОВ «СВКЗ» та аналізу оформлення етикеток Напою 3 та Напою 4, судом встановлено наступне.

Заявнику стало відомо, що ТОВ «СВКЗ» здійснює виробництво та реалізацію в Україні Напою 3 (з чорною етикеткою) та Напою 4 (з білою етикеткою), використовуючи при цьому оформлення етикеток, які, на думку Заявника, є схожими з оформленням етикеток продукції «JACK DANIEL'S» виробництва Заявника, що може призвести до змішування з його діяльністю.

Оформлення етикетки Напою 3 було прямокутником чорного кольору, на якому білим кольором розміщено такі елементи:

- у верхній частині прямокутника - напис «N0.21 WHISKEY OLD», виконаний у три рядки латинським насиченим (жирним) шрифтом, великими літерами;

- у центральній частині - назва напою «Black Jack», виконана в один рядок латинським насиченим (жирним) шрифтом збільшеними літерами;

- у нижній центральній частині - напис. «Scotch», виконаний латинським насиченим (жирним) шрифтом меншими літерами, під яким розміщено напис «WHISKEY», що вказує на вид напою - віскі, виконаний латинським насиченим (жирним) шрифтом, великими літерами. Усі написи виконано іноземною мовою.

Оформлення етикетки Напою 4 відрізнялось від етикетки Напою 3 лише такими елементами:

- білий колір основного фону;

- чорний колір усіх написів;

- замість напису «Scotch» розміщено напис «Silver».

Виробником Напою 3 та Напою 4 на контретикетці зазначено ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод».

Комітетом було встановлено, що Заявник і ТОВ «ТОВ «СВКЗ»» здійснюють господарську діяльність на одному ринку, а саме, на ринку алкогольних напоїв, та перебувають в конкурентних відносинах. Окрім того, матеріалами справи встановлено, що Напій 3 та Напій 4 виробництва ТОВ «ТОВ «СВКЗ»» введено в обіг щонайменше з серпня 2014 року. ТОВ «ТОВ «СВКЗ» повідомило Комітет, що дизайн етикеток продукції «BLACK JACK» (Напоїв) за час реалізації не змінювався.

ТОВ «ТОВ «СВКЗ»» отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг № 50459 та патент на промисловий зразок №27859.

Комітет, провівши аналіз оформлення етикеток продукції «BLACK JACK», а саме, Напою З та Напою 4, виробником яких є ТОВ «СВКЗ», та оформлення етикеток продукції «JACK DANIEL'S» виробництва Заявника, встановив, що зазначені етикетки є схожими: основний фон, загальна композиція етикетки, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти та використання схожої тами кольорів. Окрім цього, композиційне та графічне розміщення сукупності позначень на етикетках Заявника та ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», які суттєво впливають на формування їх зовнішнього вигляду, є схожими між собою та мають ідентичне просторове розташування на площині етикеток.

Стосовно дослідження Комітетом діяльності ТОВ «СТРОНГДРІНК», аналізу оформлення етикеток Напою 1 та Напою 2 та доводів Позивача щодо вищевказаного дослідження, судом встановлено наступне.

У жовтні 2017 року Заявнику стало відомо, що ТОВ «СТРОНГДРІНК» здійснює виробництво та реалізацію в Україні Напою 1, використовуючи при цьому оформлення етикеток, які, на думку Заявника, є схожими з оформленням етикеток продукції «JACK DANIEL'S», виробництва Заявника, що може призвести до змішування з його діяльністю.

Оформлення етикетки Напою 1 є прямокутником чорного кольору, на якому розміщено такі елементи, виконані білим кольором:

- у верхній частині прямокутника міститься напис «N0.21 WHISKEY TASTE», виконаний в три рядки, латинським, насиченим (жирним) шрифтом, великими заголовними літерами;

- у центральній частині міститься напис із назвою напою «BLACK JACK», виконаний в один рядок, латинським, насиченим (жирним) шрифтом, великими заголовними літерами;

- у нижній центральній частині знаходиться напис розміщено напис «WHISKEY TASTE» виконаний латинським, насиченим (жирним) шрифтом, письмовими літерами;

- під яким розміщено напис «N0.21 WHISKEY TASTE», виконаний латинським, насиченим (жирним) шрифтом, великими заголовними літерами. Всі написи виконані іноземною мовою.

Виробником зазначеного напою на контретикетці вказано Позивача. Окрім того, Комітетом було встановлено, що виробником Напою 2 також є Позивач.

Оформлення етикетки Напою 2 відрізняється від етикетки Напою 3 лише такими елементами:

- білий колір основного фону;

- чорний колір усіх написів;

- замість напису « 21» розміщено напис « 15»;

- у нижній частині етикетки доповнено позначенням «Silver».

Комітетом було встановлено, що Заявник і ТОВ «СТРОНГДРІНК» здійснюють господарську діяльність на одному ринку, а саме, на ринку алкогольних напоїв, та перебувають в конкурентних відносинах.

Позивачем було повідомлено Комітет про те, що ним виробництво та реалізація Напою 1 та 2 була розпочата з 04.05.2017, а також що дизайн етикеток продукції «BLACK JACK» виробництва Позивача за час реалізації не змінювався.

Щодо використання позначень та оформлення етикеток Напоїв 1 та Напоїв 2 Позивач надав АМК такі ж пояснення, як і ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод», а саме: «…Словосполучення «Black Jack» у пересічного споживача асоціюється з популярною азартною картковою грою Black Jack».

ТОВ «СТРОНГДРІК» повідомляло Комітет про те, що відповідальність за розміщену інформацію та позначення на етикетках, контретикетках та кольеретках продукціїї «Black Jack» несе ТОВ «СТРОНГДРІНК».

Комітетом було проведено аналіз оформлення етикеток продукції «BLACK JACK», а саме, Напою 1 та Напою 2, виробником якої є ТОВ «СТРОНГДРІНК», оформлення етикеток продукції «BLACK JACK», а саме, Напою 3 та Напою 4, виробником якої є ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» та оформлення етикеток продукції «JACK DANIEL'S» виробництва Заявника.

В п. (168) Рішенням Комітету № 546-р наведено зображення оформлення продукції.

Суд погоджується із доводами відповідача про те, що проведений аналіз, свідчить про те, що зазначені етикетки є схожими: основний фон, загальна композиція етикетки, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифти та використання схожої гами кольорів.

З приводу вищевказаного порівняння Позивач зазначає, що неозброєним оком видно, що на етикетках напою виробництва ТОВ «СВКЗ» та віскі «JACK DANIEL'S» є додаткові графічні елементи - вензеля, чого немає на етикетці ТОВ «СТРОНГДРІНК», дизайн якої є значно лаконічнішим.

Проте, як встановлено судом, наявність чи відсутність вензелів не було ідентифікуючою ознакою при здійсненні аналізу.

Зокрема, при проведенні аналізу оформлення етикеток «BLACK JACK», а саме, Напою 1 виробництва Позивача та Напою 3 виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» із оформлення етикеток «JACK DANIEL'S» виробництва Заявника висновок стосовно схожості вказаних етикеток було зроблено внаслідок порівнянь основного фону, загальної композиції етикетки, розміщення основних позначень, окремих елементів, шрифту та використання схожої гами кольорів.

Також Позивачем було зазначено про те, що на контретикетці продукції ТОВ «СТРОНГДРІНК» міститься інформація для споживача: інформація про товар, його назву, склад, виробника та місце виробництва.

Однак, при проведенні опитування щодо сприйняття споживачами етикеток віскі «JACK DANIEL'S» виробництва «Джек Деніел`с Пропертіз, Інк» та оформлення етикеток продукції «Black Jack» виробництва ТОВ «Сімферопольський вино-коньячний завод» Комітетом було встановлено, що результати відповідей про те, що споживачі, сприймаючи зображення товарів, складають лише загальне враження про характеристики товарів та рідко володіють детальними знаннями, наприклад, про країну виробництва або назву виробника.

Враховуючи вищевикладене, Комітет дійшов обґрунтованого висновку, що оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» «Scotch WHISKEY» та «Silver WHISKEY» виробництва ТОВ «СКВЗ», алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver» та виробництва Позивача, є схожим із оформленням етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке Заявник раніше за ТОВ «СВКЗ» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» почав використовувати у господарській діяльності для індивідуалізації своєї продукції з-поміж інших учасників ринку та за цей час напрацював відповідну ділову репутацію Заявник.

Також Комітетом було встановлено, що ТОВ «СКВЗ» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» використовують однакове (схоже) оформлення етикетки продукції «BLACK JACK», а саме, оформлення етикетки Напою 1 виробництва Позивача схоже на оформлення етикетки Напою 3 виробництва ТОВ «СКВЗ», а оформлення етикетки Напою 2 виробництва Позивача схоже на оформлення етикетки Напою 4 виробництва ТОВ «СВКЗ», а всі етикетки цих напоїв схожі на оформлення етикеток продукції Заявника.

Керівником (директором) ТОВ «СТРОНГДРІНК» є ОСОБА_2 , який у 2016-2017 роках був керівником ТОВ «СКВЗ», а з 2017 року є керівником ТОВ «СТРОНГДРІНК».

Окрім того, виробничі потужності і Товариства «СВКЗ», і Позивача розташовані за тією самою адресою: смт Божедарівка, вул. Виконкомівська, 16, Дніпропетровська обл.

Знак для товарів і послуг «BLACK JACK», за свідоцтвом № 50459 та за свідоцтвом № 185083, які використовує Позивач на підставі ліцензійного договору від 23.05.2017, укладеного між товариством з обмеженої відповідальністю «Буклет-Юг» (який є власником зазначених свідоцтв) та Позивачем, використовувались і ТОВ «СВКЗ» (який раніше був правовласником цих знаків).

Крім того, ТОВ «СТРОНГДРІНК» передано ТОВ «СВКЗ» права на використання технічних умов, технічних інструкцій та рецептур, за якими виготовляється Напої 1 та Напої 2.

Таким чином, прослідковується певний зв`язок між діяльністю ТОВ «СКВЗ» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» у виробництві Напоїв «BLACK JACK». Що є додатковою підставою для встановлення Комітетом факту використання однакового (схожого) оформлення етикетки продукції «BLACK JACK».

Позивачем було зазначено про те, що для ідентифікації та вирізнення своєї продукції з-поміж продукції інших виробників ним використовується комплект етикеток згідно патенту України на промисловий зразок №34689 на підставі ліцензійної угоди №11/1 від 16 листопада 2017, а також пляшки згідно патенту України на промисловий зразок №36011 на підставі ліцензійної угоди №11/1 від 16 листопада 2017. За твердженням Позивача, вказані патенти було видано після проведення експертиз, на вирішення яких в тому числі ставилося питання про відсутність порушень прав третіх осіб.

Окрім того, Позивачем було зазначено про використання останнім маркування продукції Black Jack, що має правову охорону згідно свідоцтва №50459, згідно ліцензійного договору від 23.05.2017, укладеного між Позивачем та ТОВ «БУКЛЕТ- ЮГ» (який є власником свідоцтва).

Однак, як встановлено судом, предметом розгляду справи АМК було, зокрема, оформлення етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» «Scotch WHISKEY» та «Silver WHISKEY» виробництва ТОВ «СТРОНГДРІНК», алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver» та виробництва ТОВ «СВКЗ», яке є схожим із оформленням етикетки алкогольної продукції «JACK DANIEL'S», яке Заявник раніше за ТОВ «СВКЗ» та ТОВ «СТРОНГДРІНК» почав використовувати у господарській діяльності для індивідуалізації своєї продукції з поміж інших учасників ринку та за цей час напрацював відповідну ділову репутацію Заявник, а не окремо позначення «Black Jack», «Блек Джек» та «JACK DANIEL'S» та використання форми схожих пляшок.

Окрім цього, пунктом 1 статті 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» передбачено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до п.4.1. Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002 після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки проводиться формальна експертиза заявки під час якої: визначається належність об`єкта, що заявляється, до об`єктів, яким надається правова охорона; перевіряється правильність оформлення документів заявки відповідно до розділу 3 Правил складання та відповідність матеріалів заявки вимогам статті 11 Закону проводиться класифікація об`єкта, що заявляється, відповідно до МКПЗ; перевіряється єдність промислового зразка.

Відтак, прийнята в Україні система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» і Правилами розгляду заявки на промисловий зразок. Таким чином, доводи Позивача про те, що патенти було видано після проведення експертиз, на вирішення яких ставилось питання про порушення прав третіх осіб не беруться судом до уваги.

До того ж, обсяг правового захисту власника зареєстрованої торговельної марки не є тотожним обсягові захисту прав власника запатентованого промислового зразка. Так, у розумінні приписів статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" виготовленням виробів із застосуванням промислового зразка за патентом України є виготовлення саме етикеток . Використання промислового зразка "Етикетка" не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток, а й для позначення певних товарів (маркування товарів) виходить за межі правового захисту, що надається власнику патенту згідно з приписами статті 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Аналогічна правова позиція міститься у Постанові Вищого господарського суду України від 22.11.2016 у справі № 917/2569/15.

Позивач зазначає про наявність у нього патентів України №№ 34689, 36011 на промислові зразки «Комплект етикеток», «Пляшка» та словесного знак для товарів і послуг «BLACK JACK» за свідоцтвом України №50459.

Суд звертає увагу, що використання промислових зразків не надає Позивачу права позначати ними власну продукцію, оскільки це виходить за межі обсягу прав власника патенту, що підтверджується, зокрема, позицією Вищого господарського суду України у аналогічних справах, викладеною у п. 5 Листа «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об`єкти інтелектуальної власності» від 14 грудня 2007 р. №01-8/974 та п. 5 Оглядового листа «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об`єкти інтелектуальної власності (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку)» від 30 червня 2009 р. № 01-08/411/1, а словесний знак «BLACK JACK» не відповідає оформленню спірних етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver», що саме становить порушення приписів ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Окрім того, реєстрація Позивачем об`єктів права інтелектуальної власності не є підставою для вчинення ним дій недобросовісної конкуренції та не звільняє Позивача від відповідальності за порушення законодавства згідно статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

У даному випадку виготовленням виробів із застосуванням запатентованих промислових зразків за патентами України № № 34689, 36011 є виключно виготовлення Позивачем відповідних етикеток та пляшок, а не позначення товару Позивача (алкогольного напою міцного солодового («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver») шляхом нанесення цих етикеток на товар, що саме здійснюється ним у господарській діяльності.

Щодо посилання Позивача на реєстрацію та використання останнім свідоцтва України №50459 від 15.06.2005 на знак для товарів і послуг «BLACK JACK».

Як встановлено судом, знак «BLACK JACK» за свідоцтвом України №50459 від 15.03.2005 є виключно словесним знаком «BLACK JACK», тобто, без жодних графічних та/або зображувальних елементів, і абсолютно не відповідає оформленню етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver», які мають суттєво відмінний зовнішній вигляд, що не є тотожним із даним знаком.

Позивачем зазначається про те, що Відповідач не володіє спеціальними знаннями для визначення схожості позначень, їх елементів на продукції різних виробників, тому під час розгляду справи № 127-26.4/32-16 ТОВ «СТРОНГДРІНК» було заявлено клопотання про призначення експертизи у сфері інтелектуальної власності, в задоволенні якого було відмовлено.

Відповідно до частини 1 статті 43 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України за власною ініціативою чи за клопотанням особи, яка бере участь у справі, мають право призначати експертизу, про що приймається розпорядження.

Таким чином, призначення експертизи є правом Комітету, а не його обов`язком.

Аналогічного правова позиція наявна у Постанові Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 07.08.2018 у справі 924/978/17.

Окрім цього, відповідно до п. п. 12, 16 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 р. № 5 доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість визначити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів;особи, які беруть (брали) участь у справі, мають право, зокрема, наводити докази.

Проте, протягом усього часу розгляду справи №127-26.4/32-16 у Комітеті і до винесення Рішення № 546-р Позивач мав законне право надати до Комітету висновок експерта з питань схожості його етикеток алкогольних напоїв міцних солодових («Солодовий») «BLACK JACK» та «BLACK JACK» «Silver» з етикетками продукції «JACK DANIEL'S» Третьої особи-2 у розумінні статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». Позивачем вказаних дій здійснено не було та пояснень з цього приводу суду не надано.

Як доказ спростування Рішення №546-р, Позивачем надано висновок експерта від 21.11.2018 №31/13.4/254, складеного головним судовим експертом відділу товарознавчих досліджень та оціночної діяльності Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України Жирком Владиславом Васильовичем.

Відповідно до частини 1 статті 76 Господарського процесуального кодексу України суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування.

Згідно з частини 1 статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідно до частин 1, 2, 6, 7 статті 98 Господарського процесуального кодексу України висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Відповідно до частин 1, 2, 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

Зазначений висновок стосується дослідження пов`язаного з промисловими зразками.

Проте предметом позову не є захист прав на промислові зразки, адже оскаржуване рішення стосується виключно дій недобросовісної конкуренції.

Окрім того, вищезазначений висновок експерта не може вважатись належним доказом оскільки, експертне дослідження проводилось після винесення Рішення №546-р і не розглядалось як доказ у справі №127-26.4/32-16.

З приводу тверджень Позивача про те, що пунктом 4 резолютивної частини оскаржуваного рішення відповідальність за неправомірні дії третьої особи ТОВ «СВКЗ» покладено на Позивача судом встановлено наступне.

У Рішенні 546-р Комітетом здійснено детальний опис вчинення дій недобросовісної конкуренції та, відповідно, порушення вимог статті 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» саме Позивачем.

Таким чином, відсутність описки можна було б констатувати у разі, якщо оскаржуване Рішення не містило опису неправомірних дій недобросовісної конкуренції саме ТОВ «СТРОНГДРІНК», за які Комітетом було накладено саме на останнього штраф, що повністю спростовує доводи ТОВ «СТРОНГДРІНК» щодо відсутності описки у пункті 4 резолютивної частини Рішення.

Враховуючи, що Рішення №546-р містить і опис дій недобросовісної конкуренції ТОВ «СТРОНГДРІНК» і накладений на нього штраф за вказані дії, слід дійти висновку про те, що у пункті 4 резолютивної частини Рішення цифра « 1» була опискою, помилково зазначена замість правильної цифри « 2», що саме стосується дій недобросовісної конкуренції Позивача і є опискою.

Окрім того, відповідну описку було виправлено Комітетом відповідно до процедури, передбаченої законодавством.

Відповідно до частини третьої статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Комітету, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити, крім випадків, передбачених статтею 58 цього Закону. Вони можуть виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз`яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення.

Згідно з пунктом 34 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, органи Комітету, які прийняли рішення, не мають права його скасувати або змінити. Вони вправі виправити допущені в рішенні описки чи явні арифметичні помилки, роз`яснити своє рішення, не змінюючи при цьому його змісту, а також прийняти додаткове рішення, якщо з якогось питання, що досліджувалося під час розгляду справи, не прийнято рішення. Про виправлення допущеної в рішенні описки чи явної арифметичної помилки, роз`яснення рішення приймається розпорядження, яке протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається особам, які брали участь у справі».

Таким чином, відповідно до частини 3 статті 48 Закону та пункту 34 Правил було прийнято розпорядження Антимонопольного комітету України від 07 лютого 2019 №1-рп «Про виправлення описки», у якому Відповідачем було встановлено, що у пункті 4 резолютивної частини Рішення допущено описку, а саме, замість цифри « 2» зазначено цифру « 1», у зв`язку із чим Комітет постановив виправити описку в пункті 4 резолютивної частини Рішення № 546-р та викласти пункт 4 у такій редакції: « 4. За порушення, зазначене в пункті 2 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СТРОНГДРІНК» штраф у розмірі 5 438 658 (п`ять мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч шістсот п`ятдесятвісім) грн.». Копія вищезазначеного розпорядження наявна у матеріалах справи.

Позивач звертає увагу суду на відсутності повноважень Комітету по захисту інтелектуальної власності.

Проте, як встановлено судом Рішення №546-р прийнято за результатами розгляду справи №127-26.4/32-16. Предметом вищезазначеної справи було, зокрема, вчинення ТОВ «СТРОНГДРІНК» порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, що є відмінним порушенню прав інтелектуальної власності.

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до повноважень Комітету належать, зокрема, розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проведення розслідувань за цими заявами і справами.

Таким чином, предметом справи №127-26.4/32-16 було вчинення ТОВ «СТРОНГДРІНК» порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції, що є відмінним порушенню прав інтелектуальної власності, а відтак при прийнятті Рішення №546-р Комітет діяв в межах своїх повноважень.

Щодо тверджень Позивача про відмінність між поданням про попередні висновки у справі від 07.12.2017 № 127-26.4/32-16/465,-сир. та Рішенням Комітету №546-р в частині визначення розміру штрафу.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», вчинення порушення у вигляді недобросовісної конкуренції тягне за собою накладення штрафу у розмірі до п`яти відсотків виручки (доходу) від реалізації товарів за останній фінансовий рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Відповідно до абзацу 5 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Комітету не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом четвертим частини другої цієї статті накладається у розмірі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Відповідно до пункту 223 Рішення 546-р дохід (виручка) від реалізації ТОВ «СТРОНГДРІНК за 2017 рік, що є останнім звітнім роком, що передував 2018 року у якому накладався штраф становить 108 773 161 гривень.

Таким чином, п`ять відсотків від розміру доходу Позивача за 2017 рік становить 5 438 658,05 грн. Резолютивною частиною Рішення № 546-р на Позивача накладено штраф у розмірі 5 438 658, 00 грн.

Враховуючи викладене, застосований до Позивача штраф, відповідає вимогам Закону України «Про захист економічної конкуренції» та становить до п`яти відсотків доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Позивача за 2017 рік, а саме складає 5 відсотків від доходу (виручки) Позивача.

Частиною першою статті 1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» встановлено, що недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності.

Згідно з статтею 4 цього Закону неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб`єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб`єкта господарювання.

З огляду на наведене чесним звичаям у господарській діяльності суперечать та можуть бути визнані актом недобросовісної конкуренції будь-які дії, здатні викликати змішування відносно підприємства, товарів чи промислової або торговельної діяльності конкурента, в тому числі й дії, пов`язані з використанням позначень, які у встановленому порядку належною особою було чи не було зареєстровано як об`єкти інтелектуальної власності (торговельні марки, промислові зразки, тощо), що не має значення для кваліфікації відповідних дій недобросовісної конкуренції.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» процесуальні засади діяльності органів Антимонопольного комітету України щодо захисту від недобросовісної конкуренції, зокрема розгляд справ про недобросовісну конкуренцію, порядок виконання рішень та розпоряджень органів Антимонопольного комітету України, голів його територіальних відділень, їх перевірка, перегляд, оскарження та гарантії учасників процесу, інші питання щодо захисту від недобросовісної конкуренції регулюються законодавством про захист економічної конкуренції з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з статтею 3 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" основним завданням названого Комітету є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики в частині, зокрема: здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції; сприяння розвитку добросовісної конкуренції.

За приписами статті 7 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" до повноважень саме Антимонопольного комітету України та його територіальних органів належать, зокрема:

- розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та проведення розслідувань за цими заявами і справами;

- прийняття передбачених законодавством про захист економічної конкуренції розпоряджень та рішень за заявами і справами, надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції.

Стаття 19 цього Закону визначає гарантії здійснення повноважень Антимонопольного комітету України.

Частиною першою статті 30 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» визначено, що органи Антимонопольного комітету України у справах про недобросовісну конкуренцію приймають обов`язкові для виконання рішення, зокрема, про: визнання факту недобросовісної конкуренції; припинення недобросовісної конкуренції; накладання штрафів.

Згідно з частиною першою статті 59 Закону України «Про захист економічної конкуренції» підставами для зміни, скасування чи визнання недійсними рішень органів Антимонопольного комітету України є: неповне з`ясування обставин, які мають значення для справи; недоведення обставин, які мають значення для справи і які визнано встановленими; невідповідність висновків, викладених у рішенні, обставинам справи; порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.

Розглядаючи позов про визнання недійсним Рішення АМК, господарський суд має не встановлювати безпосередньо наявність чи відсутність акта недобросовісної конкуренції з боку Товариства, а зобов`язаний перевірити наявність чи відсутність визначених законом підстав для визнання Рішення АМК недійсним (стаття 59 Закону України "Про захист економічної конкуренції").

Як встановлено ст.ст. 73, 74 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 79 Кодексу передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Одночасно, надаючи оцінку доводам учасників судового процесу судом враховано, що згідно ч.4 ст.11 Господарського процесуального України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Положення означеної статті повністю узгоджуються з приписами ст.17 ЗУ "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини".

Згідно ст.6 Конвенції з прав людини та основоположних свобод кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

У рішенні Європейського суду з прав людини "Серявін та інші проти України" (SERYAVINOTHERS v.) вказано, що усталеною практикою Європейського суду з прав людини, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (див. рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" (Ruiz Torija v. Spain) від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п. 29). Хоча національний суд має певну свободу розсуду щодо вибору аргументів у тій чи іншій справі та прийняття доказів на підтвердження позицій сторін, орган влади зобов`язаний виправдати свої дії, навівши обґрунтування своїх рішень (див. рішення у справі "Суомінен проти Фінляндії" (Suominen v. Finland), N 37801/97, п. 36, від 1 липня 2003 року). Ще одне призначення обґрунтованого рішення полягає в тому, щоб продемонструвати сторонам, що вони були почуті. Крім того, вмотивоване рішення дає стороні можливість оскаржити його та отримати його перегляд вищестоящою інстанцією. Лише за умови винесення обґрунтованого рішення може забезпечуватись публічний контроль здійснення правосуддя (див. рішення у справі "Гірвісаарі проти Фінляндії" (Hirvisaari v. Finland), №49684/99, п. 30, від 27 вересня 2001 року).

Враховуючи наведене, з`ясувавши повно і всебічно обставини, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд дійшов висновку про те, що доводи позивача про те, що рішення Антимонопольного комітету України від 11.10.2018 «Про порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції та накладення штрафу» №546-р ґрунтується на помилкових висновках, прийняте з неповним та необ`єктивним з`ясуванням обставин справи, що призвело до невідповідних висновків та винесення неправомірного рішення, являються непідтвердженими, необґрунтованими і такими, що не відповідають обставинам справи. Фактично позивачем не надано будь-яких доказів на підтвердження власних доводів; а всі заперечення проти висновків Комітету зводяться до переоцінки встановлених відповідачем обставин, подій та фактів.

В порядку, передбаченому ст.86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

З урахуванням вищевикладених обставин, суд вважає позовні вимоги недоведеними, необґрунтованими, такими, що не відповідають фактичним обставинам справи і спростовані належним чином та у встановленому законом відповідачем, а відтак, заявлені вимоги задоволенню не підлягають.

Відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи висновки суду щодо відсутності підстав для задоволення позову, судовий збір залишається за позивачем.

Керуючись ст.ст. 2, 73-74, 76-79, 86, 129, 233, 237-238, 242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк"до Антимонопольного комітету України про часткове визнання незаконним та скасування рішення Антимонопольного комітету України №546-р від 11.10.2018 у справі №127-26.4/32-16 відмовити.

2. Судові витрати, пов`язані із розглядом справи, покласти на Товариства з обмеженою відповідальністю "Стронгдрінк".

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 №2147-VIII до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено: 12.08.2019

Суддя О.Є. Блажівська