ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року

м. Київ

Справа № 910/4796/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Селіваненка В.П. (головуючий), Булгакової І.В. і Львова Б.Ю.,

за участю секретаря судового засідання Хахуди О.В.,

представників учасників справи:

позивача - приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" - Мамуні О.С. - адвокат (посвідчення від 28.04.2005 № 2816/10),

відповідача-1 - Міністерства економічного розвитку і торгівлі України - Запорожець Л.Г. (за довіреністю від 17.09.2019),

відповідача-2 - товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" - Плесюк Н.С. - адвокат (посвідчення від 10.12.2008 № 1620),

розглянув касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" (далі - ТОВ "ФГ "Здоров`я")

на рішення господарського суду міста Києва від 11.03.2019

(суддя Смирнова Ю.М.) та

постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019

(головуючий - суддя Грек Б.М., судді: Отрюх Б.В. і Сотніков С.В.)

у справі № 910/4796/18

за позовом приватного акціонерного товариства "Фармацевтична фірма "Дарниця" (далі - ПАТ "ФФ "Дарниця")

до: Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство);

ТОВ "ФГ "Здоров`я"

про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг та зобов`язання вчинити дії.

РУХ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. Позов було подано про:

- визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 234000 (далі - Свідоцтво № 234000);

- зобов`язання Міністерства внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Державний реєстр) стосовно визнання недійсним Свідоцтва №234000 та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

2. Позов обґрунтовано тим, що Свідоцтво № 234000 не відповідає умовам надання правової охорони, оскільки оскаржуваний знак є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг (далі - ЗТП) позивача за свідоцтвом України №161029 (далі - Свідоцтво №161029).

Короткий зміст рішення суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції

3. Рішенням господарського суду міста Києва від 11.03.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019: позов задоволено; визнано недійсним повністю Свідоцтво №234000; зобов`язано Міністерство внести зміни до Державного реєстру стосовно визнання недійсним повністю Свідоцтва № 234000 та здійснити публікацію про це в бюлетені "Промислова власність"; стягнуто з ТОВ "ФГ "Здоров`я" на користь ПАТ "ФФ "Дарниця" судовий збір за подання позову у розмірі 3 524 грн. та судовий збір за подання заяви про забезпечення позову в розмірі 881 грн.; покладено на ТОВ "ФГ "Здоров`я" витрати на проведення судової експертизи.

4. Рішення та постанову мотивовано обґрунтованістю позовних вимог, зокрема тим, що ЗТП за Свідоцтвом № 234000 є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за Свідоцтвом №161029, раніше зареєстрованим на ім`я позивача для таких самих товарів, що є підставою для визнання оспорюваного свідоцтва недійсним згідно з положеннями статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон).

Короткий зміст вимог касаційної скарги

5. ТОВ "ФГ "Здоров`я" у касаційній скарзі до Верховного Суду з посиланням на прийняття оскаржуваних судових рішень з неповним з`ясуванням обставин, що мають значення для справи, з порушенням норм матеріального і процесуального права, просить відповідні судові рішення скасувати і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

Доводи особи, яка подала касаційну скаргу

6. Місцевим господарським судом незаконно закрито підготовче провадження в даній справі та порушено статтю 7, частину п`яту статті 13 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).

7. Постанову апеляційної інстанції прийнято з неповним з`ясуванням обставин справи, у тому числі:

7.1. Не враховано порушення судовим експертом Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5;

7.2. Не взято до уваги, що при проведенні судової експертизи експерт невірно ідентифікував словесний ЗТП за Свідоцтвом № 234000 (з огляду, зокрема, на Методичні рекомендації з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, затверджених наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07.04.2014 № 91);

7.3. Залишено поза увагою, що судовим експертом не було враховано, що позначення "Цитрамон" є узвичаєною назвою лікарського засобу з огляду, зокрема, на Правила розгляду проектів назв лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію) в Україні, схвалених Державним фармакологічним центром МОЗ України (далі - Правила розгляду проектів назв ЛЗ);

7.4. Судами не розглянуто належним чином ту обставину, що ЗТП за Свідоцтвом № 234000 станом на дату подання заявки не містив у своєму складі позначень, тотожних або схожих настільки, що їх можна сплутати зі знаком позивача.

Доводи інших учасників справи

8. У відзиві на касаційну скаргу ПАТ "ФФ "Дарниця" заперечує проти доводів скаржника, зазначаючи: про дотримання місцевим господарськи судом норм процесуального права при винесенні оспорюваного рішення; про те, що доводи касаційної скарги фактично зводяться до неналежності та недопустимості висновку судової експертизи, тобто до переоцінки цього доказу, що виходить за межі повноважень Верховного Суду; про правильність висновків судів попередніх інстанцій про те, що оспорюваний знак є схожим настільки, що його можна сплутати з протиставленим знаком, - та просить залишити рішення господарського суду міста Києва від 11.03.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 без змін, а скаргу - без задоволення.

Від Міністерства відзив на касаційну скаргу не надходив.

Міністерством у порядку інформації усно повідомлено Касаційний господарський суд про перейменування Міністерства на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і подано відповідні підтверджувальні документи. Останні залишаються Судом у матеріалах даної справи.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

9. ЗТП за Свідоцтвом № 234000 зареєстровано для таких товарів 5-го класу МКТП: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; ліки для людей; засоби від головного болю (лікарські препарати).

Власником цього ЗТП є ТОВ "ФГ "Здоров`я"; дата подання заявки - 23.05.2017, дата реєстрації ЗТП за Свідоцтвом №234000 - 10.11.2017, бюл. № 21.

10. ПАТ "ФФ "Дарниця" є власником ЗТП "Цитрамон", який зареєстровано за Свідоцтвом №161029 для таких товарів 5-го класу МКТП: фармацевтичні препарати; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на лікарські (медичні) потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; ліки для людей. Дата подання заявки № m 201116340 - 14.10.2011, дата реєстрації ЗТП за Свідоцтвом №161029 - 10.09.2012, бюл. №17.

11. Ухвалою господарського суду міста Києва від 14.06.2018 у цій справі за клопотанням ТОВ "ФГ "Здоров`я" призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності.

Відповідно до висновку експерта №014-ТТМ/18, складеного судовим експертом Центру судової експертизи та експертних досліджень державного підприємства "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації України Ткачук Т.М. (далі - Висновок експерта), ЗТП "Цитрамон-Здоров`я" за Свідоцтвом №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим ЗТП за Свідоцтвом №161029.

Під час проведення експертизи судовим експертом використовувалися методи порівняння, аналізу, узагальнення, а також відповідні методики і методичні рекомендації.

12. У Висновку експерта встановлено, зокрема, що:

- товари 5-го класу МКТП, для яких зареєстровано ЗТП за Свідоцтвом №234000, є частково тими самими (фармацевтичні, ветеринарні препарати, ліки для людей) та в цілому спорідненими з товарами, для яких зареєстровано ЗТП за Свідоцтвом №161029;

- порівнювані ЗТП за Свідоцтвом № 234000 і Свідоцтвом № 161029 є схожими за фонетичними та семантичними ознаками;

- між вказаними ЗТП є відмінності, які в цілому не впливають на їх розрізняльну здатність.

13. Доводи позивача у справі підтверджуються також наявним у ній висновком за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 17.04.2018 №2-04/18, складеним Андрєєвою А.В., - представником у справах інтелектуальної власності, патентним повіреним України (р.н. 348). Зокрема, згідно з цим висновком ЗТП "ЦИТРАМОН-ЗДОРОВ`Я" за Свідоцтвом №234000 є схожим настільки, що його можна сплутати з раніше зареєстрованим в Україні на ім`я іншої особи ЗТП "Цитрамон" за Свідоцтвом №161029 для таких самих товарів.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

14. Частини перша та друга статті 494 Цивільного кодексу України:

- набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом;

- обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

15. Закон:

пункт 4 статті 5:

- обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням ЗТП за переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру, і засвідчується свідоцтвом України на ЗТП з наведеними у ньому копією внесеного до Державного реєстру зображення ЗТП та переліком товарів і послуг;

пункт 3 статті 6:

- не можуть бути зареєстровані як ЗТП позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із, зокрема, ЗТП, раніше зареєстрованими на ім`я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;

стаття 19:

- свідоцтво на ЗТП може бути визнано у судовому порядку недійсним, зокрема повністю, у разі невідповідності зареєстрованого ЗТП умовам надання правової охорони (підпункт "а" пункту 1);

- при визнанні свідоцтва на ЗТП недійсним центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені (пункт 2).

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій

16. Попередні судові інстанції у розгляді даної справи, з огляду на наведені законодавчі приписи та з`ясувавши невідповідність позначення за оспорюваним свідоцтвом на ЗТП умовам правової охорони ЗТП, які визначені статтею 6 Закону, дійшли висновків про наявність підстав для визнання відповідного свідоцтва України недійсним, а відтак і для зобов`язання Міністерства вчинити дії, про які просив позивач.

Доводи касаційної скарги даних висновків не спростовують.

17. Стосовно аргументів скаржника, зазначених у пункті 6 цієї постанови, Суд відзначає таке.

Як вказано самим скаржником, матеріали даної справи разом з Висновком експерта повернулися до місцевого господарського суду 14.01.2019. Підготовче засідання цього суду було призначено на 31.01.2019. Скаржником не обґрунтовано в касаційній скарзі, що він з незалежних від нього причин був позбавлений можливості ознайомитися з матеріалами справи, у тому числі Висновком експерта, та заявити можливі у зв`язку з цим клопотання протягом відповідного періоду часу (14-31.01.2019). Так само ним не обґрунтовано й не доведено неможливості участі його представника в судовому засіданні місцевого господарського суду 31.01.2019. До того ж ним не вказано, які, власне, додаткові докази він мав намір (але не зміг) подати до місцевого господарського суду в порядку підготовки справи до розгляду. Що ж до можливих пояснень скаржника з приводу Висновку експерта, то процесуальний закон не містить заборони стосовно надання таких пояснень і після закінчення підготовчого засідання.

Слід також звернути увагу на те, що Висновок експерта досліджувався й оцінювався як доказ у справі й судом апеляційної інстанції, та під час вчинення відповідних процесуальних дій скаржник так само не позбавлений був права надавати свої пояснення і заперечення щодо цього висновку, заявляти клопотання, які він вважав потрібними, тощо.

18. Не відповідає змістові оскаржуваних судових рішень твердження скаржника про те, що "єдиним доказом, який було покладено в основу рішення Господарського суду м. Києва від 11.03.2018 та постанови Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 став Висновок експерта № 014-ТТМ/18 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 10.01.2019".

Натомість судами враховано як доказ зі справи й інший, крім вказаного, висновок за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 17.04.2018 №2-04/18 (див. пункт 13 даної постанови).

19. Інші доводи скаржника стосуються його незгоди з Висновком експерта. У зв`язку з цим Касаційний господарський суд відзначає, що:

- висновок експерта, за змістом пункту 3 частини другої статті 73 та статті 98 ГПК України, є доказом у справі;

- водночас за приписом частини другої статті 300 названого Кодексу суд касаційної інстанції не має права, зокрема, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, додатково перевіряти докази.

20. Не може бути визнано прийнятним і посилання скаржника на те, що Свідоцтво № 234000 було видано відповідно до вимог Закону, Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного свідоцтва України від 28.07.1995 № 116 (далі - Правила).

Так, згідно з положеннями статей 7 і 10 Закону, на які посилається скаржник, особа, яка бажає одержати свідоцтво на ЗТП, подає до Установи заявку, за якою проводиться експертиза, що складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи і має статус науково-технічної експертизи.

Відповідно до преамбули Правил вони визначають вимоги до заявки, встановлюють правила подання та процедуру розгляду заяви на видачу свідоцтва України на ЗТП.

Водночас спірні правовідносини в даній справі, пов`язані з визнанням недійсним оспорюваного свідоцтва та вчиненням Міністерством відповідних дій, регулюються приписами статей 6 і 19 Закону, наведеними в пункті 15 цієї постанови, та не є предметом регулювання зазначених норм статей 7, 10 Закону, а так само й Правил, і тому ці норми та Правила не застосовуються до відповідних правовідносин. Саме по собі дотримання процедури подання й розгляду заявки на видачу свідоцтва України на ЗТП не виключає в принципі можливості у подальшому визнання такого свідоцтва недійсним на підставі згаданої статті 19 Закону.

21. Касаційним господарським судом беруться до уваги відповідні доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу, як такі що узгоджуються з нормами матеріального і процесуального права та встановленими обставинами справи.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

22. Звертаючись з касаційною скаргою, відповідач не спростував висновків попередніх судових інстанцій й не довів неправильного застосування ними норм матеріального і процесуального права як необхідної передумови для скасування прийнятих ними судових рішень.

23. За таких обставин касаційна інстанція вважає за необхідне касаційну скаргу ТОВ "ФГ "Здоров`я" залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін за відсутності визначених процесуальним законом підстав для їх скасування.

Судові витрати

24. Понесені ТОВ "ФГ "Здоров`я" у зв`язку з переглядом справи в суді касаційної інстанції судові витрати покладаються на назване товариство, оскільки касаційна скарга залишається без задоволення.

Керуючись статтями 129, 300, 308, 309, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Касаційний господарський суд

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Фармацевтична група "Здоров`я" залишити без задоволення, а рішення господарського суду міста Києва від 11.03.2019 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.06.2019 у справі № 910/4796/18 - без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя В. Селіваненко

Суддя І. Булгакова

Суддя Б. Львов