ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/1323/19

Провадження № 2/210/1133/19

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

"16" вересня 2019 р.

Дзержинський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі головуючого судді Вікторович Н.Ю., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про відшкодування збитків шляхом застосування разового грошового стягнення за незаконне користування знаком для товарів та послуг , -

В С Т А Н О В И В:

Позивач ОСОБА_1 звернувся 15.03.2019 року до суду з вищезгаданим позовом, в уточненій редакції якого від 03.04.2019 року просить суд визнати неправомірними дії ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 з приводу спільного незаконного використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_6, видане на підставі заявки m 200901277 від 11.02.2009 року) та зобов`язати припинити використання торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» (її частини чи позначення схоже на торгову марку) в будь-який спосіб; стягнути солідарно з ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 на його користь одноразове грошове стягнення за неправомірне використання торгової марки в розмірі 400000,00 грн.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що є власником знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» (свідоцтво на знак для товарів і послуг НОМЕР_6, видане на підставі заявки m 200901277 від 11.02.2009 року) (далі - торгова марка), захист якої діє до 2029 року. З кінця 2017 року він почав співпрацювати з ОСОБА_3 з приводу відкриття кафе під його торговою маркою з використанням його здобутків у даній сфері, з подальшим підписанням ліцензійного договору на використання його марки після відкриття вказаного закладу, спливу певного проміжку часу, необхідного на розкрутку закладу громадського харчування, та виведення його у прибуток. У подальшому з`ясувалося, що ОСОБА_3 мала інвестора ОСОБА_2 , яка вклала грошові кошти у відкриття закладу, при цьому ОСОБА_3 стала співвласником закладу та виконувала обов`язки директора закладу. До моменту відкриття кафе, всі взяті ним, позивачем, зобов`язання було виконано. Так , він приймав участь у розробленні дизайну закладу (поніс витрати на дизайнера та потратив свій час), розробляв меню (поніс витрати на фотосесію страв у оновленому дизайні , використання продуктів, оброблення фотознимків, виклик фотографа, оплата освітлення, оренда обладнання ), допомагав розповсюджувати інформацію у мережі Інтернет тощо. Але, в його роботу було внесено зміни - в дизайн інтер`єру та рецептури страв, ОСОБА_3 почала самостійно вирішувати питання щодо відкриття закладу. У квітні 2018 року у м.Кривому Розі було відкрито ресторан «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1, його запрошено в якості бренд-шефа. На пропозиції обговорити подальші дії щодо оформлення існуючих правовідносин, ОСОБА_3 не відреагувала, до його офісу жодного разу не приїхала. Потім він дізнався, що «ІНФОРМАЦІЯ_1» оформлено на ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_2 , яким він направив письмову пропозицію укласти ліцензійний договір на використання його торгової марки, але вони з метою уникнути відповідальності змінили назву закладу на «ІНФОРМАЦІЯ_2». Порушення його прав як законного власника знаку полягають у тому, що на вхідній двері кафе відповідачів міститься назва закладу - «ІНФОРМАЦІЯ_2», яка є точною копією частини його торгової марки; кожна сторінка меню закладу , футболки офіціантів , серветниці в закладі, книга відгуків та пропозицій, (оформлена на ОСОБА_2 ), чек закладу - містять назву його торгової марки; господарська діяльність відповідачів, яку вони проводять в закладі «ІНФОРМАЦІЯ_1» в АДРЕСА_1 підпадає під класи міжнародної класифікації товарів та послуг, щодо яких ним отримана охорона торгової марки. Крім того, його торгова марка використовується в найменуваннях в соціальних мережах в мережі Інтернет. Відповідачі незаконно використовують його торгову марку з 05 квітня 2018 року по теперішній час; отримують прибуток за провадження діяльності під його торговою маркою; зміною рецептури - завдали шкоди якості страв, які виготовляються під його торговою маркою; у зв`язку з завищеною ціновою політикою - завдали шкоди діловій репутації та ціновій політиці його торгової марки; завдають шкоди діловій репутації торгової марки ( про що свідчать негативні відгуки ); у зв`язку з незаконним використанням та несплатою роялті, провадженням ними господарської діяльності в певному регіоні, він позбавлений можливості знайти ліцензіата на даний регіон, тому позбавлений доходу. Заявлений позивачем розмір грошового відшкодування 400000,00 грн., обґрунтований використанням Методики оцінки майнових прав інтелектуальної власності , ним враховано: нематеріальний, унікальний характер об`єкта оцінки; фактичне використання торгової марки, майнові права на який оцінюються; можливі галузі та сфери його використання, найбільш вірогідну ємність і частку, яку він може займати на ринку, витрати на виробництво і реалізацію продукції, що виготовляється, об`єм і структуру інвестицій, необхідних для освоєння і використання торгової марки у тій або іншій галузі чи сфері діяльності; можливість отримання і ступінь правової охорони; інші чинники, що мають суттєвий вплив на вартість майнових прав інтелектуальної власності. Відтак, він, позивач, при визначенні розміру враховує те, що торгова марка зареєстрована у 2009 році та вже понад 10 років використовується у господарській діяльності; власник торгової марки має велику кількість винагород та визнання на території України та за її межами; торгова марка добре відома на території України; господарська діяльність , яка здійснюється торговою маркою не прив`язана до певного регіону, а може здійснюватися по всій території України; його заклади, які використовують торгову марку, мають великий рівень довіри та задоволеності від споживачів. Також, ціна позову складається з упущеного роялті: територія використання - м.Кривий Ріг (чисельність населення близько 700000 чол.); кафе знаходиться у центрі міста з високою прохідністю людей; з урахуванням площі кафе та кількості посадочних місць ( приблизний прибуток - 65000,00 грн. щомісяця) та літнього майданчику ( працює квітень-жовтень включно) має складати приблизно 450000,00 грн.; додаткові кошти за доставку замовлень; штраф за завдання шкоди торговій марці, який відповідачі сплатили б в якості ліцензіатів за ліцензійним договором ( скарга клієнта на кістку у страві з рибою); незаконне користування торговою маркою двома фізичними особами-підприємцями, які мають сплатити одноразову допомогу солідарно , що є значно менше , ніж пропозиція щодо укладення ліцензійних договорів, яка містила ліцензійні платежі ( роялті ) 394350,00 грн. з кожного відповідача .

Відповідно до ч.5 ст.279 ЦПК України суд розглядає справу без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Згідно з ч.13 ст.7 ЦПК України судове засідання не проводиться.

Відповідачі ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 подали відзив на позов, в якому зазначили, що на початку 2018 року ОСОБА_3 усно домовилась з позивачем про допомогу їй та ОСОБА_2 у відкритті кафе. Позивач дійсно надав допомогу щодо дизайну та інтер`єру кафе, розташування технологічних цехів, фото страв тощо, проте робота, за яку він брався, виконувалася ним неякісно, вони змушені були все самостійно перероблювати. Позивач був присутній на відкритті кафе, розміщував данні про заклад у соцмережах. За весь час співпраці йому було сплачено 91000,00 грн. Після надходження письмової пропозиції щодо укладення ліцензійного договору про надання дозволу на використання торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі сплатою роялті в сумі 394350,00 грн. на рік , вирішено не використовувати торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» , а змінити назву на «ІНФОРМАЦІЯ_3». Разом із цим, торгова марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовувалася за згодою власника. Враховуючи, що їхня вина у використанні торговельної марки відсутня, так як торговельна марка використовувалась за згодою позивача, а також те, що Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачено відповідальність у вигляді одноразового грошового стягнення, у позивача відсутні правові підстави для стягнення з них одноразового грошового стягнення за неправомірне використання торгової марки. У разі, якщо позивач має намір стягнути збитки у виді упущеної вигоди, то має довести факт спричинення збитків, обґрунтувати їх розмір, довести безпосередній причинний зв`язок між порушенням та заподіянням збитків і розміром відшкодування. Важливим елементом доказування наявності збитків є встановлення причинного зв`язку між протиправною поведінкою та шкодою потерпілої сторони. Слід звернути увагу, що кафе відкрито у квітні 2018 року, а з пропозицією укладення ліцензійного договору позивач звернувся 15.02.2019 року. Крім того, позивачем обґрунтовано ціну позову високою прохідністю людей у місці розташування кафе, що не відповідає дійсності, враховуючи велику протяжність міста (126 км - довжина та 20 км - ширина), соціальну групу, яка може відвідувати кафе ( мешканці району приблизно 130 тис. громадян, з яких слід виключити пенсіонерів та дітей) та чисельність таких закладів у даному районі міста ( близько 30), тому розраховані позивачем доходи відповідачів є безпідставними та нічим не підтвердженими. Позивачем не доведено, що його торгова марка має високий ступінь впізнаваності та відомості, географічна охопленість марки також нічім не підтверджена ( позивач має одне кафе у м.Боярка). Надані позивачем електронні докази не засвідчені електронним підписом та відсутнє посилання на місцезнаходження оригіналу. Отже, позивачем не доведено порушення його майнових прав, які виразилися в неправомірному використанні, без його згоди торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», що спричинило йому збитки у вигляді упущеної вигоди, розмір якої ним не розрахований та не доведений. Просили у задоволенні позову відмовити.

У відповіді на відзив позивач ОСОБА_1 зазначив, що він дійсно надав згоду на використання його торгової марки, але лише за умови подальшого підписання ліцензійного договору на використання його марки після відкриття кафе, спливу певного проміжку часу, необхідного на розкрутку закладу громадського харчування. Проте відповідачі, навіть після надсилання ним вимоги припинити використання його торговельної марки - продовжують її використовувати. Після зміни відповідачами назви кафе з «ІНФОРМАЦІЯ_1» на «ІНФОРМАЦІЯ_3», слово «ІНФОРМАЦІЯ_2» залишилося точною копією його торгової марки. Перераховані ОСОБА_3 на його рахунок грошові кошти в сумі 91000,00 грн. витрачено на оплату послуг кваліфікаційного довіреного помічника ОСОБА_6 у підготовці персоналу кафе (подвійна ставка в день) та оплату замовлених через нього інгредієнтів для приготування страв в ресторані відповідачів. Отримані ним ОСОБА_1 винагороди є підтвердженням якості товарів та послуг, які надаються під його торговою маркою, він є шеф-кухарем закладів, які працюються під його торговою маркою. Користувачі в соціальних мережах зазначають по геолокації місце як «ІНФОРМАЦІЯ_1» , а не «ІНФОРМАЦІЯ_3», що свідчить про впізнаваність його торговельної марки та популярність закладу відповідачів через його торгову марку. Крім того, мешканці Кривого Рогу часто пишуть в соціальні мережі його закладу «ІНФОРМАЦІЯ_1» у місті Боярка з питаннями чи є доставка в такий-то район м.Кривий Ріг, що свідчить про те, що жителі міста шукають саме ІНФОРМАЦІЯ_1. Після звернення до суду відповідачі продовжують використовувати його торгову марку , видаливши слово «style». Зазначив, що обраний ним спосіб захисту ґрунтується на положеннях Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» та ЦК України. Вважає посилання представника відповідачів на практику , викладену в постанові Пленуму Вищого господарського суду України необґрунтованим, оскільки спір між сторонами не є спором господарського характеру. Заперечував проти стягнення з нього витрат на правничу правову допомогу у подвійному розмірі, оскільки двома відповідачами надавався один відзив на позов, проте розмір послуг розрахований на двох відповідачів у однаковому обсязі та розмірі; послуги відповідачами оплачено до укладення договорів про правову допомогу; ордер не відповідає вимогам «Положення про ордер на надання правничої(правової) допомоги у новій редакції». Просив позов задовольнити.

Представниками відповідачів ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (ордери №2156/000049, №2156/000050 від 19.06.2019 р., договори №02/02 , №03/02 від 19.06.2019 р.) в запереченнях на відзив зазначено, що позивач посилається на усну домовленість між сторонами щодо укладення у майбутньому ліцензійного договору, проте попередній договір має укладати у формі основного договору, який позивач виявив намір укласти у письмовій формі. Тобто у разі укладення попереднього договору він мав би укладатися у письмовій формі, проте між сторонами відсутня навіть усна домовленість, а тому у позивача немає підстави стверджувати про зобов`язання відповідачів перед ним щодо укладення ліцензійного договору до 14.02.2019 року. Твердження позивача щодо того, що у разі відсутності відповіді на пропозицію з боку відповідачів ліцензійний договір набуває сили - суперечить ст.638 ЦК України. Пропозиція позивача відповідачами не була прийнята, у наслідок чого вони припинили використання у своїй діяльності торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» . Факт отримання позивачем 91000,00 грн. ним не заперечується, належних та допустимих доказів на підтвердження оплати цими грошовими коштами послуг помічника ОСОБА_6 та того, що кошти надходили як оплата за інгредієнти для приготування страв у кафе відповідачів - не надано. Надані позивачем в якості доказів накладні не мають жодної юридичної сили, за ними неможливо встановити будь-яке волевиявлення сторін з приводу поставки чи прийняття товарів, послуг , які в них вказуються. Факт впізнаваності торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» , про який зазначає позивач, неможливо встановити наданими ним доказами - даними Інтернет ресурсів, фото та відео файлами. З моменту надання позивачем пропозиції на укладення ліцензійного договору відповідачі у свої діяльності торговельну марку позивача не використовують, використання торгової марки відбувалося за згодою позивача, правові підстави для стягнення одноразового грошового стягнення законом не передбачено. Просила у задоволенні позову відмовити, відшкодувати відповідачам витрати на правову допомогу. Зазначила, що відсутність підпису на титульній сторінці ордеру є виключно механічною похибкою ( яка нею виправлена), що не впливає на сутність та законність надання правової допомоги. Оплата послуг адвоката здійснена 02.07.2019 року на підставі договорів про надання правової допомоги від 19.06.2019 року.

Дослідивши матеріали справи, відзив відповідачів, оцінивши у сукупності докази, подані в обґрунтування позову, суд приходить до наступних висновків.

Так , в судовому засіданні встановлено, що позивач ОСОБА_1 є власником знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1» ( зазначення кольору чи поєднання кольорів, що охороняється : чорний, теракотовий з відтінками), що підтверджується свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_6, видане на підставі заявки m 200901277 від 11.02.2009 року ( а.с.18-20); рішенням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2311.2018 року щодо передачі співвласником ОСОБА_10 права власності на знак ОСОБА_1 (а.с.21); повідомленням Міністерства економічного розвитку і торгівлі України №46150/ПМ/18 від 10.12.2018 року про винесення змін до відомостей Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг та випискою з Державного реєстру (т.1,а.с.22,23).

Пунктом 59 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» судам роз`яснено, що відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг. Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків , укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.МКТП (у дев`ятій редакції) включає:- перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками;- перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг; - абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номеру. Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг. Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з`ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються.

Право власності на знак зареєстровано для послуг : Кл.35: випробування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; експертування на ділову успішність; збирання інформації до комп`ютерних баз даних; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагодження справ; консультування щодо штату працівників; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надання постачальницьких послуг іншим фірмам); представлення продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; рекламування; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів, яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах роздрібної, оптової торгівлі, у супермаркетах, гіпермаркетах, мегамаркетах, за допомогою засобів зв`язку, через мережу Інтернет. Кл.43; Послуги барів; готелі; попереднє замовлення місць в готелях; їдальні; кав`ярні; кафетерії; мотелі; послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх додому; ресторани; ресторани самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; шинки чи буфети (заклади швидкого і повсякчасного обслуговування) (т.1, а.с.19).

Очікувана дата закінчення строку дії торгової марки до 11.02.2019 року (а.с.19). 24.01.2019 року позивачем подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» клопотання про продовження строку дії свідоцтва на знак для товарів та послуг (а.с.24).

Також , позивач ОСОБА_1 є володарем численних нагород та дипломів за участь у кулінарних конкурсах, йому належить рекорд з приготування суші, занесений у Книгу рекордів України; має відгук від телепередачі «Знак якості» телевізійного каналу Інтер; був учасником майстер-класів з кулінарного мистецтва, членом журі тощо (т.1, а.с.119-131).

Відповідач ОСОБА_3 - фізична особа-підприємець (дата проведення реєстрації 23.03.2018 , номер запису 2 227 000 0000 068805), види діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, постачання інших готових страв, обслуговування напоями (основний) (т.1,а.с.26-28).

Відповідач ОСОБА_2 - фізична особа-підприємець (дата проведення реєстрації 12.03.2018 , номер запису 2 227 000 0000 068702), види діяльності: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний), постачання інших готових страв, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (т.1,а.с.29-31).

Позивач звернувся до суду щодо порушення його права інтелектуальної власності - законного власника торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», яку відповідачі використали у своєму закладі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до п.71 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» - на підтвердження факту використання знака власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі, коли власником знака є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

На підтвердження співпраці з відповідачами позивачем надано скріншоти екрану телефону з смс-перепискою ( мобільні телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ) щодо розроблення інтер`єру та дизайну кафе з абонентом «ОСОБА_3», щодо розміщення інформації про заклад у соціальних мережах абонента «ОСОБА_3 Кривой Рог ОСОБА_3» з абонентом на ім`я « ОСОБА_12 » ( т.1, а.с.32-34,38,40-53), план приміщення (т.1, а.с.36-38); скріншоти сторінок ОСОБА_3 та закладу AsiaStyle.KR у соцмережі, у яких йдеться про створення закладу AsiaStyle.KR , фото персоналу, закладу та страв , на яких зображено знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т.1,а.с. 54-64) тощо.

Також , позивачем надано фото вхідної вивіски з інформацією щодо роботи закладу кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1», на якій зазначено ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 ( т.1, а.с.65); фото книги відгуків та пропозицій кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ФОП ОСОБА_2 ( т.1, а.с.66): скріншот оголошення у соцмережі щодо прийому на роботу до нового ресторану AsiaStyle.KR ( інформація за телефоном НОМЕР_4 ) (т.1, а.с.67); фото меню , чеку закладу, папки для розрахунків та інших предметів інтер`єру зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1», фото особи у футболці зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» , фасад будівлі зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_1» (т.1, а.с.100-103,105-118) та змінену вхідну вивіску з інформацією щодо роботи закладу кафе «ІНФОРМАЦІЯ_2», на якій зазначено ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 (т.1, а.с.104).

Так , позивач посилається, на використання відповідачами його власного торгового знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1», зміну назви кафе на «ІНФОРМАЦІЯ_2» , після надсилання ним пропозиції укласти ліцензійний договір (т.1, а.с.68-99), та залишення знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» у інтер`єрі кафе.

Натомість відповідачі не заперечують використання знаку «ІНФОРМАЦІЯ_1» зі згоди її власника та не заперечують зміну назви кафе, після отримання ними пропозиції позивача укласти ліцензійний договір, на яку вони не погодилися, - з «ІНФОРМАЦІЯ_1» на «ІНФОРМАЦІЯ_3». Відповідачами надано фото особи у футболці зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3», вхідної вивіски на дверях закладу «ІНФОРМАЦІЯ_3» (ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_3 ), інтер`єру та папки з меню зі знаком «ІНФОРМАЦІЯ_3» (т.2, а.с.27-33).

Позивач вважає, що неправомірними діями відповідачів йому завдано майнову шкоду, яку він просить стягнути у вигляді одноразового грошового стягнення за неправомірне використання торгової марки - в сумі 400000,00 грн.

Вирішуючи спір що виник між сторонами, суд керується ЦК України, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Відповідно до ст.418 ЦК України право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності належать, зокрема , торговельні марки (знаки для товарів і послуг) ( ч.1 ст.419 ЦК України).

Статтею 492 ЦК України визначено, що торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч.ч.1,2 ст.494 ЦК України).

Майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: 1) право на використання торговельної марки; 2) виключне право дозволяти використання торговельної марки; 3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; 4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом (ч. 1 ст.495 ЦК України).

Право позивача на торговельну марку «ІНФОРМАЦІЯ_1» підтверджується свідоцтвом, виданим в установленому законом порядку та зареєстрованим у Державному реєстрі свідоцтв на знаки для товарів і послуг.

Відповідно до ст.496 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними протягом десяти років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку в установленому законом порядку, якщо інше не встановлено законом. Зазначений строк може бути продовженим щоразу на десять років у порядку, встановленому законом.

Заявку на торговельну марку зі сплатою необхідних платежів позивачем подано 24.01.2019 року, відтак строк дії торговельної марки продовжений до 2029 року.

Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону ( ч.ч.3,4 ст.426 ЦК України).

Згідно з ч.4 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» використанням знаку визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до

товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від

зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Так , відповідачами не заперечується використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1», проте позивачем не заперечується, що він приймав учать у розробленні дизайну кафе, меблів, надав свої проекти, пропозиції щодо розташування технологічних цехів, надав фото блюд , меню для кафе, створив в мережі Інтернет геопозицію на картах Google місце розташування кафе, розмістив дані про кафе у соцмережах, був присутній на відкритті кафе, рекламував заклад тощо. Такі дії позивача свідчать про те, що ще до відкриття кафе під його торговельним знаком він був обізнаний про його використання ( йому було відомо про назву кафе та послуги, які будуть надаватися закладом), жодних претензій не висував, натомість вчиняв дії, які свідчать про його згоду на виготовлення та розповсюдження торговельної марки, щодо порушення своїх прав заявив через тривалий час після відкриття закладу ( кафе «ІНФОРМАЦІЯ_1» відкрито у квітні 2018 року, лист-пропозицію та ліцензійний договір надіслано відповідачам 07.02.2019 року), а відтак , на думку суду, позивач здійснював свої права на свій власний розсуд.

Крім того, відповідачем ОСОБА_3 перераховано на рахунок позивача грошові кошти ( як до відкриття закладу, так і під час роботи закладу) , що підтверджується рухом коштів на рахунку ОСОБА_3 - переказами грошових коштів в сумі 5432,00 грн. у жовтні 2018 р. та 600,00 грн. у лютому 2019 року на рахунок ОСОБА_1 (т.2, а.с.15,16); дублікатами квитанцій щодо перерахування ОСОБА_3 коштів на рахунок ОСОБА_1 23.04.2018 р. - 4900,00 грн., 21.05.2018 р. - 4194,00 грн., 23.05.2018 р. - 14000,00 грн., 01.06.2018 р. - 3950,00 грн., 19.06.2018 р. - 14500,00 грн., 23.06.2018 р. - 4225,00 грн., 20.07.2018 р. - 10000,00 грн., 01.08.2018 р. - 780,00 грн., 13.08.2018 р. - 4100,00 грн., 15.09.2018 р. - 11276,00 грн., 20.08.2018 р. - 13135,00 грн. (т.2, а.с.17-27), на загальну суму 91092,00 грн.

Позивач не заперечує отримання таких сум, проте зазначає, що грошові кошти витрачено на оплату послуг кваліфікаційного довіреного помічника ОСОБА_6 у підготовці персоналу кафе (подвійна ставка в день) та оплату замовлених через нього інгредієнтів для приготування страв в ресторані відповідачів, на підтвердження чого надав реєстр накладних (т.2, а.с.156-160), накладні за 2018-2019 рік з найменуванням товару(постачальник ІНФОРМАЦІЯ_1 «Сокровища Азии» , покупець ОСОБА_14 ) (т.2, а.с. 161-191), скріншоти з електронної пошти інтернет-магазину «Сокровища Азии» щодо направлення накладних на електронну адресу «ІНФОРМАЦІЯ_4» ( т.2, а.с.192-218), переписку у соцмережі різних абонентів , у тому числі ОСОБА_3 з ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо поставки продуктів та посуду ( т.2, а.с.219-221,248;т.3, а.с.18,22,35-37) , експрес накладні ТОВ «Нова пошта» щодо направлення посилок ОСОБА_1 - ОСОБА_3 ; ОСОБА_17 - ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_1 - ОСОБА_18 . за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_1 - ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_1 (т.2, а.с.222,228,229,231,240-242,243-245,247,249,250; т.3 а.с.1-17,19-21,23-34), чеки на придбання посуду у ТОВ «Епіцентр К» та фото посуду (т.2, а.с.223-227,238,239,246), чеки на придбання продуктів харчування та фото посилок з продуктами (т.2, а.с.230,232-237); довідка АТ КБ «Приватбанк» щодо перерахування грошових коштів ОСОБА_1 на рахунок ОСОБА_6 з 01.01.2018 року по 30.09.2018 року на загальну суму 20333,00 грн. (т.3, а.с.38,39).

Проте , суд не може розцінювати надані позивачем докази як належні та допустимі, оскільки такі докази не є товарно-транспортною документацією у розумінні Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затвердженим Наказом Міністерства транспорту України №363від 14.10.1997 року, а тому не дає можливість суду встановити відповідність перерахованих коштів на рахунок позивача подальшому їх використанню.

Крім того, відсутність попереднього договору між сторонами щодо укладення у подальшому ліцензійного договору, в якому відповідно до ч.1 ст.635 ЦК України мають бути визначені певний строк(термін) укладення у майбутньому основного договору на умовах, встановлених попереднім договором, істотні умови договору, - унеможливлює встановлення судом порушення відповідачами прав та інтересів позивача.

Також , суд звертає увагу, що одразу після отримання відповідачами пропозиції на укладення ліцензійного договору, відповідачі, які не виявили бажання укласти такий договір, припинили використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» , змінивши назву на «ІНФОРМАЦІЯ_3» та змінивши графічне зображення знаку - як зовні , так всередині кафе . Протилежне позивачем не доведено.

Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу( ч.1 ст.432 ЦК України), серед яких є,зокрема, припинення дії, яка порушує право; відшкодування збитків на інші способи відшкодування майнової шкоди.

Відповідно до ч.2 ст.432 ЦК України, суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

Отже , разове грошове стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути визначено відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення.

Заявлений позивачем розмір грошового відшкодування 400000,00 грн., обґрунтований тривалістю використання торговельної марки у господарській діяльності (понад 10 років); кількістю винагород власника та визнанням на території України та за її межами ( власник рекорду у кулінарній сфері, має сертифікат проходження курсів ОСОБА_20 , нагороджений знаком професійної пошани ІІІ ступеня, постійний член журі чемпіонатів кулінарного мистецтва і сервісу, почесні грамоти та дипломи за участь торгової марки та його особисто у різних шоу, експерт у телепередачі «Мастер-шеф» на телеканалі СТБ тощо); торгова марка добре відома на території України ( як представник торгової марки приймає участь у різних телепередачах, виставках та шоу, є власником декількох «Youtube» каналів, які висвітлюють його діяльність як шеф-кухаря); господарська діяльність , яка здійснюється торговою маркою не прив`язана до певного регіону, а може здійснюватися по всій території України; його заклади, які використовують торгову марку, мають великий рівень довіри та задоволеності від споживачів. Також, ціна позову вираховується з упущеного роялті: територія використання - м.Кривий Ріг (чисельність населення близько 700000 чол.); кафе знаходиться у центрі міста з високою прохідністю людей; з урахуванням площі кафе , кількості посадочних місць та літнього майданчику (квітень-жовтень включно) прибуток має складати приблизно 450000,00 грн.; додаткові кошти за доставку замовлень; штраф за завдання шкоди торговій марці, який відповідачі сплатили б в якості ліцензіатів за ліцензійним договором ( скарга клієнта на кістку у страві з рибою); незаконне користування торговою маркою двома фізичними особами-підприємцями, які мають сплатити одноразову допомогу солідарно ( пропозиція щодо укладення ліцензійних договорів містила ліцензійні платежі ( роялті )394350,00 грн. з кожного відповідача).

На підтвердження такої інформації надано суду роздруківки фото з мережі інтернет щодо участі позивача у конкурсах, проведення майстер-класів , статті щодо діяльності позивача, скріншоти сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» у м.Боярка , інформацію щодо відвідування сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1» у м.Кривий Ріг та інших типів активності користувачів, реклама продукції «ІНФОРМАЦІЯ_1» у м.Боякра, інформація про кількість переглядів фото з зображеннями страв тощо (т.3, а.с.40-138, диск т.2, а.с.151) та відеозаписами щодо діяльності позивача ( диск, т.2, а.с.151).

Проте , слід зауважити, що позивачем не надано належних та допустимих доказів стосовно пізнаванності торгової марки та її впливу на підприємницьку діяльність відповідачів , наявність мережі кафе з відповідною торговельною маркою на території України; винагороди, сертифікати, листи та інші докази , які свідчать про впізнаваність марки та великий ступінь відомості, належать безпосередньо самому позивачу, як фізичній особі, а не його торговельній марці. Також, позивачі зазначають, що самостійно втілювали свої ідеї в кафе, вносили зміни до запропонованого інтер`єру , меню , проводили набір та навчання кадрів. Крім того, докази, що надані позивачем у вигляді меню з застосуванням торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1» та окремі фото з найменування торгової марки не можуть бути достовірними та належними доказами по справі, так як з вищевказаних фото не видно, що вони достовірно зроблені саме в кафе відповідачів, та ними використовуються при надані послуг.

Водночас Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не встановлено випадків, ані розміру зазначеного стягнення, що здійснювалося б на захист які виникають із свідоцтва на знак товарів і послуг на відміну від приписів статті 52 України «Про авторське право і суміжні права». Однак, застосувати Закон України «Про авторське право і суміжні права» у відносинах між сторонами, як аналогією закону, неможливо оскільки неодмінними умовами його застосування, зазначені у статті 9 ЦК України - неврегульованість цивільних відносин цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства, тоді як підстав для такого висновку, що спірні відносини не врегульовано ним законодавством, відсутні, так як спірні відносини регулюються як Цивільним кодексом України так і спеціальним - Законом України «Про охорону прав на знаки товарів і послуг». Дана правова позиція відображена в оглядовому листі Вищого Господарського Суду України №01-8/974 від 14.12.2007 р. «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об`єкти інтелектуальної власності».

Статтею 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачені способи захисту прав: захист прав на знак здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку; юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: встановлення власника свідоцтва; укладання та виконання ліцензійних договорів; порушення прав власника свідоцтва.

Стягнення одноразового грошового стягнення за неправомірне використання торговельної марки Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачена.

Відповідно до ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

З урахуванням того, що судом не встановлено вину відповідачів у використанні торговельної марки, вирішуючи спір у межах заявлених вимог, суд не розглядає питання можливості стягнення з відповідачів на користь позивача збитків у вигляді упущеної вигоди, про яку заявлено в позовній заяві, оскільки прохальна частина позову не містить такої вимоги.

В силу ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які він посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Отже, враховуючи те, що вина відповідачів у використання торговельної марки відсутня, так як торговельна марка «ІНФОРМАЦІЯ_1» використовувалась за згодою позивача, її використання припинено після надходження пропозиції позивача, на яку відповідачі не погодилися, - що позивачем не спростовано, тому відсутні підстави для визнання дій відповідачів протиправними та припинення використання торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_1». Крім того, Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не передбачено відповідальність у вигляді одноразового грошового стягнення, а відтак суд не вбачає правових підстав для стягнення одноразового грошового стягнення з відповідачів на користь позивача за неправомірне використання торговельної марки.

Відповідно до ч.1 ст.141 ЦПК України судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Оскільки суд відмовляє позивачу у позові , понесені ним судові витрати не відшкодовується.

Кожною з відповідачів заявлені судові витрати в розмірі 10000,00 грн. , які складаються з судових витрат на професійну правничу допомогу.

Згідно з ч.1 ст.133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, зокрема, належать витрати на професійну правничу допомогу (п.1 ч.3 ст.133 ЦПК України).

Статтею 137 ЦПК України передбачено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:1) розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Відповідачами на підтвердження витрат на правову допомогу надано ордери (т.2, а.с.13,14), договори про надання правової допомоги (т.2, а.с.34-43), акт про надання правової допомоги з зазначенням обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості (т.2, а.с.45-48); копії платіжних доручень щодо перерахування відповідачами коштів за надання правової допомоги (т.2, а.с.49,50).

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Розмір витрат на правову допомогу обґрунтований складністю справи, яка відноситься до спорів з інтелектуальної власності; розгляд та вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності вимагає спеціальних професійних знань і практичних навичок, спори у сфері інтелектуальної власності традиційно належать до одних із найбільш складних; специфікою таких спорів, оскільки судова практика щодо яких характеризується достатньою різноманітністю, відсутній єдиний підхід до вирішення цієї категорії справ, що негативно впливає на рівень правової захищеності; поряд із вирішенням суто правових питань (про наявність чи відсутність права, факту правопорушення, розміру заподіяної шкоди тощо) також досліджуються технічні аспекти, що належать до предмета доказування; способи захисту окремих видів об`єктів інтелектуальної власності відображені не тільки у Цивільному, Господарському законодавстві, а також у спеціальних законах.

Суд погоджується, що розмір витрат на оплату послуг адвоката є співмірним складності справи та виконаних адвокатом робіт ; часу, витраченому адвокатом на виконання відповідних робіт (16 год.40 хв. на кожного відповідача); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт ( консультація, ознайомлення з позовною заявою, аналіз судової практики, складання процесуального документу, підготовка доказів, правова аргументація та відповіді на запитання клієнта); ціні позову та значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи, тому стягує з позивача на користь кожної відповідачки 10000,00 грн.

На підставі викладеного, враховуючи положення ст.ст. 16,21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» , ст.ст. 16,418,419,426,432,494,495,496 ЦК України, ст.ст. 4,5,7,13,76, 77,81,89, 121,133,137,141,265, 279, 354 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

У позові ОСОБА_1 до фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 , фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 про відшкодування збитків шляхом застосування разового грошового стягнення за незаконне користування знаком для товарів та послуг - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 10000,00 ( десять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 витрати на професійну правничу допомогу в розмірі 10000,00 ( десять тисяч) гривень.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів в порядку, передбаченому статтею 354 ЦПК України. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення суду складено 16 вересня 2016 року.

Відомості про учасників справи згідно п.4 ч.5 ст.265 ЦПК України:

- позивач: ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- відповідач: фізична особа-підприємець ОСОБА_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ;

- відповідач: фізична особа-підприємець ОСОБА_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 .

Суддя: Н. Ю. Вікторович