ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2022 Справа № 905/1492/15

м. Запоріжжя Запорізька область

Господарський суд Запорізької області у складі судді Горохова І.С., розглянувши матеріали

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", (83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2 "Б"; поштова адреса: 69006, м. Запоріжжя, а/с 3989

до відповідача-1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", 83059, Донецька область, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 109 А

до відповідача-2 Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 53

до відповідача-3 Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод", 39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 141

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", 86108, Донецька область, м. Макіївка, вул. Свердлова, буд. 10

про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель

за зустрічним позовом Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", 69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна (Грязнова), буд. 53

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", 83055, Донецька область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 2 "Б"; поштова адреса: 69006, м. Запоріжжя, а/с 3989

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , АДРЕСА_1

про визнання недійсним ліцензійного договору

за участю секретаря судового засідання Кабак І.Ю.

за участю представників сторін та учасників процесу:

від ТОВ "Фірма "Унікон" - адвокат Бабенко Г.О., посвідчення 001103 від 27.11.2015;

від ТОВ "Доншахтоавтоматика": не з`явився;

від ППФ "Дарьял": Пориченський П.В., довіреність № б/н від 01.12.2021;

Губарь О.П., довіреність № б/н від 01.12.2021;

від ПуАТ "Кременчуцький сталеливарний завод": не з`явився, в минулих судових засіданнях Ороюченко О.А., посвідчення адвоката № 3118 від 22.10.2019, довіреність № 40-21/24 від 05.11.2020;

від ТОВ "ТД "Граніт": не з`явився;

від третьої особи - особисто ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_1 виданий Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області від 12.08.1996;

установив

Господарським судом Запорізької області розглядається первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Граніт", 2. Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод", про встановлення факту використання корисної моделі, зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 та зустрічний позов Приватного підприємства - Фірми "Дарьял", м. Запоріжжя до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон", м. Донецьк за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - ОСОБА_1 , м. Запоріжжя про визнання недійсним ліцензійного договору.

Відповідно до протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 26.02.2019 у зв`язку з перебуванням судді-доповідача у справі Ярешко О.В. на довготривалому лікарняному справу клопотання про постановлення окремої ухвали стосовно порушення законодавства, яке містить ознаки кримінального правопорушення, у справі № 905/1492/15 передано для розгляду судді Горохову І.С.

Ухвалою суду від 13.02.2020 у справі № 905/1492/15 призначено судову металознавчу експертизу. Проведення судової металознавчої експертизи доручено експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

04.08.2020 до Господарського суду Запорізької області від директора Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Коваленко О. надійшов лист, з повідомленням про неможливість проведення судової металознавчої експертизи, у зв`язку з відсутністю в інституті фахівці відповідної галузі знань, тому ухвала та справа повертаються без виконання.

Ухвалою суду від 06.08.2020 поновлено провадження у справі № 905/1492/15 з 17.08.2020. Призначено справу до розгляду на 17.08.2020.

Ухвалою суду від 17.08.2020 у справі № 905/1492/15 проведення судової металознавчої експертизи доручено експертам Львівському науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинено на час проведення судової металознавчої експертизи.

Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 09.11.2020 апеляційну скаргу Приватного підприємства - фірма "Дарьял" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 17.08.2020 у справі № 905/1492/15 залишено без змін.

22.01.2021 повернуто справу № 905/1492/15 з Центрального апеляційного господарського суду до Господарського суду Запорізької області.

16.02.2021 на виконання ухвали Господарського суду Запорізької області від 17.08.2020 про проведення судової металознавчої експертизи справу № 905/1492/15 направлено для проведення експертного дослідження Львівському науково - дослідному інституту судових експертиз.

09.03.2021 до Господарського суду Запорізької області надійшло клопотання від судового експерта Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз Грицишина П.М. про представлення об`єктів дослідження для проведення судової металознавчої експертизи на виконання ухвали Господарського суду Запорізької області за матеріалами справи № 905/1492/15, а саме: надати об`єкти дослідження - зразки порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", а також надати дозвіл на їх руйнування для проведення металознавчих досліджень.

Ухвалою суду від 12.03.2021 провадження у справі № 905/1492/15 поновлено для розгляду клопотання експерта з 23.03.2021. Призначено судове засідання на 23.03.2021.

Ухвалою суду від 23.03.2021 у справі № 905/1492/15 відкладено підготовче засідання на 05.04.2021.

Ухвалою суду від 05.04.2021 клопотання Приватного підприємства - фірма "Дарьял" по запитах судового експерта Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз Грицишина П.М. за клопотанням про представлення об`єктів дослідження для проведення судової металознавчої експертизи, залишено без задоволення в повному обсязі. Клопотання експерта про представлення об`єктів дослідження для проведення судової металознавчої експертизи, задоволено. Надано дозвіл експерту Львівському науково - дослідному інституту судових експертиз на руйнування разків порошкового дроту для проведення металознавчих досліджень. Направлено судовому експерту Львівському науково - дослідному інституту судових експертиз зразки порошкового дроту, відібрані відповідно до протоколу відібрання зразків порошкового дроту для проведення експертизи № 1296/1384 від 02.03.2017 та надані Товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика", м. Донецьк за заявою від 19.02.2018, наповнювач порошкового дроту за нарядом № 0-4742 від 10.04.2019. Провадження у справі № 905/1492/15 зупинено на час проведення судової металознавчої експертизи.

06.10.2021 до Господарського суду Запорізької області від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок експерта № 745 від 30.09.2021 за результатами проведення інженерно - технічної експертизи за спеціальністю 8.9 «Дослідження металів та сплавів» призначеної ухвалою суду від 17.08.2021 у справі № 905/1492/15.

Ухвалою суду від 06.10.2021 поновлено провадження у справі № 905/1492/15 з 13.10.2021. Призначено підготовче засідання на 13.10.2021.

Ухвалою суду від 13.10.2021 відкладено підготовче на 11.11.2021.

Ухвалою суду від 11.11.2021 закрито підготовче провадження та призначено справу № 905/1492/15 до судового розгляду по суті на 02.12.2021.

Ухвалами суду від 02.12.2021, 20.12.2021, 24.12.2021 оголошувались перерви у судовому засіданні до 20.12.2021, 24.12.2021, 11.01.2022.

У судовому засіданні 11.01.2022 здійснювався звукозапис судового процесу за допомогою програмно-апаратного комплексу "Акорд".

В обґрунтування первісного позову представник Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» зазначає, що наявні факти виготовлення ПП-фірмою «Дарьял» починаючи з 2009 року, пропонування до продажу та продажу нею порошкового дроту зі складом наповнювача, який повторює кожну ознаку незалежного пункту формули корисної моделі за патентом на корисну модель № НОМЕР_2, при цьому і формула корисної моделі за патентом № НОМЕР_4, на який посилається ПП-фірма «Дарьял» як на підставу виготовлення порошкового дроту, також повторює кожну ознаку корисної моделі за патентом № НОМЕР_2, власником якого є ОСОБА_1 , а отже використання відповідачами корисної моделі за патентом № НОМЕР_4 також відбувалося з порушенням прав за патентом № НОМЕР_2.

Позивач за первісним позовом, заявлений ПП-фірмою «Дарьял» зустрічний позов вважає безпідставним та не підтвердженим жодними доказами з боку ПП-фірми «Дарьял». Предметом зустрічного позову ПП-фірми «Дарьял» є визнання недійсним Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 з моменту його укладення, проте вказаний договір було укладено відповідно до вимог чинного законодавства, а отже відсутні підстави для визнання його недійсним. Враховуючи зазначене, позивач вважає наявними підстави для задоволення первісних позовних вимог. Просить у задоволені зустрічного позову відмовити у повному обсязі.

З урахуванням положень чинного законодавства ТОВ «Фірма «Унікон» повідомляло суд під час судового розгляду про те, що не наполягає на задоволенні позовних вимог, що стосуються заборони Відповідачам будь-якого використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2, а також заборони Приватному підприємству - фірмі «Дарьял» будь-якого використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_2», через припинення дії обох патентів.

Представник Приватного підприємства - Фірми "Дарьял" щодо первісного позову заперечив з тих самих підстав, які покладені в обґрунтування зустрічного позову. Щодо зустрічного позову зазначив, що ТОВ «Фірма «Унікон» в обґрунтування права вимагати поновлення порушених прав власника патенту України № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_1 посилається на доданий до справи № 905/1492/15 Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель). Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладений власником патенту України № НОМЕР_2 ОСОБА_1 з директором ТОВ «Фірма «Унікон» ОСОБА_1, тобто однією і тією ж особою, відповідно цей ліцензійний договір направлений на реалізацію інтересів однієї особи всупереч вимогам ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України: представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах. Предмет зустрічного позову від 22.01.2018 у справі № 905/1492/15 є визнати недійсним ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 згідно з ст. ст. 203, 215 Цивільного кодексу України. Підстави зустрічного позову є порушення ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України. Згідно ч. 3 ст. 238 ЦК України представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом. Ліцензійний договір № 2 від 31.12,2015 був укладений однією і тією ж особою ОСОБА_1 у своїх особистих інтересах. Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015, який сторонами фактично не виконується (в матеріалах справи відсутні докази оплати ТОВ «Фірма «Унікон» до ОСОБА_1 за використання корисної моделі № НОМЕР_2), надав штучну можливість ОСОБА_1 судитися з ПП-фірмою «Дарьял» в господарському суді, використовуючи ТОВ «Фірма «Унікон». В даному випадку, на думку позивача за зустрічним позовом Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) укладений з порушенням ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України, у зв`язку з чим звертається до суду з зустрічним позовом про визнання недійсним з моменту укладання Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель), що укладений власником патенту України № НОМЕР_2 ОСОБА_1 з ТОВ «Фірма «Унікон» в особі ОСОБА_1 .

Представник Публічного акціонерного товариства "Кременчуцький сталеливарний завод" надав наступні пояснення по суті позовних вимог в частині, що стосуються відповідача 3. На думку відповідача 3 наведена інформація про господарську діяльність ПП-фірма «Дарьял» і ЛТ «Кременчуцький сталеливарний завод» не можуть бути покладені в основу висновків щодо наявності в поведінці останніх ознак порушення прав позивача на об`єкт інтелектуальної власності. Сам по собі факт наявності фінансово-господарських відносин між відповідачем 2 і відповідачем 3 жодним чином не свідчить про використання корисної моделі захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» і як наслідок вчинення ними будь-яких порушень прав особи, якій належить право інтелектуальної власності. З наведених у позові фактів та інформації стосовно фінансово-господарських відносин можливо зробити висновки виключно щодо існування зобов`язань між відповідачем 2 і відповідачем 3 (договори поставки) в певний період часу. Жодних фактів, які б свідчили про використання корисної моделі захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 «Порошковий дріт для ківшевої обробки рідкого металу» під час здійснення господарських операцій між відповідачем 2 та відповідачем 3 позивачем в позові не наведено. В матеріалах справи відсутні докази використання відповідачем 3 моделі захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1». На думку відповідача 3, повідомлення позивача про наявність спору щодо прав інтелектуальної власності між ТОВ «Фірма «Унікон» та ПП-фірма «Дарьял» і використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 без дозволу власника патенту, не створює для відповідача 3 будь-яких прав та обов`язків, адже по суті саме повідомлення не відноситься до категорії загальновідомих фактів (обставин), які не потребують доказування. Крім того, якість товару, що постачався, підтверджувався сертифікатом якості. Пакет документів, який надавався на поставлений товар підтверджував, що постачальник є виробником та має усі необхідні правові підстави їм розпоряджатися за власною ініціативою. Приймання товару здійснювалась відповідачем 3 згідно сертифікатів якості на поставлений товар. Таким чином, доводи позивача про обізнаність відповідача 3 відносно використання формули порошкового дроту, який виготовлявся Відповідачем-2 «умовам патенту» не відповідають дійсності. На думку відповідача 3 приєднаний до матеріалів справи висновок № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 є неповним та необґрунтованим у зв`язку з тим, що факт використання корисної моделі встановлювався шляхом зіставлення всіх суттєвих ознак, включених до незалежного пункту формули даного винаходу з ознаками об`єкта господарської діяльності на підставі копій матеріалів визначених абзацом 2 вступної частини висновку експерта (патентів, технічних умов, договорів поставки, пояснень відповідача 2 та відповідача 3, документів первинного бухгалтерського обліку, висновку судової експертиз № 120/60 від 15.09.2016), адже вказані матеріали не встановлюють дійсні обставини використання або невикористання корисної моделі захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1». Окремо зазначає, що в матеріалах справи взагалі відсутні відомості щодо відбору зразків дроту у відповідача 3, що поставлявся відповідачем 2 для проведення експертизи з метою встановлення факту використання АТ «Кременчуцький сталеливарний завод» корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованим 25.11.2009 року. Таким чином відповідач 3 вважає, що висновок № 1818 від 07.06.2018, судового експерта Лушникової Т.М. є необ`єктивним та такими, який складений на припущеннях. Таким чином, відповідач 3 вважає, що доданий позивачем доказ, а саме копія висновку № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018, складеного судовим експертом Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Лушниковою Т.М. не містить інформацію, щодо предмета доказування, є недостовірним, не встановлює дійсні обставини справи та не дає змоги дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Просив відмовити в задоволенні позовних вимог, що стосуються відповідача 3, в іншій частині вимог, прийняти на підставі матеріалів справи.

У судому засіданні 11.01.2022 судом, в порядку ст. 240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення, судом оголошено, що повний текст рішення буде складено протягом 10 днів.

Заслухавши доводи представників сторін та дослідивши надані сторонами докази, суд установив наступне.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Унікон» отримало невиключний дозвіл (невиключну ліцензію) на виготовлення на продаж порошкового дроту з використанням корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009 на підставі ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010, по закінченню дії якого між Ліцензіаром та Ліцензіатом було укладено Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015.

Пунктом 4.1. ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010 ТОВ «Фірма «Унікон», як ліцензіату, надане право захищати право на корисну модель в судовому та іншому встановленому законом порядку, і вимагати відновлення порушених прав власника патенту.

Згідно з публікацій в офіційному бюлетені «Промислова власність» № 22 від 25.11.2010 Державний департамент інтелектуальної власності України на підставі заявки № и201006644 від 31.05.2010 зареєстрував на ім`я: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_2» та видав патент України № НОМЕР_4.

У незалежному пункті формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_4 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2, який було видано раніше, що на думку позивача доводить факт порушення прав власника патенту № НОМЕР_2.

Згідно з ч. 1 ст. 15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Частиною 2 ст. 16 Цивільного кодексу України встановлено способи захисту цивільних прав та інтересів.

Частиною 1 ст. 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на звернення до суду за захистом свого права інтелектуальної власності, при цьому способи захисту прав регламентовані статтею 16 цього кодексу та статтею 20 Господарського кодексу України.

Частиною 2 ст. 20 Господарського кодексу України передбачено, що права та законні інтереси захищаються шляхом: визнання наявності або відсутності прав; визнання повністю або частково недійсними актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, актів інших суб`єктів, що суперечать законодавству, ущемлюють права та законні інтереси суб`єкта господарювання або споживачів; визнання недійсними господарських угод з підстав, передбачених законом; відновлення становища, яке існувало до порушення прав та законних інтересів суб`єктів господарювання; припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення; присудження до виконання обов`язку в натурі; відшкодування збитків; застосування штрафних санкцій; застосування оперативно-господарських санкцій; застосування адміністративно-господарських санкцій; установлення, зміни і припинення господарських правовідносин; іншими способами, передбаченими законом.

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені ч. 2 ст. 16 Цивільного кодексу України і ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України. Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у ст. 16 Цивільного кодексу України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у ст. 20 Господарського кодексу України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об`єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права, зокрема, ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 21 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», ст. 27 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», ст. 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ст. 25 Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів», ст. 53 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин», ст. 22 Закону України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Відповідно до ч. 2 ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» будь-яке посягання на права, передбачені ст. 28 цього Закону, вважається порушенням прав володільця патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Згідно з ст. 35 цього ж Закону захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв`язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв`язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Згідно із публікацією від 25.09.2019 в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 за 2019 рік патент України № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» припинив чинність 25.08.2019 у зв`язку із закінченням строку дії. Також припинив свою чинність і патент України № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_2» у зв`язку із закінченням строку дії 31.05.2020 (публікація в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 12 за 2020 рік).

Положеннями ч. 1 та ч. 4 ст. 465 Цивільного кодексу України передбачено, що майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону. Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 467 Цивільного кодексу України у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об`єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Факт виготовлення та пропонування до продажу відповідачем 2 (ПП фірмою «Дарьял») продукту (порошкового дроту) із застосуванням запатентованої корисної моделі, захищеної патентом України № НОМЕР_2, зокрема, але не виключно, підтверджується наступним.

Листом ПП - фірми Дарьял вих. №772-1111 від 11.11.2011, який був направлений на адресу ТОВ «Торговий дім «Граніт», ПП-фірма «Дарьял» підтверджує факт виготовлення та неодноразової реалізації дроту з наповнювачем: алюміній (Аl)-60%; кальцій металевий (Са metal) - 23%; феротитан (FеТі) - 17% та зазначено: «фирма «Дарьял» в течении нескольких лет производит и поставляет порошковые проволоки для обработки литейних сталей на ОАО «Кременчугский сталелитейньш завод».

Також ПП-фірма «Дарьял» вихідним листом № 803-3011 від 30.11.2011 пропонувала до реалізації порошковий дріт з наповнювачем АlСаFеТі 60x23x17 ТОВ «Торговий дім «Граніт».

Згідно з Таблицею 4а, яка наведена у Змінах №2 від 06.03.2012. до ТУ У 27.3 -20496109 - 001:2010 від 18.03.2010, що були розроблені ПП-фірмою «Дарьял», підтверджується факт вироблення та пропонування до продажу порошкового дроту з відсотковим співвідношенням саме АlСаFеТі 60x23x17.

Безпосередньо факт реалізації (продажу) вищевказаного продукту (порошкового дроту) відповідачем 2 підтверджується, зокрема: копією видаткової накладної №-00000004 від 14.03.2012 року на суму 14 409,60 грн, копією товарно-транспортної накладної № 2 від 13.03.2012, копією Паспорту якості № 01/02-12 від 13.03.2012, наданим ПП-фірмою «Дарьял», у якому зазначено склад наповнювача порошкового дроту, та маркуванням на бухті дроту.

Згідно зі ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винаходу (корисній моделі) надається правова охорона, об`єктом якої є продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо). Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Показники порошкового дроту, що зазначені в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012р. та зазначені на маркуванні бухти дроту, співпадають із формулою корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2.

ПП-фірма «Дарьял» у своїх поясненнях від 07.02.2018, а також від 21.02.2018 звертає увагу суду на те, що виготовила та поставила до ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» порошковий дріт на підставі: технічних умов ТУ У 27.3-20496109-001:2010 строком введення 18.03.2010; змін № 1 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 строком введення 15.02.2011; змін № 3 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 строком введення 10.06.2014; ліцензії ПП-фірми «Дарьял» від 01.11.2016 на використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_2»; патенту на корисну модель № НОМЕР_4 «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Листом № 40-21/284 від 10.09.2015 відповідачем 3 (ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод») було підтверджено факт співпраці з таким контрагентом, як ПП-Фірма «Дарьял» (відповідач 2). Отже, відповідно до: договору поставки товару № 0393-сн від 30.07.2009, договору поставки товару № 0153-сн від 03.02.2010, договору поставки товару № 0925-сн від 20.12.2010, договору поставки товару № 0275-СН від 13.04.2012, договору поставки товару № 0685-СН від 21.12.2012, договору поставки товару № 0670-СН від 11.12.2013.

ПП-фірмою «Дарьял» на адресу ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» за період з 30.07.2009 по 31.12.2014 у сукупності було реалізовано: 367,782 тн порошкового дроту, діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та феротитан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-20496109-001:2010 та 126,12 тн порошкового дроту діаметром 13 мм з комплексним наповнювачем алюміній, кальцій та титан (відсотковий вміст 55:28:17) відповідно до ТУ У 27.3-22161821-2002.

ТОВ «Доншахтоавтоматика» придбало у ТОВ «Торговий дім «Граніт» порошковий дріт, діаметром 13 мм, вагою 608 кг з наповнювачем з алюмінію, кальцію та феротитану у співвідношенні (алюміній - 60%, кальцій -23%, феротитан 70 - 17%). Згідно із маркуванням на бухті дроту у паспорті якості вказано, що зазначений дріт було виготовлено ПП-фірмою «Дарьял» (відповідач 2).

З боку відповідача 1 до матеріалів справи було надано відповідні письмові пояснення, згідно з якими також вбачається, що у 2012 році ТОВ «Доншахтоавтоматика» отримало від ТОВ «Торговий дім «Граніт» порошковий дріт із зазначеним наповнювачем та з маркуванням про його виготовлення ПП-фірмою «Дарьял». Відсутність довіреності № 7 від 14.03.2012, не спростовує отримання ТОВ «Доншахтоавтоматика» товару від ТОВ «Торговий дім «Граніт» за наявності належним чином оформленої видаткової накладної № 00000004 від 14.03.2012.

Крім того, на виконання ухвали Господарського суду Запорізької області від 08.02.2018 року Відповідачем-1 було надано до суду зразок порошкового дроту, придбаного у ТОВ «Торговий дім «Граніт», який поставлений (виготовлений) ПП-Фірмою «Дарьял».

Висновок експерта Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 120/16 від 15.09.2016 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у цивільній справі № 331/6402/15-ц за позовом ОСОБА_1 , що знаходиться в провадженні Жовтневого районного суду м. Запоріжжя. Об`єктами дослідження за цією експертизою була корисна модель за патентом України № НОМЕР_2 від 25.08.2009 року «ІНФОРМАЦІЯ_1», а також корисна модель за патентом України № НОМЕР_4 від 31.05.2010. За результатами проведення експертизи зроблено висновок про те, що «у незалежному пункті формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_4 наявні усі суттєві ознаки незалежного пункту формули 1 корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_1)».

Згідно із ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 15.12.2021 справа № 331/6402/15-ц надійшла в провадження судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя Світлицької В.М., оскільки ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 14.12.2021 року заяву судді Антоненко М.В. про самовідвід - задоволено та вищезазначену справу було передано для її подальшого розподілу у відповідності до ст. 33 ЦПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Висновок експерта складений в іншій справі за дорученням суду також є доказом у справі, та з урахуванням інших доказів у справі може встановлювати певні обставини, які підлягають доведенню в іншій справі, навіть за умови не прийняття рішення по суті справи № 331/6402/15-ц.

По справі № 5006/16/40/2012 за позовом ТОВ «Фірма «Унікон» до ТОВ «Доншахтоавтоматика» і ПП-фірмою «Дарьял» (матеріали якої було втрачено внаслідок захоплення представниками незаконних збройних формувань приміщень Донецького НДІСЕ) Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності було проведено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності від 16.01.2013 висновок № 192/12 від 16.01.2013. Вказаною експертизою було встановлено, що у виробі (порошковий дріт з наповнювачем із суміші алюмінію, кальцію та титанового матеріалу), що поставлявся Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» м. Запоріжжя Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Граніт» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» м. Донецьк, використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», який зареєстровано 25.11.2009 в державному реєстрі патентів України на корисну модель.

ПП фірма «Дарьял» посилається на те, що постановою Вищого господарського суду України від 05.11.2013 у справі № 5006/16/40/2012 висновок судової експертизи з питань інтелектуальної власності № 192/12 від 16.01.2013 не визнаний доказом порушення патенту України № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

З приводу висновку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 16.01.2013 № 192/12 Вищий господарський суд України у постанові від 05.11.2013 по справі № 5006/16/40/2012 зазначив, що «господарськими судами у справі встановлено, що згідно з висновком призначеної у справі судової експертизи № 192/12 у виробі (порошковий дріт з наповнювачем із суміші алюмінію, кальцію та титанового матеріалу, який ПП "Дарьял" поставляє ТОВ "ТД "Граніт" та ТОВ "Доншахтоавтоматика", а останнє зберігає, використано кожну ознаку корисної моделі, включену до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_2.

Саме виготовлення продукту із застосуванням запатентованої корисної моделі згідно з наведеним положенням статті 28 Закону України "Про охорону прав на винаходи та корисні моделі", зокрема, визнається порушенням прав власника патенту.

Однак, зі змісту наявного у справі висновку судової експертизи вбачається, що його складено лише за результатами дослідження відповідних паспортів якості, листів ПП фірма "Дарьял", товарно-транспортних накладних, фотографій ярлика, закріпленого на бухті порошкового дроту тобто на підставі документів, а не продукту, який виготовляються ПП фірма "Дарьял" та використовується іншими відповідачами.

При цьому сам продукт судом не витребувався та експертом не досліджувався. За допомогою спеціальних знань не порівнювалися продукт відповідача та продукт позивача, що виготовлений з використанням корисної моделі за патентом України № НОМЕР_2. Тобто у справі достовірно не встановлено, чи було використано у відповідному продукті відповідача кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули за патентом України № НОМЕР_2 згідно з описом цього патенту, оскільки дослідження паспортів якості, листів, товарно-транспортних накладних, фотографій ярлика (а не безпосередньо виготовленого продукту) у випадку, коли предметом спору є продукти, що відрізняються лише певним процентним співвідношенням хімічних елементів, не можна визнати належним дослідженням предмета позову.

Крім того, за твердженням відповідача, паспорт якості, на дослідженні якого ґрунтується судова експертиза, було видано помилково. Інший, виданий на цей самий продукт паспорт якості містить інший склад хімічних елементів.

З огляду на наведене для правильного вирішення спору в даній справі суду необхідно було встановити належні докази використання корисної моделі, що охороняється патентом України № НОМЕР_2 у відповідному виробі ПП "Дарьял", який витребувати та надати експерту, а в разі неподання відповідних доказів або відмови в їх поданні, оцінити доводи сторін відповідно до положень статті 33 ГПК України».

Рішення Господарського суду Донецької області від 22.04.2013 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 08.07.2013 зі справи № 5006/16/40/2012 скасовані. Справу передано на новий розгляд до Господарського суду Донецької області.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 20.01.2014 у справі № 5006/16/40/2012 призначено додаткову судову металознавчу експертизу, проведення додаткової судової металознавчої експертизи доручено Донецькому науково-дослідному інституту судових експертиз.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

1. Чи містить наповнювач порошкового дроту, який поставляється ПП-фірмою «Дар`ял» на ТОВ «Торговий дім «Граніт» та зберігається ТОВ «Доншахтавтоматика» алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

2. Чи містить наповнювач порошкового дроту, який поставлявся ПП-фірмою «Дар`ял» на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, якщо так, то в якому відсотковому співвідношенні між собою знаходяться основні елементи?

Ухвалу Господарського суду Донецької області від 20.01.2014 залишено без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 24.03.2014 та Вищого господарського суду України від 27.05.2014, оскільки суди апеляційної та касаційної інстанції погодилися з наявністю підстав для призначення у справі додаткової судової металознавчої експертизи з метою повного, всебічного, об`єктивного вирішення спору, зокрема, на виконання вказівок суду касаційної інстанції.

Якщо висновок експерта є неповним або неясним, за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи суд може призначити додаткову експертизу, яка доручається тому самому або іншому експерту (експертам).

Таким чином, у зв`язку з неповним експертним дослідженням у справі № 5006/14/60/2012 була призначена додаткова експертиза для встановлення судовим експертом наявності в складі наповнювача порошкового дроту, який виготовлявся ПП-фірма «Дарьял», алюмінію, кальцію та титановмісного матеріалу, та визначено їх відсоткове співвідношення між собою, оскільки за результатами дослідження відповідних паспортів якості, листів ПП фірма "Дарьял", товарно-транспортних накладних, фотографій ярлика, закріпленого на бухті порошкового дроту, експертом надано відповідь на питання, поставлене на вирішення експерту в ухвалі від 29.05.2012 без дослідження продукту.

Відповідно до ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом з іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Відповідно до статті 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

З урахуванням того, що Вищий господарський суд України скасовуючи рішення місцевого та апеляційного господарського суду, направляючи справу на новий розгляд зазначив, про необхідність проведення експертного дослідження за продуктом, який виготовляється ПП - фірма «Дарьял» та використовується іншими відповідачами, а не документами, суд вважає експертний висновок № 192/12 від 16.01.2013 таким, що не є належним доказом та судом відхиляється.

Супровідним листом від 19.06.2014, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України (в редакції 2014 року) Господарський суд Донецької області надіслав справу № 5006/16/40/2012 на адресу Донецького науково-дослідного інституту судових експертиз.

Через канцелярію Господарського суду Донецької області 01.07.2015 від Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" надійшла заява про відновлення втраченої справи № 5006/16/40/2012 у зв`язку із неможливістю проведення експертного дослідження Донецьким науково-дослідним інститутом судових експертиз через захоплення представниками незаконних збройних формувань приміщень інституту та втратою матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду Донецької області від 06.07.2015 по справі № 5006/16/40/2012 у задоволенні заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма "Унікон" про відновлення втраченої справи № 5006/16/40/2012, відмовлено.

Висновок № 1818 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 07.06.2018 року в Донецькому науково-дослідному інституті судових експертиз Міністерства юстиції України, згідно змісту якого зазначено, що:

« 1. У представлених на дослідження Змінах № 2 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 від 18.03.2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 4а; компонентний наповнювач АІ+Са+РеТі (60:23:17) та у Змінах № 3 ТУ У 27.3-20496109-001:2010 від 18.03.2010 Дріт порошковий для обробки металургійних розплавів (таблиця 5; компонентний наповнювач Аl+Са+Ті+Ре) (60:23:12:5), розроблених ПП-фірмою «Дарьял», використані всі ознаки, що містяться у незалежному пункті формули корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованому 25.11.2009 у Державному Реєстрі патентів України на корисні моделі.

2. У порошковому дроті, з наповнювачем, до складу якого входить алюміній, кальцій та титановмісний матеріал, який було виготовлено ПП-фірмою «Дарьял» та поставлено на ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» згідно з наступних наданих матеріалів, а саме:

- копіях специфікацій 3-5 до договору поставки товару № 0153-сн від 03.02.2010;

- копіях специфікацій 2-4 до договору поставки товару № 0925-сн від 20.12,2010;

- копіях специфікацій 1-2 до договору поставки товару № 0275-СНвід 13.04.2012;

- копії специфікації 1 до № 0685-СН від 21.12.2012;

- копії специфікації 1 до договору поставки товару № 0670-СН від 11.12.2013;

- копії специфікації 1 до договору поставки товару № 0102-СН від 10.11.2016;

- копії видаткової накладної № РН-0000333 від 05.08.2013 і копії транспортної накладної № 05081 від 05.08.2013;

- копії видаткової накладної № РН-0000575 від 08.02.2014 і копії транспортної накладної №08021 від 08.02.2014 і копії паспорту якості № 18/02-14 від 08.02.2014;

- копії податкової накладної № 1041 від 02.10.2017, копії транспортної накладної № 02101 від 02.10.2017 і копії сертифікату якості № 10/19-17 від 02.10.2017,

Використано кожну ознаку корисної моделі, що включена до незалежного пункту формули корисної моделі за патентом № НОМЕР_2«ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованому 25.11.2009 у Державному Реєстрі патентів України на корисні моделі у редакції патенту до 10.03.2016 та після 10.03.2016.

3. У незалежному пункті формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України № НОМЕР_4 наявні всі суттєві ознаки незалежного пункту формули корисної моделі «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2 у редакції після 10.03.2016.». Висновок № 1818 засвідчено ОСОБА_1 09.12.2019.

ПП-фірма «Дарьял» зазначає про те, що висновок експертизи від 07.06.2018 відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України не являється доказом у справі № 905/1492/15.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Суд зазначає, що відповідно до частин 1, 2 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення. Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

У висновку № 1818 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності міститься посилання на те, що експерта Лушникова Т.М. попереджено про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 Кримінального кодексу України. Отже з урахуванням попередження експерта про кримінальну відповідальність та питань, на які експертом було надано відповідь суд вважає висновок № 1818 належним доказом на підставі якого можна встановити обставини, які входять в предмет доказування, зокрема щодо використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 відповідачами 2 та 3.

Також щодо питання про наявність підстав для відводу експерта Лушникової Т.М., яка підготувала висновок № 1818 від 07.06.2018 Донецького НДІСЕ вже неодноразово розглядалося судом під час призначення експертиз у справі № 905/1492/15 та підстави для відводу судом не встановлено. Питання щодо відібрання зразків порошкового дроту знову таки досліджувалось судом та відображено в ухвалі суду від 13.02.2020 по даній справі.

Крім того, ухвалою суду від 13.02.2020 у справі № 905/1492/15 призначено судову металознавчу експертизу. Проведення судової металознавчої експертизи доручено експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Висновок експерта за результатами проведення інженерно-технічної експертизи

за спеціальністю 8.9 «Дослідження металів і сплавів» від 30.09.2021 № 745,

проведеної Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства

юстиції України, згідно з яким зазначено, що:

1.1. Наповнювач порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика» в своєму складі має залізо, алюміній, титановмісний елемент - феротитан, мідь та сполуку Са(ОН)2.

1.2. Відсоткове співвідношення усереднених вагових замірів основних елементів порошкового наповнювача, а саме, алюмінію АІ, кальцію Са металевого, феротитану FеТі70, заліза Fе відповідно є: алюміній 60,0%; феротитан 14,8%; кальцій (металічний) 22%; мідь 0,7%; залізо 2,5%.

2. Відомості про склад наповнювача порошкового дроту, зазначені Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» в паспорті якості № 01/02-12 від 13.03.2012 в межах похибки вимірювань відповідають фактичному складу порошкового дроту, який було виготовлено Приватним підприємством-фірмою «Дарьял» та який зберігається у Товариства з обмеженою відповідальністю «Доншахтоавтоматика».

У листі від Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії Наук України від 23.04.2020 № 01-11-35-205, відповідно до якого, зокрема, надано відповіді на питання щодо розуміння понять «титаномісткий матеріал» зазначено, що:

- механічну суміш титану і заліза можна вважати титаномістким матеріалом;

- у сталевій оболонці суміш заліза і титану та феротитану (за патентом № НОМЕР_2) будуть давати один і той самий технічний результат при рівних умовах;

- в порошковому дроті, що містить 17% FеТі 70, буде 11,9 +/- 0,35% титану за

ДСТУ4761-91.

Також, матеріалах справи містять докази на підтвердження відповідності патенту № НОМЕР_2 умовам патентоздатності (новизна та промислова придатність), зокрема:

- висновок № 6205 судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по цивільній справі № 331/6402/15-ц за позовом ОСОБА_1 від 06.03.2017, складений Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз, було досліджено корисну модель за патентом № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1» і встановлено, що вищезазначена корисна модель за патентом № НОМЕР_2 від 25.08.2009 відповідає умові патентоздатності «новизна»;

- висновок експертизи щодо умов патентоздатності, складений Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності» від 06.09.2016 № 18120/ЗУ/16, де зазначено, що за результатами експертизи корисної моделі встановлено, що корисна модель за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 в обсязі формули, опублікованої 10.03.2016 року, відповідає умовам патентоздатності корисної моделі, визначеним для неї ч. 2 ст. 7 Закону, а саме: за пунктами 1,2 формули є промислово придатною та новою;

- висновок експертного дослідження № 139/17-27 від 11.09.2017 Кропивницького відділення Київського НДІСЕ, відповідно до якого встановлено, що змінена формула корисної моделі за патентом України НОМЕР_2 відповідає умові патентоздатності «новизна» відносно Європейського патенту № НОМЕР_3 .

Таким чином, письмовими доказами, висновками експертиз та поясненнями ПП-Фірми «Дарьял», наявними в матеріалах справи, підтверджуються факти неправомірного використання ПП-фірмою «Дарьял», Товариством з обмеженою відповідальністю «Доншаїтоавтоматика», Публічним акціонерним товариством «Кременчуцький сталеливарний завод» корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 протягом 2009 - 2014, 2016-2017 років.

Стосовно вимоги ТОВ «Фірма «Унікон» заборонити будь-яке використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованим 25.11.2009 в Державному реєстрі патентів на корисні моделі, у тому числі, виготовлення продукту із застосуванням корисної моделі, застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях, суд зазначає.

ТОВ «Фірма «Унікон» визнана позивачем у справі № 905/1492/15 на підставі Ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010, Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 з ОСОБА_1 на право користування об`єктом інтелектуальної власності (патентом на корисну модель) по патенту України № НОМЕР_2 на корисну модель.

Відповідно ч. 2 ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Відповідно ч. 2 ст. 1108 Цивільного кодексу України ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору.

Відповідно ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного, майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

Отже, ТОВ «Фірма «Унікон» мала право вимагати поновлення порушених прав власника патенту України № НОМЕР_2 ОСОБА_1 виключно в періоді чинності ліцензійного договору по патенту України № НОМЕР_2.

Згідно із публікацією від 25.09.2019 в Офіційному бюлетені «Промислова власність» № 18 за 2019 рік патент України № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» припинив чинність 25.08.2019 у зв`язку із закінченням строку дії.

Відповідно до ч. 2 ст. 425 Цивільного-кодексу України майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених цим Кодексом, іншим законом чи договором.

Відповідно до абз. 7 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років від дати подання заявки до Установи.

Відповідно до ч. 4 ст. 465 Цивільного кодексу України строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на корисну модель в установленому законом порядку.

Заявка за патентом України № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» u200908844 була подана 25.08.2009.

Відповідно абз. 7 ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», ч. 4 ст. 465 ЦК України строк чинності патенту України № НОМЕР_2 на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» закінчився 25.08.2019.

Згідно із Виписки з Державного реєстру патентів України на корисні моделі, виданої станом на 13.11.2019, власником патенту України № НОМЕР_2 на момент закінчення його чинності 25.08.2019 була фізична особа ОСОБА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір укладається на строк, встановлений договором, який повинен спливати не пізніше спливу строку чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності.

З огляду на положення частини першої статті 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який перевищує спірок чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на строк, що дорівнює строкові дії відповідного майнового права».

Таким чином, термін дії ліцензійного договору ТОВ «Фірма «Унікон» на патент № НОМЕР_2 закінчився 25.08.2019 у зв`язку із закінченням 25.08.2019 строку чинності патенту України № НОМЕР_2.

Згідно з ч. 2 ст. 34 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» вимагати поновлення порушених прав власника патенту може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію. У зв`язку із закінченням 25.08.2019 чинності патенту України № НОМЕР_2 та в зв`язку із закінченням 25.08.2019 чинності ліцензійного договору на патент України № НОМЕР_2 ТОВ «Фірма «Унікон» з 25.08.2019 не є ліцензіатом, тому не має права в судовому порядку вимагати поновлення порушених прав власника нечинного патенту № НОМЕР_2 ОСОБА_1 .

Відповідно ч. 1 ст. 467 Цивільного кодексу України у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на корисну модель об`єкти можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, встановленими законом.

Починаючи з 25.08.2019 у ОСОБА_1 відсутні виключні майнові права інтелектуальної власності на корисну модель «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України № НОМЕР_2, ця корисна модель згідно ч.1 ст. 467 Цивільного кодексу України вільно та безоплатно використовується будь-якою особою.

Починаючи з 25.08.2019 ТОВ «Фірма «Унікон» згідно ст. 467 Цивільного кодексу України не має права забороняти будь-якій особі використання корисної моделі за нечинним патентом України № НОМЕР_2.

З огляду на викладене, вимоги позивача за первісним позовом про зупинення використання корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 задоволенню не підлягає.

Позивач за первісним позовом надав всі необхідні докази в обґрунтування позовних вимог. Враховуючи викладене, первісний позов підлягає частковому задоволенню.

Розглянувши зустрічні позовні вимоги, суд зазначає наступне.

Предметом зустрічного позову ПП-фірми «Дарьял» є визнання недійсним Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 з моменту його укладення.

Відповідно до ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами 1 - 3, 5 та 6 ст. 203 цього Кодексу.

Так, згідно із змістом ст. 203 Цивільного кодексу України встановлено загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину: 1. Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. 2. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності. 3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі. 4. Правочин має вчинятися у формі, встановленій законом. 5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. 6. Правочин, що вчиняється батьками (усиновлювачами), не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей.

З урахуванням припису ч. 1 ст. 215 Цивільного кодексу України підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, встановлених частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 названого Кодексу, саме на момент вчинення правочину.

У свою чергу, Ліцензійний договір від 31.12.2015 № 2 відповідає всім вищезазначеним вимогам.

На момент звернення ТОВ «Фірма «Унікон» (у зв`язку із втратою попередньої справи) до суду з позовом 18.08.2015 був чинним інший (попередній) Ліцензійний договір № 1 від 01.01.2010 (що не є предметом зустрічного позову), який також в п. 4 договору надавав право Ліцензіату звертатися до суду в інтересах прав володільця патенту. А отже право на звернення до суду з відповідним позовом було реалізовано ТОВ «Фірма «Унікон» ще до укладення Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015.

Крім того, строком дії попереднього Ліцензійного договору № 1 від 01.01.2010 охоплюються періоди, протягом яких відповідач 2 за первісним позовом без дозволу автора патенту виробляло та іншим чином використовувало корисну модель, захищену патентом № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1», зареєстрованим в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.11.2009, що є предметом первісного позову.

Таким чином, вимога ПП-Фірми «Дарьял» про визнання недійсним Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015, зазначена в зустрічному позові, не впливає на підставу для заявлених первісних позовних вимог.

Єдиною підставою за зустрічним позовом для визнання недійсним ліцензійного договору ПП-фірма «Дарьял» вказує ту обставину, що ліцензійний договір з обох боків підписано однією особою.

Відповідно до ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України передбачено, що представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва, а також щодо інших осіб, встановлених законом.

Частиною 3 ст. 92 Цивільного кодексу України також передбачено, що орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

В ході судового розгляду ПП-фірмою «Дарьял» не було доведено те, що при підписанні ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 від імені ТОВ «Фірми «Унікон» ОСОБА_1 діяв не в інтересах юридичної особи.

Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 укладено між фізичною особою ОСОБА_1 , власником патенту № НОМЕР_2, з одного боку та юридичною особою (ТОВ «Фірмою «Унікон»), яка отримала невиключну ліцензію на використання корисної моделі, захищеної патентом № НОМЕР_2 «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Підписант від імені юридичної особи (сторони договору) під час його укладення діяв виключно в інтересах ТОВ «Фірма «Унікон», оскільки згідно із штатним розписом ТОВ «Фірма «Унікон» станом на грудень 2015 року були відсутні будь-які інші посадові особи, що могли б виступати від імені Товариства, окрім директора ОСОБА_1 , то підписати Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 від імені ТОВ «Фірма «Унікон» міг тільки ОСОБА_1 .

Крім того, протоколом № 7.15 позачергових зборів учасників ТОВ «Фірма «Унікон» від 21.12.2015, зборами учасників було окремо уповноважено ОСОБА_1 на укладення та підписання від імені Товариства ліцензійного договору на право використання корисної моделі за патентом № НОМЕР_2 з автором патенту ОСОБА_1 .

Із змісту зустрічного позову не вбачається конкретних та беззаперечних обставин, які б могли бути підставою для визнання Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 недійсним.

Посилаючись на ч. 3 ст. 238 Цивільного кодексу України як на основну підставу для визнання договору недійсним, позивач за зустрічним позовом повинен довести ту обставину, що під час підписання Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015, директор ТОВ «Фірма «Унікон» ОСОБА_1 діяв не в інтересах юридичної особи.

Сам факт підписання договору з обох сторін ОСОБА_1 не свідчить про невідповідність Ліцензійного договору вимогам законодавства.

Крім того, Ліцензійний договір № 2 від 31.12.2015 укладено між автором (власником) патенту та юридичною особою, якій власник патенту надає право на використання корисної моделі, захищеної патентом.

Надати таке право автор може лише у порядку, передбаченому законом. Так, ч. 1 ст. 1108 Цивільного кодекс України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності).

Пунктом 7 ст. 28 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» встановлено, що власник патенту має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) на підставі ліцензійного договору. Отже, чинним законодавством не передбачено можливості автора надання будь-яких інших документів - дозволів на використання корисної моделі, а виключно через укладений ліцензійний договір.

Частиною 1 ст. 1109 Цивільного кодекс України встановлено, що за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону.

У зустрічному позові як підставу для визнання договору недійсним ПП-фірма «Дарьял» також зазначає те, що строк дії Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 перевищує термін дії патенту. Проте такі твердження є необґрунтованими, оскільки передбачено, що з огляду на положення ч. 1 ст. 1110 Цивільного кодексу України ліцензійний договір, що містить умову про строк його дії, який перевищує строк чинності виключного майнового права на визначений у договорі об`єкт права інтелектуальної власності, вважається укладеним на строк, що дорівнює строкові дії відповідного майнового права. А отже ця обставина також не може бути підставою для визнання Ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 недійсним.

Відповідно до ст. 431 Цивільного кодексу України встановлено, що «порушення права інтелектуальної власності, в тому числі - невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену Цивільним кодексом, іншим законом чи договором».

За патентно-правовою системою охорони захист прав інтелектуальної власності надається проти будь-якого несанкціонованого використання іншою особою об`єкта права інтелектуальної власності, зокрема промислового зразка, корисної моделі, винаходу (крім передбачених законом випадків вільного використання чужих охоронюваних об`єктів) незалежно від того, чи був цей охоронюваний зразок, корисна модель, винахід свідомо використаний іншою особою або ці об`єкти були створені іншою особою в результаті її власної творчої діяльності, але вже після публікації відомостей про видачу відповідного патенту про їх охорону. Тому будь-яке несанкціоноване використання прав інтелектуальної власності на зазначені об`єкти іншими особами є встановленим фактом позадоговірного порушення патентних прав, яке відповідно до закону не доводиться при розгляді справи.

З огляду на викладене, вимоги позивача за зустрічним позовом про визнання недійсним ліцензійного договору № 2 від 31.12.2015 задоволенню не підлягають.

Крім того, суд зазначає, що за позовом про визнання недійсним ліцензійного договору відповідачами повинні виступати сторони за договором. Зустрічний позов ПП-фірма «Дарьял» пред`явлено до відповідача ТОВ «Фірма «Унікон». Ухвалою суду від 24.01.2018 судом залучено ОСОБА_1 до участі у справі № 905/1492/15 за зустрічною позовною заявою в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача за зустрічним позовом.

Відповідно до статті 48 ГПК України, суд першої інстанції має право за клопотанням позивача до закінчення підготовчого провадження, а у разі розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження - до початку першого судового засідання, залучити до участі у ній співвідповідача. Про залучення співвідповідача чи заміну неналежного відповідача постановляється ухвала. За клопотанням нового відповідача або залученого співвідповідача розгляд справи починається спочатку.

Відповідно до ч. 4 ст. 45 ГПК України, відповідачами є особи, яким пред`явлено позовну вимогу. Права та обов`язки сторін передбачені статтями 42, 46 ГПК України.

ПП-фірма «Дарьял» за зустрічним позовом клопотання щодо залучення співвідповідача ОСОБА_1 не подавалося. З власної ініціативи суд позбавлений можливості залучити співвідповідача до участі у справі.

Враховуючи те, що ОСОБА_1 не приймав участі у справі за зустрічним позовом в якості відповідача, його права та обов`язки можуть бути порушені, прийнятим рішенням у справі, та на ТОВ «Фірма «Унікон» не може бути покладено усю відповідальність щодо укладення спірного договору, з цих підстав суд також відмовляє у позові.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Згідно із ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Представник ТОВ «Фірма «Унікон» зазначив, що заява щодо розподілу понесених судових витрат за первісним позов буде надано додатково. Розподіл судових витрат за первісним позовом судом не здійснювався.

Витрати зі сплати судового збору за зустрічним позовом покласти на ПП фірма «Дарьял».

Керуючись ст. ст. 129, 191, 202, 231, 232, 233, 236 - 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

вирішив

Первісний позов задовольнити частково.

Встановити факт використання Товариством з обмеженою відповідальністю "Доншахтоавтоматика" (83059, Донецька область, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 109 А, ідентифікаційний код юридичної особи 33864233) корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим 25 листопада 2009 року в Державному реєстрі патентів на корисні моделі.

Встановити факт використання Приватним підприємством - фірмою "Дарьял" (69002, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, буд. 53, ідентифікаційний код юридичної особи 20496109) корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим 25 листопада 2009 року в Державному реєстрі патентів на корисні моделі.

Встановити факт використання Публічним акціонерним товариством "Кременчуцький сталеливарний завод" (39621, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Івана Приходька, буд. 141, ідентифікаційний код юридичної особи 05756783) корисної моделі, захищеної патентом на корисну модель № НОМЕР_2 "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим 25 листопада 2009 року в Державному реєстрі патентів на корисні моделі.

У задоволенні іншої частини первісного позову відмовити.

У задоволенні зустрічного позову відмовити у повному обсязі.

Судові витрати зі сплати судового збору за зустрічним позовом покласти на позивача.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення оформлено і підписано у відповідності до вимог ст. ст. 240, 241 ГПК України 25 січня 2022 року.

Суддя І. С. Горохов