Єдиний державний реєстр судових рішень
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2026 року
м. Київ
Справа № 910/16718/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Власова Ю. Л. - головуючого, Булгакової І. В., Малашенкової Т. М.,
за участю секретаря судового засідання Бутенка А. О.,
представників учасників справи:
позивача - Брагінської А. Л.,
відповідача-1 - Руднєвої Я. А.,
відповідача-2 - Поліщук Н. В.,
третьої особи - Чумак К. І.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм"
на рішення Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року (суддя Бондаренко-Легких Г. П.) та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року (колегія суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О. М., судді: Козир Т. П., Сотніков С. В.)
у справі № 910/16718/20
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Леда"
до: 1) Акціонерного товариства "Галичфарм", 2) Державної організації "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій",
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Акціонерного товариства "Київмедпрепарат",
про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. У жовтні 2020 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Леда" (далі - ТОВ "Леда", позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Галичфарм" (далі - АТ "Галичфарм", відповідач-1, скаржник) та Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної власності", процесуальним правонаступником якого є Державна організація "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій" (далі - ДО "УКРНОІВІ", відповідач-2) про визнання недійсним свідоцтва України № 20339 на знак для товарів і послуг (далі - Свідоцтво).
2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Свідоцтво не відповідає умовам надання правової охорони, передбаченим законодавством у сфері охорони прав на торгівельні марки і підлягає визнанню недійсним у судовому порядку. Позивач також зазначав, що наявність спірного Свідоцтва і намагання відповідача-1 заборонити ТОВ "Леда" використання позначення "Фурацилін" при виробництві власних товарів є порушенням його прав з боку АТ "Галичфарм".
Короткий зміст судових рішень
3. Справа розглядалася судами неодноразово.
4. Рішенням Господарського міста Києва від 07 листопада 2022 року у справі № 910/16718/20 позов задоволено повністю.
5. Додатковим рішенням Господарського міста Києва від 28 листопада 2022 року у справі № 910/16718/20 заяву ТОВ "Леда" про стягнення з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" витрат на професійну правничу допомогу та витрат на проведення судової експертизи задоволено частково.
6. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 24 травня 2023 року рішення Господарського суду міста Києва від 07 листопада 2022 року та додаткове рішення Господарського суду міста Києва від 28 листопада 2022 року у справі № 910/16718/20 залишено без змін.
7. Додатковою постановою Північного апеляційного господарського суду від 21 червня 2023 року у справі № 910/16718/20 заяву ТОВ "Леда" про стягнення з АТ "Галичфарм" на користь ТОВ "Леда" витрат на професійну правничу допомогу задоволено.
8. Постановою Верховного Суду від 17 серпня 2023 року касаційні скарги АТ "Галичфарм" задоволено; рішення Господарського міста Києва від 07 листопада 2022 року, додаткове рішення Господарського міста Києва від 28 листопада 2022 року, постанову Північного апеляційного господарського суду від 24 травня 2023 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 21 червня 2023 року у справі № 910/16718/20 скасовано, справу передано на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.
9. За результатами нового розгляду справи № 910/16718/20 рішенням Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року, позов ТОВ "Леда" задоволено; визнано Свідоцтво (заявка від 17 грудня 1997 року № 97124032) недійсним; зобов`язано відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
10. АТ "Галичфарм" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року, а справу № 910/16718/20 передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
11. Підставами касаційного оскарження скаржник визначив пункти 1, 3 та 4 частини другої статті 287 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України).
Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції
12. Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04 листопада 2025 року для розгляду касаційної скарги у справі № 910/16718/20 визначено колегію суддів у складі: Власов Ю. Л. - головуючий, Булгакова І. В., Малашенкова Т. М.
13. Верховний Суд ухвалою від 18 грудня 2025 року відкрив касаційне провадження у справі № 910/16718/20 на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 та пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
14. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає, що суди попередніх інстанцій застосували:
- частину другу статті 4 та частину п`яту статті 236 ГПК України без урахування висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 02 квітня 2019 року у справі № 910/12685/17, від 03 лютого 2022 року у справі № 910/11418/19, від 03 жовтня 2019 року у справі № 910/5438/17 від 06 грудня 2022 року у справі № 914/851/16;
- статті 76, 86, 104 ГПК України без урахування висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 17 серпня 2023 року у справі № 910/16718/20, від 20 лютого 2020 року у справі № 910/20650/17, від 16 травня 2023 року у справі № 910/16093/18, від 14 липня 2022 року у справі № 910/16553/19, від 06 грудня 2022 року у справі 914/851/16.
15. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник зазначає, що наразі відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування абзацу третього пункту 2 статті 16, пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689-XII (тут і далі в редакції станом на 17 грудня 1997 року)), пункту 2.1.3 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 року № 116 (далі - Правила (тут і надалі в редакції від 22 вересня 1997 року)), при з`ясуванні на підставі пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.5 Правил відповідності знаку умовам надання правової охорони, встановленим абзацами 2, 3 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII.
16. Обґрунтовуючи підставу касаційного оскарження, передбачену пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, скаржник посилається на пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України та зазначає, що суд першої інстанції детально досліджував висновки судових експертів, які є в матеріалах справи і на підставі цих висновків робив свої висновки без самостійного дослідження певних доказів, що були подані позивачем на підтвердження його вимог. Так, скаржник зазначає, що суд першої інстанції у судовому засіданні обмежився лише озвученням того, з якого конкретного довідника взятий той чи інший витяг, без дослідження змісту доказів, а саме копії витягів з:
1) "Советский энциклопедический словарь" (т. 1 а/с 244-245);
2) "Большая медицинская энциклопедия (том 26)" (т. 1 а/с 246-247);
3) "Химический энциклопедический словарь" (т. 1 а/с 248);
4) "Краткий справочник по фармакопии (издание третье, стереотипное)" (т. 1 а/с 249-250);
5) "Рецептурный справочник врача (четвертое стереотипное издание)" (т. 1 а/с 251-252);
6) "Свойства органических соединений. Справочник" (т. 1 а/с 253-254);
7) "Синтетические химико-фармацевтические препараты (справочник)" (т. 1 а/с 255-256);
8) "Основы химии гетероциклических соединений" (т. 1 а/с 257-258);
9) "Справочное руководство по химии (для студентов нехимических специальностей)" (т. 1 а/с 259-260);
10) "Готовые лекарственные средства" (т. 1 а/с 261-262);
11) "Руководство по отолоринтологии" (т. 1 а/с 263-264);
12) "Высоко-эффективная жидкостная хроматография: Основы теории. Методология. Применение в лекарственной химии" (т. 1 а/с 265-266);
13) "Синтезы и реакции фурановых веществ" (т. 1 а/с 267);
14) "Фармацевтическая химия (учебник для студентов фарминститутов и фармфакультетов медицинских институтов)" (т. 1 а/с 268);
15) "Фармацевтическая химия (для учащихся фармацевтических училищ)" (т. 1 а/с 269-272);
16) "Лекарственная терапия заболеваний уха, горла, носа" (т. 1 а/с 273-276);
17) "Неотложная хирургия брюшной полости" (т. 1 а/с 277-278);
18) "Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями" (т. 1 а/с 279-280).
17. На переконання скаржника, суд першої інстанції не дослідив самостійно копії цих витягів, а зробив власні висновки та надав їм оцінку на підставі висновків експертів, що унеможливило встановлення того, в яке саме видове або родове поняття перетворилось позначення "Фурацилін" та чи залишилося воно назвою конкретного медичного препарату, а не роду чи виду препаратів, що має значення для встановлення того чи було це позначення загальновживаним як позначення товарів і послуг певного виду станом на дату подання заявки.
18. Також в обґрунтування цієї підстави касаційного оскарження скаржник вважає, що безпосередньо судом апеляційної інстанції не було досліджено жодного доказу, що є в матеріалах справи. Скаржник вважає, що всі свої висновки апеляційний суд зробив на підставі висновків суду першої інстанції та експертів, без власної оцінки доказів, власних аргументів і мотивів, без самостійної перевірки доказової бази. Так, на думку скаржника, апеляційним судом не були досліджені такі докази:
1) Висновок експерта від 12 травня 2021 року № 211, який склав судовий експерт Жила Б. В. (т. 3 а/с 7-32);
2) Висновок експертів від 19 березня 2021 року № 035/21, який склали судові експерти Федоренко В. Л., Фоя О. А., Чабанець Т. М. (т. 2 а/с 228-240);
3) Висновок судової експертизи від 27 червня 2022 року № СЕ-19-21/20012-ІВ, який склали судові експерти Голова І. Г., Мартинюк І. М. (т. 3 а/с 83-96);
4) копія листа Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" від 05 лютого 2020 року № 20/13/Г;
5) копія листа Державної митної служби України від 27 листопада 2020 року № 08-1/10-04/8.19/15960. (т. 2 а/с 103-111);
6) копії окремих сторінок прайс-листів видання "Щотижневик "Аптека" за 1996 та 1997 роки;
7) копія листа генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" Ніколенко В. М. від 21 серпня 2020 року № 1103 (т. 1 а/с 285);
8) копії витягів з довідникових видань (т. 1 а/с 244-280);
9) копія висновку ГО "Українська асоціація маркетингу" від 08 липня 2020 року (т. 1 а/с 69-74);
10) копія відповіді ректора Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров`я України Алли Котвіцької від 08 жовтня 2020 року № 1338/03.
Доводи інших учасників справи
19. У відзиві ДО "УКРНОІВІ" просить суд касаційну скаргу АТ "Галичфарм" задовольнити, рішення Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року скасувати, а справу № 910/16718/20 передати на новий розгляд до суду першої інстанції.
20. У відзиві ТОВ "Леда" просить суд касаційну скаргу АТ "Галичфарм" залишити без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року у справі № 910/16718/20 - без змін.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Межі розгляду справи судом касаційної інстанції
21. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
22. Нормами частини другої статті 300 ГПК України встановлені межі перегляду справи судом касаційної інстанції, а саме: суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
Стислий виклад обставин справи, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій
23. АТ "Галичфарм" є власником знаку для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності, процесуальним правонаступником якого є ДО "УКРНОІВІ". На підставі ліцензійного договору від 12 липня 2007 року № 5400/9107/704 на використання знаків для товарів і послуг відповідач-1 надав Акціонерному товариству "Київмедпрепарат" (далі - АТ "Київмедпрепарат") невиключну ліцензію на використання товарного знаку "Фурацилін" для позначення лікарського засобу "Фурацилін" у формі таблеток.
24. ТОВ "Леда" з вересня 2019 року є виробником гігієнічно-профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг", порошок по 2 г № 10.
25. Листом від 24 березня 2020 року № 16-711 АТ "Галичфарм" звернулося до позивача із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг" та позначення "ФУРАЦИЛІН 40 мг", що є схожим зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом.
26. Звертаючись із позовом у цій справі, позивач зазначає, що позначення "Фурацилін" на момент подання заявки (17 грудня 1997 року) було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.
27. На підтвердження власної позиції позивачем було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 9719, складений 30 червня 2020 року за результатами експертизи у сфері інтелектуальної власності судовим експертом Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса. На першому розгляді цієї справи суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний господарський суд, не прийняв в якості належного та допустимого доказу у справі цей висновок експерта у зв`язку з відсутністю в ньому відомостей про те, що його підготовлено для подання до суду та про те, що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
28. В той же час ухвалою Господарського суду міста Києва від 20 січня 2021 року у справі № 910/16718/20 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, доручивши її проведення Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експерта були поставлені такі питання:
- чи складається знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
- чи є знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
29. Так, за результатами проведення судової експертизи у цій справі, експерти дійшли таких висновків:
- знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
30. Проаналізувавши документи, які містяться в матеріалах справи, судові експерти дійшли висновків, що позначення "Фурацилін" як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки (до 17 грудня 1997 року); позначення "Фурацилін" вживалося як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки (до 17 грудня 1997 року); позначення "Фурацилін" як назва препарату вживалося тривалий час, починаючи з 1944 року.
31. 14 травня 2021 року представник відповідача-1 подав до суду Висновок експерта від 12 травня 2021 року № 211, складений судовим експертом Жилою Б. В. за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності за зверненням представника відповідача-1, відповідно до якого:
- знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом не є загальновживаним терміном станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
32. У зв`язку з наявністю в матеріалах справи протилежних висновків експертів з питань, що входять до предмета спору, ухвалою Господарського суду міста Києва від 24 травня 2021 року у справі № 910/16718/20 було призначено повторну судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України.
33. 13 липня 2022 року від Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України надійшли матеріали справи № 910/16718/20 та Висновок експерта від 27 червня 2022 року № СЕ-19-21/20012-ІВ.
34. Вказаним висновком встановлено:
- за наявними у матеріалах господарської справи документами, знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
- знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
35. Судові експерти дійшли висновку, що за сукупністю наведеної в матеріалах справи інформації доведено в цілому, що позначення "Фурацилін" тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів.
Джерела права та акти їх застосування. Оцінка аргументів учасників справи і висновків попередніх судових інстанцій
36. Предметом судового розгляду у цій справі є наявність, на думку позивача, підстав для визнання Свідоцтва недійсним повністю. Зокрема, позивач зазначає, що позначення "Фурацилін" на момент подання заявки від 17 грудня 1997 року № 97124032 було загальновживаним позначенням для товару певного виду та таким, що втратило свою розрізняльну здатність, що виключало можливість надання йому правової охорони.
37. Справа розглядалася судами неодноразово. На першому розгляді цієї справи суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про задоволення позовних вимог та визнання спірного Свідоцтва недійсним повністю. Також суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, зобов`язав відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.
38. Направляючи справу № 910/16718/20 на новий розгляд, Верховний Суд зазначав, що суди попередніх інстанцій не дослідили:
- які саме виробники, та на підставі яких фактичних даних використовували позначення "Фурацилін" в якості знаків для товарів (оскільки для визначення загальновживаності принциповим є використання позначення різними виробниками, що має призвести до втрати позначенням у свідомості споживача зв`язку з конкретним виробником), так як сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання. Що ж до встановлення цих фактів висновками експертів, то вони не можуть бути сприйняті судом як докази без фактичного дослідження саме судом відповідних доказів у справі;
- в яке саме родове чи видове поняття перетворилося позначення "Фурацилін" відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил, оскільки як послідовно зазначає відповідач-2, це позначення було і продовжує бути назвою конкретного медичного препарату, а не його роду чи виду.
Також Верховний Суд, направляючи справу на новий розгляд, зазначав, що судами попередніх інстанцій зміст висновку експерта від 12 травня 2021 року № 211 не досліджувався, як і не було здійснено аналізу його суті, зокрема щодо:
- невиявлення в результаті проведеного дослідження відповідності знака за Свідоцтвом жодній з обов`язкових ознак загальновживаного для товарів певного виду позначення, встановлених у пункті 4.3.1.5 Правил;
- невиявлення в результаті проведеного дослідження, що знак за Свідоцтвом є загальновживаним терміном станом на 17 грудня 1997 року.
Також Верховний Суд, направляючи справу на новий розгляд, зазначав, що судами попередніх інстанцій під час нового розгляду справи має бути досліджено і надано оцінку наявності порушених прав чи інтересу позивача на момент звернення до господарського суду.
39. За результатами нового розгляду справи № 910/16718/20 рішенням Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року, позов ТОВ "Леда" задоволено; визнано Свідоцтво (заявка від 17 грудня 1997 року № 97124032) недійсним; зобов`язано відповідача-2 внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знаки для товарів і послуг, про що повідомити у офіційний електронний бюлетень Національного органу інтелектуальної власності.
40. Суд першої інстанції зазначив, що позначення "Фурацилін" станом на 17 грудня 1997 року було загальновживаним позначенням для товарів певного виду, тобто перетворилося у видове поняття, а знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію, а отже не підлягав правовій охороні станом на цю дату.
41. Також суд першої інстанції виокремив висновок експерта, яким було встановлено факт використання трьома різними виробниками, окрім АТ "Галичфарм", позначення "Фурацилін" для маркування лікарських засобів різної форми (таблетки, мазь) у один з способів визначених абзацом третім пункту 2 статті 16 Закону № 3689-XII, а саме шляхом застосування його у рекламних публікаціях в друкованих виданнях впродовж 1996 та 1997 років. При цьому суд зазначив, що такий спосіб використання позначення "Фурацилін" впродовж 1996 та 1997 років може та вважається судом тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пункті 4.3.1.4 та 4.3.1.5 Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття. Таким чином суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний господарський суд, дійшов висновку, що з огляду на доведеність використання позначення "Фурацилін" трьома різними виробниками впродовж 1996 та 1997 років, не потребують додаткового дослідження обсяги реалізації товарів такими виробниками станом на 17 грудня 1997 року.
42. Апеляційний господарський суд погодився із двома висновками експертів із чотирьох, які містяться у справі, в яких судові експерти виснували, що за сукупністю наведеної в матеріалах справи інформації в цілому доведено, що позначення "Фурацилін" станом на 17 грудня 1997 року тривалий час використовувалося в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, а також ще з радянського союзу досить широко використовується споживачами такого товару, фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, внаслідок чого втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, а отже було загальновживаним позначенням в якості видового поняття групи товарів антисептики. Колегія суддів апеляційного господарського суду також зазначила, що зібраними у справі доказами, підтверджується те, що позначення "Фурацилін" є узвичаєною назвою, тобто назвою, що є загальноприйнятою для цього лікарського засобу, щодо такого виду лікарських препаратів (лікарських засобів) як антисептичні препарати, використовується кількома виробниками, однак не зареєстрована як Міжнародна непатентована назва (МНН).
43. Не погоджуючись із вказаними висновками судів попередніх інстанцій, скаржник стверджує, що рішення суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції прийняті з неправильним застосуванням норм матеріального права та порушенням норм процесуального права без урахування висновків Верховного Суду щодо питання застосування норм права, Верховним Судом не сформульовано висновку щодо питання застосування норм права у подібних правовідносинах, а судами попередніх інстанцій не досліджено та не оцінено усіх доказів у справі.
44. Касаційне провадження у цій справі відкрито на підставі пунктів 1, 3, 4 частини другої статті 287 ГПК України.
45. Верховний Суд звертає увагу на те, що касаційне провадження у справах залежить виключно від доводів та вимог касаційної скарги, які наведені скаржником і стали підставою для відкриття касаційного провадження.
46. Також Верховний Суд наголошує, що переглядаючи справу в касаційному порядку, він виконує функцію "суду права", а не "факту", отже, відповідно до статті 300 ГПК України перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених судами попередніх інстанцій фактичних обставин справи.
47. Верховний Суд позбавлений права самостійно досліджувати, перевіряти та переоцінювати докази, самостійно встановлювати по-новому фактичні обставини справи, певні факти або їх відсутність.
48. Суд, забезпечуючи реалізацію основних засад господарського судочинства, закріплених у частині третій статті 2 ГПК України, зокрема, ураховуючи принцип рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та дотримуючись принципу верховенства права, на підставі встановлених фактичних обставин здійснює перевірку застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження.
Щодо підстави касаційного оскарження за пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України
49. Згідно з пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України підставою касаційного оскарження судових рішень є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду.
50. Стверджуючи про наявність вказаної підстави, скаржник посилається на те, що суди попередніх інстанцій застосували частину другу статті 4 та частину п`яту статті 236 ГПК України без урахування висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 02 квітня 2019 року у справі № 910/12685/17, від 03 лютого 2022 року у справі № 910/11418/19, від 03 жовтня 2019 року у справі № 910/5438/17 від 06 грудня 2022 року у справі № 914/851/16.
51. За змістом частини другої статті 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.
52. Згідно з частинами першою-третьою, п`ятою статті 236 ГПК України судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
53. На переконання скаржника, суди попередніх інстанцій порушили наведені вище норми процесуального права без урахування таких висновків:
- висновок, викладений у пунктах 16 та 18 постанови Верховного Суду від 02 квітня 2019 року у справі № 910/12685/17: "16. Суд апеляційної інстанції, частково задовольняючи позов, виходив з того, що відповідач-1 (Фірма), "володіючи правами, що випливають із Свідоцтва створює перешкоди господарській діяльності інших суб`єктів господарювання, зокрема ТОВ "Овента" та ТОВ "Тубний завод". При цьому названим судом не зазначено жодного доказу, який підтверджував би створення Фірмою перешкод господарській діяльності саме позивача (Товариства) на час подання останнім позову в даній справі, у тому числі не вказано доказів, які свідчили б про існування причинно-наслідкового зв`язку між діями відповідача-1 (Фірми) і порушенням прав (законних інтересів) Товариства як позивача в даній справі також на час подання позову в ній. Так, у позовній заяві (т.1, а.с. 6-14) Товариство зазначало про те, що зазнало збитків у зв`язку з митним призупиненням оформлення товару. Проте судом апеляційної інстанції не з`ясовано обставин і не перевірено доказів, які свідчили б про наявність таких збитків, а в разі наявності - їх розміру та причин виникнення. …18. Таким чином, апеляційний господарський суд у розгляді справи припустився порушення норм процесуального права, а саме статті 86 Господарського процесуального кодексу України щодо оцінки доказів на основі всебічного, повного і об`єктивного дослідження доказів у справі та частини п`ятої статті 236 названого Кодексу стосовно ухвалення судового рішення на підставі повно і всебічно з`ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи";
- висновок, викладений у пункті 8.26 постанови Верховного Суду від 03 лютого 2022 року у справі № 910/11418/19: "8.26. Вирішуючи спір, суд надає об`єктивну оцінку наявності визначених, конкретних порушених прав чи інтересу на момент звернення до господарського суду, а також визначає, чи відповідає обраний позивачем спосіб захисту порушеного права тим, що передбачені законодавством, та чи забезпечить такий спосіб захисту відновлення порушеного права позивача. Питання належності та ефективності обраного позивачем способу захисту порушеного права або законного інтересу підлягає вирішенню судами після повного встановлення усіх фактичних обставин справи, а також після з`ясування того, чи існує у позивача право або законний інтерес та чи має місце його порушення, невизнання або оспорювання відповідачем (близька за змістом правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 17.06.2020 у справі № 922/2529/19)";
- висновок, викладений у пунктах 9.5 - 9.7 постанови Верховного Суду від 03 жовтня 2019 року у справі № 910/5438/17, де з посиланням на частину другу статті 4 ГПК України (пункт 9.5 постанови) зазначається таке: "9.6. Отже, з позовом може звертатися особа за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів. При цьому, звертаючись до суду з позовом, Позивач повинен визначити позовні вимоги таким чином, щоб у разі їх задоволення судом відбувся захист, визнання та поновлення його прав і охоронюваних законом інтересів. 9.7. Відповідно до пункту 1 резолютивної частини рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 поняття "охоронюваний законом інтерес", що вживається в частині першій статті 4 Цивільного процесуального кодексу України та інших законах України у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права", треба розуміти як прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Тобто до господарського суду вправі звернутися особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушено чи оспорюється, при цьому має бути визначено, які саме права Позивача порушено Відповідачем та якими законодавчими актами передбачено право Позивача на звернення із заявленим позовом";
- висновок, викладений у абзаці 55 постанови Верховного Суду від 06 грудня 2022 року у справі № 914/851/16: "Так, згідно з імперативними положеннями ч. 5 ст. 310 та ч. 1 ст. 316 ГПК України висновки суду касаційної інстанції, у зв`язку з якими скасовано судові рішення, є обов`язковими для суду першої чи апеляційної інстанції під час нового розгляду справи. Вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи".
54. Підсумовуючи, скаржник зазначає, що у позивача відсутнє порушене право через використання позначення "Фурацилін", оскільки у останнього немає ніяких прав на використання вказаного позначення. На переконання скаржника, оскільки право інтелектуальної власності на позначення Фурацилін" належить АТ "Галичфарм" на підставі Свідоцтва, стосовно вказаного позначення у ТОВ "Леда" є лише обов`язок - не порушувати вказане право відповідача-1.
55. Колегія суддів Верховного Суду вважає таке твердження скаржника помилковим з огляду на таке.
56. Право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом (частина перша статті 418 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України)).
57. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом (частина третя статті 418 ЦК України).
58. До об`єктів права інтелектуальної власності відповідно до частини першої статті 420 ЦК України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).
59. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (частина перша статті 492 ЦК України).
60. Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (частина перша статті 494 ЦК України).
61. Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг" від 23 грудня 1993 року відповідність знаків умовам їх реєстрації визначається згідно з законодавством, що діяло на дату подання заявки. Таким чином, суди повинні оцінювати відповідність зареєстрованих позначень умовам надання правової охорони згідно із законодавством, що було чинним на дату подання заявки.
62. Відповідно до статті 1 Закону № 3689-XII знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.
63. Згідно приписів статті 1 Закону № 3689-XII відомство - Державний комітет України з питань інтелектуальної власності" (Держпатент України).
64. Відповідно до статті 10 Закону № 3689-XII після встановлення дати подання заявки та за наявності документа про сплату збору за подання заявки Відомство проводить експертизу заявки за формальними ознаками та експертизу заявки по суті, під час якої перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони.
65. Експертиза заявки по суті складалась, зокрема, з перевірки наявності підстав для відмови у наданні позначенню правової охорони, зазначених у статті 5 та 6 Закону № 3689-XII.
66. Обсяг правової охорони, що надається, визначається наведеними у свідоцтві зображенням знака і переліком товарів та послуг (частина четверта статті 5 Закону № 3689-XII).
67. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом зареєстровано для товарів 5 класу МКТП "Ліки для людини".
68. Згідно з частиною другою статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону також позначення, які:
- не мають розрізняльної здатності;
- є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- вказують на вид, якість, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, а також на місце і час виготовлення чи збуту товарів або надання послуг;
- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- є загальновживаними символами і термінами.
69. У відповідності до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:
- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;
- загальновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.
70. Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.
71. Згідно з пунктом 4.3.1.6 Правил до позначень, які являють собою загальновживані символи, належать, як правило, позначення, що символізують галузь господарства чи сферу діяльності, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак; умовні позначення, що застосовуються в різних галузях науки і техніки. До позначень, які являють собою загальновживані терміни, відносяться лексичні одиниці, характерні для конкретних галузей науки і техніки. Загальновживані символи і терміни є перешкодою для реєстрації знака, якщо знак заявлено для товарів і послуг, які відносяться до тієї ж галузі, що і загальновживані символи і терміни.
72. У цій справі суди встановили, що ТОВ "Леда", використовуючи у своїй господарській діяльності назву "Фурацилін", отримало від АТ "Галичфарм" на свою адресу листа від 24 березня 2020 року із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг" та позначення "ФУРАЦИЛІН 40 мг", що є схожим зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом (заявка від 17 грудня 2017 року № 97124032), а тому суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що позивач має право на звернення до суду з цим позовом.
73. Оцінивши надані учасниками справи докази, висновки експертів, а також врахувавши вказівки, які містяться у постанові суду касаційної інстанції, якою було направлено цю справу на новий розгляд, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію, а отже на цю дату не підлягав правовій охороні.
74. Доводи скаржника про відсутність у позивача порушеного права колегією суддів відхиляються, оскільки суди дослідили усі аргументи та встановили, що матеріалами справи підтверджується те, що при видачі Свідоцтва була порушена сама концепція умов надання правової охорони, тому будь-яка заінтересована особа має право в судовому порядку оспорити право "власника свідоцтва" на володіння торговельною маркою, доводячи невідповідність зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони. Крім того, ТОВ "Леда", використовуючи у своїй господарській діяльності назву "Фурацилін", отримало від АТ "Галичфарм" на свою адресу листа від 24 березня 2020 року із вимогою припинити використання зображення упаковки гігієнічного та профілактичного засобу "ФУРАЦИЛІН 40 мг" та позначення "ФУРАЦИЛІН 40 мг", що є схожим зі знаком для товарів і послуг за Свідоцтвом, а тому, суди дійшли правильного висновку, що позивач має право на звернення до суду з цим позовом.
75. Отже, висновки судів попередніх інстанцій не суперечать висновкам, на неврахування яких посилається скаржник щодо питання застосування частини другої статті 4, частини п`ятої статті 236 ГПК України, адже суди встановили, що право позивача було порушено наданням правової охорони Свідоцтвом на товар, який станом на 17 грудня 1997 року не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (має видове поняття), внаслідок чого позивач не міг використовувати позначення Фурацилін у своїй господарській діяльності.
76. Також, стверджуючи про наявність вказаних підстав, скаржник посилається на те, що суди попередніх інстанцій застосували статті 76, 86, 104 ГПК України без урахування висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 17 серпня 2023 року у справі № 910/16718/20, від 20 лютого 2020 року у справі № 910/20650/17, від 16 травня 2023 року у справі № 910/16093/18, від 14 липня 2022 року у справі № 910/16553/19, від 06 грудня 2022 року у справі 914/851/16.
77. Обґрунтовуючи свою позицію щодо порушення статті 86 ГПК України, скаржник зазначає, що суд першої інстанції оцінив докази, які містяться а матеріалах справи на підставі висновків, зроблених судовими експертами у прийнятих до розгляду трьох висновках, які містяться в матеріалах справи. Також, на переконання скаржника, суд апеляційної інстанції не здійснив власної оцінки доказів у справі, а зробив висновки на підставі висновків суду першої інстанції.
78. Верховний Суд зауважує, що застосування приписів статті 86 ГПК України як норми процесуального права має загальний (універсальний) характер для усіх справ.
79. Статтею 104 ГПК України передбачено, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.
80. Згідно з частиною першою статті 316 ГПК України вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, є обов`язковими для суду першої та апеляційної інстанцій під час нового розгляду справи.
81. Направляючи цю справу на новий розгляд, Верховний Суд акцентував, що обов`язком суду при розгляді справи є дотримання вимог щодо всебічності, повноти й об`єктивності з`ясування обставин справи та оцінки доказів. Усебічність та повнота розгляду передбачає з`ясування всіх юридично значущих обставин та наданих доказів з усіма притаманними їм властивостями, якостями та ознаками, їх зв`язками, відносинами і залежностями. Таке з`ясування запобігає однобічності та забезпечує, як наслідок, постановлення законного й обґрунтованого рішення.
82. Ухвалюючи оскаржуване судове рішення, суд першої інстанції, враховуючи вказівки Верховного Суду, дослідив чотири висновки судових експертів та дійшов висновку, що позначення "Фурацилін" станом на 17 грудня 1997 року було загальновживаним позначенням для товарів певного виду, тобто перетворилося у видове поняття, а знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію, а отже не підлягав правовій охороні станом на цю дату.
83. Враховуючи вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції у цій справі, суд першої інстанції встановив таке.
84. В матеріалах справи наявні наступні висновки експертів, що були надані суду, як самими учасниками справи у порядку статті 101 ГПК України в підтвердження власних доводів та заперечень, так і на виконання вимог ухвал суду у порядку статті 99, 103 ГПК України:
- Висновок експерта № 1 - Висновок експерта від 30 червня 2020 року № 9719, який складений експертом Копитько А. П. на замовлення ТОВ "Леда" (т. 1 а/с 50-68). За результатами проведеного дослідження експерт прийшла наступних висновків:
1. Позначення "Фурацилін" за Свідоцтвом було таким, що складалося лише з позначень, що є загальновживаними як позначення для товарів певного виду, станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки № 97124032;
2. Позначення "Фурацилін" за Свідоцтвом залишилось загальновживаним поняттям як позначення для товарів певного виду після 17 грудня 1997 року - дати подання заявки № 97124032;
3. Позначення "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що втратило розрізняльну здатність станом на 29 жовтня 2019 року.
- Висновок експертів № 2 - Висновок експертів від 19 березня 2021 року № 035/21, який складено судовими експертами Федоренко В. Л., Фоя О. А., Чабанець Т. М. на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 20 січня 2021 року (т. 2 а/с 228-240). За результатами проведеного дослідження експерти прийшли наступних висновків:
1. Знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
2. Знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
- Висновок експерта № 3 - Висновок експерта від 12 травня 2021 року № 211, який складений експертом Жилою Б. В. на замовлення ТОВ "Крилова і партнери" в інтересах АТ "Галичфарм" (т. 3 а/с 7-32). За результатами проведеного дослідження експерт прийшов до наступних висновків:
1. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом не є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
2. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом не є загальновживаним як позначення товарів певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
3. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом не є загальновживаним терміном станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
- Висновок експертів № 4 - повторний Висновок судової експертизи від 27 червня 2022 року № СЕ-19-21/20012-ІВ, складений експертами Голова І. Г., Мартинюк І. М. на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 24 травня 2021 року (т. 3 а/с 83-96). За результатами проведеного дослідження експерти прийшли наступних висновків:
1. За наявними у матеріалах господарської справи документами, знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію;
2. Знак для товарів і послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є загальновживаним позначенням для товарів певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
85. Отже, в матеріалах справи наявні чотири висновки експертів, які підлягають оцінці на предмет їх належності, допустимості та достовірності.
86. Щодо Висновку експерта № 1, то він не був прийнятий судом першої інстанції ще на першому розгляді цієї справи в якості належного та допустимого доказу у зв`язку з відсутністю в такому висновку відомостей про те, що його підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.
87. Оцінюючи зміст Висновку експертів № 2, суд першої інстанції встановив, що надаючи відповідь щодо першого питання, судові експерти зазначили таке.
Позначення становляться загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду внаслідок їх тривалого та широкого використання різними виробниками, що обумовлює перетворення таких позначень у родові чи видові найменування товарів.
Загальновживаний уживається, застосовується, використовується всіма.
Критеріями, на підставі яких визначається входження позначення у загальний вжиток як позначення товарів певного виду, є: використання позначення як назви (найменування) товару фахівцями відповідних галузей виробництва, працівниками торгівлі, споживачами; вживання позначення як назва (найменування) одного і того ж товару або товарів того ж вигляду, що випускаються різними виробниками; вживання позначення тривалий час.
Тільки за одночасної наявності всіх цих факторів позначення може бути віднесено до зазначеної категорії, при цьому, визначити якійсь з цих факторів як головний не видається можливим.
Позначення стає родовим (видовим) найменуванням товару у тому випадку, коли воно стало та досить широко використовується не тільки споживачами такого товару, засобами масової інформації, але й фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, причому серед двох останніх категорій використання позначення як найменування товару не повинно мати вузькоспеціальний або жаргонний характер. Результатом широкого та тривалого використання позначення виробниками, торговцями та споживачами стає виникнення стійкого взаємооднозначного зв`язку між товаром, що має певні властивості та ознаки, і позначенням, яке використовується як його назва. Інакше кажучи, таке позначення стає поняттям, що має визначені зміст та обсяг.
Для встановлення того, чи складається знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію, експертами було досліджено господарську справу № 910/16718/20 та виявлено наступні матеріали:
1. Лист ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України" (далі - Державний експертний центр МОЗ) від 05 лютого 2020 року № 20/13/Г (т. 1 а/с 40-42), в якому зазначено: згідно офіційного видання Державного реєстру лікарських засобів України станом на 01 лютого 1996 року в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування 2 лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:
Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), номер реєстраційного посвідчення - 72/270/36, дата реєстрації - 21 вересня 1995 року, дата закінчення реєстрації - 21 вересня 2000 року,
Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія), номер реєстраційного посвідчення - 72/167/36, дата реєстрації - 26 жовтня 1995 року, дата закінчення реєстрації - 26 жовтня 2000 року.
Згідно з Регістру лікарських засобів України (офіційне видання Державного фармакологічного центру МОЗ України, яке містить інформацію щодо зареєстрованих (перереєстрованих) в Україні лікарських засобів станом на 01 січня 2001 року) в Україні були зареєстровані та дозволені до медичного застосування наступні лікарські засоби з торгівельною назвою Фурацилін:
Торгова назва - ФУРАЦИЛІН, виробник - ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" (м. Київ, Україна), номер реєстраційного посвідчення - Р/97/243/5, дата реєстрації - 05 серпня 1997 року, дата закінчення реєстрації - 05 серпня 2002 року.
2. Реєстраційне посвідчення Міністерства охорони здоров`я України Фармакологічний комітет № П/96/159/3, видане AT "Галичфарм", Україна, Львів на препарат під назвою ТАБЛЕТКИ Фурациліну 0,02 г ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ. Посвідчення видане 06 червня 1996 року. (т. 1 а/с 135).
3. Копія витягу з "Советский энциклопедический словарь" (т. 1 а/с 244-245);
4. Копія витягу з "Большая медицинская энциклопедия (том 26)" (т. 1 а/с 246-247);
5. Копія витягу з "Химический энциклопедический словарь" (т. 1 а/с 248);
6. Копія витягу з "Краткий справочник по фармакопии (издание третье, стереотипное)" (т. 1 а/с 249-250);
7. Копія витягу з "Рецептурный справочник врача (четвертое стереотипное издание)" (т. 1 а/с 251-252);
8. Копія витягу з "Свойства органических соединений. Справочник" (т. 1 а/с 253-254);
9. Копія витягу з "Синтетические химико-фармацевтические препараты (справочник)" (т. 1 а/с 255-256);
10. Копія витягу з "Основы химии гетероциклических соединений" (т. 1 а/с 257-258);
11. Копія витягу з "Справочное руководство по химии (для студентов нехимических специальностей)" (т. 1 а/с 259-260);
12. Копія витягу з "Готовые лекарственные средства" (т. 1 а/с 261-262);
13. Копія витягу з "Руководство по отолоринтологии" (т. 1 а/с 263-264);
14. Копія витягу з "Высоко-эффективная жидкостная хроматография: Основы теории. Методология. Применение в лекарственной химии" (т. 1 а/с 265-266);
15. Копія витягу з "Синтезы и реакции фурановых веществ" (т. 1 а/с 267);
16. Копія витягу з "Фармацевтическая химия (учебник для студентов фарминститутов и фармфакультетов медицинских институтов)" (т. 1 а/с 268);
17. Копія витягу з "Фармацевтическая химия (для учащихся фармацевтических училищ)" (т. 1 а/с 269-272);
18. Копія витягу з "Лекарственная терапия заболеваний уха, горла, носа" (т. 1 а/с 273-276);
19. Копія витягу з "Неотложная хирургия брюшной полости" (т. 1 а/с 277-278);
20. Копія витягу з "Общий уход за детьми с хирургическими заболеваниями" (т. 1 а/с 279-280).
Також суд встановив, що судовими експертами було проаналізовано клопотання про приєднання доказів за листом від 26 лютого 2021 року № 01-1643/21, а саме, копію листа Державної митної служби про те, що на виконання ухвали Господарського суду міста Києва надано наявну інформацію стосовно фактів митного оформлення різними постачальниками експортно-імпортних операцій з товарами, контекстний пошук яких здійснено за назвою товару "Фурацилін", наведеною в графах 31 "Опис товару" митних декларацій, оформлених у період з 01 січня 1993 року до 31 грудня 1997 року та в розрізі вказаних товарних груп, копії окремих сторінок прайс-листів з Журналу "Аптека", що містять посилання на позначення "Фурацилін", пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996,1997 роки.
Проаналізувавши вищевказані документи, судові експерти дійшли таких висновків:
- позначення "Фурацилін" як назва товару використовувалась фахівцями медичної та хімічної галузей, студентами, викладачами, науковцями, споживачами, працівниками торгівлі до дати подання заявки, а саме до 17 грудня 1997 року;
- позначення "Фурацилін" вживалось як назва одного і того ж товару, що випускалися різними виробниками та постачалися на територію України до дати подання заявки, а саме до 17 грудня 1997 року; позначення "Фурацилін" як назва препарату вживалось тривалий час, починаючи з 1944 року.
В результаті проведеного дослідження по цьому питанню, експерти вважають, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом складається лише з позначень, що є загальновживаними, як позначення товарів і послуг певного виду станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
Відповідаючи на друге питання, судові експерти на сторінці 12 Висновку експертів № 2 з посиланням на Методичні рекомендацій з окремих питань проведення експертизи заявки на знак для товарів і послуг, що затверджені наказом ДП "Український інститут промислової власності" від 07 квітня 2014 року № 91 (надалі - Методичні рекомендації) зазначили, що розрізняльна здатність характеризується наявністю у позначенні певних індивідуальних ознак, за допомогою яких споживач має можливість вирізняти товари або послуги одних осіб з-поміж таких самих товарів або послуг інших осіб та отримувати певну інформацію щодо товару чи послуги та особи, що пропонує товар або надає послугу. Такі ознаки можуть бути пов`язані з формою або змістом знака і є такими, що надають знаку привабливості, виразного або своєрідного характеру, через що привертають увагу споживача і сприяють виконанню знаком розрізняльної функції.
Суд першої інстанції зазначив, що застосування експертами Методичних рекомендацій 2014 року, попри те, що заявка на реєстрацію спірного знака була подана в 1997 році не впливає на правильність висновків експертів. Більше того, Методичні рекомендації не є нормативно-правовим актом, а використовуються лише як практична допомога в правильному застосуванні окремих положень Закону № 3689-XII та Правил, про що зазначено у Розділі І (сторінка 6) Методичних рекомендацій. У будь-якому разі, суд першої інстанції вважав, що застосування судовим експертами більш новішої методики, а ніж тієї, що існувала станом на 17 грудня 1997 року, з огляду на триваючий розвиток права інтелектуальної власності в України, навпаки може доводити більшу ефективність та правдивість викладених висновків.
Експерти зазначили, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є словесним позначенням, виконаним літерами кириличної абетки стандартного шрифту в один горизонтальний рядок, перша літера позначення заголовна. Знак "Фурацилін" не має унікальної форми або змісту, не має своєрідного характеру або якихось специфічних ознак, що сприяли б виконанню знаком розрізняльної функції.
Таким чином, експерти вважають, що не дотримується основна функція знаку для товарів і послуг відповідно до Закону № 3689-XII - відрізняти товари і послуги одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб.
В результаті проведеного дослідження по цьому питанню, експерти дійшли висновку, що знак для товарів та послуг "Фурацилін" за Свідоцтвом є таким, що не мав розрізняльної здатності станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
88. Оцінюючи зміст Висновку експерта № 3, суд першої інстанції вказав, що при проведенні дослідження по першому питанню експерт на сторінці 10 зазначив, що серед наданих експерту матеріалів беруться до уваги ті, в яких присутні відомості про використання в Україні до 17 грудня 1997 року позначення "Фурацилін" ("Фурацилин", "Фурацилін" тощо) для маркування фармацевтичного препарату наступними виробниками: АТ "Галичфарм", ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь), Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія).
На підтвердження обставин щодо тривалості використання позначення "Фурацилін" для лікарських засобів вказаними виробниками експерту надані наступні матеріали:
- Копія листа Державного експертного центру МОЗ) від 05 лютого 2020 року № 20/13/Г;
- Копія листа Державної митної служби України від 27 листопада 2020 року № 08-1/10-04/8.19/15960;
- Копії окремих сторінок прайс-листів видання "Щотижневик "Аптека" за 1996 та 1997 роки та сторінок видання "Провізор" за 1997 рік;
- з Журналу "Аптека", що містять посилання на позначення "Фурацилін", пропонування до продажу (рекламування) різних виробників за 1996, 1997 роки. (т. 2 а/с 113-207).
На сторінці 12-14 Висновку експерта № 3, експерт зазначив, що згідно з наданими для проведення дослідження матеріалами станом на 17 грудня 1997 року позначення "Фурацилін" використовувалось в України, окрім АТ "Галичфарм", також:
- ЗАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ" сукупно близько півтора роки. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання "Щотижневник "Аптека", експерт зазначив, що препарат з назвою "Фурацилін" у такій лікарській формі як мазь 0.2 % по 25 мг, разом з назвою виробника вперше згадується у номері 3 (23) за 1996 рік, який за відсутності точної дати публікації, можна віднести до третього тижня, тобто січня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах "Щотижневик "Аптека" № 4(24) - № 9 (29), № 12 (32), № 51 (71), за 1996 рік та номерах "Щотижневик "Аптека" № 2(73) - № 50 (121) за 1997 рік, а також у витягах з видання "Провізор" за № 5 за березень 1997 року, № 8 за квітень 1997 року, № 17 за вересень 1997 року та № 18 за жовтень 1997 року;
- Борисівський завод медичних препаратів (Білорусь) сукупно близько 5 місяців. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання "Щотижневник "Аптека", експерт зазначив, що препарат з назвою "Фурацилін" у такій лікарській формі, як таблетки 0.1 г № 6 разом з назвою виробника вперше згадуються у номері 41 (61) за 1996 рік, який, за відсутності точної дати публікації, можна віднести до сорок першого тижня, тобто жовтня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах "Щотижневик "Аптека" № 42 (62) - № 50 (70 за 1996 рік та у номерах "Щотижневик "Аптека" № 37 (108), № 39 (110), № 40 (110) за 1997 рік;
- Олайнський хіміко-фармацевтичний завод (Латвія) сукупно близько 9 місяців. Ознайомившись із копіями сторінок рекламних оголошень видання "Щотижневник "Аптека", експерт зазначив, що препарат з назвою "Фурацилін" у такій лікарській формі, як таблетки 0.1 г № 10 разом з назвою виробника вперше згадується у номері 14 (34) від 08 червня 1996 року. Аналогічні публікації присутні також у номерах "Щотижневик "Аптека" № 15 (35) - № 19 (39), № 24 (44) - № 27 (47), № 43 (63) - № 46 (66) за 1996 рік та у номерах "Щотижневик "Аптека" № 20 (91) - № 22 (93), № 24 (95) - № 30 (101), № 32 (103), № 40 (111), № 43 (114) - № 48 (119), № 50 (121) за 1997 рік, а також у виданні "Провізор" № 17 за вересень 1997 року.
Натомість, надалі на сторінці 15 Висновку експерта № 3 експерт зазначив, що такий обмежений спосіб використання позначення не здатен призвести до втрати ним розрізняльної здатності, оскільки, будь-які документально підтверджені дані про обсяги поставок лікарських засобів під позначенням "Фурацилін" тим чи іншим виробником на оптовий або роздрібний ринок фармацевтичних препаратів протягом доречного періоду серед наданих на проведення дослідження матеріалів відсутні.
89. Суди попередніх інстанцій не погодилися із вказаними висновками експерта з огляду на таке.
Суд першої інстанції врахував висновки Верховного Суду, які викладені у пункті 9.31 постанови від 17 серпня 2023 року у цій справі № 910/16718/20, що сам факт зазначення про наявність дозволів на застосування відповідних препаратів на території України не свідчить про їх фактичне використання.
Зокрема, вичерпний перелік дій, які визнаються використанням знака було викладено в абзаці третьому пункту 2 статті 16 Закону № 3689-XII.
Згідно з абзацом третім пункту 2 статті 16 Закону № 3689-XII використанням знака визнається застосування його на товарах і при наданні послуг, для яких його зареєстровано, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, в проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній із введенням зазначених товарів і послуг в господарський оборот.
Отже, судовим експертом у Висновку експерта № 3 було встановлено факт використання трьома різними виробниками, окрім АТ "Галичфарм", позначення "Фурацилін" для маркування лікарських засобів різної форми (таблетки, мазь) у один з способів визначених абзацом третім пункту 2 статті 16 Закону № 3689-XII, а саме шляхом застосування його у рекламних публікаціях в друкованих виданнях впродовж 1996 та 1997 років.
При цьому суд першої інстанції вважав, що такий спосіб використання позначення "Фурацилін" впродовж 1996 та 1997 років може та вважається тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пункті 4.3.1.4 та 4.3.1.5 Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.
Таким чином, з огляду на доведеність використання позначення "Фурацилін" трьома різними виробниками впродовж 1996 та 1997 років, суд першої інстанції зазначив, що не потребують додаткового дослідження обсяги реалізації товарів такими виробниками станом на 17 грудня 1997 року.
Суд також відзначив, що у Висновку експерта № 3 експертом враховано, що слово "Фурацилін" тривалий час, ще за радянських часів, використовувалось у відповідній науковій літературі, підручниках тощо для позначення антисептичних лікарських засобів. Однак, експерт на сторінці 20 висновку зазначив, що в усіх джерелах слово "Фурацилін" фігурує в якості індивідуальної назви конкретного препарату, що на думку експерта, не може вважатись, що знак "Фурацилін" є загальновживаним як позначення товарів певного виду, з чим суд погодитись також не може.
Втім, суд першої інстанції відзначив, що у досліджуваних експертом матеріалах слово "Фурацилін" використовувалось як найменування конкретної групи товарів - антисептиків/антисептичних засобів (родове поняття, що є більш ширшим за видове), що доводить перетворення позначення "Фурацилін" на загальновживане позначення в якості видового поняття внаслідок його тривалого використання, в тому числі, спеціалістами у медичній/ фармацевтичній наукових галузях.
90. Оцінюючи зміст Висновку експертів № 4, суд першої інстанції встановив, що експерти дійшли до тотожних висновків, що і судові експерти у Висновку експертів № 2 на основі тих же матеріалів, що були надані судовим експертам Федоренко В. Л., Фоя О. Я., Чабанець Т. М.
Також, у Висновку експертів № 4 експертами враховано наявний в матеріалах справи Експертний висновок від 08 липня 2020 року щодо асоціативного сприйняття упаковки суміші для полоскання ротової порожнини "Фурацилін 40 мг" ТОВ "Леда" та лікарського засобу "Фурацилін" у формі таблеток АТ "Київмедпрепарат" (т. 1 а/с 69-74).
Згідно з результатами проведених ГО "Українська асоціація маркетингу" маркетингових досліджень: представлений на вітчизняному ринку засіб фурацилін відомий переважній більшості 90,9 % вибіркової сукупності пересічних споживачів, із яких більше половини 48,3 % опитаних респондентів знають його ще з радянських часів. Поряд з цим, у цілому за вибірковою сукупністю лише 9,1 % опитаних ідентифікують фірму-виробника, а інші 90,9 % не можуть чітко ідентифікувати виробників засобу. Це свідчить про несформованість на ринку репутаційного капіталу (капіталу бренду) будь-кого з виробників.
При цьому суд врахував, що експертний висновок від 08 липня 2020 року підготовлений ГО "Українська асоціація маркетингу" не є ані висновком експерта, ані висновком експерта у галузі права, а тому цей документ був оцінений судом як письмовий доказ за правилами статей 86 та 91 ГПК України в сукупності з іншими наявними в матеріалах справи доказами.
91. Також, як вбачається з оскаржуваних судових рішень, судами попередніх інстанцій було досліджено та надано оцінку письмовим поясненням судових експертів Голови І. Г. щодо складеного Висновку експертів № 4, Чабанець Т. М. та Фої О. А. щодо складеного Висновку експертів № 2, а також Жили Б. В. щодо складеного Висновку експерта № 3.
92. Крім того, судами попередніх інстанцій було досліджено відповідь ректора Національного фармацевтичного університету Міністерства охорони здоров`я України Алли Котвіцької від 08 жовтня 2020 року № 1338/03, лист генерального директора Черкаського обласного комунального підприємства "Фармація" Ніколенко В. М. від 21 серпня 2020 року № 1103, лист ФОП Новікова С.С. від 16 лютого 2021 року № 0216-1 щодо направлення відповіді Державної митної служби України "Про витребувані докази" від 27 листопада 2020 року № 08-1/10-04/8.19/15950.
93. Також, зі змісту протоколів судових засідань під час нового розгляду цієї справи від 11 червня 2024 року, від 30 липня 2024 року, від 19 вересня 2024 року, від 10 грудня 2024 року, від 30 січня 2025 року, від 27 березня 2025 року вбачається, що судом першої інстанції були досліджені всі докази, які містяться у 8 томах справи № 910/16718/20 за участю учасників справи. Крім того, зі змісту протоколу судового засідання Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року вбачається, що суд апеляційної інстанції також досліджував докази у справі.
94. З урахуванням наведених обставин колегія суддів Верховного Суду вважає посилання скаржника на порушення судами попередніх інстанцій положень статей 76, 86, 104 ГПК України без урахування висновків Верховного Суду, викладених у постановах від 17 серпня 2023 року у справі № 910/16718/20, від 20 лютого 2020 року у справі № 910/20650/17, від 16 травня 2023 року у справі № 910/16093/18, від 14 липня 2022 року у справі № 910/16553/19, від 06 грудня 2022 року у справі 914/851/16 необґрунтованими, оскільки зі змісту оскаржуваних судових рішень та матеріалів справи № 910/16718/20 вбачається, що суди в повному обсязі дослідили матеріали справи, надали їм правому оцінку, врахували вказівки, що містяться у постанові суду касаційної інстанції, якою було направлено цю справу на новий розгляд в суд першої інстанції, та дійшли обґрунтованого висновку про задоволення позовних вимог у цій справі.
95. При цьому доводи касаційної скарги щодо власної переоцінки висновків експертів колегія суддів відхиляє, оскільки в силі статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним.
96. Враховуючи наведене, доводи касаційної скарги щодо наявності підстав касаційного оскарження, передбачених пунктом 1 частини другої статті 287 ГПК України не знайшли свого підтвердження, адже суди попередніх інстанцій правильно застосували норми матеріального права та не порушили норми процесуального права.
Щодо підстави касаційного оскарження за пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України
97. Відповідно до пункту 3 частини другої статті 287 ГПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 1, 4 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права, якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах.
98. Зі змісту вказаної норми вбачається, що вона спрямована на формування єдиної правозастосовчої практики шляхом висловлення Верховним Судом висновків щодо питань застосування тих чи інших норм права, які регулюють певну категорію відносин та підлягають застосуванню господарськими судами під час вирішення спору.
99. АТ "Галичфарм" зазначає, що наразі відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування абзацу третього пункту 2 статті 16, пункту 4 статті 5 Закону № 3689-XII, пункту 2.1.3 Правил при з`ясуванні на підставі пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.5 Правил відповідності знаку умовам надання правової охорони, встановленим абзацами 2, 3 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII.
100. Обґрунтовуючи свою позицію, скаржник зазначає, що судові експерти не мають повноважень робити висновки стосовно доведеності тих чи інших фактів матеріалами справи. Водночас місцевий суд, враховуючи такі висновки, визнає доведеними вказані обставини про те, що станом на 17 грудня 1997 року позначення "Фурацилін" "втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, а отже було загальновживаним позначенням в якості видового поняття групи товарів антисептики". Тобто суд вважає доведеним, що наслідком втрати позначенням "Фурацилін" розрізняльної здатності як індивідуальним знаком відносно товарів є те, що воно стало загальновживаним позначенням в якості видового поняття для групи товарів.
101. Відповідно до пункту 4.3.1.4 Правил до позначень, що не мають розрізняльної здатності, відносяться:
- позначення, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання;
- реалістичні зображення товарів, якщо вони заявляються на реєстрацію як знак для позначення цих товарів;
- тривимірні об`єкти, форма яких обумовлена виключно функціональним призначенням, якщо такий об`єкт заявляється як знак;
- загальновживані скорочення;
- позначення, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.
102. Згідно з пунктом 4.3.1.5 Правил до позначень, що є загальновживаними для товарів певного виду, належать позначення, які використовуються для певних товарів і які, внаслідок їх тривалого використання для одного й того ж товару або товару такого ж виду різними виробниками, стали видовими або родовими поняттями.
103. На переконання скаржника, суди неправильно визнали, що станом на 17 грудня 1997 року позначення "Фурацилін" одночасно було видовим поняттям - загальною (спільною) назвою для групи різних товарів - відповідно до пункту 4.3.1.5 Правил, і не було видовим поняттям, оскільки було індивідуальним знаком для товарів, який втратив розрізняльну здатність відповідно до абзацу шостого пункту 4.3.1.4 Правил.
104. Щодо вказаних доводів колегія суддів Верховного Суду зазначає таке.
105. Суд першої інстанції, не погоджуючись з Висновком експерта № 3, констатував, що спосіб використання позначення "Фурацилін" впродовж 1996 та 1997 років трьома різними виробниками, окрім АТ "Галичфарм", позначення "Фурацилін" для маркування лікарських засобів різної форми (таблетки, мазь), може та вважається судом тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пунктах 4.3.1.4 та 4.3.1.5 Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття.
106. Суди встановили, що за сукупністю наведеної в матеріалах справи інформації в цілому доведено, що позначення "Фурацилін" станом на 17 грудня 1997 року тривалий час використовувалось в Україні кількома виробниками як знак для товарів, що мають спільну якість або інші характеристики, а також ще з радянського союзу досить широко використовується споживачами такого товару, фахівцями відповідних галузей виробництва та торгівлі, внаслідок чого втратило розрізняльну здатність як індивідуальний знак відносно таких товарів, а отже було загальновживаним позначенням в якості видового поняття групи товарів антисептики.
107. Отже, зазначене твердження скаржника є необґрунтованими, адже зі змісту висновків експертів та матеріалів справи вбачається, що позначення "Фурацилін" є таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним поняттям (видове поняття) станом на 17 грудня 1997 року - дату подання заявки на його реєстрацію.
108. Щодо доводів скаржника про порушення судами першої та апеляційної інстанцій положень абзаців другого, третього пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, за якими не можуть одержати правову охорону також позначення, які: не мають розрізняльної здатності; є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду, зокрема, при встановлені тривалості використання позначення, що має значення для визнання позначень такими, що не мають розрізняльної здатності та такими, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду.
109. Обґрунтовуючи свою позицію АТ "Галичфарм" посилається на те, що досліджені судами докази експортно-імпортних операцій лікарського засобу "Фурацилін" не є введенням такого товару в господарський оборот, а відповідно не є використанням позначення "Фурацилін".
110. Суд першої інстанції дослідив інформацію з листа ФОП Новікова С. С. від 16 лютого 2021 року № 0216-1 про направлення відповіді Державної митної служби України "Про витребувані докази" від 27 листопада 2020 року № 08-1/10-04/8.19/15950 щодо фактів митного оформлення експортно-імпортних операцій з товарами, конкретний пошук якої здійснено під назвою товару "Фурацилін", наведеною у графі 31 "Опис товару" митних декларацій, оформлених у період з 01 січня 1993 року до 31 грудня 1997 року та в розрізі вказаних товарних груп". При цьому суд встановив, що у переліку міститься інформація щодо відправки ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ "АНИСС" (м. Рига), СП "Латина" (м. Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67 на адресу українських підприємств товарів з назвою "Фурацилін", а також експорту товару з назвою "Фурацилін" на адресу підприємств Росії, Латвії, Білорусі, тощо.
111. Крім того, суди встановили, що у письмових пояснень до Висновку експертів № 2 та № 4 (т. 5 а/с 2-4, 6-12) судові експерти підтвердили, що виробниками, які тривалий час до 17 грудня 1997 року використовували позначення "Фурацилін" на лікарських засобах є: ДП Олайнський ХФЗ Латвія (м. Олайн), ОФБ "АНИСС" (м. Рига), СП "Латина" (м. Рига), SIEMSGLUSS & SOHN Palmaile 67, які імпортували товари на територію України.
112. З урахуванням наведеного, суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку, що такий спосіб використання позначення "Фурацилін" впродовж 1996 та 1997 року може та вважається судом тривалим використанням позначення, що відповідає одному з критеріїв визначених в пунктах 4.3.1.4 та 4.3.1.5 Правил для визнання позначення таким, що не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для товарів певного виду, тобто перетворилось у видове поняття. При цьому суд першої інстанції зазначив, що з огляду на доведеність використання позначення "Фурацилін" трьома різними виробниками впродовж 1996 та 1997 років не потребують додаткового дослідження обсяги реалізації товарів такими виробниками станом на 17 грудня 1997 року.
113. Отже, під час здійснення касаційного провадження у цій справі з підстави касаційного оскарження, визначеної у пункті 3 частини другої статті 287 ГПК України, Верховним Судом не встановлено порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм абзацу третього пункту 2 статті 16, пункту 4 статті 5 Закону № 3689-XII, пункту 2.1.3 Правил при з`ясуванні на підставі пунктів 4.3.1.4, 4.3.1.5 Правил відповідності знаку умовам надання правової охорони, встановленим абзацами 2, 3 пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII, тому Верховний Суд не вбачає підстав для формування висновку щодо застосування вказаних норм права.
114. З урахуванням викладеного, підстава касаційного оскарження, передбачена пунктом 3 частини другої статті 287 ГПК України не знайшла свого підтвердження під час касаційного перегляду оскаржуваних судових рішень у цій справі.
Щодо підстави касаційного оскарження за пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України
115. Відповідно до пункту 4 частини другої статті 287 ГПК України підставою касаційного оскарження судових рішень є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права у випадку, якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 310 цього Кодексу.
116. Згідно з пунктом 1 частини третьої статті 310 ГПК України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, на які посилається скаржник у касаційній скарзі, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, якщо суд не дослідив зібрані у справі докази, за умови висновку про обґрунтованість заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.
117. За змістом пункту 1 частини третьої статті 310 ГПК України достатньою підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є не саме по собі порушення норм процесуального права, а зазначене процесуальне порушення у сукупності з належним обґрунтуванням скаржником заявлених у касаційній скарзі підстав касаційного оскарження, передбачених пунктами 1, 2, 3 частини другої статті 287 цього Кодексу.
118. Оскільки у цій справі не підтвердилися визначені скаржником підстави касаційного оскарження, передбачені пунктами 1, 3 частини другої статті 287 ГПК України, Верховний Суд не вбачає правових підстав для розгляду доводів касаційної скарги АТ "Галичфарм" за пунктом 4 частини другої статті 287 ГПК України, які стосуються недослідження судами зібраних у справі доказів.
119. Інших доводів на обґрунтування незаконності рішення Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року та постанови Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року у справі № 910/16718/20 касаційна скарга не містить.
Висновки за результатами розгляду касаційної скарги
120. Згідно з частиною першою статті 309 ГПК України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права.
121. Враховуючи доводи касаційної скарги, межі перегляду справи в касаційній інстанції, передбачені статтею 300 ГПК України, Верховний Суд дійшов висновку, що доводи, викладені у касаційній скарзі, не отримали свого підтвердження під час касаційного провадження, у зв`язку із чим підстави для скасування судових рішень попередніх інстанцій - відсутні.
Судові витрати
122. Оскільки Верховний Суд дійшов висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, то судові витрати зі сплати судового збору за її подання покладаються на скаржника.
Керуючись статтями 300, 301, 308, 309, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд
УХВАЛИВ:
1. Касаційну скаргу Акціонерного товариства "Галичфарм" залишити без задоволення.
2. Рішення Господарського суду міста Києва від 13 травня 2025 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 02 жовтня 2025 року у справі № 910/16718/20 залишити без змін.
3. Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.
Головуючий Ю. Л. Власов
Судді І. В. Булгакова
Т. М. Малашенкова
з окремою думкою
