ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2020Справа № 910/15059/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Філон І.М., розглянувши матеріали господарської справи

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна"

до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор",

2) Фізичної особи-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича

про зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Яким`як О.В.;

від відповідача-1: Цирен О.К.;

від відповідача-2: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" (далі - відповідач-1) та Фізичної особи-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича (далі - відповідач-2), в якому просить суд:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" використовувати знаки для товарів і послуг "ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM" (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1) та "ADS DECOR" (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2), а також позначення "АДС ДЕКОР", "АДС", " ADS DECOR ", "ADS", "Aluminium Decor System" та інші позначення, які схожі із відповідними зареєстрованими знаками, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, доменних іменах, в господарській діяльності з метою пропонування товарів і послуг, наведених у Свідоцтві України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та Свідоцтві України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2, а також товарів і послуг, споріднених із наведеними у зазначених свідоцтвах;

- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" внести зміни до своїх установчих документів в частині виключення із повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовою позначення "АДС ДЕКОР", "ADS DECOR";

- заборонити Фізичній особі-підприємцю Ходаківському Руслану Дмитровичу використовувати знаки для товарів і послуг " ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM " (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1) та " ADS DECOR " (Свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2), а також позначення "АДС ДЕКОР", "АДС", "ADS DECOR", "ADS", "Aluminium Decor System" та інші позначення, які схожі із відповідними зареєстрованими знаками, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, доменних іменах, в господарській діяльності з метою пропонування товарів і послуг, наведених у Свідоцтві України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та Свідоцтві України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2, а також товарів і послуг, споріднених із наведеними у зазначених свідоцтвах;

- зобов`язати Фізичну особу-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича передати право на доменне ім`я "ads-decor.com" Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС ГРУП".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач на підставі ліцензійних договорів № 31-08/18 від 31.08.2018 та № № 11-07/19 від 11.07.2019 укладених з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 набув право на використання знаків для товарів і послуг "ADS DECOR" та " ADS Aluminium Decor System " за свідоцтвами України № № НОМЕР_2 , НОМЕР_1, проте позивачу стало відомо що відповідач-2 зареєстрував доменне ім`я "ads-decor.com" в якому використані словесні позначення за свідоцтвами України № № НОМЕР_2, НОМЕР_1, виключне право на використання яких на території України належить позивачу, чим порушені права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг "ADS DECOR" та "ADS Aluminium Decor System" захищені свідоцтвами України № № НОМЕР_2, НОМЕР_1.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.10.2019 позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" - залишено без руху. Встановлено Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" строк протягом п`яти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху для усунення недоліків позовної заяви, а саме надати суду відомості стосовно ідентифікаційного коду Фізичної особи-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича.

06.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" надійшла заява про усунення недоліків позовної заяви.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.11.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 05.12.2019.

25.11.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" надійшла заява про забезпечення позову, в якій позивач просить суд вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони Фізичній особі-підприємцю Ходаківському Руслану Дмитровичу вчиняти будь-які дії направлені на розпорядження правами на доменне ім`я "ads -decor.com", включаючи передачу прав на доменне ім`я "ads-decor.com" на користь будь-яких осіб; зміну реєстратора доменного імені "ads-decor.com"; внесення змін до реєстраційних даних реєстранта доменного імені "ads-decor.com" та до інших даних щодо доменного імені "ads-decor.com" на сервісі Whois; припинення (скасування або видалення) доменного імені "ads - decor.com".

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.12.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" про забезпечення позову задоволено.

У судовому засіданні 05.12.2019 продовжено строк підготовчого провадження на 30 днів та відкладено розгляд справи на 23.01.2020.

12.12.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" надійшло клопотання про поновлення строку, в якому відповідач-1 просить суд поновити строк на надання відзиву до 18.12.2019.

Також, 12.12.2019 відповідач-1 подав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що державна реєстрація створення юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" відбулася 21.09.2018, в той час як знак для товарів і послуг "АDS DECOR" зареєстровано 06.11.2018, у зв`язку з чим відповідач-1 просить суд призначити у даній справі експертизу для підтвердження або скасування припущень позивача щодо схожості торгових знаків в державній спеціалізованій експертній установі.

13.12.2019 через відділ автоматизованого документообігу суду від Фізичної особи-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича надійшов відзив на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що не використовує у своїй господарській діяльності знаки для товарів і послуг "АDS DECOR" та " ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM ", які охороняються за свідоцтвами України НОМЕР_2, НОМЕР_1. Крім того, відповідач-2 зазначає, що реєстрація доменного імені "ads-decor.com" здійснювалася відповідачем-2 як фізичною особою (не в статусі фізичної особи-підприємця) на підтвердження чого долучено до відзиву договір № 79307-001 про надання платних послуг хостингу та делегування доменних імен від 01.09.2018 та акт № 208791 від 16.01.2019, у зв`язку з чим відповідач-2 просить суд закрити провадження у справі на підставі п.1 ч. 1 ст. 231 ГПК України в частині зобов`язання ФОП Ходаківського Руслана Дмитровича передати право на доменне ім`я "ads-decor.com" Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС ГРУП".

21.01.2020 позивач подав відповіді на відзиви відповідачів, в яких, зокрема, зазначає, що позивач має право вимагати від відповідача-1 внесення змін до своїх установчих документів в частині виключення із повного та скороченого найменування відповідача-1 українською та англійською мовою позначення "АДС-Декор" та "АDS DECOR". Крім того, позивачем надано висновок експерта № 14867 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 27.12.2019 виконаний на замовлення позивача.

23.01.2020 відповідач-1 через відділ автоматизованого документообігу суду подав клопотання про приєднання доказів, відповідно до якого надає висновок експерта № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020 складений на замовлення відповідача-1.

23.01.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду від відповідача-2 надійшло клопотання, в якому у зв`язку з неможливістю забезпечити явку представника відповідача-2 у судове засідання призначене на 23.01.2020 просить суд провести його за відсутності відповідача-2.

У судовому засіданні 23.01.2020 оголошено перерву до 13.02.2020.

29.01.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про врегулювання спору за участю судді.

31.01.2020 відповідач-2 через відділ автоматизованого документообігу суду подав заперечення на відповідь на відзив, в яких, зокрема зазначає про порушення позивачем порядку подання доказів, оскільки висновок експерта № 14867 від 27.12.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності було отримано позивачем за місяць до судового засідання 23.01.2020, однак подано до суду лише 21.01.2020, у зв`язку з чим просить суд залишити без розгляду відповідь на відзив позивача та додані до неї документи.

31.01.2020 відповідач-1 подав до суду заперечення на відповідь на відзив, в яких також зазначає про порушення позивачем порядку подання доказів та просить суд залишити без розгляду відповідь на відзив позивача та додані до неї документи.

13.02.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду відповідач-2 подав клопотання про виклик судового експерта, в якому просить суд викликати у судове засідання експерта Жилу Б.В. для надання пояснень стосовно складеного ним експертного висновку № 180 від 20.01.2019 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Крім того, 13.02.2020 відповідач-1 подав до суду клопотання про виклик судового експерта, в якому також просить суд викликати у судове засідання експерта Жилу Б.В. для надання пояснень стосовно складеного ним експертного висновку № 180 від 20.01.2019 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У судовому засіданні 13.02.2020 оголошено перерву до 12.03.2020.

11.03.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав рецензію на висновок експерта № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020.

У судовому засіданні 12.03.2020, розглянувши заявлене відповідачем-2 у відзиві на позовну заяву клопотання про закриття провадження у справі в частині зобов`язання ФОП Ходаківського Руслана Дмитровича передати право на доменне ім`я "ads-decor.com" Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС ГРУП", суд зазначив, що реєстрація спірного доменного імені "ads-decor.com" відповідачем-2 як фізичною особою не є підставою для закриття провадження у справі в частині зобов`язання ФОП Ходаківського Руслана Дмитровича передати право на доменне ім`я "ads-decor.com" Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС ГРУП" на підставі п. 1 ч. 1 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України, оскільки правовий статус фізичної особи - підприємця не впливає на правовий режим майна, що перебуває у його власності.

Також, у судовому засіданні 12.03.2020 представник відповідача-1 не підтримав подане клопотання про призначення судової експертизи, та просив суд зняти його з розгляду, оскільки відповідачем-1 подано висновок експерта № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020, складений на замовлення Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор".

Крім того, у судовому засіданні 12.03.2020, розглянувши заявлені відповідачем-1 та відповідачем-2 клопотання про залишення відповіді на відзив без розгляду, суд відзначив, що відповідно до частини 5 ст. 119 Господарсього процесуального кодексу України, пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов`язку вчинити відповідну процесуальну дію. У зв`язку з чим суд відхилив клопотання відповідачів щодо залишення без розгляду поданих позивачем відповідей на відзивів.

Суд також зазначив, що 23.01.2020 відповідачем-1 також було подано до суду висновок експерта № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020 складений на замовлення відповідача-1, який подано з пропуском встановленого судом строку, проте долучений судом до матеріалів справи для оцінки разом із іншими доказами, у зв`язку з чим суд вважає безпідставними твердження відповідача-1 стосовного того, що висновок експерта № 14867 від 27.12.2019 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності був отриманий позивачем за місяць до судового засідання 23.01.2020, однак поданий до суду лише 21.01.2020.

Крім того, розглянувши клопотання позивача про врегулювання спору за участю судді, суд зазначив, що відповідно до норм процесуального законодавства обов`язковою умовою для врегулювання спору за участю судді є згода всіх сторін, проте, враховуючи що представник відповідача-1 заперечив проти задоволення відповідного клопотання, а представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився, суд відмовив у задоволенні клопотання позивача про врегулювання спору за участю судді.

Також, у судовому засіданні 12.03.2020, розглянувши подане відповідачем-1 клопотання про виклик експерта, враховуючи що в матеріалах справи наявний висновок № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020, в якому експертом Жилою Б.В. надано відповіді на поставлені відповідачем-1 питання, приймаючи до уваги, що відповідачем-1 у поданому клопотанні не наведено перелік питань на які необхідно надати відповідь, як і не зазначено яка частина висновку потребує роз`яснення, відповідно суд дійшов висновку про недоцільність виклику судового експерта у судове засідання для дачі пояснень.

Ухвалою Господарського суду міста від 12.03.2020 призначено у справі № 910/15059/19 судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. Провадження у справі № 910/15059/19 зупинено до закінчення проведення судової експертизи. Матеріали справи № 910/15059/19 надіслано до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

30.06.2020 матеріали справи № 910/15059/19 надійшли до Господарського суду міста Києва разом з висновком експерта № 069/20 від 24.06.2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2020 було поновлено провадження у справі № 910/15059/19. Підготовче засідання у справі № 910/15059/19 призначено на 13.08.2020.

У судовому засіданні 13.08.2020 представник позивача подав клопотання про приєднання документів до матеріалів справи, в якому у зв`язку з отриманням нових доказів , які підтверджують неправомірність використання відповідачами знаків для товарів і послуг, просить суд долучити документи до матеріалів справи.

Також, у судовому засіданні 13.08.2020 представник відповідача-1 заявив клопотання про виклик судового експерта, в якому також просить суд викликати у судове засідання експерта Жилу Б.В. для надання пояснень стосовно складеного ним експертного висновку № 180 від 20.01.2019.

Заслухавши клопотання відповідача-1 про виклик експерта, суд відмовив у його задоволенні, оскільки аналогічне клопотання було заявлено відповідачем-1 раніше, у задоволенні його судом також було відмовлено, оскільки в матеріалах справи наявний висновок № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020, в якому експертом Жилою Б.В. надано відповіді на поставлені відповідачем-1 питання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/15059/19 призначено на 01.10.2020.

01.10.2020 через відділ автоматизованого документообігу суду позивач подав клопотання про приєднання доказів та уточнення судових витрат.

У судовому засіданні 01.10.2020 оголошено перерву до 29.10.2020.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги, а також надав клопотання про долучення до матеріалів справи остаточного розрахунку судових витрат та доказів їх понесення.

Представник відповідача-1 заперечив проти задоволення позовних вимог.

Представник відповідача-2 у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив.

Суд відзначає, що відповідач повідомлявся ухвалами суду про дату, час та місце розгляду даної судової справи, проте у судове засідання представників не направлено.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Так, з метою повідомлення відповідача-2 про розгляд справи судом, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду від 01.10.2020 була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача-2, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 02232, м. Київ, вул. Бикова, буд. 4, квартира 5, проте, до суду повернувся конверт з ухвалою суду від 01.10.2020 з відміткою: «адресат відсутній».

Згідно зі ст. 232 Господарського процесуального кодексу України судовими рішеннями є: ухвали; рішення; постанови; судові накази. Процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Пунктом 4 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Згідно з частиною першою статті 10 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного держаного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін.

За змістом пунктів 116, 117 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 №270, у разі невручення рекомендованого листа з позначкою "Судова повістка" з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через п`ять календарних днів з дня надходження листа до об`єкта поштового зв`язку місця призначення із зазначенням причин невручення. Поштові відправлення повертаються об`єктом поштового зв`язку відправнику у разі, зокрема, закінчення встановленого строку зберігання.

Отже, у разі якщо судове рішення про вчинення відповідної процесуальної дії направлено судом за належною адресою і повернено поштою у зв`язку з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлявся належним чином.

При цьому, за змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Частинами 1, 2 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень» визначено, що для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 921/6/18 та від 21.03.2019 у справі № 916/2349/17, а також в ухвалі Верховного Суду від 29.04.2020 у справі № 910/6964/18.

Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач мав право та дійсну можливість ознайомитись з ухвалою суду від 01.10.2020 у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Приймаючи до уваги, що представник відповідача-2 був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 29.10.2020 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача-1, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є власниками свідоцтва України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 на знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » (далі - знак 1) щодо наступних класів для товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП), а саме:

Кл. 6: Дверні рами (коробки, одвірки) металеві; дверні фітинги (обладунки) металеві; коліщата металеві до розсувних дверей; конструкції металеві; фітинги (обладунки) металеві до меблів; шарніри металеві;

Кл. 35: Розміщування в одному місці,; на користь іншим особам, алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок,; кухонних фасадів,; гардеробних систем,; алюмінієвого профілю для торгового обладнання та інформації щодо надаваних комерційних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати та купувати ці товари та замовляти послуги у фірмових магазинах; допомога покупцям у виборі та придбанні алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок, кухонних фасадів, гардеробних систем, алюмінієвого профілю для торгового обладнання та замовлянні надаваних комерційних послуг у фірмових магазинах; розміщування в мережі інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок,; кухонних фасадів,; гардеробних систем,; алюмінієвого профілю для торгового обладнання та переліку надаваних комерційних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажеві (посередництво) алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок, кухонних фасадів, гардеробних систем, алюмінієвого профілю для торгового обладнання;

Кл. 37: Відновлювання меблів; встановлювання дверей і вікон; інформування щодо лагодження; лагодження меблів; збирання, лагодження і встановлювання дверей до шаф-купе; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісного обладнання;

31.08.2018 між ОСОБА_1 (далі - ліцензіар-1), ОСОБА_2 (далі - ліцензіар-2), які є власниками свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , разом ліцензіар та Товариством з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (далі - ліцензіат) було укладено ліцензійний договір № 31-08/18, умовами якого передбачено, що ліцензіар надає ліцензіату на строк дії договору дозвіл (ліцензію) на використання знака для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM », свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, видане Державною службою інтелектуальної власності 10.01.2014 (далі - знак), а ліцензіат зобов`язується добросовісно користуватися правами на знак, наданим цим договором та виконувати інші зобов`язання, передбачені цим договором.

Відповідно до п. 1.2. договору, ліцензіар надає ліцензіату за даним договором виключну ліцензію.

Згідно п. 2.8. договору, право забороняти третім особам неправомірне використання знака (включаючи право на звернення до суду, право на подання заперечень проти заявок на знаки для товарів і послуг до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» чи іншого компетентного органу), а також право вимагати поновлення порушених прав ліцензіара належить як ліцензіару, так і ліцензіату. При цьому, сторони погодили, що дане положення є згодою ліцензіара в розумінні аб. 3 п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг».

Цей договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє протягом трьох років до 31.08.2021 року. Сторони виконують свої зобов`язання, які виникли під час дії договору, незалежно від закінчення строку договору (п. 6.1. договору).

Таким чином, на підставі ліцензійного договору № 31-08/18 від 31.08.2018 позивач набув виключні права (ліцензію) на використання знаку для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 на всій території України в межах всього переліку товарів і послуг, щодо яких видане свідоцтво.

Крім того, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є власниками свідоцтва України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 на знак для товарів і послуг « ADS DECOR » (далі - знак 2) щодо наступних класів для товарів і послуг за МКТП, а саме:

Кл. 6: Дверні рами (коробки, одвірки) металеві; фурнітура дверна металева; коліщата металеві для розсувних дверей; конструкції металеві; фурнітура меблева металева; шарніри металеві;

Кл. 35: Розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок,; кухонних фасадів,; гардеробних систем,; алюмінієвого профілю для торгового обладнання та інформації щодо надаваних комерційних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати та купувати ці товари та замовляти послуги у фірмових магазинах; допомога покупцям у виборі та придбанні алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок, кухонних фасадів, гардеробних систем, алюмінієвого профілю для торгового обладнання та замовлянні надаваних комерційних послуг у фірмових магазинах; розміщування в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок,; кухонних фасадів,; гардеробних систем,; алюмінієвого профілю для торгового обладнання та переліку надаваних комерційних послуг,; що дозволяє споживачам зручно оглядати,; замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в інтернеті,; а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги; сприяння продажам (посередництво) алюмінієвих систем до шаф-купе і міжкімнатних перегородок, кухонних фасадів, гардеробних систем, алюмінієвого профілю для торгового обладнання;

Кл. 37: Відновлювання меблів; встановлювання дверей і вікон; інформування щодо лагодження; лагодження меблів; збирання, лагодження і встановлювання дверей до шаф-купе; встановлювання, технічне доглядання і лагодження офісного обладнання;

11.07.2019 між ОСОБА_1 (далі - ліцензіар-1), ОСОБА_2 (далі - ліцензіар-2), які є власниками свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 , разом ліцензіар та Товариством з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (далі - ліцензіат) було укладено ліцензійний договір № 11-07/19, умовами якого передбачено, що ліцензіар надає ліцензіату на строк дії договору дозвіл (ліцензію) на використання знака для товарів і послуг « ADS DECOR », свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2, видане Державною службою інтелектуальної власності 10.07.2019 (далі - знак), а ліцензіат зобов`язується добросовісно користуватися правами на знак, надати цим договором та виконувати інші зобов`язання, передбачені цим договором.

Відповідно до п. 1.2. договору, ліцензіар надає ліцензіату за даним договором виключну ліцензію.

Згідно п. 2.8. договору, право забороняти третім особам неправомірне використання знака (включаючи право на звернення до суду, право на подання заперечень проти заявок на знаки для товарів і послуг до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» чи іншого компетентного органу), а також право вимагати поновлення порушених прав ліцензіара належить як ліцензіару, так і ліцензіату. При цьому, сторони погодили, що дане положення є згодою ліцензіара в розумінні аб. 3 п. 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарі і послуг».

Цей договір набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє протягом трьох років до 11.07.2022 року. Сторони виконують свої зобов`язання, які виникли під час дії договору, незалежно від закінчення строку договору (п. 6.1. договору).

Тож, на підставі ліцензійного договору № 11-07/19 від 11.07.2019 позивач набув виключні права (ліцензію) на використання знаку для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на всій території України в межах всього переліку товарів і послуг, щодо яких видане свідоцтво.

Як зазначає позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" здійснює господарську діяльність через власну мережу у 17 областях України та в інтернет-мережі через веб-сайт: http://www.ads-decor.com.ua/ua/, особливістю господарської діяльності якого є використання саме алюмінієвих профілів при виробництві систем розсувних, відкривних, складних дверей, міжкімнатних перегородок та фасадних систем.

Крім того, позивач зазначає, що колишнім співробітником ТОВ "АДС Груп Україна" Ходаківським Русланом Дмитровичем 31.08.2018 було зареєстровано доменне ім`я «ads-decor.com», за адресою якого розміщений веб-сайт http://ads-decor.com/, а також 21.09.2018 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор", засновником якого є Ходаківський Р.Д .

Основними видами діяльності юридичної особи відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" є: 47.58. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (основний); 18.12. Друкування іншої продукції; 23.12. Формування й оброблення листового скла; 23.19. Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; 25.61. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.62. Механічне оброблення металевих виробів; 47.52. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Позивач зазначає, що відповідач-1 та відповідач-2 здійснюють господарську діяльність, використовуючи позначення « АДС-Декор » та доменне ім`я «ads-decor.com» схожі із зареєстрованими знаками для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 , виключне право на використання яких на території України має лише позивач, щодо таких самих та споріднених товарів і послуг, що може привести до сплутування та/або введення в оману щодо особи, яка виробляє товари/надає послуги.

Позивач вказує, що відповідач-1 та відповідач-2 активно розміщують інформацію про власну господарську діяльність, використовуючи схожі із знаком-1 та знаком-2 позначення на веб-сайті http://ads-decor.com/ та на Інтернет-сторінках соціальних мереж, характеризуючи себе як компанію «ADS», що є провідним виробником на ринку України дверей до шаф-купе, кухонних фасадів з рамкового алюмінієвого профілю і постачальником на ринку України алюмінієвих профілів для шаф-купе, фурнітури до них та профілів для виробництва меблів.

Крім того, на запит позивача № 04-10/2019 від 04.10.2019 Фізичною особою-підприємцем Аборонок Т.Ю. було надано копію договору про надання послуг № 091119 від 09.11.2018 та додаток № 1 до нього, відповідно до яких отримувачем послуг з розробки веб-сайту http://ads-decor.com/, модулю новин тощо є саме Фізична особа-підприємець Ходаківський Руслан Дмитрович.

При цьому, відповідно до офіційної інформації із публічного Інтернет-сервісу Whois, реєстрантом (влаником) доменного імені «ads-decor.com» є Руслан Ходаківський .

Тож, на думку позивача, відповідач-2 без будь-якого дозволу здійснив реєстрацію доменного імені «ads-decor.com», використавши позначення схоже із знаком-1 та тотожне знаку-2.

Позивач також вказує, що згідно з інформацією в інтерактивній базі даних «Заявки на знаки для товарі і послуг, прийняті до розгляд» Державного підприємства «Укрпатент» 14.03.2019 відповідачем-1 була подана заявка № m201905797 на реєстрацію знака для товарів і послуг «АДС Декор».

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що словесні позначення «ADS» та «ADS DECOR» є основними розрізняльними елементами зареєстрованих знаків для товарів і послуг, виключне право на використання яких має позивач та, відповідно, використання вказаних словесних позначень в мережі Інтернет, в першу чергу, пов`язується з діяльністю позивача, крім того використання таких словесних позначень як частини доменного імені «ads-decor.com», за адресою якого розміщується інформація щодо продажу товарів/надання послуг, як наведених у свідоцтвах на знак-1 та знак-2, так і споріджених, спричиняє сплутування знаків та позначень, а також може ввести в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товари та надає послуги.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст.418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом. Об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права. При цьому, використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Частинами 2, 3 ст. 426 Цивільного кодексу України, визначено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати

Згідно ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Як встановлено судом вище, позивач на підставі ліцензійних договорів № 31-08/18 від 31.08.2018 та № 11-07/19 від 11.07.2019 набув виключні права (ліцензію) на використання знаку для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та знаку для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 на всій території України в межах всього переліку товарів і послуг, щодо яких видане свідоцтво.

Згідно ст. 1 Закону України «Про авторське право і суміжні права», власник веб-сайту - особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного доменного імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», домен - частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.

Так, організацією, яка присвоює доменні імена є організація під назвою "Інтернет корпорація з присвоєння імен та номерів" (надалі - ICANN), у зв`язку з чим, саме дана організація встановлює порядок делегування доменних імен, в тому числі географічних доменів та процедуру вирішення спорів.

Процедура делегування доменних імен другого рівня в зоні .UA регулюється Регламентом особливостей реєстрації приватних доменних імен другого рівня в домені .UA (далі - Регламент . UA) та Регламентом публічного домену (далі - Регламент).

Відповідно до пункту 3.3 Регламенту .UA приватні доменні імена другого рівня в домені .UA делегуються виключно у разі, якщо відповідне доменне ім`я повністю, або його компонент другого рівня (до знака ".", але не включаючи цей знак), за написанням співпадає із знаком, права на використання якого на території України належать відповідному реєстранту.

Делегування доменного імені - це процес надання можливості певній особі користуватися певним доменним іменем. Делегування відбувається на платній основі реєстратором, який уклав із адміністратором домену .UA відповідну угоду про реєстрацію та делегування доменних імен в зоні .UA.

Таким чином, реєстрація та делегування доменних імен у доменній зоні другого рівня .UA є привілеєм для власників відповідних торговельних марок, належним чином зареєстрованих на території України, а тому використовувати доменне ім`я другого рівня без наявності зареєстрованого знака для товарів і послуг є недопустимим і порушує відповідні правила делегування доменних імен.

Згідно з положеннями Регламенту:

- реєстратор - це особа, що надає послуги, необхідні для технічного забезпечення реєстрації, делегування та функціонування ДІ;

- реєстрант - це особа, в інтересах якої здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені (пункт 2).

Зміни до запису про ДІ вносяться виключно на підставі заявки, яку надсилає реєстратор до реєстраційної системи (підпункт 7.3.3 пункту 7.3).

Відповідно до відомостей з публічного інтернет-сервісу Whois, реєстрантом (влаником) доменного імені «ads-decor.com» є Руслан Ходаківський , який до того ж є засновником відповідача 1 - Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор", зареєстроване 21.09.2018.

Основними видами діяльності юридичної особи відповідача-1 - Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" є: 47.58. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (основний); 18.12. Друкування іншої продукції; 23.12. Формування й оброблення листового скла; 23.19. Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; 25.61. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.62. Механічне оброблення металевих виробів; 47.52. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах.

Як вказує відповідач-2, ним було подано 14.03.2019 до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m201905797 на реєстрацію знака для товарів і послуг «АДС Декор».

При цьому, відповідно до договору про надання послуг № 091119 від 09.11.2018 та додатку № 1 до нього, укладеного між Фізичною особою-підприємцем Аборонок Тетяною Юріївною та Фізично особою-підприємцем Ходаківським Русланом Дмитровичем, отримувачем послуг з розробки веб-сайту http://ads-decor.com/, модулю новин тощо, є саме Фізична особа-підприємець Ходаківський Руслан Дмитрович.

Проте, суд зазначає, що матеріали справи не містять доказів отримання, ані Ходаківським Р.Д. , ані Товариством з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" свідоцтва України на знак для товарів і послуг «АДС Декор» та/або « ADS DECOR ».

Отже, як зазначає позивач, відповідач-1 та відповідач-2 здійснюють господарську діяльність, використовуючи позначення « АДС-Декор » та доменне ім`я «ads-decor.com» схожі із зареєстрованими знаками для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2, виключне право на використання яких на території України має лише позивач, щодо таких самих та споріднених товарів і послуг, що може привести до сплутування та/або введення в оману щодо особи, яка виробляє товари/надає послуги.

Суд зазначає, що у матеріалах справи міститься висновок експерта № 14867 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 27.12.2019, складений експертом Петренко С.А. на замовлення позивача.

За результатами проведеного експертного дослідження експертом у висновку № 14867 від 27.12.2019 було встановлено:

1. Позначення «АДС Декор» (заявка № m201905797) є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 для товарів 06,20 і послуг 35,37, 40 класів МКТП, а саме: однорідних із зареєстрованими за свідоцтвом України № НОМЕР_1 товарів 06 та послуг 35,37 класів МКТП; споріднених із зареєстрованими за свідоцтвом України № НОМЕР_1 товарів 06,20 класів та послуг 35,37,40 класів МКТП.

2. Позначення «АДС Декор» (заявка № m201905797) є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 для товарів 06,20 і послуг 35,37, 40 класів МКТП, а саме: однорідних із зареєстрованими за свідоцтвом України № НОМЕР_2 товарів 06 та послуг 35,37 класів МКТП; споріднених із зареєстрованими за свідоцтвом України № НОМЕР_2 товарів 06,20 класів та послуг 35,37,40 класів МКТП.

3. Позначення «АДС Декор» (заявка № m201905797) є оманливим стосовно товарів 06 класу МКТП, а саме «звичайні метали та їхні сплави, руди» та є таким, що може ввести в оману щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна", яке виробляє товари та надає послуги з використанням зареєстрованих знаків для товарів і послуг за свідоцтвами України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

В свою чергу, Товариством з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" було долучено до матеріалів справи висновок експерта № 180 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 20.01.2020, складений експертом Жилою Б.В., на замовлення відповідача-1, відповідно до якого експерт дійшов наступних висновків:

1. Позначення за заявкою № m201905797 від 14.03.2019 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 настільки, що їх можна сплутати.

Позначення за заявкою № m201905797 від 14.03.2019 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 настільки, що їх можна сплутати.

2. Позначення за заявкою № m201905797 від 14.03.2019 на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Враховуючи наявність двох протилежних висновків експертів, наданих позивачем та відповідачем-1 на підтвердження доводів, викладених у позовній заяві та, відповідно, у відзиві на позовну заяву відповідача-1, ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.03.2020 було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/15059/19, на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Чи використано знак для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 в доменному імені «ads-decor.com»?;

- Чи використано знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 в доменному імені «ads-decor.com»?;

- Чи використано знак для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 в найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор"?;

- Чи використано знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 в найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор"?;

- Чи є доменне ім`я «ads-decor.com» схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019?;

- Чи є доменне ім`я «ads-decor.com» схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014?;

- Чи є доменне ім`я «ads-decor.com» таким, що може ввести споживачів в оману щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (позивач), яке виробляє товари та надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019?;

- Чи є доменне ім`я «ads-decor.com» таким, що може ввести споживачів в оману щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (позивач), яке виробляє товари та надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014?.

У висновку експертів № 069/20 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 24.06.2020 судовим експертом Ковальовим Н.М. встановлено:

1. Доменне ім`я «ads-decor.com» не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019.

2. Знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 не було використано в доменному імені «ads-decor.com».

3. Доменне ім`я «ads-decor.com» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014.

4. У доменному імені «ads-decor.com» використано знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014.

5. В найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" (21.09.2018) не використано знак для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019.

6. В найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" використано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014.

7. Доменне ім`я «ads-decor.com» є таким, що може ввести споживачів в оману щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна", яке виробляє товари та надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 та знаку для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019.

Судовим експертом у висновку № 069/2 від 24.06.2020, зокрема зазначено, що комерційне найменування «Товариство з обмеженою відповідальністю (скорочено - ТОВ) «АДС-ДЕКОР» складається з двох частин, де «ТОВ» вказує на вид підприємства, назва «АДС-ДЕКОР» є дистинктивною частиною, яка дає можливість вирізнити дану юридичну особу поміж інших.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АДС-ДЕКОР» зареєстровано 21.09.2018.

Види діяльності товариства за КВЕД: 18.12. Друкування іншої продукції; 23.12 Формування і оброблення листового скла; 23.19. Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних; 25.61. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; 25.62. Механічне оброблення металевих виробів; 47.52. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах; 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Основним видом діяльності ТОВ «АДС-ДЕКОР» є: 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

Комерційне (фірмове) найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «АДС ГРУП УКРАЇНА», ТОВ «АДС ГРУП УКРАЇНА» складається з двох частин, де «ТОВ» вказує на вид підприємства, назва «АДС ГРУП УКРАЇНА» є дистинктивною частиною, яка дає можливість вирізнити дану юридичну особу поміж інших.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АДС ГРУП УКРАЇНА» зареєстровано 13.01.2016.

Види діяльності товариства за КВЕД: 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі; 31.02 Виробництво кухонних меблів; 31.09 Виробництво інших меблів; 18.12. Друкування іншої продукції; 25.12. Виробництво металевих дверей і вікон; 25.99. Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.; 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 47.19. Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Основний видом діяльності ТОВ «АДС ГРУП УКРАЇНА» є: 31.09 Виробництво інших меблів.

Також, експертом у висновку № 069/2 від 24.06.2020 зазначено, що доменне ім`я «ads-decor.com» складається з: домену першого (верхнього) рівня «соm»; домену другого рівня «ads-decor».

Таким чином, в доменному імені ads-decor.com розрізняльною частиною є словесне позначення «ads-decor».

Словесне позначення «ads-decor», яке є розрізняльною частиною в доменному імені ads-decor.com, та словесне позначення « ads-decor » за свідоцтвом України НОМЕР_2 виконані латиницею, та розташовані горизонтально. Інші графічні ознаки не збігаються.

Отже, на веб-сайті під доменним іменем ads-decor.com, надаються та пропонуються послуги, що є спорідненими з послугами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 (заявка від 06.11.2018), а позначення «ads-decor», у вигляді якого згідно з Правилами домену UA може бути відображений знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 у доменному імені, є тотожним з позначенням «ads-decor», яке є розрізняльною частиною доменного імені ads-decor.com (дата реєстрації 01.09.2018).

Однак, можливість введення в оману споживача щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, може виникати у випадку існування на ринку споріднених товарів або послуг, які марковані позначеннями, тотожними або схожими настільки, що можна сплутати із позначеннями, права на які набуті раніше.

Право на доменне ім`я «ads-decor.com» виникає з моменту його реєстрації, а саме з 01.09.2018 року, право за знак для товарів і послуг « ADS-DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 року - з моменту подачі заявки з 06.11.2018 року, тобто на 3 місяці пізніше. Враховуючи викладене, експерт дійшов висновку, що доменне ім`я «ads-decor.com» не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.07.2019 року.

Крім того, враховуючи те, що на веб-сайті під доменним іменем ads-decor.com, надаються та пропонуються послуги, що є спорідненими з послугами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 а саме: «виробляє системи для шаф купе та фасадні системи з алюмінієвого профілю... постачає на український ринок якісний алюмінієвий профіль для меблевих фасадів, міжкімнатних перегородок, шаф-купе та гардеробних систем. Також клієнти «АДС» мають можливість замовити фурнітуру для фасадних, гардеробних та систем для шаф-купе. По всім цим напрямкам компанія вважається одним із провідних підприємств.. на українському ринку розсувних систем...», а позначення «ads-decor», у вигляді якого, згідно з Правилами домену UA може бути відображений знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 у доменному імені, є тотожним з позначенням «ads-decor», яке є розрізняльною частиною доменного імені ads- decor.com, однак, враховуючи той факт, що доменне ім`я « ads-decor.com » було зареєстровано 01.09.2018 року, а заявку на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг було подано 06.11.2018 року, експерт дійшов висновку, що знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019року не було використано в доменному імені «ads-decor.com».

Також, експертом зазначено, що знак за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.01.2014 року є словесним. Позначення складається із чотирьох слів розташованих в два рядки, де перше слово «ADS» є домінуючим елементом.

Тобто, домінуюче положення певного елемента в зображенні знаку може визначатися, зокрема, такими факторами: геометричним розміром елемента - позначення « ADS » займає 3/4 площі; місцем розташування елемента у площині зображення знаку - позначення «ADS» розташовано в верхній частині; смисловим навантаженням елемента - позначення «ADS» - літерна абревіатура ALUMINIUM DECOR SYSTEM; впливом елемента на зорове та/або фонетичне (семантичне) сприйняття знаку в цілому - позначення «ADS» виділяється на фоні інших словесних позначень завдяки розміру. Оригінальному шрифту та яскравому кольоровому виконанню.

Експертом зазначено, що незважаючи на різну довжину позначень вони є схожими за фонетичними ознаками. Це зумовлено, в першу чергу, повним входженням позначення, яке використовується в доменному імені «ads-decor.сот», а саме - ads-decor у склад словесного позначення за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014. Також, місцем розташування тотожного домінуючого елемента « ads » - на початку обох позначень.

Словесне позначення «ads-decor», яке є розрізняльною частиною в доменному імені ads-decor.com, та словесне позначення « ads aluminium decor system » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 виконані латиницею, та розташовані горизонтально. Інші графічні ознаки не збігаються.

Враховуючи той факт, що для словесних позначень вирішальне значення має їхнє звучання (звукова ознака), оскільки знаки, які записані по різному, можуть вимовлятися однаково, що відіграє вирішальну роль при усних сповіщеннях, експерт дійшов висновку висновку, що доменне ім`я «ads-decor.com» є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 року.

Крім того, експертом зазначено, що на веб-сайті під доменним іменем ads-decor.com, надаються та пропонуються послуги, що є спорідненими з послугами для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1.

Домінуюче позначення « ADS », у вигляді якого згідно з Правилами домену UA може бути відображений знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 у доменному імені, є тотожним з першим словом у словосполученні «ads-decor», яке є розрізняльною частиною доменного імені ads-decor.com. Слово « decor », також входить до складу словесного знаку за свідоцтвом України № НОМЕР_1. Словесне позначення «ads-decor» більшістю споживачів буде сприйняте як власна назва підприємства яке має відношення до послуг пов`язаних із декором.

До складу словесних позначень можуть входити як сильні, так і слабкі елементи. Основне навантаження щодо ступеню розрізняльної здатності в цілому таких позначень припадає на сильні елементи. Сильним елементам словесних позначень притаманний високий ступінь розрізняльної здатності, оскільки вони, як правило, є оригінальними. До слабких елементів відносяться, зокрема, позначення, які розповсюджені у термінології певних галузей і є неохороноздатними позначеннями.

Отже, в словесному позначенні «ads-decor», перше слово « ads » є оригінальним, сильним елементом, a «decor» - слабким.

Підсумовуючи викладене вище і враховуючи тісний зв`язок семантичної та фонетичної складових словесних позначень, експерт дійшов висновку, що у доменному імені ads-decor.com яке було зареєстровано 01.09.2018 року, використовується знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 року.

Комерційне (фірмове) найменування - це назва, під якою виступає юридична або фізична особа - підприємець у своїй виробничій або комерційній діяльності.

Під своїм комерційним найменуванням комерційна організація укладає господарські договори та здійснює інші юридичні дії, реалізує особисті немайнові права, захищає свої порушені права тощо. Власники прав на комерційні найменування можуть розміщувати свої комерційні найменування на вивісках, бланках, рахунках, прейскурантах, у публікаціях рекламного характеру, оголошеннях, анотаціях тощо. Комерційне найменування є засобом ідентифікації особи та її діяльності. На відміну від знаків для товарів та послуг, які можуть бути не лише словесними, комерційні найменування існують лише в словесній формі.

Об`єктом комерційного найменування може бути позначення, яке містить зазначення організаційно-правової форми та/або характеру діяльності та позначення, що є вирізняльною частиною (назвою) цього комерційного найменування. Для споживачів, клієнтів та партнерів юридичної особи її назва ідентифікується саме за спеціальною частиною комерційного найменування, при цьому повне найменування, як правило, вказується лише в офіційних документах - договорах, контрактах, листах.

Відповідно до ст. 489 Цивільного кодексу України, правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

У ч. 6 ст. 82 Господарського кодексу України зазначено, що найменування господарського товариства повинно містити зазначення виду товариства, для повних товариств і командитних товариств - прізвища (найменування) учасників товариства, які несуть додаткову відповідальність за зобов`язаннями товариства усім своїм майном, а також інші необхідні відомості.

Про вимоги до найменування товариства також вказано у ст. 2 Закону України «Про господарські товариства», де зазначається, що найменування повинно містити відомості про його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші відомості, передбачені законом.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів, щодо товару, які вони виробляють та (або) реалізують, та послуг які ними надаються.

Так, експертом у висновку № 069/2 від 24.06.2020 зазначено, що досліджувані позначення зареєстровані і використовуються для однорідних (споріднених) товарів і послуг; досліджувані позначення фонетично схожі, містять фонетично та семантично схожий домінуючий елемент (ADS/АДС), фонетично та семантично тотожній елемент [де - кор]; різниця в графічному виконанні не впливає на висновок про схожість позначень в цілому, а наявність літери «А», яка виглядає однаково як в кириличній абетці так і в латинській, на початку обох позначень цю схожість значною мірою підсилює.

Проте, оскільки ТОВ «АДС-ДЕКОР» зареєстровано 21.09.2018, а заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг « ADS-DECOR » за свідоцтвом України НОМЕР_2 було подано пізніше - 06.11.2018 року, експерт дійшов висновку, що в найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «АДС- Декор» (21.09.2018) не використано знак для товарів і послуг «ADS-DECOR» за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.07.2019.

В той же час, враховуючи що заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 було подано - 12.02.2013 року, ТОВ «АДС-ДЕКОР» було зареєстровано 21.09.2018, тобто через п`ять років, враховуючи тісний зв`язок семантичної та фонетичної складових словесних позначень, експерт дійшов висновку, що в найменуванні Товариства з обмеженою відповідальністю «АДС- Декор» використано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.01.2014 року.

Крім того, експертом у висновку № 069/2 від 24.06.2020 встановлено, що доменне ім`я «ads-decor.com», права на яке отримано 01.09.2018 року, є таким що може ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу, а саме щодо ТОВ «АДС Груп Україна» (дата реєстрації 13.01.2016), яке виробляє товари та надає послуги з використанням знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 10.01.2014 року та знаку за свідоцтвом України НОМЕР_2 від 10.07.2019 року, враховуючи існування на ринку споріднених товарів та послуг, маркованих позначеннями, схожими настільки, що їх можна сплутати, або такими позначеннями, що відтворюють позначення, права на які набуті раніше.

За змістом ст. 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством. Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи. У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством. У висновку експерта має бути зазначено, що він попереджений (обізнаний) про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, а у випадку призначення експертизи судом, також про відповідальність за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Оцінюючи висновок експерта № 069/2 від 24.06.2020, суд зазначає, що зазначений висновок містить відповідь на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, при цьому, висновок експерта складений кваліфікованим атестованим судовим експертом Ковальовою Н.М.

Таким чином, висновок експерта № 069/20 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 24.06.2020 приймається судом в якості належного та допустимого доказу.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Таким чином, суд зазначає, що відповідачами здійснюється застосування, в тому числі під час пропонування та надання послуг, пропонування товарів для продажу та їх продажу, зокрема, в мережі Інтернет, в тому числі, на веб-сайті http://ads-decor.com/, позначень, що є схожими зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 настільки, що такі позначення і знаки при сприйнятті споживачами цих об`єктів на товарах та при надані послуг можна сплутати і як наслідок, - можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари та/або надає послуги, що в силу ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» надає позивачеві право забороняти таке використання.

Статтею 431 Цивільного кодексу України встановлено, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

За змістом ст. ст. 16 та 432 Цивільного кодексу України, способами захисту прав інтелектуальної власності є, зокрема, припинення дії, яка порушує право.

Відповідно до ч. 2 ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", на вимогу власника свідоцтва порушення, передбачене п. 1 даної статті, повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Разом з тим, суд зазначає, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" (ідентифікаційний код - 42492473) зареєстровано 21.09.2018, в той час як заявку на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 було подане пізніше - 06.11.2018.

Крім того, суд зазначає, що право на доменне ім`я «ads-decor.com» виникло з моменту його реєстрації, а саме з 01.09.2018 , а право на знак для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019 - з моменту подачі заявки з 06.11.2018, тобто на 3 місяці пізніше, відповідно, у суду відсутні підстави стверджувати про використання відповідачами знака для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 від 10.07.2019.

Тож, судом встановлений факт використання відповідачами у процесі своєї господарської діяльності та відповідачем-2 у доменному імені «ads-decor.com» знака для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014, а тому таке використання є порушенням майнових прав інтелектуальної власності позивача на знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014

Між тим, суд зазначає, що знак для товарів і послуг « ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM » за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 складається з чотирьох слів та включає в себе, як словесне позначення "ADS DECOR", так і " ADS ", " Aluminium Decor System ", тобто охорона надається як в цілому знаку, так і окремим його частинами.

При цьому, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вбачається, що найменуванням відповідача-1 є Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР", а отже, враховуючи висновок експерта № 069/2 від 24.06.2020, відповідачем-1 фактично здійснюється застосування у найменуванні юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" позначення, що є схожим зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 настільки, що таке позначення і знак можна сплутати і є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги.

Враховуючи вищевикладене, оскільки судом встановлено, що заявку на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг « ADS DECOR » за свідоцтвом України № НОМЕР_2 було подане лише 06.11.2018, суд приходть до висновку про обгрунтованість вимог позивача в частині заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" та Фізичній особі-підприємцю Ходаківському Руслану Дмитровичу використовувати знак для товарів і послуг " ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM " за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та позначення "АДС ДЕКОР", "АДС", " ADS DECOR ", " ADS ", " Aluminium Decor System " та інші позначення, які схожі із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, доменних іменах, в господарській діяльності з метою пропонування товарів і послуг, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1, а також товарів і послуг, споріднених із наведеними у вказаному свідоцтві, з огляду на що позовні вимоги в цій частині підлягають задоволенню частково.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" внести зміни до своїх установчих документів в частині виключення із повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовою позначення "АДС ДЕКОР", "ADS DECOR", суд відзначає наступне.

Схожість позначення "АДС-ДЕКОР", яке застосоване у найменуванні юридичної особи «Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР"», зі знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 настільки, що може ввести в оману щодо особи, яка надає послуги, підтверджується висновком експерта № 069/20 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 24.06.2020, складеним судовим експертом Ковальовою Н.М., який прийнятий судом в якості належного та допустимого доказу.

За змістом ч. 5 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Надаючи правову оцінку належності обраного позивачем способу захисту, суд звертає увагу на визначення можливої ефективності такого способу з точки зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, у п. 145 рішення від 15 листопада 1996 року у справі "Чахал проти Об`єднаного Королівства" (Chahal v. the United Kingdom, (22414/93) [1996] ECHR 54) Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов`язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються національним правом.

Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності "небезпідставної заяви" за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов`язань за ст. 13 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається згаданою статтею повинен бути "ефективним" як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення Європейського суду з прав людини у справі "Афанасьєв проти України" від 5 квітня 2005 року (заява № 38722/02).

Іншими словами, у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості такого поновлення - гарантувати особі можливість отримання нею відповідного відшкодування.

Так, вимоги про зобов`язання зобов`язання Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" внести зміни до своїх установчих документів в частині виключення із повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовою позначення "АДС ДЕКОР", "ADS DECOR", спрямовані на захист прав позивача у даній справі, відповідають охоронюваному законом інтересу позивача, а обраний спосіб захисту є ефективним з огляду на встановлені судом факти порушення відповідачем-1 прав інтелектуальної власності позивача, у зв`язку з чим вимоги позивача у цій частині підлягають задоволенню.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд у постанові від 18.10.2018 у справі №910/32742/15, у якій, зокрема, зазначено про те, що не можна погодитися з доводами щодо відсутності такого способу захисту прав, як спонукання іншої особи виключити певні словосполучення чи слово із свого офіційного зареєстрованого найменування, оскільки відповідно до статті 55 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу, кожен має право будь-якими не забороненими законом способами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Крім того, оскільки діючим законодавством України не передбачено який саме спосіб захисту має бути застосований в справі про порушення прав інтелектуальної власності на торговельну марку в доменному імені, суди застосовують принцип найбільш справедливого та ефективного способу захисту.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Оскільки виключні права позивача на використання знака для товарів і послуг ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM» за свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 10.01.2014 порушуються у тому числі відповідачем-2, то обраний Товариством з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" спосіб захисту щодо зобов`язання Фізичну особу-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича передати право на доменне ім`я "ads-decor.com" Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна", є правомірним, а тому вказана вимога підлягає задоволенню.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Згідно із ст. ст. 78, 79 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, враховуючи викладене вище, позовні вимоги позивача визнаються такими, що підлягають задоволенню частково.

Суд зазначає, що при частковому задоволенні позовних вимог витрати по сплаті судового збору відповідно до ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, покладаються на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Однак, враховуючи немайновий характер позовних вимог та часткове задоволення позовних вимог в частині першої вимоги позивача, що виключає можливість визначення пропорції розміру її задоволення, судові витрати позивача підлягають стягненню з відповідачів у повному розмірі.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" - задовольнити частково.

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" (вул. Сирецька, буд. 38, м. Київ, 04073, ідентифікаційний код - 42492473) використовувати знак для товарів і послуг " ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM " за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та позначення "АДС ДЕКОР", "АДС", "ADS DECOR", "ADS", "Aluminium Decor System" та інші позначення, які схожі із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, доменних іменах, в господарській діяльності з метою пропонування товарів і послуг, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1, а також товарів і послуг, споріднених із наведеними у вказаному свідоцтві.

3. Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "АДС-ДЕКОР" (вул. Сирецька, буд. 38, м. Київ, 04073, ідентифікаційний код - 42492473) внести зміни до своїх установчих документів в частині виключення із повного та скороченого найменування товариства українською та англійською мовою позначення "АДС ДЕКОР", "ADS DECOR".

4. Заборонити Фізичній особі-підприємцю Ходаківському Руслану Дмитровичу ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) використовувати знак для товарів і послуг " ADS ALUMINIUM DECOR SYSTEM " за свідоцтвом України № НОМЕР_1 та позначення "АДС ДЕКОР", "АДС", " ADS DECOR ", "ADS", "Aluminium Decor System" та інші позначення, які схожі із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1, в мережі Інтернет на веб-сторінках і на веб-сайтах, доменних іменах, в господарській діяльності з метою пропонування товарів і послуг, наведених у свідоцтві України № НОМЕР_1, а також товарів і послуг, споріднених із наведеними у вказаному свідоцтві.

5. Зобов`язати Фізичну особу-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) передати право на доменне ім`я "ads-decor.com" Товариству з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (вул. Краківська, буд.34, кв.3, м. Львів, 79008, ідентифікаційний код - 40216346).

6. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС-Декор" (вул. Сирецька, буд. 38, м. Київ, 04073, ідентифікаційний код - 42492473) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (вул. Краківська, буд.34, кв.3, м. Львів, 79008, ідентифікаційний код - 40216346) 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. - судового збору.

7. Стягнути з Фізичної особи-підприємця Ходаківського Руслана Дмитровича ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "АДС Груп Україна" (вул. Краківська, буд.34, кв.3, м. Львів, 79008, ідентифікаційний код - 40216346) 3 842 (три тисячі вісімсот сорок дві) грн. 00 коп. - судового збору.

8. У задоволенні решти позовних вимог відмовити.

9. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 09.11.2020.

Суддя Щербаков С.О.