ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2020 р. Справа№ 910/4208/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Копитової О.С.

суддів: Пашкіної С.А.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання: Гуньки О.В.

у присутності представників сторін згідно протоколу судового засідання

від 15.10.2020 року

розглянувши апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані"

на рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року

(повний текст складено 05.02.2020 року)

у справі №910/4208/17 (суддя Підченко Ю.О.)

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані"

про припинення порушення права інтелектуальної власності

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача товариство з обмеженою відповідальністю "Коронахім",

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача товариство з обмеженою відповідальністю"Еко Полімербуд Трейд" ,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, у березні 2017 року товариство з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» звернулось до господарського суду міста Києва з позовними вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» про припинення порушення права інтелектуальної власності, із проханням заборонити відповідачу використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів та послуг 19 класу МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Позовні вимоги з посиланням на приписи ст.ст. 418, 420, 424, 426, 432, 492, 495 Цивільного кодексу України та ст.ст. 5, 16, 20, 21 Закону України від 15.12.1993 № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» мотивовано неправомірним, без відповідного дозволу правовласника, використанням відповідачем у діловій документації знака позивача.

Рішенням господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року позов задоволено повністю; заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів та послуг 19 класу МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Стягнуто з товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» 1 600,00 грн. судового збору, 17 856,00 грн. витрат на оплату судової експертизи та 45 000,00 грн. витрат на оплату послуг адвоката.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 року апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» на рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року у справі №910/4208/17 залишено без задоволення; рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року у справі №910/4208/17 залишено без змін.

Постановою Верховного Суду від 26.06.2018 року у справі №910/4208/17 касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 року зі справи №910/4208/17 скасовано; справу направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

За результатами нового розгляду, рішенням господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року у справі №910/4208/17 позовні вимоги товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» задоволено повністю. Заборонено товариству з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» використання позначення (в тому числі нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет) «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товару, для якого зареєстровано знак для товарів та послуг товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт; смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам`ятники, азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали. Стягнено з товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви в розмірі 1600 грн.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду першої інстанції, товариство з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить суд поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року у справі №910/4208/17 та прийняти нове, яким повністю відмовити в позові товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» до товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані». Також товариство з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» подало клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження.

Скаржник вважає, що при вирішенні даної справи судом першої інстанції порушено вимоги ст. 236 Господарського процесуального кодексу України щодо законності та обґрунтованості рішення, оскільки внаслідок неправильного дослідження та оцінки доказів, необґрунтованості відмови у прийнятті доказів, порушення норм процесуального права та неправильного застосування норм матеріального права обставини, які мають значення для справи, судом встановлено неповно, не об`єктивно та неправильно, обставини, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими, є недоведеними, висновки, викладені у рішенні суду першої інстанції, не відповідають обставинам справи.

Крім того, зазначає, що в порушення норм ст. 104 Господарського процесуального кодексу України суд першої інстанції розцінив висновок експертів №320/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 01.07.2019 року як висновок експерта, який має для суду заздалегідь встановлену силу, а не як письмовий доказ, який підлягає дослідженню в сукупності з іншими доказами. Суд першої інстанції фактично усунувся від перевірки та належної оцінки вищевказаного висновку експертів та залишив клопотання про долучення до матеріалів справи висновку експерта Петренка С.А. №14852 від 22.11.2019 року без розгляду з порушенням норм процесуального права.

Також скаржник вважає, що місцевим судом під час нового розгляду справи не виконано вказівки, які містяться у постанові Верховного Суду, а саме: дослідити заяву про реєстрацію знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» за №-m2015 22297 та висновки кваліфікаційної експертизи по заявці; дослідити доводи відповідача щодо використання ним знака ІНФОРМАЦІЯ_2» за свідоцтвом України №226309 виключно щодо товарів, для яких його зареєстровано: за 1 та 27 класами МКТП.

Скаржник вважає, що місцевим судом не з`ясовано фактичних обставин справи, пов`язаних з внесенням протягом 2008-2019 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів, зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару «композиції для облаштування наливних підлог» та внесення в Пояснювальні примітки запису, що 19 класу МКТП не належать килими, рогожі, мати, лінолеум та інші матеріали для покривання готової підлоги.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями справу №910/4208/17 передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючого судді: Копитової О.С., суддів: Остапенка О.М., Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 23.03.2020 року поновлено товариству з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» строк на подання апеляційної скарги на рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» на рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року у справі №910/4208/17 та призначено справу до розгляду на 06.05.2020 року.

30.03.2020 року через відділ документообігу суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому зазначено, що в матеріалах справи наявні три висновки експертів, якими встановлено, що відповідач використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ЭКО КЭНП» для позначення тих самих та споріднених товарів, для яких зареєстровано знак позивача «КЭНП», а не для тих товарів, для яких вони зареєстровані. Крім того, усі без виключення експерти, що давали свої висновки по справі, дійшли одностайної згоди щодо схожості позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ЭКО КЭНП» з позначенням «КЭНП».

Щодо заяви про реєстрацію знака «ІНФОРМАЦІЯ_2» за №-m2015 22297 та висновків кваліфікаційної експертизи по заявці №-m2015 22297 представник позивача зазначає, що такі документи було досліджено судом при повторному розгляді справи та встановлено, що відповідачем спірні позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ЭКО КЭНП» використовуються для товарів, які не відносяться до тих товарів, на які розповсюджується правова охорона знака відповідача.

Внесення протягом 2008- 2018 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів, зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог", на думку позивача не позбавляє його права забороняти використання спірного позначення для того товару, для якого зареєстровано знак (композиції для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог) та для споріднених товарів.

При цьому позивач зазначає, що висновком експертизи від 01.07.2019 року встановлено, що після внесення змін до МКТП "композиції для облаштовування наливних підлог" відносяться, як й раніше, до 19-го класу. Тобто правова охорона за свідоцтвами відповідача на товари 1 та 27 класу не поширюється на такий товар як «композиції для облаштовування наливних підлог» як й на інші товари 19 класу. Зазначений висновок експертів не спростовується, доказами, які намагається надати суду відповідач.

Позивач також зазначає, що в якості доказу відповідач посилається на висновок експерта Петренка С.А. від 22.11.2019 року, який був поданий поза межами встановленого строку. Як убачається з самого висновку, відповідач звернувся до експерта вже після закриття підготовчого засідання, тобто знаючи на той момент, що можливість надання доказів вичерпана. Крім того, зазначений висновок експерта не може бути взятий до уваги, оскільки не відповідає вимогам Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, зокрема, у вступній частині висновку експерта зазначається справа, за якою вона призначена (кримінальна, про адміністративне правопорушення, цивільна, господарська, адміністративна, тощо, номер справи) (у разі наявності) або стаття закону, якою передбачено надання висновку експерта. Проте, таких даних у висновку немає, що унеможливлює встановити - в якій власне справі таке дослідження проводилося. Крім того, як вбачається зі змісту висновку експерта, експертові надавалася обмежена кількість матеріалів (лише 4 документи) порівняно з матеріалами, що надавалися судом при призначенні двох судових експертиз, та позивачем при замовленні експертизи.

Враховуючи вищевикладене, позивач вважає, що апеляційна скарга не містить доводів, які б спростовували висновки суду першої інстанції та позовні вимоги позивача та має бути залишена без задоволення.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2020 року заяву про самовідвід судді Північного апеляційного господарського суду Остапенка О.М. у справі №910/4208/17 задоволено. Відведено суддю Північного апеляційного господарського суду Остапенка О.М. від розгляду справи №910/4208/17. Матеріали справи №910/4208/17 передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу України.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 07.04.2020 року, у зв`язку з задоволенням заяви про самовідвід та відвід суддів Остапенка О.М. у справі №910/4208/17, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 07.04.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Сотнікова С.В., Грека Б.М.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 07.04.2020 року вищезазначеною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/4208/17 за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» та призначено справу до розгляду на 06.05.2020 року.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 04.05.2020 року, у зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М., який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці 06.05.2020 року, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.05.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Сотнікова С.В., Верховця А.А.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.05.2020 року заяву про самовідвід судді Північного апеляційного господарського суду Верховця А.А. у справі №910/4208/17 задоволено. Відведено суддю Північного апеляційного господарського суду Верховця А.А. від розгляду справи №910/4208/17. Матеріали справи №910/4208/17 передано для здійснення визначення складу судової колегії у відповідності до положень Господарського процесуального кодексу України.

Розпорядженням в.о. керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 05.05.2020 року, у зв`язку з задоволенням заяви про самовідвід суддів Верховця А.А. у справі №910/4208/17, який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.05.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Сотнікова С.В., Пантелієнка В.О.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 05.05.2020 року вищезазначеною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/4208/17 за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» та повідомлено учасників справи, що у зв`язку карантинними обмеженнями, судове засідання призначене 06.05.2020 року не відбудеться, про дату і час наступного судового засідання учасники справи будуть повідомлені додатково.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 09.06.2020 року призначено розгляд справи №910/4208/17 за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» на 08.07.2020 року.

08.07.2020 року через відділ документообігу суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» надійшла заява про залучення до участі у справі третьої особи - товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд».

08.07.2020 року через відділ документообігу суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» надійшло клопотання про доручення доказів, а саме витягів з бази даних «Зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг» щодо свідоцтв НОМЕР_2 та №226309.

Крім того, 08.07.2020 року, від скаржника надійшло клопотання про відкладення розгляду справи, посилаючись на зайнятість адвоката в іншому судовому засіданні.

Присутній в судовому засіданні 08.07.2020 року представник позивача надав усні пояснення щодо заявленого скаржником клопотання про відкладення розгляду справи та надав пояснення щодо заяви про залучення до участі у справі у якості третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 08.07.2020 року розгляд справи №910/4208/17 відкладено на 29.07.2020 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 27.07.2020 року, у зв`язку з перебуванням суддів Пантелієнка В.О. та Сотнікова С.В, які не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці 29.07.2020 року, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.07.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Пашкіної С.А., Дикунської С.Я.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2020 року вищезазначеною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/4208/17 за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» та призначено справу до розгляду на 29.07.2020 року.

29.07.2020 року через відділ документообігу суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» надійшла заява про залучення товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд» до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача.

У поданій заяві скаржник зазначає, що починаючи з 22.01.2018 року до 31.01.2020 року товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд» мало виключну ліцензію на використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», знаку для товарів і послуг «ЭКО КЭНП». Також 22.01.2018 року товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд» за укладеним з товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» Авторським договором №22/01-18 про передання (відчуження) майнових прав набуло усі майнові права на Технічні умови «Технічні умови ТУ У 20.1-39388947-001:2015 ЕКО КОМПОЗИЦІЇ ЕПОКСИДНІ ДЛЯ НАЛИВНИХ ПІДЛОГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» на весь строк дії авторського права. Більше того 10.04.2020 року право власності на Свідоцтво №226309 та Свідоцтво НОМЕР_2 в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд». Отже, починаючи з 22.01.2018 року по даний час, виключне право на використання знаку для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2», знаку для товарів і послуг «ЭКО КЭНП», а також Технічних умов «Технічні умови ТУ У 20.1-39388947-001:2015 ЕКО КОМПОЗИЦІЇ ЕПОКСИДНІ ДЛЯ НАЛИВНИХ ПІДЛОГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» належить товариству з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд».

Також скаржником подано заяву про закриття провадження у справі, в якій останній просить суд скасувати рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року та закрити провадження у справі №910/4208/17 у зв`язку з відсутністю предмету спору.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 29.07.2020 року залучено товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд» до участі у справі №910/4208/17 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та відкладено розгляд справи №910/4208/17 на 02.09.2020 року.

07.08.2020 року через відділ документообігу суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Коронахім» надійшла заява про вступ у справу у якості третьої особи без самостійних вимог на стороні позивача.

У поданій заяві представник зазначає, що згідно ліцензійного договору від 01.08.2018 року, товариство з обмеженою відповідальністю «Коронахім» набуло права на використання позначення «КЭНП» при виробництві наливних підлог. Крім того, на підставі зазначеної угоди, товариство з обмеженою відповідальністю «Коронахім» з 2018 року є власником Технічних умов на виробництво епоксидних наливних підлог «КЕНП». В зв`язку з чим, рішення суду по справі може створити правові наслідки для товариства з обмеженою відповідальністю «Коронахім» в тій мірі, що й для товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд».

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 02.09.2020 року залучено товариство з обмеженою відповідальністю «Коронахім» до участі у справі №910/4208/17 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача. Розгляд справи №910/4208/17 відкладено на 15.10.2020 року.

02.09.2020 року через відділ документообігу суду від товариства «Еко Полімербуд Трейд» надійшли пояснення по справі, в яких останній зазначає, що в повному обсязі підтримує доводи апеляційної скарги товариства «Імперіал Буд Компані» та вважає, що оскаржуване рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року має бути скасоване як таке, що не відповідає вимогам законності та обґрунтованості.

Третя особа зазначає, що починаючи з 22.01.2018 року товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд» є власником усіх майнових прав на Технічні умови ТУ У 20.1- 39388947-001:2015 ЕКО КОМПОЗИЦІЇ ЕПОКСИДНІ ДЛЯ НАЛИВНИХ ПІДЛОГ «ІНФОРМАЦІЯ_2» та отримав виключні ліцензії на знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» (свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 12.05.2017 року) та «ЭКО КЭНП» ( свідоцтво України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_2 від 12.05.2017 року) відносно всього переліку товарів і послуг, що відповідає 01 та 27 класам товарів і послуг за Міжнародною класифікацією товарів і послуг, зазначених у свідоцтвах строком до 31 січня 2020 року.

Згідно Виписок з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів та послуг станом на 10.04.2020 року та повідомлень про внесення змін до відомостей Державного реєстру свідоцтв України №14206/ПМ/20 від 10.04.2020 року та 14207/ПМ/20 від 10.04.2020 року - 10 квітня 2020 року стосовно свідоцтв № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 внесено зміни до відомостей Державного реєстру свідоцтв України на підставі рішення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 10.04.2020 року № 26690, а саме - власником вказаних свідоцтв на знак для товарів та послуг зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд».

Тобто після 22 січня 2018 року товариство з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» взагалі не має права використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» - цей знак використовується виключно товариством з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд».

За таких обставин, між позивачем та відповідачем спору щодо використання знаку для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» на час розгляду місцевим судом даної справи вже не існувало.

Також представник третьої особи на стороні відповідача заперечує проти використання судом висновку експертів №320/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 01.07.2019 року, який суд поклав в основу судового рішення. Третя особа вважає, що вказаний висновок експертів містить недоліки, які не дозволяють використовувати його в якості засобу доказування, експертне дослідження проведено з порушенням методики, висновок є необґрунтованим та таким, що викликає сумнів у його правильності.

При цьому, третя особа додає висновок експерта № 14933 від 20.07.2020 року та просить врахувати його при прийнятті рішення по справі, обґрунтовуючи неможливістю подання вказаного доказу до суду першої інстанції з підстав незалучення його до розгляду справи.

28.09.2020 року через відділ документообігу суду від позивача надійшли письмові заперечення.

Позивач зазначає, що третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача у своїх поясненнях зазначено, що з 22 січня 2018 року відповідач втратив право використовувати спірні позначення, оскільки це право повністю перейшло до третьої особи на підставі ліцензійних договорів, однак на думку позивача, це не має жодного правового значення, адже позов подавався на початку 2017 року, та обґрунтовувався обставинами, що існували до його подання. При цьому позивач, на спростування пояснень третьої особи вказує, що позов подано на самому початку 2017 року, отже, позивач не міг зазначати і не зазначав, що після 2016 року відповідач не використовував спірне позначення.

Крім того, третя особа не надала жодних доказів на підтвердження своїх доводів, що позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» використовуються виключно третьою особою після укладання ліцензійних договорів, тобто після 22 січня 2018 року.

Окрім іншого, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача не звернула увагу на предмет позову, яким є заборона використовувати спірні позначення для позначення тих товарів, які не включені до переліку товарів у свідоцтвах відповідача (а зараз - третьої особи). Згідно умов ліцензійних договорів, третій особи було надано виключне право використовувати знаки «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ЭКО КЭНП» для позначення тих товарів, що наведені у свідоцтвах, що ніяк не стосується предмету спору, адже позивач не наполягає на забороні використання цих позначень для таких товарів. Предметом позову, є заборона використання позначень «ІНФОРМАЦІЯ_2» та «ЭКО КЭНП» для позначення товарів, для яких ці знаки відповідачем не зареєстровано, але для яких зареєстровано схоже позначення позивача «КЭНП». Отже, перепродажі прав на зареєстровані знаки ніяк не впливають на законність або незаконність використання позначень для того товару, який наявний у переліку товарів у свідоцтві позивача, але при цьому відсутній у свідоцтві третьої особи.

Позивач вважає недоцільним прийняття до уваги висновку експерта, який просить долучити до справи третя особа, , яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача, оскільки всі обставини, які намагається довести третя особа за допомогою даного висновку вже встановлено рішенням суду, що набрало законної сили по справі №910/11309/18.

28.09.2020 року через відділ документообігу суду від товариства з обмеженою відповідальністю «Коронахім» надійшли пояснення по справі, в яких останній зазначає, що вважає позовні вимоги повністю доведеними та обґрунтованими та просить апеляційну скаргу відхилити, а рішення суду першої інстанції залишити без змін.

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача з посиланням на Постанову північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 року по справі № 910/11309/18 наголошує, що факт схожості спірного позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» із зареєстрованим знаком позивача «КЭНП» є встановленим та не потребує доказування, адже судом встановлено, що реєстрація знаків відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЭКО КЕНП не відповідала вимогам законодавства, зокрема через схожість зазначених позначень із зареєстрованим позначенням позивача КЭНП, через що скасовано свідоцтво про реєстрацію позначень ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЭКО КЕНП в якості знаків для товарів та послуг для більшості наведених у свідоцтві товарів.

З наявних у справі документів вбачається, що позивачем надано докази використання відповідачем позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» саме для тих товарів (або споріднених), для яких зареєстровано знак позивача.

Сукупність наведених умов свідчить про виникнення у позивача права вимагати заборони використання позначення, схожого із раніше зареєстрованим знаком , для позначення тих самих товарів, для яких знак зареєстровано (наливні підлоги), або споріднених товарів.

Не погоджується третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача і з позицією іншої третьої особи - товариства з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд». Вважає висновок експерта поданий третьою особою, яка не заявляє самостійних вимог на стороні відповідача таким, що не має значення для справи, оскільки не містить номера справи по якій проведений, що є обов`язковою частиною висновку. При цьому, товариство з обмеженою відповідальністю «Еко Полімербуд Трейд» подавало вказаний висновок в справу № 910/11309/18 і висновок було відхилено, як такий, що складено з порушенням вимог законодавства для складання висновків, що відображено в постанові від 17.09.2020 року.

Розпорядженням керівника апарату Північного апеляційного господарського суду від 13.10.2020 року, у зв`язку з перебуванням судді Дикунської С.Я., яка не є головуючим суддею (суддею-доповідачем), у відпустці 15.10.2020 року, призначено повторний автоматизований розподіл справи.

Відповідно до витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.10.2020 року, для розгляду справи сформовано колегію у складі головуючого судді: Копитової О.С. суддів: Пашкіної С.А., Сотнікова С.В.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 15.10.2020 року вищезазначеною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/4208/17 за апеляційною скаргою товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» та призначено справу до розгляду на 15.10.2020 року.

15.10.2020 року представники сторін, які з`явились надали усні пояснення по справі.

Представники третіх осіб в судове засідання 15.10.2020 року не з`явились, причини неявки суду не повідомили, про дату, час проведення судового засідання повідомлені належним чином, обґрунтованих клопотань щодо неможливості явки представників в судове засідання не заявляли., в зв`язку з чим колегія суддів вважає за можливе прийняти рішення без участі представників третіх осіб. При цьому, колегія суддів зважає, що третіми особами надані письмові пояснення по суті спору, які долучені до матеріалів справи.

15.10.2020 року в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року - залишити без змін, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. Докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об`єктивно не залежали від нього. Суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Згідно із ч. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, в суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Як убачається з матеріалів справи справа переглядається судами повторно.

Постановою Верховного Суду від 26.06.2018 року у справі №910/4208/17 касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» задоволено частково; рішення господарського суду міста Києва від 22.11.2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 16.04.2018 року зі справи №910/4208/17 скасовано; справу направлено на новий розгляд до господарського суду міста Києва.

В зазначеній постанові Верховний Суд зазначив про необхідність при новому розгляді справи дослідити, з`ясувати та встановити наступне:

- який обсяг правової охорони торговельної марки позивача в частині товарів і послуг (для всіх товарів і послуг 19 класу МКТП, чи їх частини, яких саме);

- який обсяг правової охорони торговельної марки відповідача стосовно товарів і послуг 1, 27 класів МКТП (для яких саме);

- щодо яких саме товарів і/або послуг відповідач використовував спірне позначення та які фактичні обставин такого використання;

- оцінити та вирішити клопотання позивача про уточнення позовних вимог від 04.04.2017;

- дослідити заяву про реєстрацію знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" за № m2015 22297 та висновки кваліфікаційної експертизи по заявці № m2015 22297;

- з`ясувати фактичні обставини, пов`язані з внесенням протягом 2008- 2018 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів [зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог"];

- встановити, чи охоплює на час вирішення даного судового спору визначення товару "підлоги неметалеві" такий товар, як "композиції для облаштовування наливних підлог", чи останній належить до іншого класу МКТП (можливо 1 чи 27);

- дослідити доводи відповідача щодо використання ним знака "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 виключно щодо товарів, для яких його зареєстровано: за 1 та 27 класами МКТП ("необроблені синтетичні смоли", "інші покриви на підлогу" тощо);

- з`ясувати, чи має місце використання відповідачем спірного позначення (після вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог") щодо такого товару, як "підлоги неметалеві" (19 клас МКТП), або "необроблені синтетичні смоли" (1 клас МКТП), або "інші покриви на підлогу" (27 клас МКТП).

Як вбачається з матеріалів справи, у березні 2017 року позивач звертався до суду з вимогами до відповідача про припинення порушення права інтелектуальної власності, із проханням заборонити відповідачу використовувати знак для товарів та послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товарів та послуг 19 класу МКТП, в тому числі нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано, застосовування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

11.10.2018 року товариство з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» звернулося до суду із заявою про зміну предмету позову, відповідно до якої просило суд: «Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані" використання позначення (в тому числі нанесення його на будь-який товар, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням позначення з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення), застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет) «ІНФОРМАЦІЯ_2» для товару, для якого зареєстровано знак для товарів та послуг товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» «КЭНП», а саме: будівельні матеріали немателеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт; смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам`ятники, азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви; ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали."

Вказану заяву про зміну предмету позову було прийнято судом до розгляду, про що вказано в ухвалі від 17.10.2018 (суддя Блажівська О.Є.).

Отже, спір у справі вирішується з урахуванням прийнятої зміни предмету позову, в зв`язку з чим суд першої інстанції підставно залишив без розгляду заяву позивача від 04.04.2017 про уточнення позовних вимог, на яку звернув увагу Верховний Суд в постанові від 26.08.2018 року.

Згідно з частиною другою статті 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини в державі.

Статтею 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 Цивільного кодексу України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

За приписами ст. 424 Цивільного кодексу України , майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» від 21.07.2020 року внесено зміни до деяких нормативних актів, зокрема і до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Вказаним законом в тексті Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» слова "знаки для товарів і послуг" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слова "зареєстрований знак" в усіх відмінках і числах замінити словами "зареєстрована торговельна марка" у відповідному відмінку і числі; слово "знак" в усіх відмінках і числах замінено словами "торговельна марка" у відповідному відмінку і числі, крім абзаців шістнадцятого і двадцять першого статті 1, абзацу сьомого пункту 3 статті 6 та пункту 2 статті 24; слова "офіційний бюлетень" в усіх відмінках замінити словом "Бюлетень" у відповідному відмінку.

В зв`язку з внесеними змінами станом на день прийняття постанови Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» має назву Закон України «Про охорону прав на торговельні марки».

Враховуючи той факт, що станом на день виникнення спірних взаємовідносин діяв Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» колегія суддів застосовує норми вказаного закону.

Частинами 2, 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (надалі по тексту закон в редакції, що діяла станом на дату виникнення спірних взаємовідносин) встановлено, що об`єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень. Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом; обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є, зокрема: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

Пунктом 4 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що обсяг правової охорони, який надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Водночас за приписами п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Пунктом 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Як вбачається з матеріалів справи, товариство з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» за свідоцтвом України від 12.05.2008 року № НОМЕР_1 є власником знака для товарів і послуг «КЭНП» (для позначення товарів в 19 класі МКТП), отриманого на підставі договору про передачу права власності на знак від 09.09.2016 року, що підтверджується рішенням Державної служби інтелектуальної власності України від 03.11.2016 року № 20697.

Звертаючись з позовом до господарського суду в березні 2017 року позивач, обґрунтовуючи свої вимоги зазначав, що у період з грудня 2015 року до грудня 2016 року товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» було використано в діловій документації та мережі Інтернет схоже до ступеня змішування зі знаком позивача позначення - «ІНФОРМАЦІЯ_2», а саме: у технічних умовах «ІНФОРМАЦІЯ_2» від 09.12.2015 року ТУ У 20.1-39388947-001:2015; у висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.12.2015 № 05.03.02-07/54566; у протоколі випробувань з визначення групи горючості зразків наливної підлоги на основі композицій епоксидних «ІНФОРМАЦІЯ_2» № 75/В-ГГ(28)-2015; у сертифікаті відповідності № UA1.094.0040750-16 терміном дії від 12.12.2016 року до 11.12.2017 року; на офіційному сайті товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» - http://imperial-bud.com.ua/ розміщена інформація про матеріали «ІНФОРМАЦІЯ_2», зокрема про вартість, закріплену у прайс-листі. Зазначені документи надаються відповідачем споживачам його товару разом із таким товаром, що маркується позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Відповідач заперечуючи незаконне використання в відзиві посилався на той факт, що ним 04.12.2015 року було подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» заяви про реєстрацію знаків для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» «ЭКО КЭНП» і 27.03.2017 року отримано висновки кваліфікаційної експертизи по заявкам якими встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони відносно заявленого переліку товарів та послуг. Відповідач зазначав, що вказані знаки використовує для товарів і послуг лише в заявлених ним класах та відповідно до переліку товарів зазначених в цих класах.

Як убачається з матеріалів справи, 10.05.2017 року в державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг було зареєстровано свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3, власник знака товариство з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані», термін дії до 04.12.2025 року (для позначення товарів та послуг 1 та 27 класів МКТП).

Тобто, станом на день звернення позивача з позовом до відповідача, 16.03.2107 року у позивача не було свідоцтва на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3 і відповідно він не мав зареєстрованого знака, що набув правової охорони згідно діючого законодавства.

В зв`язку з чим між сторонами виник спір стосовно правомірності використання відповідачем в своїй діяльності, зокрема в мережі Інтернет та діловій документації позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» (незареєстрованого знака), без дозволу позивача, власника зареєстрованого знака для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за свідоцтвом України від 12.05.2008 року № НОМЕР_1.

При цьому, слід зазначити, що позивач просив суд заборонити використання спірного позначення саме для товарів 19 класу МКТП.

Таким чином, розглядаючи зазначений спір суду слід встановити, чи є товари /послуги, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг «КЭНП» за свідоцтвом України від 12.05.2008 року № НОМЕР_1 спорідненими із товарами /послугами, для яких товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» використовується позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» в мережі Інтернет та діловій документації та чи використовував відповідач спірне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» в мережі Інтернет та діловій документації для позначення товарів 19 класу МКТП.

А як наслідок цього, слід встановити чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що використовується товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» в мережі Інтернет та діловій документації, схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг «КЭНП» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12.05.2008 року та чи є позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2», що використовується товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» в мережі Інтернет та діловій документації, таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послугу відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп», як власника знака для товарів і послуг «КЭНП» за Свідоцтвом України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 від 12.05.2008 року.

Під час судового розгляду справи було проведено декілька судових експертиз, зокрема як вбачається з висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 11.10.2017 № 007-СІВ/17:

- товари, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № НОМЕР_1, є спорідненими з товарами, для яких товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» використовується позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2" в мережі Інтернет та діловій документації, зокрема для товарів 19 класу МКТП, а саме композиції для облаштовування наливних підлог;

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", що використовуються товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» в мережі Інтернет та діловій документації, є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № НОМЕР_1;

- позначення "ІНФОРМАЦІЯ_2", що використовується товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» в мережі Інтернет та діловій документації, є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар/надає послугу відносно товариства з обмеженою відповідальністю «Корона Груп» як власника знака для товарів і послуг "КЭНП" за свідоцтвом України від 12.05.2008 № НОМЕР_1.

Під час судового розгляду справи, як встановлено вище, відповідач отримав свідоцтво на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_2» № НОМЕР_3 від 10.05.2017 року, власник знака ТОВ «Імперіал Буд Компані», термін дії до 04.12.2025 року (для позначення товарів та послуг 1 та 27 класів МКТП).

В зв`язку з чим наголошував, що використовує спірне позначення лише для позначення товарів 1 та 27 класів МКТП у відповідності до отриманого свідоцтва.

Направляючи справу на новий розгляд Верховний суд, зокрема звернув увагу судів на необхідності дослідження обсягів правової охорони торговельних марок позивача та відповідача в визначених свідоцтвами класах та встановити наявність використання відповідачем відповідного позначення виключно в межах класів для яких його зареєстровано.

Зі змісту свідоцтва позивача вбачається, що обсяг правової охорони торговельної марки позивача поширюється не на всі товари і послуги 19 класу МКТП, а лише на наступні товари: будівельні матеріали неметалеві; будівельні неметалеві жорсткі труби; асфальт, смола і бітум; неметалеві перемісні споруди; неметалеві пам`ятники; азбестові будівельні розчини; бітумні покриви для покрівель; будівельні розчини; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини рідкі; вогнетривкі матеріали; вогнетривкі цементні покриви, ґрунтувальні будівельні матеріали; композиції для облаштовування наливних підлог; личкувальні матеріали будівельні; облицювальні покриття неметалеві; оздоби неметалеві будівельні; перекриття неметалеві; підлоги неметалеві; плити неметалеві; покриви (будівельні матеріали); покрівлі неметалеві; цегла; цемент; шпаклювальні будівельні матеріали.

Згідно заявок товариства з обмеженою відповідальністю «Імперіал Буд Компані» m2015 22297 та m2015 22299 відповідач подав на реєстрацію знак ІНФОРМАЦІЯ_2 та ЭКО КЭНП для використання стосовно товарів і послуг 1, 27 класів МКТП - для 1 класу - Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; - для 27 класу - Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні).

За вказаними заявками відповідачу було видано свідоцтва № 2263107 та НОМЕР_3 від 10.05.2017 року.

Обсяг правової охорони торговельної марки відповідача стосовно товарів і послуг 1, 27 класів МКТП визначається відповідними переліками у свідоцтвах: - для 1 класу - Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; - для 27 класу - Килими, рогожі, мати, лінолеум та інші покриви на підлогу; драпірувальні матеріали настінні (нетекстильні).

Відповідно до матеріалів справи, зокрема технічних умов ТУ У 20.1-39388947-001:2015 зареєстрованих відповідачем та на які посилається позивач, як на доказ використання спірного позначення відповідачем для товарів 19 класу МКТП, позивач використовує позначення «ІНФОРМАЦІЯ_2» для позначення продукції - Еко композиції епоксидні для наливних підлог «ІНФОРМАЦІЯ_2».

В матеріалах справи наявні копія Технічних умов «ІНФОРМАЦІЯ_2» ТУ У 20.1-39388947-001:2015 введених в дію 09.12.2015 року: копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 09.12.2015 року № 05.03.02-07/54566, затвердженого Деражавною санітарно-епідеміологічною службою України: копія протоколу випробувань з визначення групи горючості зразків наливної підлоги на основі композицій епоксидних «ІНФОРМАЦІЯ_2» виробництва відповідача № 75/В-ГГ(28)-2015: копія Сертифіката відповідності продукції «еко композиції епоксидні для наливних підлог ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_2» № UA1.094.0040750-16: копія листа ТОВ «Промислові захисні покриття».

Відповідаючи на запитання суду поставлене в ухвалі від 22.11.2018 року до якого класу МКТП для реєстрації знаків відноситься продукція «Еко композиції епоксидні для наливних підлог» торговельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_2», експерти в висновку № 320/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 01.07.2019 вказали, що вказана продукція відноситься до 19 класу МКТП.

Крім того, як вбачається з висновку експертів № 320/18 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 01.07.2019:

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 стосовно товарів 1 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3 та НОМЕР_2 є схожими настільки, що їх можна сплутати з раніше зареєстрованим на ім`я Товариства з обмеженою відповідальністю "Корона Груп" знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_1 стосовно товарів 27 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків.

- Товари 01 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3, НОМЕР_2 є спорідненими із товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 щодо товарів, зазначених у Таблиці 6 (сторінки 40-41) Висновку.

- Товари 27 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3, НОМЕР_2 є спорідненими із товарами 19 класу МКТП, для яких зареєстровано знак для товарів і послуг за свідоцтвом України НОМЕР_1 щодо товарів, зазначених у Таблиці 7 (сторінки 42-43) Висновку.

- Знаки для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар або надає послуги.

Таким чином, наявними у матеріалах справи фактичними даними підтверджується використання відповідачем спірного позначення стосовно наведених у свідоцтві позивача № НОМЕР_1 товарів (наливні підлоги) використання відповідачем спірного позначення стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві позивача № НОМЕР_1; можливості сплутування знака позивача і спірного позначення (торговельної марки) відповідача; можливості введення в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Щодо внесення протягом 2008- 2018 років змін до МКТП щодо переліку товарів і послуг певних класів (зокрема, вилучення з 19 класу МКТП товару "композиції для облаштовування наливних підлог") колегія суддів погоджується з місцевим судом, що таке вилучення не позбавляє позивача права забороняти використання спірного позначення для того товару, для якого зареєстровано знак (композиції для облаштовування наливних підлог; будівельні розчини для облаштовування наливних підлог) та для споріднених товарів. При цьому, висновком експертизи, як вказано вище, встановлено, що товари, для позначення яких відповідачем використовується спірне позначення, є спорідненими з товарами, для яких зареєстровано знак позивача. Отже, внесення змін до МКТП не впливає на обсяг правової охорони знаку, який визначається не змістом МКТП, а переліком товарів, для яких зареєстровано знак.

Судом вірно встановлено, що твердження відповідача щодо використання ним знаку "ІНФОРМАЦІЯ_2" за свідоцтвом України № НОМЕР_3 виключно щодо товарів, для яких його зареєстровано: за 1 та 27 класами МКТП ("необроблені синтетичні смоли", "інші покриви на підлогу" тощо), спростовується доданими доказами, з яких випливає використання позначення для того самого товару, для якого зареєстровано знак позивача (наливні підлоги) та інших будівельних матеріалів, не зазначених у свідоцтвах відповідача. Судовою експертизою, встановлено факт використання відповідачем спірного позначення для товарів, споріднених з тими, для яких зареєстровано знак позивача, зокрема для товарів 19 класу МКТП.

При цьому, при прийнятті постанови судом враховується, що рішенням господарського суду міста Києва від 27.11.2019 року у справі № 910/11309/18, яке залишено без змін Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.09.2020 року по справі № 910/11309/18 визнано недійсними свідоцтва України № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 від 12.05.2017 року в частині надання правової охорони щодо наступних товарів 1-го класу МКТП: хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли; необроблені пластмаси; клейкі речовини на промислові потреби; а також щодо усіх товарів 27-го класу МКТП, наведених у свідоцтвах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2.

Факт реєстрації знаку позивача «КЭНП» підтверджується відповідним свідоцтвом та доказами переходу права власності на знак до позивача.

Дослідивши матеріали справи та висновки судових експертиз, колегія суддів погоджується із судом першої інстанції щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Доводи відповідача та третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача щодо наявності підстав для закриття провадження по справі в зв`язку з відсутністю предмету спору не приймаються апеляційним судом. По-перше, предметом позову в даній справі, з урахуванням заяви про зміну предмету позову від 09.10.2018 року, є вимога позивача заборонити відповідачу використання спірного позначення не для всіх товарів 19 класу МКТП, а для товарів та послуг для яких зареєстровано знак позивача в 19 класі МКТП, по-друге, при зверненні з позовом у відповідача не було зареєстрованого знаку і відповідно Свідоцтва № НОМЕР_3 від 12.05.2017 року, а по-третє, обсяг правової охорони торговельної марки відповідача стосовно товарів і послуг за вказаним свідоцтвом стосуються 1, 27 класів МКТП, позивач в даній справі не ставить вимог стосовно заборони відповідачу використовувати спірне позначення щодо товарів 1 та 27 класу.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що факт відчуження відповідачем третім особам прав на зареєстровані знаки жодним чином не впливає на законність або незаконність використання позначень для того товару, який наявний у переліку товарів у свідоцтві позивача і не впливає на розгляд зазначеної справи та відповідно не є підставою для висновків щодо відсутності між сторонами предмету спору.

За наведених вище обставин, суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, не підтверджуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Відповідно до ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

За таких обставин, колегія суддів Північного апеляційного господарського суду за результатами перегляду справи в апеляційному порядку, дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а рішення суду господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року - без змін.

В зв`язку з залишенням апеляційної скарги без задоволення судові витрати за розгляд апеляційної скарги покладаються на відповідача.

Керуючись ст.ст. 269, 275, ст.ст. 276, 282 Господарського процесуального кодексу України, Північний апеляційний господарський суд-

ПОСТАНОВИВ:

1.Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "Імперіал Буд Компані" господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року у справі №910/4208/17 - залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 31.01.2020 року у справі №910/4208/17 - залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

4.Справу № 910/4208/17 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядки та строки встановлені ст. ст. 286 -291 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст постанови складено та підписано 04.11.2020 року

Головуючий суддя О.С. Копитова

Судді С.А. Пашкіна

С.В. Сотніков