ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" жовтня 2019 р. Справа№ 910/21660/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Верховця А.А.

Сотнікова С.В.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Олійник К.С. - ордер серії КВ № 805889 від 16.10.2019

від позивача: Гутнік І.В. - ордер серії КВ №797755 від 02.07.2019

від відповідача-1: Гладюк О.О. - ордер серії КВ № 092750 від 17.07.2019

від відповідача-2: не з`явились

від третьої особи: Янчик М.І. - довіреність № 02/04 від 02.04.2019

судовий експерт Дорошенко О.Ф. - посвідчення № 933 від 28.11.2008

судовий експерт Петренко С.А. - посвідчення № 1231 від 18.10.2017

розглянувши апеляційну скаргу Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року

у справі № 910/21660/17 (суддя Гумега О.В.)

за позовом Olicon AB

до 1. Kaminion Holdings Limited

2. Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-

ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО"

про визнання недійсним патенту України № 9783 та зобов`язання

вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2017 року Olicon AB (Олікон АБ) (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) з вимогами визнати патент України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю спірного промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме "новизні", що згідно з п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання патенту недійсним.

За твердженням позивача сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 9783 стала загальнодоступною в світі задовго до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", а саме до 13.10.2003 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2017 року порушено провадження у справі № 910/21660/17.

Ухвалою суду від 03.09.2018 року, серед іншого, залучено ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у справі №910/21660/17 позов задоволено повністю, визнано недійсним повністю патент України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", зобов`язано Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", стягнуто з Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) на користь Olicon AB (Олікон АБ) 3 200,00 грн. судового збору за подання позовної заяви, 881,00 грн. судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 20 004,00 грн. витрат на проведення судової експертизи.

Вказане рішення місцевого господарського суду мотивовано обґрунтованістю вимог позивача про визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок".

За висновками суду першої інстанції сукупність суттєвих ознак оспорюваного промислового зразка за патентом України № 9783 "Фасадний камінь "Сканрок" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки №2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003 року.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, Kaminion Holdings Limited звернулося до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог повністю відмовити, посилаючись на неповне з`ясування судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, невідповідність висновків суду обставинам справи, а також порушення норм матеріального та процесуального права.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями зазначену апеляційну скаргу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Грек Б.М., Пантелієнко В.О.

Ухвалою суду від 27.07.2019 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 у справі №910/21660/17, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 18.07.2019 року за участю повноважних представників сторін та третьої особи.

У поданих через відділ документального забезпечення суду відзивах на апеляційну скаргу представники третьої особи та позивача просять залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Також, до початку судового засідання від представника позивача надійшло клопотання про закриття апеляційного провадження, а від представника відповідача-1 - клопотання про виклик судових експертів та клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з викликом експертів.

В судовому засідання 18.07.2019 року оголошено перерву у справі до 22.08.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України.

У зв`язку з перебуванням судді Пантелієнка В.О. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 19.08.2019 для розгляду справи № 910/21660/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Грек Б.М.

Ухвалою суду від 22.08.2019 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/21660/17 за апеляційною скаргою Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на клопотання про закриття апеляційного провадження, а від представника позивача - заперечення проти клопотання про виклик експертів.

За наслідками розгляду в судовому засіданні 22.08.2019 року клопотання позивача про закриття апеляційного провадження у справі № 910/21660/17 ухвалою суду відмовлено у його задоволенні у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

Крім того, в судовому засіданні 22.08.2019 року розглядалось клопотання відповідача-1 про виклик судових експертів, в яких останній просить суд викликати в судове засідання експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С. А. для надання усних пояснень стосовно Висновку експертів № 1248 від 14.02.2019 року, а також експерта Андрєєву А.В. для надання усних пояснень стосовно Висновку експерта № 2-10/2018 від 18.10.2018 року.

За наслідками розгляду вищезазначеного клопотання судова колегія дійшла висновку про його задоволення в частині виклику в судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф. та Петренка С.А. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів № 1248 від 14.02.2019 року. Щодо виклику в судове засідання експерта Андрєєвої А.В. колегія суддів відмовила у зв`язку з необґрунтованістю клопотання в цій частині.

Ухвалою суду від 22.08.2019 року відкладено розгляд справи на 19.09.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України, викликано в судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф та Петренка С.А. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №1248 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2019 року у справі № 910/21660/17, явку яких визнано обов`язковою та поставлено судовим експертам ряд питань від позивача, відповідача-1 та третьої особи.

У зв`язку з перебуванням судді Грека Б.М. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.09.2019 року для розгляду справи № 910/21660/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Сотніков С.В.

Ухвалою суду від 19.09.2019 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу № 910/21660/17 за апеляційною скаргою Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року.

Іншою ухвалою суду від 19.09.2019 року відкладено розгляд справи на 17.10.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України, повторно викликано в судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф та Петренка С.А. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №1248 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2019 року у справі № 910/21660/17, явку яких визнано обов`язковою.

В судовому засіданні 17.10.2019 року представниками сторін було поставлено ряд питань судовим експертам Дорошенку О.Ф та Петренку С.А. , на які експертами було надано усні відповіді. Крім того, експертами також надано суду письмові відповіді на поставлені ухвалою суду від 22.08.2019 року питання експертам, які долучено судом до матеріалів справи.

Крім того, в судовому засіданні ставилось на обговорення питання щодо призначення у справі №910/21660/17 повторної судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, однак представник скаржника дану пропозицію суду не підтримав.

Представник відповідача-1 в судовому засіданні вимоги апеляційної скарги підтримав, просив її задовольнити, скасувати рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у даній справі та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог повністю відмовити.

Представники позивача та третьої особи проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечували, просили залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

Представники відповідача-2 в судове засідання не з`явились, причини неявки суд не повідомили. Про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляли.

Згідно ч. 12 ст. 270 ГПК України, неявка сторін або інших учасників справи, належним чином повідомлених про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

17.10.2019 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін та третьої особи, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у справі № 910/21660/17 - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

В силу ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 ГПК України право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 ГК України. Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Згідно ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вказаної норми та принципу диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Як вбачається з матеріалів справи, Позивач - Olicon AB (Олікон АБ) є юридичною особою, створеною за законодавством Швеції, що підтверджується копією витягу з Торгово-промислового реєстру Болагсверкет, Реєстру компаній Швеції про реєстрацію Олікон АБ (реєстраційний номер 556374-8671).

Відповідач-1 - Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) є юридичною особою, створеною за законодавством Республіки Кіпр, що підтверджується копіями установчого договору та статуту компанії, свідоцтва про реєстрацію компанії, свідоцтва про зміну назви компанії, сертифікату про місцезнаходження компанії.

Звертаючись до суду з даним позовом позивач зазначає наступне.

Патентом України на промисловий зразок № 9783 від 17.01.2005 року надано правову охорону в Україні промисловому зразку "Фасадний камінь "Сканрок" на основі заявки № 2003101834 від 13.10.2003 року, поточним власником патенту України на промисловий зразок № 9783 є відповідач-1, виключні права, що випливають з наведеного патенту, діють з 13.10.2003 року, що підтверджується відомостями з Державного реєстру патентів України на промислові зразки.

Олікон АБ (позивач) вважає, що реєстрація промислового зразка "Фасадний камінь "Сканрок" не відповідає умовам патентоспроможності, а виданий на цей промисловий зразок патент України № 9783 порушує права та законні інтереси позивача.

Так, компанія Олікон АБ в Україні є власником майнових прав інтелектуальної власності на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", права на який засвідчуються патентом України № 80128 (опис до патенту на винахід та виписки з Державного реєстру патентів на винаходи стосовно патенту України № 80128 додано до позовної заяви ).

Технічне рішення за вказаним винаходом втілено у навісних вентильованих фасадних системах "Marmогос®", що є відомими у всьому світі, включно з Україною, та які широко використовуються у будівництві;

Компанія Олікон АБ, як власник патенту, здійснює і виробництво елементів, які використовуються у навісних вентильованих фасадних системах "Marmогос®", збут даних виробів здійснюється через компанію "Marmогос АВ" (далі - "Марморок АБ"), яка також є володільцем ліцензії, наданої "Олікон АБ" на маркетування та продаж продукції та навісних вентильованих фасадних систем "Marmогос®" (торговельна марка "Marmогос®" є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який охороняється в України на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 29288 (виписку з Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 29288 додано до позовної заяви).

Фасадні системи "Marmогос®" розповсюджуються компаніями "Марморок АБ", "Nordiska Byggsystem AB", що є ліцензіатами компанії "Олікон АБ", яка, як володілець прав інтелектуальної власності, здійснює контроль над використанням запатентованого винаходу, впровадженням цього винаходу у ліцензовані лінії виробництва та використанням даної технології кінцевими користувачами по всьому світі, включно з Україною.

Первинно технологія вентильованих фасадів "Marmогос®" була втілена ще у 70-х роках минулого сторіччя під торговельною маркою "COLOROC". Ще у 1968 році було визначено переважні форми та розмір облицювального каменю, що використовувався у вентильованих фасадах. В 1974 році здійснено перший продаж ліцензованого обладнання для виробництва каменю компанії у Австрії, території продажів продукції якої на той час включали і Україну.

Зважаючи на наведене, позивач стверджує, що вже тривалий час із вказаною технологією та облицювальним каменем було обізнане широке коло споживачів даної продукції, зокрема, до позовної заяви додано роздруківки з відомостями про сертифікацію системи "COLOROC", датовані 21.05.1986, в яких, як зазначив позивач, розкриваються всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № 9783.

Таким чином, зовнішній вигляд виробів позивача підпадає під обсяг правової охорони, що випливає з патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", який, на думку позивача, не відповідає вимогам патентоспроможності, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме не є новим, оскільки сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №2003101834 на цей промисловий зразок, а саме до 13.10.2003 року.

Разом з тим, відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом та право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу.

Відтак, патент України № 9783 надає право відповідачу-1 забороняти іншим виробникам, зокрема позивачу, використовувати фасадний камінь в Україні, зокрема шляхом виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу, імпорту та іншого введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях.

Як зазначає позивач, в провадженні Господарського суду міста Києва перебувають справи № 910/18705/17, № 910/18707/17 щодо порушення прав інтелектуальної власності на патент України № 9783 на промисловий зразок за позовами ТОВ "СКАНРОК" до ряду суб`єктів господарювання, включно із ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО", яке в Україні здійснює виробництво фасадного каменя на виробничих лініях, ліцензованих позивачем для цілей виробництва вентильованих фасадних систем "Marmогос®".

Недобросовісне, на думку позивача, отримання відповідачем-1 виключних прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", який не є новим і не є придатним для набуття відповідних прав інтелектуальної власності на нього, створює перешкоди доступу на ринок для інших суб`єктів господарювання, що в умовах конкуренції забезпечує перевагу відповідача-1 перед іншими суб`єктами господарювання на ринку, а відтак, порушує охоронюваний законом інтерес позивача, який полягає у прагненні здійснювати господарську діяльність в Україні, зокрема, здійснювати продаж в Україні ліцензованого обладнання для виробництва фасадного каменю та імпорту високоякісної продукції для використання при встановленні вентильованих фасадних систем.

Вищенаведені обставини стали підставою для звернення Олікон АБ до суду з даним позовом.

Оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про доведеність належним чином позивачем тієї обставини, що спірний патент на промисловий зразок порушує його права та законні інтереси, а обраний ним спосіб захисту відповідає Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, промислові зразки.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) зазначено, що промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. При цьому п. 2 ст. 5 даного Закону вказує, що об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Частиною 2 статті 461 ЦК України також визначено, що об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

В силу до ч. 1 ст. 462 Цивільного України, ч. 1 ст. 156 Господарського кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Пунктом 1 статті 6 Закону встановлено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Згідно п. 2 ст. 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Згідно пп. а) п. 1 ст. 25 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Предметом спору у даній справі є вимоги позивача про визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" з підстав невідповідності даного промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону, а саме "новизні", що згідно з п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону є підставою для визнання патенту недійсним.

Як вбачається з матеріалів справии, Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами формальної експертизи заявки № 2003101834, проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видав ТОВ "СКАНДІ ЛТД" патент України №9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок".

Власником патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" станом на час звернення позивача з позовом до суду та на час розгляду даної справи по суті судом першої інстанції є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1).

Право власності на патент України № 9783 набуте відповідачем-1 на підставі Договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29.05.2017 року, укладеного з попереднім власником значеного патенту - Черняк В.Є., про що було зроблено відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15 від 10.08.2017 року.

Частиною 4 статті 20 Закону встановлено, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту.

Отже, Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1) є правонаступником власника патенту України № 9783.

Таким чином, до відповідача-1 перейшли всі права та обов`язки першочергового власника патенту України № 9783, а відповідно, відповідач-1 як чинний власник оспорюваного патенту на промисловий зразок, є належним відповідачем у справі.

Відповідно до інформації про промисловий зразок за патентом України №9783, що наявна в матеріалах справи та у відкритій Інтерактивній БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні", доступ до якої здійснюється в мережі Інтернет, вбачається, що заявка № 2003101834 на промисловий зразок подана 13.10.2003 року, дата набрання чинності прав на промисловий зразок 17.01.2005 року, публікація про видачу патенту була здійснена 17.01.2005 року, бюл. № 1, власником патенту є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1), чинність патенту підтримана.

Матеріали справи також містять зображення та опис промислового зразка "Фасадний камінь "Сканрок" за патентом України № 9783.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджує, що патент України №9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" не відповідає вимогам патентоспроможності, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме не є новим, оскільки сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки №2003101834 на цей промисловий зразок, а саме до 13.10.2003 року.

З метою встановлення фактичних обставин, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 року у справі було призначено судову експертизу об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Дорошенку О.Ф. та Петренку С.А., на вирішення експертизи були поставлені наступні питання:

1. Які ознаки промислового зразка за патентом України №9783 "Фасадний камінь "Сканрок" є суттєвими?

2. Чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №9783 "Фасадний камінь "Сканрок" до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003?

Висновки з досліджуваних питань експертами викладено у Висновку експертів № 1248 від 14.02.2019 року за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по справі № 910/21660/17, згідно яких:

1. Промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" за патентом України № 9738 характеризується наступною сукупністю суттєвих ознак:

1) в основу фасадного каменю "Сканрок" покладена монолітна тривимірна фігура оригінальної конфігурації;

2) композиційно виріб являє собою геометричне тіло складної форми, яке можна умовно представити як поєднання зовнішньої та внутрішньої панелей;

3) зовнішня панель має в перерізі форму прямокутної трапеції;

4) внутрішня панель має в перерізі форму наближену до прямокутника, один з кутів якого, що прилягає до задньої поверхні зовнішньої панелі, є скошеним;

5) зовнішня та внутрішня панелі розташовані паралельно, зі зміщенням одна відносно одної в поперечному напрямку;

6) сполучення зовнішньої та внутрішньої панелей по нижній (в умовах експлуатації) поверхні утворює канал, який виконує функцію замка для монтажу.

7) панелі виконані плоскими, без виступів або заглиблень.

2. Сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України №9783 "Фасадний камінь "Сканрок" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003.

Аналіз висновку експертів № 1248 свідчить, що для вирішення поставлених завдань експертами використовувалися: методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу; положення нормативних актів та літератури, перелічених у вступній частині Висновку експертів № 1248.

Оцінюючи висновок експертів № 1248 від 14.02.2019 року, колегією суддів встановлено, що вказаний висновок містить відповіді на порушені питання, підготовлений для подання до суду та складений кваліфікованими судовими експертами з правом проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження пов`язані з охороною прав на промислові зразки", яких було попереджено про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок за ст. 384 КК України.

Більш того, метою повного, всебічного та об`єктивного розгляду справи, судом апеляційної інстанції викликано в судове засідання судових експертів Дорошенка О.Ф та Петренка С.А. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ними Висновку експертів №1248 за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 14.02.2019 року у справі № 910/21660/17.

В судовому засіданні суду апеляційної інстанції 17.10.2019 року представниками сторін було поставлено судовим експертам ряд питань, на які експертами було надано чіткі, ґрунтовні та вичерпні відповіді на всі поставлені їм питання. Крім того, судовими експертами також надано письмові відповіді на поставлені їм питання, які долучено судом до матеріалів справи.

Таким чином, зазначений висновок, який складено кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог законодавства, з урахуванням письмових відповідей на поставлені питання щодо даного висновку, є повним, вичерпним та обґрунтованим, відтак правомірно визнано судом першої інстанції належним та допустимим доказом у справі, який узгоджується з іншими долученими до справи доказами як окремо, так і у їх сукупності.

Окрім наведеного, представник скаржника в суді апеляційної інстанції не підтримав пропозицію щодо призначення у справі повторної судової експертизи, мотивуючи тим, що висновок судової експертизи з урахуванням додаткових пояснень експертів є повним, ясним та сумнівів у його правильності не виникає, що в свою чергу, свідчить про погодження скаржника з даним висновком.

За вказаних обставин, обґрунтованими є доводи позивача про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № 9783 "Фасадний камінь "Сканрок" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003 року.

Крім того, в матеріалах справи також наявний висновок експерта Андрєєвої А.В. № 2-10/2018 від 18.10.2018 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності, наданий на запит представника відповідача-1 щодо проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

На розгляд експерта Андрєєвої A.B. було поставлене питання чи відповідав промисловий зразок за патентом України № 9783 "Фасадний камінь "Сканрок" умові патентоспроможності "новизна" на дату подання заявки на видачу патенту, а саме - на 13.10.2003, відповідно до наданих на дослідження матеріалів?

На підставі проведеного дослідження експерт Андрєєва A.B. дійшла висновку, що промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" за патентом України № 9783 станом на дату подання заявки на видачу тенту - на 13.10.2003 року відповідав умові патентоспроможності "новизна", відповідно до наданих на дослідження матеріалів.

Досліджуючи даний висновок судом першої інстанції обґрунтовано не прийнято його до уваги у якості належного та допустимого доказу у справі, оскільки він наданий у фотокопії, не завіреній належним чином, проведення експертизи здійснено неповно, тобто без урахування всіх матеріалів, наявних у справі №910/21660/17, висновок експерта Андрєєвої А.В. №2-10/2018 спростовується висновком експертів Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. №1248.

Таким чином, посилання скаржника на порушення судом першої інстанції норм процесуального права з підстав надання переваги висновку №1248 від 14.02.2019 року, а також у неналежній оцінці висновку № 2-10/2018 від 18.10.2018 року, є безпідставними, з огляду на що відповідні доводи скаржника судом апеляційної інстанції відхиляються.

Статтею 469 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно з п.п. 1, 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Як вірно встановлено судом, сукупність суттєвих ознак оспорюваного промислового зразка за патентом України № 9783 "Фасадний камінь "Сканрок" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003 року.

Разом з цим, відповідач-1 не надав належних та допустимих доказів щодо відповідності оспорюваного промислового зразка умовам патентоспроможності, а саме наявності "новизни" на момент подання заявки №2003101834 від 13.10.2003 року, тобто позовних вимог не спростував.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" є обґрунтованими, а відтак правомірно задоволені судом першої інстанції.

Щодо заяви відповідача-1 про застосування до вимог позивача наслідків спливу позовної давності, оскільки позивачу ще у 2003 році було відомо про реєстрацію оспорюваного патенту, а отже позов подано позивачем через 15 років, тобто зі спливом строку позовної давності, то місцевий господарський суд дійшов обґрунтованого висновку, що перебіг позовної давності на звернення з даним позовом до суду про визнання недійсним повністю патенту України №9783 починається з 26.10.2017 року (порушення проваджень у господарських справах № 910/18705/17 та № 910/18707/17 щодо порушення прав інтелектуальної власності на патент України № 9783), а отже, подана позивачем 04.12.2017 року до Господарського суду міста Києва позовна заява у справі №910/21660/17 є такою, що подана в межах передбаченого законодавством трирічного строку позовної давності.

Щодо вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність", то вона правомірно задоволена господарським судом, оскільки за наявності підстав для задоволення позовних вимог про визнання недійсним патенту України № 9783, наявні й підстави для задоволення даної похідної вимоги.

З огляду на приписи ст. 129 ГПК України та враховуючи задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов вірного висновку про покладення на відповідача-1 понесених позивачем витрат по сплаті судового збору за подання позовної заяви у сумі 3 200,00 грн., по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 881,00 грн. та на проведення судової експертизи у сумі 20 004,00 грн., як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Доводи апеляційної скарги про порушення Господарським судом правил територіальної підсудності, визначених чинним законодавством України, судом апеляційної інстанції відхиляються з огляду на наступне.

Як встановлено судом, позивачем у позовній заяві заявлено дві позовні вимоги:

- визнати патент України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № 9783 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Провадження у даній справі порушено господарським судом міста Києва 07.12.2017 року.

Даний спір відноситься до категорії спорів щодо прав інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 77 Закону України "Про міжнародне приватне право", якщо спір пов`язаний з оформленням права інтелектуальної власності, яке потребує реєстрації чи видачі свідоцтва (патенту) в Україні, підсудність судам України є виключною у таких справах з іноземним елементом.

Крім того, оскільки позов подано 04.12.2017 року, то при вирішенні питання про дотримання правил територіальної підсудності слід керуватись ст.ст. 15, 16 ГПК України, чинні на момент звернення до суду з таким позовом.

Так, згідно ч. 3 ст. 15 ГПК України справи у спорах за участю декількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача.

В силу ч. 5 ст. 16 ГПК справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, розглядаються господарським судом міста Києва.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" міністерство є центральним органом виконавчої влади.

Таким чином, оскільки позивачем заявлено окрему позовну вимогу до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, як центрального органу виконавчої влади, яка є похідною від вимоги про визнання недійсним патенту України № 9783, даний спір підлягав розгляду господарським судом міста Києва, отже порушень судом правил територіальної підсудності не встановлено.

За вказаних обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

У зв`язку із залишенням апеляційної скарги без задоволення, судовий збір за її подання відповідно до ст. 129 ГПК України покладається на відповідача-1.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на промислові зразки", Північний апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Kaminion Holdings Limited на рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у справі № 910/21660/17 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 27.05.2019 року у справі №910/21660/17 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати учасникам провадження у справі.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 28.10.2019 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді А.А. Верховець

С.В. Сотніков