ПІВНІЧНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, літера А, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@anec.court.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" липня 2019 р. Справа№ 910/5438/17

Північний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Остапенка О.М.

суддів: Грека Б.М.

Отрюха Б.В.

за участю секретаря судового засідання: Добродзій Є.В.

у присутності представників сторін:

від позивача: Охромєєв Ю.Г. - довіреність б/н від 01.04.2019

від позивача: Барабаш О.В. - свідоцтво № 5557/10 від 24.12.2015

від відповідача: Жухевич О.В. - довіреність б/н від 30.10.2017

розглянувши апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан" на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року

у справі № 910/5438/17 (суддя Зеленіна Н.І.)

за позовом Публічного акціонерного товариства „Науково-дослідний і

конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного

обладнання і нових технологій Колан"

до Товариства з обмеженою відповідальністю „Авто-Оптимал"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності,

ВСТАНОВИВ:

У квітні 2017 року ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" звернулось до господарського суду міста Києва з позовною заявою до ТОВ „Авто-Оптимал" про припинення порушення прав інтелектуальної власності.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідачем реалізується масляний фільтр "M FILTER" TF23; при заміні вказаного фільтру використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року, або ознака еквівалентна їй, у зв`язку з чим позивач просить суд заборонити відповідачу здійснювати продаж масляного фільтру "M FILTER" TF23.

За наслідками розгляду заявлених вимог, рішенням господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у справі №910/5438/17, з урахуванням ухвали про виправлення описки від 13.07.2018 року, відмовлено у задоволенні позову про припинення порушення прав інтелектуальної власності. Присуджено до стягнення з позивача на користь відповідача 77 702,00 грн. судових витрат.

Рішення суду першої інстанції мотивовано не доведенням позивачем належними і допустимими доказами використання відповідачем винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року шляхом реалізації автомобільних фільтрів „MFILTER" TF23 для легкової та вантажної техніки.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням місцевого господарського суду, позивач звернувся до апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у даній справі та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

В обґрунтування апеляційної скарги позивач посилається на неправильне встановлення судом першої інстанції обставин, що мають значення для справи, внаслідок неправильного дослідження та оцінки доказів, а також порушення норм процесуального права.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 16.08.2018 року відкрито апеляційне провадження за вказаною апеляційною скаргою, встановлено строк для подання відзиву на апеляційну скаргу та призначено справу до розгляду на 06.09.2018 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшов відзив на апеляційну скаргу та заява про долучення доказів до матеріалів справи.

В судовому засіданні 06.09.2018 року оголошено перерву у справі до 24.09.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив, а від представника відповідача - заперечення по справі.

В судовому засіданні 24.09.2018 року оголошено перерву у справі до 18.10.2018 року на підставі ст. 216 ГПК України.

25.06.2018 року на виконання Указу Президента України №454/2017 від 29.12.2017 року „Про ліквідацію апеляційних господарських судів та утворення апеляційних господарських судів в апеляційних округах", яким ліквідовано Київський апеляційний господарський суд, утворено Північний апеляційний господарський суд в апеляційному окрузі, що включає Київську, Сумську, Черкаську, Чернігівську області та місто Київ.

Відповідно до ч. 6 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у разі ліквідації суду, що здійснює правосуддя на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (відповідних адміністративно-територіальних одиниць), та утворення нового суду, який забезпечує здійснення правосуддя на цій території, суд, що ліквідується, припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті „Голос України" повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду.

03.10.2018 року в газеті „Голос України" №185 (6940) опубліковано повідомлення голови Північного апеляційного господарського суду про початок роботи новоутвореного суду. Зважаючи на викладене Київський апеляційний господарський суд припинив здійснення правосуддя.

Частиною 5 ст. 31 ГПК України передбачено, що у разі ліквідації або припинення роботи суду справи, що перебували у його провадженні, невідкладно передаються до суду, визначеного відповідним законом або рішенням про припинення роботи суду, а якщо такий суд не визначено - до суду, що найбільш територіально наближений до суду, який ліквідовано або роботу якого припинено.

Актом приймання-передачі судових справ від 02.10.2018, на виконання п.4 розділу ІІІ Плану заходів з ліквідації апеляційних судів, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 20.09.2018 № 475, справу № 910/5438/17 передано до Північного апеляційного господарського суду.

Згідно витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12.10.2018 року, апеляційна скарга ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан" у справі № 910/5438/17 передана на розгляд колегії суддів Північного апеляційного господарського суду у складі: головуючий суддя - Остапенко О.М., судді: Верховець А.А., Отрюх Б.В.

Ухвалою суду від 16.10.2018 року вищевказаною колегією суддів відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан" на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у справі № 910/5438/17 та призначено її до розгляду на 01.11.2018 року за участю повноважних представників сторін.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 року, серед іншого, призначено у справі №910/5438/17 повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі №910/5438/17 за позовом ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" до ТОВ „Авто-Оптимал" про припинення порушення прав інтелектуальної власності зупинено до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

30.11.2018 року експертною установою повернуто справу № 910/5438/17 до Північного апеляційного господарського суду листом від 26.11.2018 року №17771-18, в якому зазначено про залишення ухвали від 01.11.2018 року без виконання у зв`язку з відсутністю у відділі товарознавчих досліджень об`єктів інтелектуальної власності КНДІСЕ фахівця з кваліфікацією 13.3 „Дослідження, пов`язані з винаходами та корисними моделями".

Ухвалою суду від 05.12.2018 року поновлено провадження у справі №910/5438/17 за апеляційною скаргою ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року та призначено справу до розгляду на 20.12.2018 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшла заява щодо призначення повторної експертизи з ініціативи суду, в якій останній пропонує кандидатури судових експертів для доручення їм проведення відповідної експертизи.

Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2018 року, серед іншого, проведення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності, призначеної ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 01.11.2018 року у справі №910/5438/17, доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, провадження у справі №910/5438/17 за позовом ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" до ТОВ „Авто-Оптимал" про припинення порушення прав інтелектуальної власності зупинено до закінчення експертного дослідження і отримання апеляційним господарським судом висновку експерта.

25.03.2019 року через відділ документального забезпечення суду справу №910/5438/17 повернуто до Північного апеляційного господарського суду разом із висновком експерта № 133 за результатами проведення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.03.2019 року.

Ухвалою суду від 25.03.2019 року поновлено провадження у справі №910/5438/17 за позовом ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" до ТОВ „Авто-Оптимал" про припинення порушення прав інтелектуальної власності, запропоновано сторонам подати пояснення по справі з урахуванням висновку експерта та призначено справу до розгляду на 11.04.2019 року за участю повноважних представників сторін.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшли пояснення по справі, а також заяви про виклик експерта в судове засідання та про призначення у справі повторної комісійної експертизи.

Подані заяви про виклик експерта для надання відповідей стосовно проведеної у справі № 910/5438/17 повторної експертизи та про призначення у справі повторної комісійної експертизи обґрунтовані тим, що висновок експерта №133 за результатами проведення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.03.2019 року не відповідає вимогам до висновку експерта, під час проведення дослідження експертом порушено вимоги Методики проведення судової експертизи, пов`язаної з винаходами та корисними моделями (універсальна), в результаті чого відповідь за першим питанням розходиться (є протилежною) із відповідями на те ж саме питання, які раніше були надані за результатами проведення експертиз об`єктів інтелектуальної власності у Висновку експерта № 1195 від 28.02.2018 року у господарській справі №910/5438/17, складеним експертом Дорошенком О.Ф., та відповіді за питанням №1 у Висновку експерта №001-МСА/17 за результатами первинної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 05.10.2017 року, складеним експертом Матвієнко С.А.

При цьому, за твердженням заявника, експерт Струк І.О. не навів у своєму висновку належного обґрунтування щодо розходжень свого висновку за першим питанням з висновками раніше проведених експертиз.

За наслідками розгляду поданих представником ТОВ „Авто-Оптимал" заяв ухвалою суду від 11.04.2019 року відкладено розгляд справи №910/5438/17 на 16.05.2019 року, а також викликано в судове засідання судового експерта Струка І.О. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним висновку №133 за результатами проведення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.03.2019 року у справі №910/5438/17, явку якого визнано обов`язковою. Зобов`язано відповідача надати суду до 18.04.2019 року перелік питань, які необхідно поставити судовому експерту, а також докази на підтвердження направлення відповідних питань на адресу судового експерта. Запропоновано позивачу надати суду до 18.04.2019 року перелік питань, які необхідно поставити судовому експерту, а також докази на підтвердження направлення відповідних питань на адресу судового експерта. Зобов`язано судового експерта Струка І.О., на підставі ч. 3 ст. 69 ГПК України, надати суду обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені питання. Щодо клопотання про призначення у справі повторної експертизи, то судом ухвалено відкласти вирішення даного питання.

На виконання вимог наведеної ухвали суду від представників сторін надійшли питання, які необхідно поставити судовому експерту, а від судового експерта Струка І.О. - письмові відповіді на поставлені йому питання.

Крім того, від Львівського науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов лист, в якому повідомляється про неможливість забезпечити присутність Струка І.О. , якого викликано у якості судового експерта в судове засідання 16.05.2019 року, оскільки останній перебуватиме у відрядженні у м. Одеса, а також міститься клопотання про можливість допиту експерта у режимі відеоконференції у зв`язку із великою експертною завантаженістю судового експерта, проведення якої експерта установа просить забезпечити в Шевченківському районному суді м. Львова.

Ухвалою суду від 13.05.2019 року відмовлено у задоволенні клопотання Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про участь судового експерта Струка І.О. у судовому засіданні 16.05.2019 року у справі 910/5438/17 в режимі відеоконференції.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли додаткові пояснення щодо роз`яснень судового експерта, а також заперечення на заяву про призначення у справі повторної експертизи.

Ухвалою суду від 16.05.2019 року відкладено розгляд справи на 13.06.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України та повторно викликано в судове засідання судового експерта Струка І.О. для надання додаткових роз`яснень щодо поданого ним висновку №133 за результатами проведення повторної експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.03.2019 року у справі № 910/5438/17.

В судовому засіданні 13.06.2019 року представниками сторін було поставлено судовому експерту ряд питань, на які останнім було надано усні відповіді, та оголошено перерву у справі до 04.07.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України.

До початку судового засідання через відділ документального забезпечення суду від представника відповідача надійшла заява про призначення повторної комісійної експертизи.

В судовому засіданні 04.07.2019 року оголошено перерву у справі до 11.07.2019 року на підставі ст. 216 ГПК України.

08.07.2019 року через відділ документального забезпечення суду від судового експерта Струка І.О. надійшли письмові відповіді на поставленні питання представників сторін по справі.

У зв`язку з перебуванням судді Верховця А.А. у відпустці, витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.07.2019 року для розгляду справи № 910/5438/17 сформовано колегію суддів у складі: головуючий суддя Остапенко О.М.,судді: Отрюх Б.В., Грек Б.М.

09.07.2019 року через відділ документального забезпечення суду від представника позивача надійшли заперечення на заяву про призначення повторної комісійної експертизи у справі № 910/5438/17.

Ухвалою суду від 11.07.2019 року вищевказаною колегією суддів прийнято до провадження справу №910/5438/17 за апеляційною скаргою ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан" на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року.

В судовому засіданні 11.07.2019 року розглядались заяви ТОВ „Авто-Оптимал" від 11.04.2019 року та від 04.07.2019 року про призначення у справі №910/5438/17 повторної комісійної експертизи, за наслідками розгляду яких ухвалою суду відмовлено у їх задоволенні у зв`язку з відсутністю підстав для призначення повторної експертизи.

Представники позивача в судовому засіданні 11.07.2019 року вимоги апеляційної скарги підтримали, просили її задовольнити, скасувати повністю рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у даній справі та прийняти нове, яким позовні вимоги задовольнити повністю.

Представник відповідача проти вимог скаржника, викладених в апеляційній скарзі, заперечував, просив залишити її без задоволення, а оскаржуване рішення суду першої інстанції - без змін.

11.07.2019 року оголошено вступну та резолютивну частини постанови Північного апеляційного господарського суду у даній справі.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства та заслухавши пояснення представників сторін, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що у задоволенні апеляційної скарги слід відмовити, а рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у справі № 910/5438/17 - залишити без змін, виходячи з наступного.

Згідно зі статтею 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

У відповідності до вимог ст. 269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Як вбачається з матеріалів справи та вірно встановлено судом першої інстанції, ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого хімічного обладнання і нових технологій Колан" (позивач) відповідно до Ліцензійного договору № 1 від 11.11.2011 року, отримав дозвіл (невиключну ліцензію) на використання винаходу "ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 від 10.07.2007 року.

Звертаючись до суду з даним позовом, позивач зазначає, що йому стало відомо про використання вказаного винаходу ТОВ „Авто-Оптимал" шляхом реалізації автомобільних фільтрів "М FILTER" TF23 для легкової та вантажної техніки на платній основі, що свідчить про комерційний характер такої діяльності. Зокрема на упаковці фільтру Mfilter TF23 зазначено, що даний фільтр використовується для автобусів "Богдан".

З огляду на викладене, позивач звернувся до суду з відповідним позовом, у якому просить суд визнати дії, що здійснюються відповідачем при продажі масляних фільтрів "М FILTER" TF23, порушенням прав позивача та припинити порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача з боку відповідача шляхом заборони здійснювати продаж масляних фільтрів "М FILTER" TF23.

Заперечуючи проти позову, відповідач, в свою чергу посилається на те, що позивачем не надано доказів чинності прав інтелектуальної власності на винахід „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_1, а також не доведено факту порушення його прав.

Як було зазначено вище, ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" отримав дозвіл (невиключну ліцензію) на використання винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 від 10.07.2007 року на підстав укладеного з гр. ОСОБА_2 , який є власником патенту України № НОМЕР_1, ліцензійного договору № 1 від 11.11.2011 року, строком дії до 11.11.2017 року (з урахуванням Додаткової угоди № 2 від 03.11.2014 року).

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що 07.07.2015 року між гр. ОСОБА_2 (ліцензіар) та ПАТ „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" (ліцензіат) укладено ліцензійний договір № 1, відповідно до умов якого ліцензіар надає ліцензіату дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (невиключну ліцензію) з правом укладати субліцензії, на умовах, передбачених цим договором (п. 1.1.).

Під об`єктом права інтелектуальної власності в тексті даного договору сторони мають на увазі винахід, який охороняється патентом України № НОМЕР_1 - „ІНФОРМАЦІЯ_1", який використовується в автоматичному режимі при використанні масляних фільтрів, які містять, принаймні, основний фільтруючий елемент і фільтруючий елемент перепускного клапану (п. 1.2. Договору).

Згідно пп. 2.2.1. Договору, територія використання об`єкта права інтелектуальної власності - територія України.

Строк використання об`єкта права інтелектуальної власності ліцензіатом - з 07.07.2015 року до закінчення дії патенту України № НОМЕР_1 - „ІНФОРМАЦІЯ_1" (п. 2.3.1. Договору).

Згідно п. 5.1. Ліцензійного договору, ліцензіат, як представник ліцензіара, має право звернення до суду за захистом його права прав та інтересу шляхом подачі позову від свого імені проти осіб, які прямо або непрямо (опосередковано): а) порушили, б) не визнають, в) оскаржують права власника патенту України № НОМЕР_1, г) своїми діями (діяльністю) створюють загрозу порушення виключним майновим правам власника патенту України № НОМЕР_1 і вимагати лише припинення протиправних дій, у тому числі тих, що створюють загрозу, або припинення протиправних дій, у тому числі тих, що створюють загрозу, та відшкодування власнику патенту заподіяних збитків.

Судом встановлено, що відповідний патент на винахід видано строком на 20 років з моменту подання заявки (13.07.2004 року), тобто до 13.07.2024 року.

З урахуванням наведеного колегія суддів дійшла висновку, що позивач набув права звертатися до суду із відповідними позовами в інтересах ліцензіара, з огляду на що спростовуються доводи відповідача щодо відсутності у позивача відповідного права.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом. Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі ст. 420 ЦК, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

За приписами ст. 424 наведеного Кодексу, майновими правами інтелектуальної власності є:

1) право на використання об`єкта права інтелектуальної власності;

2) виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об`єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Статтею 426 ЦК України передбачено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, може використовувати цей об`єкт на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб. Використання об`єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом. Умови надання дозволу (видачі ліцензії) на використання об`єкта права інтелектуальної власності можуть бути визначені ліцензійним договором, який укладається з додержанням вимог цього Кодексу та іншого закону.

Статтею 1108 ЦК України встановлено, що особа, яка має виключне право дозволяти використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензіар), може надати іншій особі (ліцензіату) письмове повноваження, яке надає їй право на використання цього об`єкта в певній обмеженій сфері (ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності). Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути оформлена як окремий документ або бути складовою частиною ліцензійного договору. Ліцензія на використання об`єкта права інтелектуальної власності може бути виключною, одиничною, невиключною, а також іншого виду, що не суперечить закону. Невиключна ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об`єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об`єкта у зазначеній сфері.

Згідно зі ст. 1109 цього ж Кодексу, за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об`єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об`єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об`єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об`єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Статтею 6 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" визначено, що правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності. Об`єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути, зокрема, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Статтею 28 Закону передбачено, що права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів. Використанням винаходу (корисної моделі) визнається:

- виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу (корисної моделі), застосування такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених цілях;

- застосування процесу, що охороняється патентом, або пропонування його для застосування в Україні, якщо особа, яка пропонує цей процес, знає про те, що його застосування забороняється без згоди власника патенту або, виходячи з обставин, це і так є очевидним.

Процес, що охороняється патентом, визнається застосованим, якщо використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку, еквівалентну їй.

Як вбачається з матеріалів справи, з метою встановлення фактичних обставин, що мають значення для вирішення спору у даній справі, а також для роз`яснення питань, що виникли при вирішенні спору і потребують спеціальних знань, зокрема, для встановлення факту використання відповідачем винаходу за патентом НОМЕР_1 від 10.07.2007 року, або ознаки еквівалентної їй, ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.06.2017 року було призначено судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Департаменту судової експертизи та експертних досліджень у сфері інтелектуальної власності Державного підприємства „Інформаційні судові системи".

На вирішення судового експерта було поставлено наступні питання:

1. Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 р., або ознака еквівалентна їй, при заміні масляного фільтру „MFILTER" TF23, відповідно до Інструкції „Богдан А-064 / А-091 / А-09201 / А-09202 / А- 09211 / А-09212 / А-092КВ і А-92 Н / А-30141 / А-301.71/ А-301.72 / С-09211 / А-092 / А-0921, Дизельные двигатели: 4.4/4.6/4.8 л. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. Цветные электросхемы. - Д.: Издательство Монолит, 2009"?

2. Чи використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 р., або ознака еквівалентна їй, у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23?

За результатом проведеного дослідження судовим експертом Матвієнко С.А. було складено висновок №001-МСА/17 від 05.10.2017 року, згідно з яким:

1. В процесі заміні масляних фільтрів на двигунах автомобілей Богдан відповідно до Інструкції „Богдан А-064/А-091/А-09201/А-09202/ А- 09211/ А-09212/ А-092КВ і А-92Н / А-301.41/ А-301.71/ А-301.72/ А-301.41/ С-09211/ А-092/ А-0921.Дизельные двигатели:4.4/4.6/4.8 л. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. Цветные электросхемы. - Д.: Издательство Монолит, 2009" не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007 року або ознаку еквівалентну їй.

2. Кожна ознака що, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року або ознаку еквівалентну їй, не використана у конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23.

З урахуванням заперечень позивача щодо необґрунтованості та неповноти висновку судового експерта №001-МСА/17 від 05.10.2017 року, ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2017 року у справі було призначено повторну судову експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої доручено судовим експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України.

На вирішення судового експерта було поставлено ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом Чабанець Т.М. було складено висновок №281/17 від 29.01.2018 року, згідно з яким:

1. Кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 p., або ознака еквівалентна їй, використана при заміні масляного фільтру „MFILTER" ТF23, відповідно до - Інструкції „БОГДАН А-064 / А-091 / А- 09201 / А-09202 / А-09211 / А-09212 / А-092КВ / А-92 Н / А-30141 / А-301.71 А-301.72 / С-09211 / А-092/ А-0921. Модели с дизельными двигателями: 4.4 л. Isuzu 4HF / 4.6 л. Isuzu 4HG / 4.8 л. Isuzu 4НЕ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ. ЦВЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. - Д. : Издательство Монолит. 2009".

2. У конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23, не використано кожну ознаку винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року.

В свою чергу, відповідачем було надано до суду висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1195 від 28.02.2018 року, відповідно до якого:

1. При заміні масляного фільтру „MFILTER" TF23, відповідно до Інструкції „БОГДАН А-064 / А-091 / А-09201 / А-09202 / А-09211 / А-09212 / А-092КВ / А-92 Н / А-30141 / А-301.71 / А-301.72 / С-09211 / А-092/ А-0921. Модели с дизельными двигателями: 4.4 л. Isuzu 4HF / 4.6 л. Isuzu 4HG / 4.8 л. Isuzu 4НЕ. РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ. ЦВЕТНЫЕ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ. - Д. : Издательство Монолит, 2009", не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007 року, або ознака еквівалентна їй.

2. У конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23 не використана кожна ознака, включена до незалежного пункту формули винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року, або ознака, еквівалентна їй.

Окрім наведеного, оскільки наявний в матеріалах справи висновок судової експертизи №001-МСА/17 від 05.10.2017 року не може бути належним та допустимим доказом у справі у зв`язку з наявністю істотного порушення норм, які регламентують порядок призначення і проведення експертизи, а висновки експерта Чабанець Т.М. №281/17 від 29.01.2018 року та експерта Дорошенка О.Ф. №1195 від 28.02.2018 року за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності стосовно відповіді на перше питання суперечать одна одній, тобто вказані експертизи взаємосуперечливі, судом апеляційної інстанції згідно ухвали від 01.11.2018 року призначено у справі №910/5438/17 повторну експертизу у сфері інтелектуальної власності, проведення якої, з урахуванням ухвали від 20.12.2018 року, доручено Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення судового експерта було поставлено ті ж самі питання, які досліджувалися і вирішувалися у первинній судовій експертизі.

За результатом проведеного дослідження судовим експертом Струком І.О. було складено висновок №133 від 18.03.2019 року, згідно з яким:

1. У процесі заміні масляного фільтру „MFILTER" TF23 на двигуні автомобіля Богдан відповідно до Інструкції „Богдан А-064 / А-091 / А-09201 / А-09202 / А-09211 / А-09212 / А-092КВ / А-92 Н / А-30141 / А-301.71 / А-301.72 / С-09211 / А-092/ А-0921, Дизельные двигатели: 4.4/4.6/4.8 л. Руководство по ремонту и эксплуатации. Каталог деталей и сборочных единиц. Цветные электросхемы. - Д.: Издательство Монолит, 2009", використано кожну ознаку незалежного пункту формули винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України НОМЕР_1 від 10.07.2007 року.

2. У конструкції масляного фільтру „MFILTER" TF23 не використано кожну ознаку винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007 року.

Дослідивши матеріали справи та всі вище перелічені висновки судових експертів, судова колегія погоджується з висновком суду першої інстанції, що позивачем не доведено жодними належними і допустимими доказами використання відповідачем винаходу за патентом України на винахід № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року саме шляхом реалізації автомобільних фільтрів "М FILTER" TF23 для легкової та вантажної техніки.

Місцевим господарським судом правомірно зазначено, що використанням винаходу„ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України № НОМЕР_1 від 10.07.2007 року може вважатись здійснення дій із заміни масляного фільтра, пропонування таких дій тощо.

Однак, як зазначає відповідач та підтверджується матеріалами справи, а саме висновком патентного повіреного ОСОБА_4 № 01/17 від 20.06.2017 року за результатами проведення дослідження у сфері інтелектуальної власності, ТОВ „Авто-Оптимал" не здійснює процес контролю забрудненості масляного фільтру, не надає послуг з встановлення/обслуговування автомобільних двигунів, не здійснює встановленню на двигун масляного фільтра, не проводить запуск двигуна з наступною передачею інформації.

Згідно наявного у справі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом економічної діяльності ТОВ „Авто-Оптимал" є оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів.

Так, зокрема, відповідач вказує, що починаючи з 01.12.2008 року ТОВ „Авто-Оптимал" є ексклюзивним дистриб`ютором продукції ЗАТ „Балтик Фільтр", Литва ( до 11.04.2016 року - ЗАО „Матуре"), а саме широкого переліку автомобільних фільтрів для легкових та вантажних транспортних засобів торгівельної марки „МFilter®", зокрема, здійснює імпорт та продаж в Україні масляних фільтрів торгівельної марки „МFilter®" TF23.

Водночас, як вірно зауважено судом першої інстанції, продаж та пропонування до продажу самого виробу (автомобільних фільтрів „М FILTER" TF23), без здійснення будь-яких дій, спрямованих на його заміну, жодним чином не свідчить про порушення прав позивача на винахід за патентом України НОМЕР_1 від 10.07.2007 року.

При цьому, матеріали справи не містять доказів звернення позивача з позовом ані до виробників автомобіля Богдан , ані до виробників двигунів до автомобіля Богдан щодо порушення його прав на винахід за патентом України НОМЕР_1 від 10.07.2007 року, а у конструкції самого масляного фільтру „MFILTER" TF23 не використано кожну ознаку винаходу „ІНФОРМАЦІЯ_1" за патентом України на винахід НОМЕР_1 від 10.07.2007 року, що підтверджується наявними у справі доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Статтею 79 ГПК України передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

В порядку, передбаченому ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Переглянувши в апеляційному порядку законність винесення оскаржуваного рішення, судова колегія погоджується з місцевим судом щодо відсутності підстав для задоволення позовних вимог у зв`язку з недоведеністю позивачем належними та допустимими доказами порушення його прав відповідачем.

Враховуючи відмову у задоволенні позову, судом у відповідності до приписів ст. 129 Господарського процесуального кодексу України правомірно здійснено розподіл судових витрат, понесених відповідачем, шляхом їх покладення на позивача.

За наведених обставин, колегія суддів апеляційного господарського суду дійшла висновку, що рішення місцевого господарського суду прийнято відповідно до норм чинного законодавства, доводи скаржника, викладені в апеляційній скарзі, є необґрунтованими, безпідставними та недоведеними, спростовуються матеріалами справи та правильності висновків суду першої інстанції не спростовують, а відтак правових підстав для її задоволення та скасування оскаржуваного рішення не вбачається.

Керуючись статтями 269, 270, 273, 275, 276, 281-284 ГПК України та Законом України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" , Північний апеляційний господарський суд -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства „Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут емальованого технічного обладнання і нових технологій Колан" на рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у справі № 910/5438/17 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 20.06.2018 року у справі №910/5438/17 залишити без змін.

3. Копію постанови суду надіслати сторонам у справі.

4. Матеріали справи повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строки, передбачені ст.ст. 286-291 ГПК України.

Повний текст постанови підписано 16.07.2019 року.

Головуючий суддя О.М. Остапенко

Судді Б.М. Грек

Б.В. Отрюх