ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА _{01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua}

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

27.05.2019

Справа № 910/21660/17

За позовом Olicon AB

до 1) Kaminion Holdings Limited,

2) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО"

про визнання недійсним патенту України № НОМЕР_1 та зобов`язання вчинити дії

Суддя О.В. Гумега

секретар судового засідання

Мухіна Я.І.

Представники :

від позивача: Прудкий О.В. на підставі ордеру серії КВ № 435872 від 15.04.2019

від відповідча-1: Гладюк О.О. за посвідченням адвоката № 800 від 24.03.2011

від відповідач-2: Ресенчук В.М. за довіреністю № 2434-03/67 від 02.02.2018, Мелешко В.І. за довіреністю № 2434-03/216 від 17.04.2018

від третьої особи: Янчик М.І. за довіреністю № 02/04 від 02.04.2019

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Olicon AB (Олікон АБ) (позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач-2) з вимогами:

- визнати патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані невідповідністю спірного промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме "новизні", що згідно з п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" є підставою для визнання патенту недійсним. На твердження позивача, сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 стала загальнодоступною в світі задовго до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", а саме до 13.10.2003.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.12.2017 порушено провадження у справі № 910/21660/17, розгляд справи призначено на 03.09.2018 о 10:20 год., зобов`язано позивача в термін до 25.01.2018 надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову документів для їх подальшого направлення відповідачу-1, зупинено провадження у справі № 910/21660/17 до 03.09.2018 на підставі ч. 1 ст. 79 ГПК України.

15.12.2017 набула чинності нова редакція Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), відповідно до пункту 9 частини 1 Перехідних положень якого справи у судах першої та апеляційної інстанції, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

З огляду на завдання господарського судочинства, а також необхідність дотримання основних засад господарського судочинства, визначених у ч. 3 ст. 2, ст. 4 ГПК України, стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством, враховуючи при цьому, що спір у справі № 910/21660/17 стосується захисту прав інтелектуальної власності, а також, складність справи, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін справи, суд дійшов висновку, що справа № 910/21660/17 підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.12.2017 поновлено провадження у справі № 910/21660/17, постановлено здійснювати розгляд справи № 910/21660/17 у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі № 910/21660/17 на 03.09.2018 о 10:20 год., зобов`язано позивача в термін до 25.01.2018 надати до суду супровідним листом належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову документів для їх подальшого направлення відповідачу-1, зупинено провадження у справі № 910/21660/17 до 03.09.2018 на підставі п. 4 ч. 1 ст. 228 ГПК України.

12.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову № б/н від 09.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.02.2018 заяву про забезпечення позову та додані до неї документи повернуто позивачу.

22.02.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про забезпечення позову № б/н від 22.02.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.03.2018 поновлено провадження у справі № 910/21660/17, вжито заходи забезпечення позову та, зокрема, зупинено провадження у справі № 910/21660/17 до 03.09.2018.

28.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 (Камініон Холдінгз Лімітед) надійшов відзив на позовну заяву відповідно до якого відповідач-1 вважає позовні вимоги необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, у зв`язку з чим просив суд відмовити у задоволенні позову повністю, застосувати до вимог позивача наслідки спливу позовної давності.

28.03.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло письмове підтвердження про відсутність у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

30.03.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення документів до матеріалів справи.

24.04.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача надійшов супровідний лист з додатками на виконання вимог ухвали суду від 07.12.2017, яким позивач просив суд долучити до матеріалів справи лист ДП "Укрпатент" від 12.04.2018 № 583 стосовно виписки з Державного реєстру патентів України на промисловий зразок № НОМЕР_1 станом на 29.03.2018.

14.05.2018 та 21.05.2018 через відділ діловодства суду від компетентного органу іноземної держави надійшла інформація стосовно вручення документів відповідачу-1.

23.05.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

30.08.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 поновлено провадження у справі № 910/21660/17.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив з додатками, згідно якої позивач вважає доводи відповідача-1, викладені у відзиві, безпідставними та необґрунтованими, позивач також вважає, що позовна заява подана ним в межах позовної давності, а посилання відповідача-1 на застосування строку позовної давності є безпідставними.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО", оскільки рішення у даній справі може вплинути на його права та обов`язки.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло повідомлення про відсутність аналогічного спору.

03.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

У підготовче засідання, призначене на 03.09.2018, представники сторін з`явились.

У підготовчому засіданні, призначеному на 03.09.2018, суд розпочав вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 03.09.2018 представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" звернувся до суду з заявою про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

У підготовчому засіданні 03.09.2018 здійснювався розгляд заяв представника позивача та представника Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" про залучення останнього до участі у справі, в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача.

У підготовчому засіданні 03.09.2018 представники позивача та представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО" зазначені заяви підтримали та просили їх задовольнити.

У підготовчому засіданні 03.09.2018 представник відповідача-1 проти задоволення зазначених заяв заперечував.

У підготовчому засіданні 03.09.2018 представник відповідача-2 проти задоволення зазначених заяв не заперечував.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.09.2018 відкладено підготовче засідання у справі на 24.09.2018 о 11:00 год., залучено до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Товариство з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО".

05.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача -1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

07.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про видачу копії ухвали суду від 03.09.2018 № 910/21660/17. Клопотання судом задоволене.

12.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-2 (Міністерства економічного розвитку і торгівлі України) надійшла заява про поновлення строку подання відзиву. Разом із даною заявою подано відзив на позовну заяву, згідно якого відповідач-2 просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред`явлених до відповідача-2.

12.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про приєднання доказів до матеріалів справи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.09.2018 заяву Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про поновлення строку подання відзиву задоволено, поновлено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України строк подання відзиву.

14.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання на виконання вимог ухвали суду від 03.09.2018 у справі № 910/21660/17 з доказами направлення позовної заяви з додатками третій особі.

21.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. В обґрунтування наведеного клопотання представник відповідача-1 посилався на необхідність надання додаткового часу для підготовки правової позиції у справі.

21.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли заперечення на відповідь позивача на відзив, згідно яких відповідач-1 вважає аргументи позивача, викладені у відповіді на відзив, безпідставними та недоведеними.

У підготовче засідання, призначене на 24.09.2018, представники сторін та третьої особи з`явились.

У підготовчому засіданні, призначеному на 24.09.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні, призначеному на 24.09.2018, суд долучив до матеріалів справи подані позивачем, відповідачем-1 та відповідачем-2 заяви по суті справи з долученими до них доказами.

У підготовчому засіданні, призначеному на 24.09.2018, представник відповідача-1 підтримав клопотання, подане 21.09.2018 через відділ діловодства суду, про відкладення розгляду справи.

У підготовчому засіданні, призначеному на 24.09.2018, суд оголосив перерву до 22.10.2018 об 10:40 год.

27.09.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

28.09.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

22.10.2018 через відділ діловодства суду від представника третьої особи надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

У підготовче засідання, призначене на 22.10.2018, представники сторін та третьої особи з`явились.

У підготовчому засіданні, призначеному на 22.10.2018, суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 22.10.2018 представник відповідача-2 надав суду пояснення щодо необхідності залучення до участі у справі третіх осіб.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні, призначеному на 22.10.2018, повідомив суд про те, що ним подано не всі докази та просив суд відкласти підготовче засідання.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2018 продовжено строк підготовчого провадження та відкладено підготовче засідання у справі на 20.11.2018 о 10:20 год.

22.10.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів справи. Зазначеним клопотанням представник відповідача-1 просив суд долучити до матеріалів справи докази: копію Висновку експерта № 2-10/2018 від 18.10.2018 за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності (далі - Висновок експерта № 2-10/2018); бібліографічні дані патенту на промисловий зразок № НОМЕР_1 (станом на 19.10.2018), а також просив викликати у судове засіданні експерта Андрєєву А.В. для надання усних пояснень щодо висновку № 2-10/2018 від 18.10.2018.

У підготовче засідання, призначене на 20.11.2018, представники сторін та третьої особи з`явились.

У підготовчому засіданні, призначеному на 20.11.2018, суд долучив до матеріалів справи подані учасниками справи заяви по суті справи з долученими до них доказами.

У підготовчому засіданні 20.11.2018 здійснювався розгляд клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, поданого представником позивача через відділ діловодства суду 03.09.2018.

Представники позивача, відповідача-2 та третьої особи підтримали зазначене клопотання.

Представник відповідача-1 залишив вирішення зазначеного клопотання на розсуд суду.

Суд дійшов висновку про необхідність призначення у справі судової експертизи.

Згідно ч. 3 ст. 99 ГПК України учасники справи мають право запропонувати суду питання, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

Суд дійшов висновку про доцільність надання усіма учасниками справи переліку питань, роз`яснення яких, на їхню думку, потребує висновку експерта.

У підготовчому засіданні, призначеному на 20.11.2018, суд оголосив перерву до 27.11.2018 о 09:50 год.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 21.11.2018 повідомлено учасників справ про неможливість розгляду справи 27.11.2018 о 09:50 год. та призначено підготовче засідання у справі на 28.11.2018 о 14:00 год.

21.11.2018 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, яким відповідач-1 запропонував суду перелік питань, які, на його думку, потребують висновку експерта.

26.11.2018 через відділ діловодства суду від представника третьої особи надійшло клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності. Зазначеним клопотанням представник третьої особи запропонував питання, які, на його думку, потребують висновку експерта.

26.11.2018 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли пояснення. Зазначеними поясненням представник позивача визначив питання, які, на його думку, потребують висновку експерта.

У підготовче засідання, призначене на 28.11.2018, представники сторін та третьої особи з`явились.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21660/17, проведення якої доручено судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу, зупинено провадження у справі.

Супровідним листом Господарського суду міста Києва від 12.12.2018 матеріали справи № 910/21660/17 скеровано судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу.

25.02.2019 через відділ діловодства суду від Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності надійшов супровідний лист за підписом експерта, заступника директора з експертної роботи Дорошенка О.Ф. з додатком. В якості додатку до зазначеного листа долучено Висновок експертів № 1248 від 14.02.2019 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, підготовлений для подання до Господарського суду міста Києва по справі № 910/21660/17 (далі - Висновок експертів № 1248).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.03.2019 поновлено провадження у справі № 910/21660/17 та призначено підготовче засідання у справі на 01.04.2019 о 14:20 год.

18.03.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

19.03.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

01.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли письмові пояснення з урахуванням Висновку експертів № 1248, які позивач просив врахувати при винесенні рішення по суті справи та задовольнити позов у повному обсязі. На думку позивача, Висновок експертів № 1248 складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", базується на матеріалах справи, містить докладний опис проведених досліджень, його висновки є обґрунтованими та повними, у зв`язку з чим вказаний висновок є належним і допустимим доказом у справі, який підтверджує обгрунтованість позовних вимог щодо невідповідності промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 умовам надання правової охорони, а саме "новизні". Водночас, Висновком експертів № 1248 спростовуються висновки наданого відповідачем-1 Висновку експерта № 2-10/2018, складеного експертом Андрєєвою А.В., який, на думку позивача, має ряд недоліків (порушення загальних усталених підходів до експертизи об`єктів інтелектуальної власності; проведення експертизи не на матеріалах даної справи № 910/21660/17; відсутністю у Андрєєвої А.В . технічної освіти, яка є суттєвою для проведення дослідження у даній справі), у зв`язку з чим не може бути прийнятий у якості належного доказу у справі.

01.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшла заява, якою позивач повідомив, що очікує понести витрати на професійну правничу допомогу, у зв`язку з розглядом справи, зазначив, що відповідно до п. 8 ст. 129 ГПК України детальний розрахунок сум зазначених витрат, а також докази, на підтвердження таких витрат, позивач надасть суду додатково, протягом п`яти днів після ухвалення рішення.

01.04.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшли письмові пояснення з урахуванням Висновку експертів № 1248. Наведеними поясненнями відповідач-1 зазначив, що категорично не погоджується з викладеними у Висновку експертів № 1248 аргументами, вважає його неповним, необґрунтованим та таким, що був складений з порушенням норм чинного законодавства з огляду на таке:

- неповнота Висновку експертів № 1248, на думку відповідача-1, підтверджується тим, що експертами неналежним чином були визначені суттєві ознаки досліджуваного промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1, зокрема, експерти виокремили такі ознаки як "фаски", проте при складанні переліку суттєвих ознак такі ознаки було проігноровано без жодних обгрунтувань;

- упередженість та необ`єктивність Висновку експертів № 1248, на думку відповідача-1, підтверджується тим, що експерти свідомо відкидають важливу ознаку, обмежуючи перелік існуючих ознак тільки тими, що вигідні для дослідження, водночас такі конструктивні елементи як "фаски", які визначають зовнішній вигляд виробу, його дизайн, його ергономічні властивості, є суттєвими та не повинні відкидатись як незначні;

- експертами повністю проігноровані ознаки, що відноситься до декоративного вирішення зовнішньої (особливо лицьової) поверхні виробу;

- таким чином, на думку відповідача-1, сукупність суттєвих ознак досліджуваного промислового зразка у Висновку експертів № 1248 визначена неповно, а отже експерти дійшли неправильного висновку щодо поставлених питань.

01.04.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання, яким представник відповідача-1 просив суд розглянути клопотання, подане 22.10.2018 через відділ діловодства суду, про виклик у судове засідання експерта Андрєєву А.В. для надання усних пояснень щодо Висновку експерта № 2-10/2018.

У підготовче засідання, призначене на 01.04.2019, з`явились представники позивача, відповідача-1,2. Представник третьої особи не з`явився.

У підготовчому засіданні 01.04.2019 суд продовжив вчинення дій, визначених частиною другою статті 182 ГПК України, необхідних для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

У підготовчому засіданні 01.04.2019 суд долучив до матеріалів справи заяви учасників справи по суті спору, подані через відділ діловодства суду.

У підготовчому засіданні 01.04.2019 суд розпочав розгляд наявних в матеріалах справи клопотань відповідача-1 від 22.10.2018 та від 01.04.2019, про виклик у судове засідання експерта Андрєєву А.В. для надання усних пояснень щодо Висновку № 2-10/2018.

У підготовчому засіданні 01.04.2019 представник відповідача-1 підтримав зазначене клопотання та вказав про доцільність виклику усіх експертів по наявним в матеріалах справи судовим висновкам, зокрема, Висновку експерта Андрєєвої А.В. № 2-10/2018 від 18.10.2018, Висновку експертів Дорошенко О.Ф., Петренко С.А. № 1248 від 14.02.2019.

Представники позивача та відповідача-2 заперечували з приводу виклику судових експертів, посилаючись на таке:

- в матеріалах справи наявний Висновок експертів № 1248 від 14.02.2019 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21660/17, призначеної судом та проведеної з урахуванням усіх наявних в матеріалах справи доказів на час проведення експертизи;

- на час звернення відповідача-1 з даним клопотанням, останнім не надано переліку питань, які, на його думку, потребують роз`яснення;

- виклик судових експертів призведене до затягування судового процесу.

Враховуючи доводи та міркування представників позивача, відповідачів-1, 2, суд дійшов висновку, про необхідність надання усім учасникам справи можливості надати перелік питань, які, на їх думку, потребують роз`яснення експертів, якщо у сторін наявні такі запитання.

У підготовчому засіданні 01.04.2019 судом досліджувалось питання щодо оплати позивачем витрат, пов`язаних з проведенням експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 № 910/21660/17.

Представник позивача вказав, що докази оплати витрат пов`язаних з проведенням експертизи будуть надані суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 01.04.2019 відкладено підготовче засідання у справі на 15.04.2019 о 11:20 год.

05.04.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

10.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшло клопотання про долучення доказів оплати експертизи, відповідно до виставленого рахунку, зокрема, платіжного доручення № 158 від 31.01.2019 на суму 20004,00 грн.

12.04.2019 через відділ діловодства суду від представника відповідача-1 надійшло клопотання в порядку ч. 4 ст. 69 ГПК України, яким відповідач-1 надав перелік питань, які, на його думку, потребують роз`яснення експерта Андрєєвої А.В., експертів Дорошенко О.Ф. та Петренко С .А . щодо складених ними висновків.

15.04.2019 через відділ діловодства суду від представника позивача надійшли додаткові пояснення щодо окремих процесуальних питань, якими позивач надав заперечення щодо клопотання відповідача-1 про виклик у судове засідання судових експертів від 01.04.2019 та зазначив, що наявний в матеріалах справи Висновок судових експертів Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. № 1248 від 14.02.2019 є належним та допустимим доказом, який дає змогу встановити обставини, які входять до предмету доказування у даній справі, а тому, на думку позивача, відповідне клопотання відповідача-1 є затягуванням судового процесу.

У підготовче засідання, призначене на 15.04.2019, з`явились представники позивача, відповідача-1,2 та третьої особи.

Суд долучив до матеріалів справи додаткові пояснення позивача щодо окремих процесуальних питань від 15.04.2019.

У підготовчому засіданні 15.04.2019 здійснювався розгляд клопотання відповідача-1, поданого в порядку ч. 4 ст. 69 ГПК України від 12.04.2019.

Представник відповідача-1 у підготовчому засіданні 15.04.2019 зазначене клопотання підтримав.

Представник позивача у підготовчому засіданні 15.04.2019 заперечував з приводу задоволення зазначеного клопотання з підстав, викладених у додаткових поясненнях щодо окремих процесуальних питань від 15.04.2019.

Представник третьої особи у підготовчому засіданні 15.04.2019 заперечував з приводу задоволення клопотання відповідача-1.

Заслухавши доводи та міркування учасників справи, ознайомившись зі змістом клопотання відповідача-1 від 12.04.2019, поданого в порядку ч. 4 ст. 69 ГПК України, суд дійшов висновку, що клопотання відповідача-1 про виклик в судове засідання експерта Андрєєвої А.В., експертів Дорошенко О.Ф. та Петренко С.А. для надання роз`яснень щодо складених ними висновків не підлягає задоволенню.

У підготовчому засіданні 15.04.2019 представники учасників справи зазначили, що повідомили суд про всі обставини справи, які їм відомі, та надали всі докази, на які вони посилаються у заявах по суті спору.

У підготовчому засіданні, призначеному на 15.04.2019, суд вчинив дії, визначені частиною другою статті 182 ГПК України, необхідні для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи по суті.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 15.04.2019 постановлено закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 14.05.2019 о 11:00 год.

07.05.2019 через відділ діловодства суду від третьої особи надійшло клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Клопотання судом задоволене.

У судове засідання, призначене на 14.05.2019, з`явилися представники сторін та третьої особи.

В судовому засіданні 14.05.2019 судом здійснювався розгляд справи по суті.

Відповідно до ст. 194 ГПК України завданням розгляду справи по суті є розгляд і вирішення спору на підставі зібраних у підготовчому провадженні матеріалів, а також розподіл судових витрат.

При розгляді справи по суті в судовому засіданні 14.05.2019 судом відповідно до ст. 208 ГПК України заслухано вступне слово представників позивача, відповідача-1, відповідача-2 та третьої особи.

Представник позивача заявлені позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача-1 заперечував проти задоволення позову повністю, просив суд застосувати до вимог позивача наслідки спливу позовної давності та відмовити у задоволенні позовних вимог повністю.

Представник відповідача-2 проти позову заперечував в частині позовних вимог до відповідача-2, з підстав, викладених у відзиві на позовну заяву, поданому 12.09.2018 через відділ діловодства суду.

Представник третьої особи підтримав позовні вимоги, заявлені позивачем.

В судовому засіданні 14.05.2019 судом з`ясовано обставини справи та досліджено наявні в матеріалах справи докази.

В судовому засіданні 14.05.2019 судом оголошено перерву до 27.05.2019 о 15:20 год.

В судове засідання 27.05.2019 з`явилися представники сторін та третьої особи.

В судовому засіданні 27.05.2019 здійснювались судові дебати.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 27.05.2019 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 6 ст. 233 ГПК України.

Заслухавши учасників справи, з`ясувавши обставини справи, на які сторони посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, та дослідивши в судовому засіданні докази, якими сторони обґрунтовували відповідні обставини, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) право на звернення до господарського суду в установленому цим Кодексом порядку гарантується. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у господарському суді, до юрисдикції якого вона віднесена законом. Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу

Загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені частиною другою статті 16 ЦК України і частиною другою статті 20 Господарського кодексу України (далі - ГК України). Зокрема, згідно з частиною другою статті 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у статті 16 ЦК України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у статті 20 ГК України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Законами України про набуття та здійснення права на конкретні об`єкти інтелектуальної власності також передбачено способи захисту відповідного права.

Відповідно до ст. 20 ЦК України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

З огляду на положення вищезазначеної норми та принцип диспозитивності у господарському судочинстві, позивач має право вільно обирати способи захисту його порушеного права чи інтересу.

Відповідно до ст. 365 ГПК України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Позивач - Olicon AB (Олікон АБ) є юридичною особою, створеною за законодавством Швеції, що підтверджується копією витягу з Торгово-промислового реєстру Болагсверкет, Реєстру компаній Швеції про реєстрацію Олікон АБ (реєстраційний номер 556374-8671) (а.с. 26-28 т. 1).

Відповідач-1 - Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) є юридичною особою, створеною за законодавством Республіки Кіпр, що підтверджується копіями установчого договору та статуту компанії, свідоцтва про реєстрацію компанії, свідоцтва про зміну назви компанії, сертифікату про місцезнаходження компанії (а.с. 133-150, 152-153, 158-159, 160-162 т. 1).

Позивач звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) (відповідач-1), Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністерство, відповідач-2) з вимогами:

- визнати патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю;

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані наступним:

- патентом України на промисловий зразок № НОМЕР_1 від 17.01.2005 надано правову охорону в Україні промисловому зразку "Фасадний камінь "Сканрок" на основі заявки № 2003101834 від 13.10.2003, поточним власником патенту України на промисловий зразок № НОМЕР_1 є відповідач-1, виключні права, що випливають з наведеного патенту, діють з 13.10.2003, що підтверджується відомостями з Державного реєстру патентів України на промислові зразки (а.с. 244 т. 1);

- Олікон АБ (позивач) вважає, що реєстрація промислового зразка "Фасадний камінь "Сканрок" не відповідає умовам патентоспроможності, а виданий на цей промисловий зразок патент України № НОМЕР_1 порушує права та законні інтереси позивача;

- так, компанія Олікон АБ в Україні є власником майнових прав інтелектуальної власності на винахід "Профільований роздільник із тонкої листової сталі для підтримки стінового облицювального покриття", права на який засвідчуються патентом України № НОМЕР_2 (опис до патенту на винахід та виписки з Державного реєстру патентів на винаходи стосовно патенту України № НОМЕР_2 додано до позовної заяви - а.с. 30-34 т. 1);

- технічне рішення за вказаним винаходом втілено у навісних вентильованих фасадних системах "Marmогос®", що є відомими у всьому світі, включно з Україною, та які широко використовуються у будівництві;

- компанія Олікон АБ, як власник патенту, здійснює і виробництво елементів, які використовуються у навісних вентильованих фасадних системах "Marmогос®", збут даних виробів здійснюється через компанію "Marmогос АВ" (далі - "Марморок АБ"), яка також є володільцем ліцензії, наданої "Олікон АБ" на маркетування та продаж продукції та навісних вентильованих фасадних систем "Marmогос®" (торговельна марка "Marmогос®" є зареєстрованим знаком для товарів і послуг, який охороняється в України на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 29288 (виписку з Державного реєстру України на знаки для товарів і послуг стосовно свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 29288 додано до позовної заяви - а.с 35 т. 1);

- фасадні системи "Marmогос®" розповсюджуються компаніями "Марморок АБ", "Nordiska Byggsystem AB", що є ліцензіатами компанії "Олікон АБ", яка, як володілець прав інтелектуальної власності, здійснює контроль над використанням запатентованого винаходу, впровадженням цього винаходу у ліцензовані лінії виробництва та використанням даної технології кінцевими користувачами по всьому світі, включно з Україною;

- первинно технологія вентильованих фасадів "Marmогос®" була втілена ще у 70-х роках минулого сторіччя під торговельною маркою "COLOROC". Ще у 1968 році було визначено переважні форми та розмір облицювального каменю, що використовувався у вентильованих фасадах. В 1974 році здійснено перший продаж ліцензованого обладнання для виробництва каменю компанії у Австрії, території продажів продукції якої на той час включали і Україну;

- зважаючи на наведене, позивач стверджує, що вже тривалий час із вказаною технологією та облицювальним каменем було обізнане широке коло споживачів даної продукції, зокрема, до позовної заяви додано роздруківки з відомостями про сертифікацію системи "COLOROC", датовані 21.05.1986, в яких, як зазначив позивач, розкриваються всі суттєві ознаки промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 (а.с. 36-42 т. 1).

- таким чином, зовнішній вигляд виробів позивача підпадає під обсяг правової охорони, що випливає з патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", який, на думку позивача, не відповідає вимогам патентоспроможності, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме не є новим, так як сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на цей промисловий зразок, а саме до 13.10.2003;

- разом з тим, відповідно до ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент на промисловий зразок надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом та право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу;

- таким чином, патент України № НОМЕР_1 надає право відповідачу-1 забороняти іншим виробникам, зокрема позивачу, використовувати фасадний камінь в Україні, зокрема шляхом виготовлення, застосування, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продажу, імпорту та іншого введення в цивільний оборот або зберігання в зазначених цілях;

- так, в провадженні Господарського суду міста Києва перебувають справи № 910/18705/17, № 910/18707/17 щодо порушення прав інтелектуальної власності на патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок за позовами Товариства з обмеженою відповідальністю "СКАНРОК" до ряду суб`єктів господарювання, включно із Товариством з обмеженою відповідальністю "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО", яке в Україні здійснює виробництво фасадного каменя на виробничих лініях, ліцензованих позивачем для цілей виробництва вентильованих фасадних систем "Marmогос®";

- недобросовісне, на думку позивача, отримання відповідачем-1 виключних прав інтелектуальної власності на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", який не є новим і не є придатним для набуття відповідних прав інтелектуальної власності на нього, створює перешкоди доступу на ринок для інших суб`єктів господарювання, що в умовах конкуренції забезпечує перевагу відповідача-1 перед іншими суб`єктами господарювання на ринку, а відтак, порушує охоронюваний законом інтерес позивача, який полягає у прагненні здійснювати господарську діяльність в Україні, зокрема, здійснювати продаж в Україні ліцензованого обладнання для виробництва фасадного каменю та імпорту високоякісної продукції для використання при встановленні вентильованих фасадних систем;

- водночас, невідповідність запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності є підставою для визнання патенту недійсним згідно з підпунктом а) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки".

Відповідно до статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом (ст. 13 Конституції України).

Статтею 55 Конституції України встановлено, що кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

У рішенні Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 (справа про охоронюваний законом інтерес) визначено поняття "охоронюваний законом інтерес" як зумовлений загальним змістом об`єктивного і прямо не опосередкований у суб`єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об`єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Конституційний Суд України у вказаному рішенні зазначає, що види і зміст охоронюваних законом інтересів, що перебувають у логічно-смисловому зв`язку з поняттям "права" як правило не визначаються у статтях закону, а тому фактично є правоохоронюваними. Охоронюваний законом інтерес перебуває під захистом не тільки закону, а й об`єктивного права в цілому, що панує у суспільстві, зокрема, справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні зумовлюється загальним змістом такого права та є його складовою.

Згідно з ст. 469 ЦК України, права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Отже, оцінивши наявні в матеріалах справи докази в сукупності, суд дійшов висновку, що позивач належним чином довів, що спірний патент на промисловий зразок порушує його права та законні інтереси, а обраний ним спосіб захисту встановлений Законом України "Про охорону прав на промислові зразки".

Відповідач -1 (Камініон Холдінгз Лімітед) згідно відзиву на позовну заяву (а.с 115-120 т. 1) заперечував проти позовних вимог в повному обсязі, з огляду на таке:

- право власності на патент України № НОМЕР_1 набуте відповідачем-1 на законних підставах, а саме на підставі Договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29 травня 2017 року, укладеного з попереднім власником значеного патенту, про що було зроблено відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15 від 10 серпня 2017 року, а отже, відповідач-1 є добросовісним набувачем прав на оспорюваний промисловий зразок з 2017 року, не має відношення до реєстрації вказаного промислового зразка в 2003 році та взагалі є неналежним відповідачем у справі;

- з висновку про видачу патенту на промисловий зразок НОМЕР_1 за заявкою №2003101834 від 13.10.2003, який був затверджений Державним Департаментом інтелектуальної власності та набув статусу рішення про видачу патенту, вбачається, що за результатами формальної експертизи, проведеної згідно з п. 5 ст. 4 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що заявлений промисловий зразок відповідає умовам надання правової охорони, а заявка відповідає вимогам ст. 11 Закону;

- з поданих позивачем доказів не вбачається, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_1 стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки на даний промисловий зразок, зокрема, позивачем не подано доказів, які б свідчили, що обставини, на які він посилається на доведення своїх вимог, були встановлені особою, яка володіє спеціальними знаннями - експертом з питань інтелектуальної власності;

- крім того, відповідач-1 просив суд застосувати до вимог позивача наслідки спливу позовної давності, оскільки позивачу ще у 2003 році було відомо про реєстрацію оспорюваного патенту, а отже позов подано позивачем зі спливом 15 років, тобто зі спливом строку позовної давності.

Відповідач -2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) згідно відзиву на позовну заяву (а.с. 252-255 т. 3) просив суд відмовити у задоволенні позовних вимог, пред`явлених до відповідача-2, зазначивши таке:

- діюча в Україні процедура набуття правової охорони промислових зразків не передбачає при проведенні експертизи заявки на промисловий зразок перевірки промислового зразка на відповідність умовам патентоспроможності - новизні, тобто при видачі патенту на оспорюваний промисловий зразок права на нього лише декларуються за заявником без гарантії чинності патенту;

- усі дії Державного департаменту інтелектуальної власності щодо видачі патенту № НОМЕР_1 є такими, що повністю відповідали чинному законодавству України;

- патент на промисловий зразок може бути визнаний недійсним повністю або частково у судовому порядку, якщо він не є новим у випадку, якщо сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету;

- Міністерство економічного розвитку і торгівлі України почало виконувати функції та повноваження у сфері інтелектуальної власності лише з травня 2017 року, а отже, на дату подання та розгляду заявки № 2003101834 не виконувало функцій та повноважень у сфері інтелектуальної власності, не вчиняло жодних винних дій.

Позивач згідно відповіді на відзив відповідача-1 (а.с. 81-88 т. 2) вважає доводи останнього у відзиві на позовну заяву безпідставними та необґрунтованими, зазначивши таке:

- відповідач-1 стверджує, що він не має відношення до реєстрації, є добросовісним набувачем та є неналежним відповідачем, проте предметом спору у даній справі є не незаконність набуття прав на промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1, а визнання такого патенту недійсним з підстав невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності на дату подання заявки промислового зразка (13.10.2003); при встановленні обставин, що мають значення, для справи, оцінка належності та/або добросовісності набуття прав інтелектуальної власності на промисловий зразок за патентом України НОМЕР_1 у суб`єкта, наділеного правом на їх відчуження, не є релевантною та не становить предмет доказування у справі, оскільки у даному випадку відповідач-1 виступає не набувачем, а правонаступником власника патенту; таким чином, до відповідача-1 разом із патентом перейшли усі права та обов`язки першочергового власника патенту, саме чинний власник патенту на промисловий зразок, тобто відповідач-1, є належним відповідачем у справі;

- відповідач-1 стверджує про відповідність промислового зразка умовам надання правової охорони за результатами формальної експертизи, що передувала висновку про видачу патенту на промисловий зразок НОМЕР_1 за заявкою №2003101834 від 13.10.2003, проте формальна експертиза не включає в себе питання щодо відповідності заявленого промислового зразка умовам патентоспроможності, сама по собі наявність патенту на промисловий зразок не гарантує його відповідність умовам патентоспроможності та, відповідно, правової охорони;

- виходячи із положень п. 1 ст. 5, п. 1-2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", ст. 461 Цивільного кодексу України, позивач зазначає, що для доведення непатентоспроможності промислового зразка достатньо наявності факту його використання у світі раніше поданої заявки №2003101834 від 13.10.2003, і такі факти наводить позивач;

- проте, відповідач-1 у відзиві на позовну заяву жодним чином не спростовує фактів відносно непатентоспроможності промислового зразка та не надає жодних доказів відносно його відповідності умовам патентоспроможності, а саме наявності новизни на момент подання заявки;

- позивач вважає, що позовна заява подана в межах позовної давності, а посилання відповідача-1 на застосування строку позовної давності є безпідставними.

Відповідач -1 згідно заперечень на відповідь позивача на відзив (а.с. 2-6 т. 4) вважає аргументи позивача, викладені у відповіді на відзив, безпідставними та недоведеними, з огляду на таке:

- доводи позивача не спростовують жодним чином факт добросовісного набуття відповідачем-1 прав на оспорюваний промисловий зразок та факт непричетності відповідача-1 до первісної реєстрації вказаного промислового зразка, а отже, неналежності компанії "КАМІНІОН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД" як відповідача у справі;

- позивач безпідставно стверджує, що під час вирішення питання про надання правової охорони оспорюваному промисловому зразку патентне відомство перевіряло лише відповідність поданої заявки формальним вимогам ст. 11 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", та начебто не перевіряло відповідність заявленого промислового зразка умовам патентоспроможності, оскільки, як зазначив відповідач-1, Висновком про видачу патенту на промисловий зразок №22736/2 від 09.11.2004 встановлено, що "заявлений промисловий зразок відповідає умовам надання правової охорони";

- на доведення того, що оспорюваний промисловий зразок начебто був використаний раніше поданої заявки, позивач посилається на те, що рішення, які були використані в оспорюваному промисловому зразку, є ідентичними тим, що використовувались та використовуються у системах 'Маrmогос®" компанії Олікон АБ, однак такі доводи позивача відповідач-1 вважає суб`єктивними, оскільки позивач не має спеціальних знань для встановлення таких обставин, а відповідно, такі доводи позивача є недоведеними та безпідставними;

- відповідач-1 вважає, що строк позовної давності у даній справі повинен відраховуватись з моменту видачі патенту на оспорюваний промисловий зразок, але з урахуванням того факту, що сторона позивача могла дізнатись про видачу патенту, оскільки була обізнана з інформацією щодо подання відповідної заявки ще у 2003 році;

- відповідач-1 зазначив, що позивач мав змогу висловити свої претензії проти видачі оспорюваного патенту ще на момент подання заявки, та повинен був відслідковувати процес реєстрації оспорюваного промислового зразка; якщо з результатами таких реєстраційних дій (видача патенту) позивач пов`язує порушення своїх прав, він одразу (не чекаючи 15 років), мав змогу пред`явити претензії до первісного власника патенту на оспорюваний промисловий зразок або подати відповідний позов.

Відповідно до ч.ч. 1-3 статті 13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Згідно зі статтею 73 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:

1) письмовими, речовими і електронними доказами;

2) висновками експертів;

3) показаннями свідків.

Статтею 74 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Подані сторонами докази мають бути належними, допустимими, достовірними, достатніми (ст.ст. 76-79 ГПК України).

Згідно із ст. 86 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, на які учасники справи посилались як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, надавши оцінку всім аргументам учасників справи, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 ГК України, відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 155 ГК України та ч. 1 ст. 420 ЦК України належать, зокрема, промислові зразки.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон) зазначено, що промисловий зразок - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання. При цьому п. 2 ст. 5 даного Закону вказує, що об`єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Частиною 2 статті 461 ЦК України також визначено, що об`єктом промислового зразка можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Відповідно до ч. 1 ст. 462 ЦК України, ч. 1 ст. 156 ГК України, набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Згідно з п. 6 ст. 5 Закону, обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

Пунктом 1 статті 6 Закону встановлено, що промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим.

Згідно з п. 2 ст. 6 Закону промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Підпунктом а) п. 1 ст. 25 Закону встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Предметом спору у даній справі є вимоги позивача про визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" з підстав невідповідності даного промислового зразка умовам надання правової охорони, визначеним п. 1 ст. 6 Закону, а саме "новизні", що згідно з п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону є підставою для визнання патенту недійсним.

По матеріалам справи судом встановлено, що Державний Департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України за результатами формальної експертизи заявки № 2003101834, проведеної Державним підприємством "Український інститут промислової власності", видав Товариству з обмеженою відповідальністю "СКАНДІ ЛТД" патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" (а.с. 163 т. 1).

Власником патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" станом на час звернення позивача з позовом до суду та на час розгляду даної справи по суті є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1).

Право власності на патент України № НОМЕР_1 набуте відповідачем-1 на підставі Договору про передачу права власності на промисловий зразок від 29 травня 2017 року, укладеного з попереднім власником значеного патенту - ОСОБА_2 (а.с. 168-173 т. 1), про що було зроблено відповідну публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" №15 від 10.08.2017 (а.с. 244 т. 1).

Частиною 4 статті 20 Закону встановлено, що власник патенту може передавати на підставі договору право власності на промисловий зразок будь-якій особі, яка стає правонаступником власника патенту. Отже, Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1) є правонаступником власника патенту України № НОМЕР_1. Таким чином, до відповідача-1 перейшли всі права та обов`язки першочергового власника патенту України № НОМЕР_1, а відповідно, відповідач-1 як чинний власник оспорюваного патенту на промисловий зразок, є належним відповідачем у справі. У зв`язку з наведеним, відповідні заперечення відповідача-1 судом відхиляються як безпідставні.

Відповідно до інформації про промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1, що наявна в матеріалах справи (а.с. 174, 177 т. 1) та у відкритій Інтерактивній БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні", доступ до якої здійснюється в мережі Інтернет, вбачається, що заявка № 2003101834 на на промисловий зразок подана 13.10.2003, дата набрання чинності прав на промисловий зразок 17.01.2005, публікація про видачу патенту була здійснена 17.01.2005, бюл. № 1, власником патенту є Камініон Холдінгз Лімітед (відповідач-1), чинність патенту підтримана. Матеріали справи також містять зображення (а.с. 164 т. 1) та опис промислового зразка "Фасадний камінь "Сканрок" (а.с. 180-181 т. 1) за патентом України № НОМЕР_1.

Обгрунтовуючи позовні вимоги, позивач стверджував, що патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" не відповідає вимогам патентоспроможності, визначеним п. 1 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", а саме не є новим, так як сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на цей промисловий зразок, а саме до 13.10.2003.

За наведених обставин, в процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що для вирішення справи по суті необхідно встановити:

Які ознаки промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "Фасадний камінь "Сканрок" є суттєвими?

Чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "Фасадний камінь "Сканрок" до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003?

З метою об`єктивного вирішення спору у справі № 910/21660/17, оскільки вказані питання належать до предмету доказування по справі, а для встановлення чи спростування певних фактів необхідні спеціальні знання, судом призначено експертизу об`єктів інтелектуальної власності у справі № 910/21660/17, проведення якої доручено судовим експертам Дорошенку Олександру Федоровичу та Петренку Сергію Анатолійовичу (далі - експерти), на вирішення експертизи були поставлені вищенаведені питання.

Висновки з досліджуваних питань експертами викладено у Висновку експертів № 1248 від 14.02.2019 за результатами проведення судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності по справі № 910/21660/17 (далі - Висновок експертів № 1248). (а.с. 192-209 т. 4).

Аналіз Висновку експертів № 1248 свідчить, що для вирішення поставлених завдань експертами використовувалися: методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу; положення нормативних актів та літератури, перелічених у вступній частині Висновку експертів № 1248.

Здійснюючи експертне дослідження, експерти вказали таке:

Відповідно до п. 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 110 від 18.02.2002, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06.03.2002 за № 226/6514, зі змінами та доповненнями (далі - Правила складання та подання заявки на промисловий зразок), суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями. При цьому, ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Тобто, суттєві ознаки промислового зразка формують зоровий образ заявленого виробу.

Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу визначається обсяг правової охорони. Тлумачення ознак промислового зразка повинно здійснюватися в межах його опису.

В п. 7.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок робиться акцент на тому, що саме комплект фотографій містить основну інформацію про промисловий зразок який дозволяє визначити обсяг правової охорони: «Комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета або малюнка) повинен давати повне уявлення про зовнішній вигляд виробу».

Експерти вказали, що як правило, суттєві ознаки промислового зразка, в сукупності розглядаються в такій послідовності:

образне вирішення виробу;

форма виробу і/або його частин (об`ємна характеристика, абрис, силуети);

склад і кількість основних композиційних елементів;

взаємне розташування елементів (композиційне, компонувальне рішення);

пластичне вирішення виробу (його елементів);

колористичне вирішення;

декоративне опрацювання;

матеріал, фактура матеріалу.

При наданні відповіді на питання - Які ознаки промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "Фасадний камінь "Сканрок" є суттєвими? (далі - Питання 1), експерти дослідили інформацію про промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1, що наведена в матеріалах справи (т.1 а.с. 174, 177) та у відкритій Інтерактивній БД "Промислові зразки, зареєстровані в Україні", доступ до якої здійснюється в мережі Інтернет (стор. 6, 7 Висновку експертів № 1248).

Експерти вказали, що об`єктом промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 є форма, що втілена у виріб "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК", при цьому форма являє собою об`ємно-просторову композицію.

Правова охорона промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 поширюється на концепцію форми його об`ємно-просторової структури з урахуванням форми та взаємного розташування його складових елементів, і не стосується його функціональних ознак.

Експерти виходили з того, що для визначення сукупності суттєвих ознак промислових зразків одним з важливих факторів, є те, що сукупність суттєвих ознак, які формують зовнішній вигляд виробу, необхідно визначати саме з фотографій (креслень загального вигляду, ергономічних схем), які внесені до Реєстру, а не з опису промислового зразка.

Саме тому визначення сукупності суттєвих ознак промислового зразка "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" за патентом України № НОМЕР_1 було проведено експертами відповідно до вищезазначених рекомендацій з наведених у бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності "Промислова власність" № 1 за 2005 рік фотографій (фото 1-1, 1-2, 1-3 на стор. 8 Висновку експертів № 1248).

На фото 1-1, 1-2, 1-3 наведені: тривимірне зображення фасадного каменю "Сканрок" (1-1), фронтальне зображення фасадного каменю "Сканрок" (1-3), перетин фасадного каменю "Сканрок" (1-2).

Для більш детального аналізу зображення промислового зразка "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" та виявлення усіх ознак, що йому притаманні, експертами було виконано креслення, що дозволяє визначити геометричні характеристики виробу (фото 1-4 на стор. 8 Висновку експертів № 1248).

Експерти дослідили наступне:

1. Як видно з фото 1-1 та 1-2 в основу фасадного каменю "СКАНРОК" покладена монолітна тривимірна фігура оригінальної конфігурації.

2. Композиційно виріб являє собою геометричне тіло складної форми, яке можна умовно представити як поєднання зовнішньої (1) та внутрішньої (2) панелей.

3. Зовнішня панель має в перерізі форму наближену до прямокутної трапеції.

4. Внутрішня панель має в перерізі форму наближену до прямокутника, один з кутів якого, що прилягає до задньої поверхні зовнішньої панелі, є скошеним.

5. Зовнішня та внутрішня панелі розташовані паралельно, зі зміщенням одна відносно одної в поперечному напрямку.

6. Сполучення зовнішньої та внутрішньої панелей по нижній (в умовах експлуатації) поверхні утворює канал, який виконує функцію замка для монтажу (3).

7. На зовнішній панелі з нижнього краю по внутрішній стороні розташована фаска незначного розміру (4), яка є чисто функціональним елементом і не впливає на формування зовнішнього вигляду фасадного каменю (фото 1-4);

8. По верхньому краю внутрішньої панелі також розташована фаска незначного розміру (5), яка є чисто функціональним елементом і не впливає на формування зовнішнього вигляду фасадного каменю (фото 1-4);

9. Панелі виконані плоскими без виступів або заглиблень.

10. Фасадний камінь може бути виконаний в будь-якому кольорі, тому колір не є суттєвою ознакою промислового зразка.

Таким чином, у межах своєї компетенції експертами встановлено, що промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ «СКАНРОК" за патентом України № НОМЕР_1 характеризується наступною сукупністю суттєвих ознак:

1) в основу фасадного каменю "СКАНРОК" покладена монолітна тривимірна фігура оригінальної конфігурації;

2) композиційно виріб являє собою геометричне тіло складної форми, яке можна умовно представити як поєднання зовнішньої та внутрішньої панелей;

3) зовнішня панель має в перерізі форму прямокутної трапеції;

4) внутрішня панель має в перерізі форму наближену до прямокутника, один з кутів якого, що прилягає до задньої поверхні зовнішньої панелі, є скошеним;

5) зовнішня та внутрішня панелі розташовані паралельно, зі зміщенням одна відносно одної в поперечному напрямку;

6) сполучення зовнішньої та внутрішньої панелей по нижній (в умовах експлуатації) поверхні утворює канал, який виконує функцію замка для монтажу.

7) панелі виконані плоскими, без виступів або заглиблень (відповідь на Питання 1, поставлене на вирішення експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 у справі № 910/21660/17).

Експертами враховано статтю 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", яка визначає умови патентоспроможності промислового зразка, приписами якої встановлено: промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим; промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Визначення поняття "загальнодоступний" не міститься ні в Законі України "Про охорону прав на промислові зразки", ні в Правилах складання та подання заявки на промисловий зразок, ні в Правилах розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 198 від 18.03.2002, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.03 2002 за № 313/6601 зі змінами та доповненнями.

Для з`ясування змісту поняття "загальнодоступний" експерти звернулись до п. 6.5.2.1. Правил розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, де зазначено, що загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися.

З урахуванням приписів ст. 1, ч. 1 ст. 20, ч. 1 ст. 21 Закону України "Про доступ до публічної інформації", експерти вказали, що будь-які відомості/інформація, які не містять вказівку "інформація (відомості) з обмеженим доступом", які були оприлюднені на матеріальних чи електронних носіях, є загальнодоступними.

Враховуючи наведене, для відповіді на питання - Чи була загальнодоступною у світі сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "Фасадний камінь "Сканрок" до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", тобто до 13.10.2003? (далі - Питання 2), експертами була досліджена інформація, що міститься в матеріалах справи № 910/21660/17, та проаналізовано чи містяться в матеріалах справи посилання на джерела інформації, з яких визначена в Питанні 1 дослідження сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 могла стати загальнодоступною в світі до дати подання заявки на патент до Установи.

Експерти дослідили, що в матеріалах справи № 910/21660/17 (т. 1 а.с. 36-42) міститься копія документу "Сертифікат № 85/1565" "BBA BRITISH BOARD OF AGREMENT" на продукт "COLOROC CLADDING SYSTEM" "Облицювальна система "COLOROS" (переклад на українську мову (т. 2 а.с. 199-201). Дата видачі - 21 травня 1986 року. Документ містить в своєму складі креслення (т. 1 а.с. 36).

Порівняння сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" (дата подання до Установи заявки № 2003101834 на промисловий зразок - 13.10.2003) та виробу "COLOROC" проведено експертами в порівняльній таблиці № 1 (стор. 12 Висновку експертів № 1248), з якої видно, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" та сукупність суттєвих ознак виробу "COLOROC" співпадають.

При проведенні порівняльного аналізу сукупності суттєвих ознак експерти дотримувались рекомендацій, згідно яких зміна сукупності суттєвих ознак промислового зразка повинна бути настільки значною, щоб вона могла викликати нове зорове враження від зовнішнього вигляду виробу без пильного розглядання.

Сертифікат має серед інших функцій, інформативну функцію, видається на матеріальних чи електронних носіях і є загальнодоступним документом.

Таким чином, експерти дійшли висновку, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК", тобто до 13.10.2003, а саме - щонайменше з 21 травня 1986 року.

Експерти також дослідили, що в матеріалах справи № 910/21660/17 (т. 2 а.с.138-144) міститься копія документу "Австрійський знак якості", виданого Австрійською асоціацією контролю якості від 18.02.1987 року та Постанова Муніципальної ради міста Відень від 1 грудня 1975 року (переклад т. 2 а.с. 186-196), який включає креслення, що містить зображення фасадної системи "Coloroc" в тривимірній проекції (т. 2, а.с. 141).

Порівняння сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" та виробу "COLOROC" проведено в порівняльній таблиці № 2 (стор. 14-15 Висновку експертів № 1248), з якої видно, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" та сукупність суттєвих ознак виробу "COLOROC" співпадають.

Дата подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" до Установи - 13.10.2003.

Дата видачі документу "Австрійський знак якості" - 18 лютого 1987. Документ "Постанова Муніципальної ради міста Відень" від 1 грудня 1975 року містить дані щодо публікації "Постанови" у офіційному віснику міста Відень.

Експерти врахували, що датою, яка визначає можливість віднесення відомостей, що містяться в джерелі інформації, до загальнодоступних є, зокрема, для нормативно-технічної інформації - дата її реєстрації в уповноваженому на це органі.

Таким чином, експерти дійшли висновку, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК", тобто до 13.10.2003.

Крім того, експерти дослідили, що в матеріалах справи № 910/21660/17 (т. 2 а.с.129-135, переклад т. 2 а.с. 183) міститься копія патентної заявки № 12966/68 на винахід "Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки", зареєстрованої патентно-реєстраційним управлінням Швеції 26.09.1968, опублікована 01.06.1970.

Порівняння сукупності суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" та винахід "Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки" проведено в порівняльній таблиці № 3 (стор. 16-17 Висновку експертів № 1248), з якої видно, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" та сукупність суттєвих ознак винаходу "Підвісний пристрій для фасадної облицювальної плитки" співпадають.

Реєстр патентів є публічною інформацією, тобто з 27.03.1970 з сукупністю суттєвих ознак винаходу за патентною заявкою № 12966/68 могла ознайомитись будь-яка особа.

Таким чином, на підставі дослідження трьох джерел інформації (п.2.1, п.2.2, п.2.3 Висновку експертів № 1248), що наявні в матеріалах справи № 910/21660/17 експерти визначили: сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК", тобто до 13.10.2003 (відповідь на Питання 2, поставлене на вирішення експертизи, призначеної ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 у справі № 910/21660/17).

Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 69 ГПК України експертом може бути особа, яка володіє спеціальними знаннями, необхідними для з`ясування відповідних обставин справи. Експерт зобов`язаний надати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому питання.

Згідно з ст. 104 ГПК України висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу.

Як зазначено у Висновку експертів № 1248, експертизу проведено:

Дорошенком Олександром Федоровичем - заступником директора Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з експертної роботи, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження пов`язані з охороною прав на промислові зразки" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи ? з 2001 року;

Петренком Сергієм Анатолійовичем, який має вищу технічну освіту, вищу юридичну освіту, спеціальну вищу освіту з інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, наукове звання старший науковий співробітник, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 18.10.2017 року, дійсне до 18.10.2020 року), стаж роботи в сфері інтелектуальної власності та експертний стаж з 2002 року.

У Висновку експертів № 1248 зазначено, що даний висновок експертів підготовлено для подання до суду, експерти Дорошенко Олександр Федорович та Петренко Сергій Анатолійович обізнані про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок згідно із ст. 384 КК України.

З огляду на наведене, суд вважає, що Висновок експертів № 1248 складений кваліфікованими судовими експертами відповідно до вимог Закону України "Про судову експертизу", містить докладний опис проведених експертами досліджень, а також зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на досліджені експертами питання, поставлені ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018, у зв`язку з чим приймається судом в якості належного та допустимого доказу в розумінні ст.ст. 76, 77 ГПК України по справі № 910/21660/17.

Водночас, доводи відповідача-1 з приводу того, що експертами Дорошенко О.Ф., Петренко С.А. у Висновку експертів № 1248 неповно визначена сукупність суттєвих ознак досліджуваного промислового зразка, а саме: експерти виокремили такі ознаки як "фаски", проте при складанні переліку суттєвих ознак такі ознаки було проігноровано експертами, тоді як, на думку відповідача-1, такі конструктивні елементи як "фаски", які визначають зовнішній вигляд виробу, його дизайн, його ергономічні властивості, є суттєвими, - суд оцінює критично та відхиляє як безпідставні та необґрунтовані, з огляду на таке.

Суд звертає увагу, що при віднесенні ознаки до суттєвих експерти у Висновку № 1248 вважали доцільним враховувати методичні рекомендації, наведені у роботі ОСОБА_3., ОСОБА_4 "Промислові зразки" (п. 5 розділу "Нормативні акти та література" Висновку експертів № 1248), за змістом яких вбачається наступне.

Зовнішнім виглядом виробу слід вважати такий його вид, з яким споживач стикається в процесі його нормальної експлуатації або використання.

Зовнішній вигляд кожного виробу характеризується сукупністю ознак, що визначають його зоровий образ. Практично в кожному промисловому виробі такими ознаками можуть бути основні композиційні елементи, форма цих елементів, взаємне їх розташування (композиційне рішення), графічне рішення, матеріал, колорит, пластичні характеристики елементів.

Крім безпосередньо ознак, що сприймаються зорово, зовнішній вигляд виробу може характеризуватися ознаками, що опосередковано впливають на вигляд виробу і відносяться до засобів художньої виразності, такими, наприклад, як способи організації форми (пропорції) або засоби композиційної побудови вироби (симетрія, врівноваженість, динамічність форми) і ін.

Кожен виріб має безліч ознак. Однак не всі ознаки виробу однакові. Розрізняють дві групи ознак - несуттєві і суттєві.

Несуттєві ознаки - ознаки, які не впливають на формування зорового образу виробу в цілому, або ознаки, які не виражають сутності виробу, не задовольняють вимоги необхідності і достатності і, отже, не впливають на властивості виробу, на його функції.

Вироби, що відрізняються за несуттєвими ознаками, як правило, сприймаються споживачем як ідентичні.

Істотні ознаки - ознаки, кожна з яких необхідна, а всі разом достатні для створення конкретного зорового образу виробу.

При визначенні істотної ознаки виробу слід керуватися принципом: віднесення ознаки до істотних визначається її участю в створенні зорового образу виробу, в повідомленні виробу властивостей, що дозволяють візуально відрізнити його від ряду аналогічних виробів або встановити схожість.

Розподіл ознак на суттєві і несуттєві не носить абсолютного характеру. Віднесення ознаки до істотної визначається її участю в створенні зорового образу виробу і залежить від характеру самого досліджуваного об`єкта і мети розробки художньо-конструкторського рішення, тобто одні і ті ж ознаки можуть бути в одних випадках як істотні, в інших - несуттєві.

Водночас суд відзначає, що стверджуючи про неповноту і необґрунтованість Висновку № 1248, відповідач-1 з клопотанням в порядку ст. 107 ГПК України про призначення у справі додаткової або повторної експертизи до суду не звертався, тоді як приписами статті 74 ГПК України саме на сторони покладено обов`язок доказування і подання доказів на доведення тих обставин, на які вони посилаються як на підставу своїх вимог або заперечень.

Таким чином, Висновок експертів № 1248 обґрунтовано підтвердив доводи позивача про те, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК", тобто до 13.10.2003.

В матеріалах справи також наявний Висновок експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності № 2-10/2018 від 18.10.2018 (далі - Висновок експерта № 2-10/2018) (а.с. 37-77 т. 4), наданий на запит представника відповідача-1 щодо проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Частиною 1 статті 101 ГПК України встановлено, що учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз (ч. 2 ст. 101 ГПК України).

Згідно ч. 5 ст. 101 ГПК України, у висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

При цьому частиною шостою наведеної статті ГПК України встановлено, що експерт, який склав висновок за зверненням учасника справи, має ті самі права та обов`язки, що і експерт, який здійснює експертизу на підставі ухвали суду.

З Висновок експерта № 2-10/2018 вбачається, що дослідження проводила Андреева Альона Вікторівна, яка має вищу юридичну, економічну та спеціальну освіту в галузі інтелектуальної власності, освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст", кваліфікацію судового експерта, з правом проведення судових експертиз, в тому числі за спеціальністю 13.4 "Дослідження, пов`язані з промисловими зразками", Свідоцтво Міністерства юстиції України № 1910 від 15.12.2017 року, діє до 5 12.2020 року, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України) та стаж експертної роботи з досліджень об`єктів інтелектуальної власності 13 років, з 2005 року.

Андрєєва A .B. обізнана про те, що даний висновок експерта буде наданий до матеріалів судової справи як доказ, а також обізнана про відповідальність (у тому числі кримінальну) за надання завідомо неправдивого висновку, а також про передбачені Законом України "Про судову експертизу" та чинним процесуальним законодавством права і обов`язки експерта.

На розгляд експерта Андрєєвої A.B. було поставлене таке питання:

Чи відповідав промисловий зразок за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" умові патентоспроможності "новизна" на дату подання заявки на видачу патенту, а саме - на 13.10.2003, відповідно до наданих на дослідження матеріалів?

При цьому на стор. 1 Висновку експерта № 2-10/2018 міститься перелік матеріалів, наданих у додатках до запиту на проведення експертизи.

На підставі проведеного дослідження експерт Андрєєва A . B. дійшла такого висновку:

Промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" за патентом України № НОМЕР_1 станом на дату подання заявки на видачу тенту - на 13.10.2003 року відповідав умові патентоспроможності "новизна", відповідно до наданих на дослідження матеріалів.

Судом враховано, що на дослідження експерту Андрєєвій A.B. було надано відповідачем-1 лише матеріали, вказані у пунктах 1-4 на стор. 1 Висновку експерта № 2-10/2018, а отже, проведення експертизи здійснено без урахування всіх матеріалів, наявних у справі № 910/21660/17.

Висновком експертів Дорошенко О.Ф., Петренко С.А. № 1248 спростовується Висновок експерта Андрєєвої А.В. № 2-10/2018. Належні та допустимі докази протилежного в матеріалах справи відсутні, а відповідач-1, як зазначалось, з клопотанням в порядку ст. 107 ГПК України про призначення у справі додаткової або повторної експертизи до суду не звертався.

Таким чином, суд не приймає Висновок експерта № 2-10/2018 у якості належного та допустимого доказу у даній справі.

Пунктом 1 статті 11 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" визначено, що особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до Установи заявку.

Відповідно до п. 1 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності

Згідно з абз. 4 п. 8 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" встановлено, що під час проведення експертизи заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам статті 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Отже, відповідно до особливостей законодавства України про охорону прав на помислові зразки, Установа (відповідач-2) не проводить експертизи по суті щодо заявок на промислові зразки.

З огляду на наведені законодавчі норми, суд відхиляє як безпідставні доводи відповідача-1, який з посиланням на Висновок про видачу патенту на промисловий зразок НОМЕР_1 за заявкою №2003101834 від 13.10.2003, стверджував про відповідність оспорюваного промислового зразку умовам надання правової охорони за результатами формальної експертизи.

Статтею 469 ЦК України встановлено, що права інтелектуальної власності на промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п.п. а) п. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно з п.п. 1, 2 ст. 6 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Як встановлено судом, сукупність суттєвих ознак оспорюваного промислового зразка за патентом України № НОМЕР_1 "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК" була загальнодоступною у світі до дати подання заявки № 2003101834 на промисловий зразок "ФАСАДНИЙ КАМІНЬ "СКАНРОК", тобто до 13.10.2003.

Разом з цим, відповідач-1 не надав належних та допустимих доказів відносно відповідності оспорюваного промислового зразка умовам патентоспроможності, а саме наявності "новизни" на момент подання заявки № 2003101834 від 13.10.2003.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" є обґрунтованими, що, в свою чергу, свідчить про наявність порушених прав та законних інтересів позивача.

Щодо застосування позовної давності.

Безпосередньо у відзиві на позовну заяву відповідач-1 просив суд застосувати до вимог позивача наслідки спливу позовної давності, оскільки позивачу ще у 2003 році було відомо про реєстрацію оспорюваного патенту, а отже позов подано позивачем зі спливом 15 років, тобто зі спливом строку позовної давності.

В обґрунтування того, що позивачу ще у 2003 році було відомо про реєстрацію оспорюваного патенту відповідач-1 зазначив, що від первісного власника оспорюваного патенту - ТОВ "СКАНД1 ЛТД", йому стало відомо, що одна з компаній корпоративної групи компаній (ОЛІКОН АБ, "MARMAROC AB","NORDYSKA BYGGSYSTEM AB"), а саме компанія "NORDYSKA BYGGSYSTEM AB" була на момент подання заявки на реєстрацію оспорюваного патенту одним із співзасновників ТОВ "СКАНД1 ЛТД", що підтверджується копією статуту ТОВ "СКАНДІ ЛТД", затвердженого Протоколом №1/2002 від 03.07.2002 (у редакції, що діяла у жовтні 2003 року - коли була подана заявка на реєстрацію оспорюваного патенту), копією договору купівлі-продажу частки у ТОВ "СКАНД1 ЛТД" від 23.01.2004 та копією змін та доповнень до статуту ТОВ "СКАНДІ ЛТД", затверджених Протоколом від 23.01.2004). Таким чином, компанії "NORDYSKA BYGGSYSTEM AB" та її засновнику - ОСОБА_10, який одночасно був засновником ОЛІКОН АБ (позивача), ще у 2003 році було відомо про всі управлінські рішення ТОВ "СКАНДІ ЛТД", а тим більше ті, які стосувались реєстрації майнових прав на об`єкти інтелектуальної власності (оскільки вони складали немайновий актив товариства). Зважаючи на наведене, відповідач-1 вважає безпідставними посилання позивача на провадження у справах Господарського суду міста Києва № 910/18705/17, № 910/18707/17, з яких йому стало відомо про існування оспорюваного патенту.

Позивач у відповіді на відзив відповідача-1 стверджує, що позовна заява подана в межах позовної давності, вважає посилання відповідача-1 на застосування строку позовної давності безпідставними, з огляду на таке:

- відповідно до наданого відповідачем-1 статуту та відповідно до законодавства, подання заявки на реєстрацію патенту на промисловий зразок не відносяться до питань, що потребували погодження загальними зборами ТОВ "СКАНДІ ЛТД";

- компанія "Nordiska Byggsystem AB" продала частку у ТОВ "СКАНДІ ЛТД" самому ж підприємству на підставі договору купівлі-продажу від 23.01.2014, тобто ще до моменту видачі патенту на промисловий зразок, а саме до 17.01.2005 року;

- виходячи з наведеного, твердження відповідача-1, що ОСОБА_10 як директору компанії, яка виступала одним із засновників ТОВ "СКАНДІ ЛТД", було відомо про реєстрацію патенту на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" НОМЕР_1, є власним припущенням відповідача-1, такі твердження не відповідають дійсності та фактичним обставинам;

- крім того, компанія "Олікон АБ" (позивач) є окремою юридичною особою, заснованою відповідно до законодавства Швеції, яка немає свого законного представництва в Україні ані зараз, ані на момент подання заявки на оспорюваний промисловий зразок, ані на дату видачі патенту України № НОМЕР_1 за заявкою на оспорюваний промисловий зразок;

- сам по собі факт видачі патенту на промисловий зразок не свідчить про початок перебігу позовної давності;

- бюлетень "Промислова власність" друкується українською мовою, обмеженим накладом та на момент публікації відомостей про видачу оскаржуваного патенту у позивача була відсутня об`єктивна можливість ознайомитись і з публікаціями зазначеного бюлетеню;

- на твердження позивача, йому не було відомо про факт реєстрації оскаржуваного патенту, а про порушення своїх прав та охоронюваних законом інтересів позивач фактично дізнався, коли ліцензіат відповідача-1 - ТОВ "СКАНРОК" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовами про порушення прав інтелектуальної власності на зазначений патент на промисловий зразок (ухвали Господарського суду міста Києва про порушення провадження у справах № 910/18705/17, № 910/18707/17 від 26.10.2017) до ряду суб`єктів, включно із ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО", яке в Україні здійснює виробництво фасадного каменю (плитки) "TORO" на виробничих лініях, в яких втілено технологію, ліцензовану позивачем для цілей виробництва вентильованих фасадних систем.

Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (пункт 1 статті 32 Конвенції), наголошує, що "позовна давність - це законне право правопорушника уникнути переслідування або притягнення до суду після закінчення певного періоду після скоєння правопорушення. Термін позовної давності, що є звичайним явищем у національних законодавствах держав - учасниць Конвенції, виконує кілька завдань, в тому числі забезпечує юридичну визначеність та остаточність, запобігаючи порушенню прав відповідачів, які можуть трапитись у разі прийняття судом рішення на підставі доказів, що стали неповними через сплив часу" (пункт 570 рішення від 20 вересня 2011 року за заявою № 14902/04 у справі відкрите акціонерне товариство "Нафтова компанія "Юкос" проти Росії"; пункт 51 рішення від 22 жовтня 1996 року за заявами № 22083/93, № 22095/93 у справі "Стаббінгс та інші проти Сполученого Королівства").

У ЦК України позовну давність визначено як строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу (стаття 256 ЦК).

Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).

Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови в позові (стаття 267 ЦК України).

Визначення початку відліку позовної давності наведено у статті 261 ЦК України. Відповідно до частини 1 цієї статті, перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

За змістом ч. 1 ст. 261 Цивільного кодексу України позовна давність застосовується лише за наявності порушення права особи.

Отже, перш ніж застосовувати позовну давність, господарський суд має з`ясувати та зазначити в судовому рішенні, чи порушено право або охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого той звернувся до суду. У разі коли такі право чи інтерес не порушені, суд відмовляє в позові з підстав його необґрунтованості. І лише якщо буде встановлено, що право або охоронюваний законом інтерес особи дійсно порушені, але позовна давність спливла і про це зроблено заяву іншою стороною у справі, суд відмовляє в позові, у зв`язку зі спливом позовної давності за відсутності наведених позивачем поважних причин її пропуску.

Зазначена правова позиція викладена Великою Палатою Верховного Суду в постанові від 07.11.2018 у справі № 575/476/16-ц та міститься у постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 25.01.2018 у справі № 910/7394/17, від 14.08.2018 у справі № 9/057-09/6/13, від 18.07.2018 у справі № 910/24346/16, від 17.07.2018 у справі № 910/10056/17 та від 10.07.2018 у справі № 922/1898/17.

Судом при розгляді даного спору встановлено наявність порушених прав та законних інтересів позивача.

Для визначення моменту виникнення права на позов важливими є як об`єктивні (порушення права), так і суб`єктивні (особа дізналася або повинна була дізнатися про це порушення) аспекти. Порівняльний аналіз термінів "довідався" та "міг довідатися", що містяться в статті 261 Цивільного кодексу України, дає підстав для висновку про презумпцію можливості та обов`язку особи знати про стан своїх майнових прав, а тому доведення факту, через який позивач не знав про порушення свого цивільного права і саме з цієї причини не звернувся за його захистом до суду, недостатньо. Позивач повинен також довести, що він не міг дізнатися про порушення свого цивільного права, що також випливає із загального правила, встановленого статтею 74 ГПК України, про обов`язковість доведення стороною спору тих обставин, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень. Відповідач, навпаки, мусить довести, що інформацію про порушення можна було отримати раніше.

Можливість знати про порушення своїх прав випливає із загальних засад захисту цивільних прав та інтересів (статті 15, 16, 20 Цивільного кодексу України), за якими особа, маючи право на захист, здійснює його на власний розсуд у передбачений законом спосіб, що створює в неї цю можливість знати про посягання на права.

Зважаючи на викладене, суд під час вирішення питання про дотримання строку позовної давності для звернення до суду має, по-перше, установити дату, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, по-друге, установити дату, коли особа звернулася до суду, по-третє, з`ясувати, чи в межах передбаченого законодавством строку.

Згідно з ч. 1 ст. 464 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є:

1) право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка;

2) виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка (видавати ліцензії);

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 465 ЦК України майнові права інтелектуальної власності на промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону.

Як встановлено судом, оспорюваний патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" набрав чинності 17.01.2005 (публікація про видачу патенту здійснена 17.01.2005, бюл. № 1).

Як вбачається з пояснень позивача та підтверджується матеріалами справи, про порушення своїх прав та охоронюваних законом інтересів у зв`язку з видачею патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок", який не відповідає умовам патентоспроможності, позивач фактично дізнався, коли ліцензіат відповідача-1 - ТОВ "СКАНРОК" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовами про порушення прав інтелектуальної власності на зазначений патент на промисловий зразок (ухвали Господарського суду міста Києва про порушення провадження у справах № 910/18705/17, № 910/18707/17 від 26.10.2017) до ряду суб`єктів, включно із ТОВ "ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОНДО", яке в Україні здійснює виробництво фасадного каменю (плитки) "TORO" на виробничих лініях, в яких втілено технологію, ліцензовану позивачем для цілей виробництва вентильованих фасадних систем. За вказаних обставин, оспорюваний патент на промисловий зразок створює загрозу господарській діяльності позивача, який реалізує законне право на використання своїх запатентованих об`єктів технологій та їх ліцензування для використання при виробництві вентильованих фасадних систем на території України.

Обставини щодо реєстрації належного відповідачу-1 спірного патенту України № НОМЕР_1 стали відомі позивачу лише після звернення ТОВ "СКАНРОК" з вищенаведеними позовами до суду. Належні та допустимі докази протилежного в матеріалах справи відсутні. Так, відповідач-1 не надав суду доказів, які б свідчили, що відповідач-1 або попередні власники патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" (або їх ліцензіати) звертались до позивача (або до ліцензіатів позивача) з вимогами стосовно порушення прав інтелектуальної власності на зазначений патент на промисловий зразок раніше, ніж вищенаведені звернення у справах № 910/18705/17, № 910/18707/17.

При цьому судом по матеріалам справи встановлено, що компанії ОЛІКОН АБ, "MARMAROC AB","NORDYSKA BYGGSYSTEM AB" входять до однієї корпоративної групи компаній, власником і єдиним учасником правління яких є ОСОБА_10 . Наведені факти підтверджуються наявними в матеріалах справи доказами, а саме: Афідевітом від 06.11.2017, наданим ОСОБА_10 (а.с. 60-63 т. 3), листом ОЛІКОН АБ від 08.11.2016 за підписом ОСОБА_10 (а.с. 193 т. 1), та не заперечуються позивачем.

Також матеріалами справи підтверджується, що станом на 13.10.2003 (дата подання заявки на оспорюваний патент) компанія "NORDYSKA BYGGSYSTEM AB" була одним із співзасновників ТОВ "СКАНДІ ЛТД" (первісний власник освоюваного патенту).

Водночас, з наявного в матеріалах справи Статуту ТОВ "СКАНДІ ЛТД", затвердженого Протоколом № 1/002 від 03.07.2002 (у редакції, що діяла у жовтні 2003) (а.с. 205-221 т. 1), вбачається, що подання заявки на реєстрацію патенту на промисловий зразок не відноситься до питань, що потребували погодження загальними зборами ТОВ "СКАНДІ ЛТД" (розділ 9 наведеного Статуту). А отже, на момент подання спірної заявки, директор ТОВ "СКАНДІ ЛТД" ОСОБА_2., який також вказаний як автор промислового зразка "Фасадний камінь "Сканрок", мав право на власний розсуд подавати заявки на реєстрацію будь-яких об`єктів інтелектуальної власності без повідомлення учасників товариства, в т.ч. і "NORDYSKA BYGGSYSTEM AB". Разом з цим, жодні належні та допустимі докази того, що "NORDYSKA BYGGSYSTEM AB", а отже і ОСОБА_10, було відомо про подання ТОВ "СКАНДІ ЛТД" заявки № 2003101834 від 13.10.2003 на реєстрацію оспорюваного промислового зразка - в матеріалах справи відсутні.

Крім того, компанія "Nordiska Byggsystem AB" продала частку у ТОВ "СКАНДІ ЛТД" самому ж підприємству на підставі Договору купівлі-продажу частки від 23.01.2014, тобто ще до моменту видачі патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок, а саме до 17.01.2005 року. Додатково суд звертає увагу, що наведеним договором купівлі-продажу не передбачено проведення аудиту чи оцінки майнових та/або немайнових прав, що передаються.

Виходячи з вищенаведеного, твердження відповідача-1 про те, що компанії "Nordiska Byggsystem AB" та її засновнику ОСОБА_10 Сйоландеру, який одночасно був і засновником Олікон АБ (позивача), було відомо про реєстрацію оспорюваного промислового зразка ще у 2003 році, не підтверджуються матеріалами справи.

Натомість, з матеріалів справи вбачається, що компанія "Олікон АБ" (позивач) є окремою юридичною особою, заснованою відповідно до законодавства Швеції, яка немає офіційного представництва в Україні ані на даний час, ані на момент подання заявки на оспорюваний промисловий зразок, ані на дату видачі патенту України № НОМЕР_1 за заявкою на оспорюваний промисловий зразок.

Крім того, суд зазначає, що право на судовий захист виникає у особи лише після порушення її прав та охоронюваних законом інтересів зі сторони третіх осіб, у зв`язку з чим початок перебігу строку позовної давності належить відраховувати не від дати видачі патенту на промисловий зразок, а від дати коли особа дізналась про порушення свого права третьою особою, оскільки після реєстрації промислового зразка із видачею спірного патенту виникають лише права у власника такого промислового зразка. Отже, сам по собі факт видачі патенту на промисловий зразок не свідчить про початок перебігу позовної давності.

Тобто, після отримання патенту України № НОМЕР_1 у його власника виникли відповідні права, в тому числі і забороняти використання промислового зразка, а право на визнання патенту недійсним виникає у позивача лише після того, як він дізнався як про факт видачі патенту (з моменту офіційного оприлюднення), так і про те, що така видача порушує його права чи охоронюваний законом інтерес, в даному випадку, з моменту заявлення позовних вимог ТОВ "СКАНРОК" про припинення порушення прав інтелектуальної власності на патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" у господарських справах № 910/18705/17, № 910/18707/17.

З огляду на викладене, перебіг позовної давності на звернення з даним позовом до суду про визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 починається з 26.10.2017 (порушення проваджень у господарських справах № 910/18705/17, № 910/18707/17), а отже, подана позивачем 04.12.2017 до Господарського суду міста Києва позовна заява у справі № 910/21660/17 є такою, що подана в межах передбаченого законодавством трирічного строку позовної давності.

Доводи відповідача-1 про те, що строк позовної давності у даній справі повинен відраховуватись з моменту видачі патенту на оспорюваний промисловий зразок, але з урахуванням того факту, що сторона позивача могла дізнатись про видачу патенту, оскільки була обізнана з інформацією щодо подання відповідної заявки на оспорюваний промисловий зразок ще у 2003 році, що позивач мав змогу висловити свої претензії проти видачі оспорюваного патенту ще на момент подання заявки, та повинен був відслідковувати процес реєстрації оспорюваного промислового зразка, суд відхиляє як безпідставні, оскільки відповідачем-1 не доведено суду, що про порушення свого права третьою особою позивач довідався або міг довідатись ще у 2003 році.

За таких обставин, вимоги позивача про визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" є обґрунтованими та підлягають задоволенню повністю.

Позивач також звернувся до суду з позовною вимогою зобов`язати відповідача-2 (Міністерство економічного розвитку і торгівлі України) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Відповідно до ч. 3 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (в чинній редакції), при визнанні патенту чи його частини недійсними Установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного Закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Патент або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності, від дати публікації відомостей про видачу патенту (ч. 4 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Судом встановлено, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі (відповідач-2) є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, яку ліквідовано (25.04.2019 внесено запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно абз. 3 п. 1 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 "Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі", з урахуванням змін, внесених постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585 (далі - Положення), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку) є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику, зокрема, у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п.п. 47-1, 47-2, 47-4, 47-7, 47-9 п. 4 Положення, Мінекономрозвитку відповідно до покладених на нього завдань, зокрема:

організовує в установленому порядку проведення експертизи заявок на об`єкти права інтелектуальної власності, видає патенти/свідоцтва на об`єкти права інтелектуальної власності;

здійснює державну реєстрацію об`єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об`єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України, ліцензійних договорів;

веде державні реєстри об`єктів права інтелектуальної власності;

організовує інформаційну та видавничу діяльність у сфері інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Як вже зазначалося, суд дійшов висновку, що патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" підлягає визнанню недійсними повністю.

За таких обставин, позовні вимоги позивача про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Стосовно розподілу судових витрат суд зазначає таке.

Відповідно до статті 123 ГПК України (в редакції ГПК України з 15.12.2017) судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати:

1) на професійну правничу допомогу;

2) пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

3) пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

4) пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Частиною 1 статті 124 ГПК України визначено, що разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи.

Судом враховано, що після набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), сторонами не було подано попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вони понесли і які очікують понести у зв`язку із розглядом справи.

01.04.2019 через відділ діловодства суду представник позивача подав заяву, згідно якої повідомив суд, що позивач очікує понести витрати на професійну правничу допомогу у зв`язку з розглядом справи, детальний розрахунок яких, а також докази, на підтвердження таких витрат, позивач відповідно до п. 8 ст. 129 ГПК України надасть суду додатково, протягом п`яти днів після ухвалення рішення.

Статтею 129 ГПК України встановлено порядок розподілу судових витрат, згідно якого:

- судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (пункт 1 частини 1 статті 129);

- інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог (частина 4 статті 129);

- під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: 1) чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; 2) чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; 3) поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; 4) дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись (частина 5 статті 129);

- розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву (частина 8 статті 129).

Водночас, частиною 9 статті 129 ГПК України передбачено, зокрема, що якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від результатів вирішення спору.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 ГПК України та задоволення заявленого позивачем позову повністю, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заява у сумі 3200,00 грн. (квитанція № 6 від 02.12.2017), по сплаті судового збору за подання заяви про забезпечення позову у сумі 881,00 грн. (квитанція № 50 від 09.02.2018 ) та на проведення судової експертизи у сумі 20004,00 грн. (платіжне доручення № 158 від 31.01.2019) покладаються на відповідача-1, як на сторону, внаслідок неправильних дій якої виник спір у даній справі.

Керуючись ст.ст. 4, 13, 69, 73, 74, 76-80, 86, 98, 99, 101, 104, 123, 124, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 327 ГПК України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Визнати недійсним повністю патент України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок".

3. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 12/2; ідентифікаційний код 37508596) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки щодо визнання недійсним повністю патенту України № НОМЕР_1 на промисловий зразок "Фасадний камінь "Сканрок" недійсним повністю та опублікувати відомості про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Стягнути з Kaminion Holdings Limited (Камініон Холдінгз Лімітед) (113, Георгіоу Гріва Дігені, Астромерітіс, П.С. 2722, Нікосія, Кіпр; реєстраційний номер НЕ213356 ) на користь Olicon AB (Олікон АБ) (а/с 274, S-731 26, Копінг, Швеція; реєстраційний номер 556374-8671 (P.O. Box 274 S-731 26 Koping Sweden; reg. number 556374-8671)) 3200,00 грн. (три тисячі двісті гривень 00 коп.) судового збору за подання позовної заяви, 881,00 грн. (вісімсот вісімдесят одну гривню 00 коп.) судового збору за подання заяви про забезпечення позову, 20004,00 грн. (двадцять тисяч чотири гривні 00 коп.) витрат на проведення судової експертизи.

5. Після набрання рішенням господарського суду законної сили видати накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Рішення господарського суду може бути оскаржене в порядку, передбаченому ст.ст. 253, 254, 256-259 ГПК України з урахуванням підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 03.06.2019

Суддя Гумега О. В.