ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА _{01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua}

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.05.2019

Справа № 910/15732/18

За позовом Компанія "Асіно Фарма АГ" (Acino Pharma AG);

до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (відповідач 1);

Товариства з обмеженою відповідальністю "Мустанг технології кормленія" (відповідач 2);

про дострокове часткове припинення на території України дії міжнародної реєстрації знака для товарів і послуг.

Суддя Мандриченко О.В.

Секретар судового засідання Дюбко С.П.

Представники :

Від позивача: Коровін А. А., довіреність № КС № 072008 від 30.01.19;

Від відповідача 1: не з`явилися;

Від відповідача 2: не з`явилися.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява компанії "Асіно Фарма АГ" (Acino Pharma AG, юридична особа за законодавством Швейцарії) від 23.11.2018 з позовними вимогами, заявленими до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Товариства з обмеженою відповідальністю "Мустанг технологии кормления" (Общества з ограниченной ответственностью "Мустанг технологии кормления", юридична особа за законодавством Російської Федерації). У поданому позові позивач просить:

- достроково частково припинити дію міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 знака для товарів і послуг Оптилак відносно товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в Україні, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou "Mustang tekhnologii kormleniya" (Общества з ограниченной ответственностью "Мустанг технологии кормления");

- зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 знака для товарів і послуг Оптилак відносно товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в Україні, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou "Mustang tekhnologii kormleniya" (Общества з ограниченной ответственностью "Мустанг технологии кормления").

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.11.2018 позовну заяву було залишено без руху та встановлено спосіб і строк для усунення недоліків.

На виконання ухвали від 28.10.2018 в установлений судом строк позивач подав заяву про усунення недоліків.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.12.2018 року постановлено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 31.01.2019 року.

Листом Господарського суду міста Києва від 11.12.2018 року доручено Суду по інтелектуальним правам вручити Товариству з обмеженою відповідальністю "Мустанг технології кормленія" ухвалу Господарського суду міста Києва від 11.12.2018 року.

Через відділ діловодства суду 17.01.2019 від відповідача 1 надійшов відзив на позовну заяву.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.01.2019 року відкладено підготовче засідання до 28.03.2019 року.

Через відділ діловодства суду 29.03.2019 від відповідача 2 надійшов відзив на позовну заяву, за змістом якого останній проти позовних вимог заперечував, у задоволенні позову просив відмовити.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.03.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/15732/18 до судового розгляду по суті на 16.04.2019 р.

У судовому засіданні 16.04.2019 оголошено перерву в розгляді справи по суті до 07.05.2019 р.

Під час розгляду спору по суті 07.05.2019 представник позивача підтримав позовні вимоги та просив їх задовольнити.

Відповідач 1 та відповідач 2 у судове засідання 07.05.2019 не з`явилися, хоча про день, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Згідно з ч. 1, 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час та місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

З огляду на наведене та з урахуванням того, що неявка представників відповідача 1 та відповідача 2 не перешкоджає всебічному, повному та об`єктивному розгляду всіх обставин справи, суд вважає за можливе розглянути справу за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

ВСТАНОВИВ

Компанія Acino Pharma AG 27.04.2017 року подала на реестрацію до державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», що є підрозділом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України заявку № m201709478 від 27.04.2017 на знак для товарів та послуг "Оптілакт" для товарів 5 класу МКТП.

В матеріалах справи наявний висновок про невідповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи від 05.01.2018 року № 1528/ЗМ/18, що набуло статусу Рішення про відмову в реєстрації знаку Оптілакт, на підставі невідповідності знака умовам правої охорони відповідно до пункту 1 статті 5 і статті 6 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки, в Україні для товарів 5-го і 31-го класів раніше був зареєстрований словесний знак "Оптилак" на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления»), Російська Федерація, міжнародна реєстрація №959771 від 08.02.2008 року, щодо споріднених товарів.

Згідно з Міжнародною класифікацією товарів і послуг (МКТП) для реєстрації знаків:

- до товарів 5-го класу відносяться: фармацевтичні, медичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на медичні потреби: дієтичні харчові продукти і речовини, призначені для медичного чи ветеринарного використання, продукти для дитячого харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев`язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів, стоматологічний віск; дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди;

- до товарів 31 класу відносяться: сирі та необроблені сільськогосподарські, аквакультурні, садівничі та лісові продукти; сире та необроблене зерно і насіння; свіжі фрукти та овочі, свіжі трави; живі рослини і квіти; цибулини, розсада, сіянці та насіння для сівби; живі тварини; корми та напої для тварин; солод.

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Приписами частини 5 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон) встановлено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об`єднання осіб або їх правонаступники.

Позивач використовує знак для товарів і послуг «Оптілакт» для маркування дієтичних добавок, що пропонуються для продажу в Україні. Дієтична добавка «Оптілакт» виробляється Товариством з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт», власником якого є Компанія Acino Pharma AG. Дієтична добавка Оптілакт разом з дієтичними добавками Оптілакт Плюс і Оптілакт Малюк, що отримали правову охорону, за свідоцтвами на знаки для товарів та послуг № 238837 та 238838 від 26.02.2018 року відповідно, використовується на території України позивачем для маркування продукції власного виробництва.

З матеріалів справи вбачається, що виробництво дієтичної добавки із позначенням (назвою) Оптілакт здійснюється на підставі:

- технічних умов ТУ У 10.8-30117001-003:2017 на добавки дієтичні на основі чистих культур мікроорганізмів. Пакування продукції у споживчі упаковки, введених в дію 1.08.2017 року;

- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 26.07.2017 року №602-123-20-2/23909 Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

- звіту Наукового центру Превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров`я України про науково-дослідну роботу з аналізу, наданих замовником документів та дослідження дієтичних добавок «Оптілакт», «Оптілакт Плюс», «Оптілакт Малюк» за ТУ У 10.8-30117001-003:2017 виробництва ТОВ «Фарма Старт», Компанія Acino Group, Україна, щодо відповідності вимогам українського санітарного законодавства та європейських регламентів про дієтичні добавки від 19.07.2017 року №3/8-А-2963-17-64509Е.

Позивач вважає, що знак «Оптилак» за міжнародною реєстрацією № 959771 від 08.02.2008 року, зареєстрований за відповідачем 2 для товарів 5-го класу МКТП «Фармацевтичні препарати» не використовується в Україні протягом 5-ти останніх років і створює перешкоди для Acino Pharma AG у реалізації права інтелектуальної власності на знак для товарів та послуг «Оптілакт» за заявкою № m201709478 від 27.04.2017, що використовується в Україні для маркування дієтичної добавки Оптілакт.

Таким чином, предметом спору у даній справі є питання щодо наявності або відсутності правових підстав для дострокового часткового припинення на території України дії міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 на знак для товарів і послуг "Оптилак" щодо товарів 5 класу МКТП.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, суд приходить до висновку, що вимоги позивача підлягають задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається в ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону України передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

-обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

-можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

-Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону).

Оскільки за приписами ч. 1 ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, у разі невикористання такої торговельної марки, саме з цієї дати починається відлік трьохрічного строку, встановленого п. 4 ст. 18 Закону України, із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Отже, з урахуванням положень ст. 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 р. та п. 4 ст. 18 Закону України, достроково може бути припинена дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII ратифікована Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію), вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі.

Стаття 157 Угоди про асоціацію визначає, що цілями цієї Глави, зокрема, є досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Згідно зі статтею 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають, зокрема, торговельні марки.

Статтею 198 Угоди про асоціацію встановлено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно зі статтею 10 Цивільного кодексу України чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, є частиною національного цивільного законодавства України. Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Порядок укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України з метою належного забезпечення національних інтересів, здійснення цілей, завдань і принципів зовнішньої політики України, закріплених у Конституції України та законодавстві України встановлює Закон України "Про міжнародні договори України" (далі - Закон про міжнародні договори).

Стаття 19 Закону про міжнародні договори встановлює, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Аналогічне положення міститься у статті 3 Закону: якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про знаки, то застосовуються правила міжнародного договору.

З огляду на зазначене, а також ураховуючи те, що 01.09.2017 Угода про асоціацію набула чинності у повному обсязі, до відносин щодо дострокового припинення дії свідоцтва України на знаки для товарів і послуг з підстави їх невикористання, мають застосовуватися положення статті 198 Угоди про асоціацію.

Відтак, з урахуванням статті 198 Угоди про асоціацію, дія свідоцтва України (міжнародної реєстрації знаку) може бути достроково припинена у разі, якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом п`яти років від дати публікації про видачу свідоцтва (міжнародної реєстрації) або від іншої дати.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Відповідно до п. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України).

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, повинен бути покладений на відповідача 2.

Відповідач 2 у своєму відзиві на позовну заяву зазначив, що торговий знак «Оптилак» за № 336628 від 02.06.2015 року він придбав згідно договору про відчуження виключних прав на торговий знак від 17.03.2015 року, укладеним між ЗАО «Мустанг Ингредиенте» та ООО «Мустанг Технологии Кормления», про що в державному реєстрі Федеральної служби по інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам зроблений запис від 02.06.2015 року за № РД0174465. Відповідач 2 вважає, що п`ятирічний строк на момент подачі позовної заяви позивачем не закінчився, оскільки відповідач 2 набув права використання товарним знаком № 336628 та № 959771 «Оптилак» відповідно 02.06.2015 року (дата реєстрації права використання знаку) та 20.07.2015 року (дата міжнародної реєстрації переходу права власності на знак Оптилак). Таким чином, строк для визнання торгової марки недійсним внаслідок невикористання товарного знаку, на думку відповідача 2 обчислюється лише з 02.06.2020 року та 20.07.2020 року відповідно. Крім того, відповідач 2 у своєму запереченні зазначив, що він активно використовує товарний знак «Оптилак» на ринку Російської Федерації в якості ідентифікації продукції, що ним виробляється, - замінника цільного молока для годування телят. Крім цього, відповідач готує вивід даного продукту на товарні ринки Казахстану, Білорусі, України і Узбекистану.

Згідно з пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь- яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Оскільки за приписами частини 1 статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року, яка набула чинності для України 25.12.1991 року, з дати реєстрації, зробленої у Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій договірній країні торговельній марці надається така сама охорона, як і у випадку, коли б вона була заявлена там безпосередньо, у разі невикористання такої торговельної марки, саме з цієї дати починається відлік трирічного строку, встановленого пунктом 4 статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», із закінченням якого може бути прийняте рішення про дострокове припинення дії міжнародної реєстрації на території України.

Таким чином, з урахуванням положень статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 року та пункту 4 статті 18 Закону України, достроково може бути припинена дія тієї міжнародної реєстрації, торговельна марка за якою не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро або від іншої дати після дати реєстрації такої торговельної марки в Міжнародному бюро.

Частиною 1 статті 198 Угоди про асоціацію встановлено, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

У своєму запереченні на позовну заяву відповідач не навів жодного доказу щодо введення у використання або використання знаку «Оптилак» протягом безперервного п`ятирічного періоду на території України для товарів і послуг, стосовно яких він був зареєстрований, а також не навів жодної належної причини невикористання ним знаку «Оптилак».

Із заперечення відповідача 2 від 25.03.2019 року вбачається, що останній не оспорює факт невикористання торгівельної марки «Оптилак» на території України, а наголошує на помилковому визначенні позивачем початку перебігу строку невикористання знаку.

Твердження відповідача 2 про те, що п`ятирічний строк безперервного невикористання торгівельної марки «Оптилак» обчислюється для відповідача 2 з моменту набуття ним права на використання товарного знаку № 959771 «Оптилак» відповідно з 20.07.2015 року (дата міжнародної реєстрації переходу права власності на знак «Оптилак»), не узгоджується з положенням частини 4 статті 18 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки публікація відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг Оптилак є лише юридичним фактом, що підтверджує перехід передбачених законодавством прав та обов`язків до правонаступника.

Суд приймає до уваги у якості належних і допустимих, в розумінні ст.ст. 76, 77, 78 ГПК України, доказів на підтвердження того, що відповідачем 2 не використовувся в Україні знак для товарів і послуг «Оптилак» за міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 року для товарів 5-го класу МКТП наступні документи, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи:

- довідку Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров`я України» від 23.01.2019 року № 7/2/П про те, що згідно відомостей Державного реєстру лікарських засобів України станом на 22.01.2019 року препарат з торгівельною назвою Оптилак як лікарський засіб в Україні не зареєстрований. Станом на

21.01.2019 року до Центру не надходили заяви на реєстрацію (перереєстрацію) препарату з торгівельною назвою Оптилак;

- довідку Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 24.01.2019 року № 602-1112-11/41, згідно з якою сухий замінник цільного молока для годування телят під назвою Оптилак. виробництва ООО «Мустанг Технологии Кормления» (Ленінський проспект, 137. корпус 1. приміщення II. Москва. 117513. Росія) з 2008 року по даний час на території України не реєструвався;

- довідку Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок від 25.01.2019 року № 169-К/05 сухий замінник цільного молока для годування телят під назвою Оптилак, виробництва ООО «Мустанг Технологии Кормления» (Ленінський проспект, 137, корпус 1. приміщення II. Москва, 117513, Росія) з 2008 року по даний час на території України не реєструвався;

- довідку Асоціації товарної нумерації України "ДжіЕс1 Україна" № 001/01 від 02.01.2019 згідно з якою станом на 02.01.2019 року у реєстрі асоційованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні записи про суб`єкта господарювання Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с Ограниченной Ответственностью «Мустанг Технологии Кормления»)

- довідку ТОВ - Компанія «Invest-Consult Park» від 2.01.2019 року, згідно з якою у наявних на 02.01.2019 року в Реєстрі Асоціації «ДжіЕсІ Україна» назвах та описах товарних позицій, записи про які зроблено у період починаючи з 08.02.2008 року, відомостей з позначеннями Оптилак. Оптілак. Optilak не виявлено.

З наявних у матеріалах справи документів вбачається, що відповідачем 2 знак для товарів і послуг "Оптилак" за міжнародною реєстрацією № 959771 від 08.02.2008 року для товарів 5-го класу МКТП в Україні не використовується з моменту його міжнародної реєстрації (з 08.02.2008 року) і відповідач 2 не здійснював жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знаку відповідно до статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім`я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

Будь яких належних і допустимих доказів, які б підтверджували введення відповідачем 2, або іншими юридичними особами товарів під знаком «Оптилак» згідно міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 року у господарський (комерційний) обіг в Україні відповідачем 2 суду не надані.

Таким чином, в процесі розгляду спору по суті суд дійшов висновку, що належними у справі доказами позивачем доведено, що знак для товарів і послуг «Оптилак» за міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 року для товарів 5-го класу МКТП в Україні не використовується з моменту його міжнародної реєстрації.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" дія свідоцтва на знак для товарів і послуг (а відтак, і міжнародної реєстрації) може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання, якими, зокрема, є:

- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Відповідно до умов п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака власником свідоцтва (а відтак, і міжнародної реєстрації) вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Докази на підтвердження поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг «Оптилак» за міжнародною реєстрацією № 959771 від 08.02.2008 року для товарів 5-го класу МКТП в Україні відповідач 2 суду також не подав і не надіслав.

За таких обставин вимоги позивача про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 року знака для товарів і послуг «Оптилак» відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в України, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления»), визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов`язання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 р. знака для товарів і послуг Оптилак відносно товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в України, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления»).

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, здійснює міжнародне співробітництво у сфері правової охорони інтелектуальної власності і представляє інтереси України з питань охорони прав на знаки для товарів і послуг в міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до підпункту 47-6 пункту 4 Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (далі - "Положення"), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до покладених на нього завдань, здійснює міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності і представляє інтереси України в зазначеній сфері у міжнародних організаціях відповідно до законодавства.

Враховуючи наведене, вимога позивача про зобов`язання відповідача 1 повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 р. знака для товарів і послуг Оптилак відносно товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в України, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления»), є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Враховуючи все вищевикладене, господарський суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги команії "Асіно Фарма АГ" (Acino Pharma AG)у повному обсязі.

Згідно зі статтею 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 3 654,00 грн. покладається на відповідача 2.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково частково припинити дію міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 року знака для товарів і послуг «Оптилак» відносно товарів 5 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в Україні, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления») (117513, Російська Федерація, Москва, Ленінський проспект, д. 137, корпус 1, приміщення II).

3. Зобов`язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (01008, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2, ідентифікаційний код 37508596) повідомити Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 959771 від 08.02.2008 р. знака для товарів і послуг «Оптилак» відносно товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг в Україні, що був зареєстрований на ім`я Obshchestvo s ogranitchennoi otvetstvennostyou «Mustang Tekhnologii Kormleniya» (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления») (117513, Російська Федерація, Москва, Ленінський проспект, д. 137, корпус 1, приміщення II).

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Мустанг технології кормленія" (Общество с ограниченной ответственностью «Мустанг Технологии Кормления») (117513, Російська Федерація, Москва, Ленінський проспект, д. 137, корпус 1, приміщення II) на користь Компанії "Асіно Фарма АГ" (Acino Pharma AG) (Швейцарія, СН-4253 Лісберг, бірсвег 2, реєстраційний номер СН-170.3.012.333-7) 3 654 (три тисячі шістсот п`ятдесят чотири) грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду відповідно до п. 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України подається до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд міста Києва протягом 20 (двадцяти) днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 16.05.2019.

Суддя О.В. Мандриченко