ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА _{01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua}

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2019 м. Київ

Справа № 910/2180/17

За позовом: SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (СВОТЧ АГ (СВОТЧ СА) (СВОТЧ ЛТД);

до відповідача-1: міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

до відповідача-2: APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.);

про: визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг.

Суддя Балац С.В.

Секретар судового засідання Кучерява О.М.

Представники:

позивача: Кислий Т.Ф.;

відповідача-1: Запорожець Л.Г.;

відповідача-2: Войков А.П.

С У Т Ь С П О Р У:

SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD) (СВОТЧ АГ (СВОТЧ СА) (СВОТЧ ЛТД) (далі - позивач) звернувся до господарського суду міста Києва із позовом до державної служби інтелектуальної власності України та APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.) (далі - відповідач) про визнання недійсним повністю свідоцтва України № 202678 на знак для товарів і послуг "iWATCH", власником якого є APPLE INC. (ЕППЛ ІНК.) та зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України № 202678 і здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що свідоцтво України № 202678 на знак для товарів і послуг "iWATCH" підлягає визнанню судом недійсним, оскільки державна реєстрація вказаної торгівельної марки здійснена з порушенням приписів Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та не відповідає умовам надання правової охорони, враховуючи те, що її можна сплутати з торгівельними марками, які раніше зареєстровані для таких саме споріднених товарів на ім'я позивача, а саме: "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, "еSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962367, "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 469696 та "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 506123.

Також позивачем заявлена вимога про зобов'язання державної служби інтелектуальної власності України внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 202678 на знак для товарів і послуг "iWATCH" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Ухвалою господарського суду від 14.02.2017 (суддя Марченко О.В.) позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі № 910/2180/17. Розгляд справи призначено на 20.03.2017.

Державна служба інтелектуальної власності України, скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, подала до суду відзив, яким позов відхилено повністю з урахуванням наступного: наявність певних прав у відповідача-2 не є перешкодою для реалізації прав позивача; вказані позивачем міжнародні реєстрації, зареєстровані для товарів і послуг 14, 35 та 37 класів МКТП, тоді як свідоцтво № 202678 зареєстровано для товарів і послуг 9 і 14 класів МКТП; вказаний позивачем приклад про необхідність застосування аналогічного підходу в Україні до того, який був застосований в інших країнах демонструє помилковість таких тверджень, оскільки свідчить про те, що велика кількість патентних відомств різних країн світу вважали знак "iWATCH" охороноспроможним; при проведенні кваліфікаційної експертизи, заявлене відповідачем-2 позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначених законом; в Україні зареєстровано цілий ряд знаків, які мають загальний елемент "WATCH" і використовуються різними власниками, що свідчить про відсутність у такого елементу розрізняльної здатності; міжнародні реєстрації позивача зареєстровані для інших товарів 14 класу МКТП, як то знак відповідача-2.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 20.03.2017 відклав розгляд даної справи на 02.10.2017. Вказаною ухвалою суд зобов'язав позивача подати суду належним чином (нотаріально) засвідчений переклад на англійську мову ухвал господарського суду міста Києва від 14.02.2017 та від 20.03.2017 у трьох примірниках, а також позовної заяви з додатками у трьох примірниках в термін до 10.04.2017.

Ухвалою від 10.04.2017 провадження у справі № 910/2180/17 зупинено у зв'язку із зверненням господарського суду міста Києва із судовим дорученням про надання правової допомоги до департаменту юстиції США для вручення судових документів на території США.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва від 26.09.2017 № 05-23/2745 призначено повторний автоматичний розподіл даної справи у зв'язку із закінченням терміну повноважень у судді Марченко О.В.

В результаті вказаного повторного автоматичного розподілу справу № 910/2180/17 передано на розгляд судді Балац С.В.

Ухвалою господарського суду від 27.09.2017 (суддя Балац С.В.) провадження у справі № 910/2180/17 поновлено. Розгляд справи призначено на 02.10.2017.

Господарський суд міста Києва, в порядку передбаченому ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, ухвалою від 02.10.2017 відклав розгляд даної справи на 15.11.2017. Вказаною ухвалою суд здійснив заміну первісного відповідача-1 - державну службу інтелектуальної власності України на належного відповідача-1 - міністерство економічного розвитку і торгівлі України та зобов'язано позивача надати до суду належним чином нотаріально завірену копію перекладу на англійську мову даної ухвали у двох примірниках в термін до 16.10.2017.

До господарського суду надійшла заява позивача про уточнення позовних вимог, відповідно до якої, у зв'язку із заміною судом первісного відповідача-1 на належного відповідача-1, друга вимога позивача (про зобов'язання внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України № 202678 на знак для товарів і послуг "iWATCH" та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність") сформульована до міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - відповідач-1).

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-2 про витребування оригіналів документів, яке відхилено в засіданні суду 15.11.2017.

Відповідач-1, скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, подав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з аналогічних підстав, які викладені в поданому до суду відзиві первісного відповідача-1 (державної служби інтелектуальної власності України).

В судових засіданнях 15.11.2017 та 06.12.2017 оголошено перерви до 06.12.2017 та 18.12.2017 відповідно.

Відповідач-2, скориставшись правом, наданим ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, подав до суду відзив, яким позов відхилив повністю з урахуванням наступного: враховуючи відомість існуючої серії марок відповідача-2 з префіксом "і" 91,2 % українських споживачів за результатами соціологічного опитування вказали, що комп'ютеризовані електронні вироби, марковані торгівельними марками, що починаються з літери "і" асоціюються саме з відповідачем-2; загальновідомість серії знаків "і" відповідача-2, зокрема, визнана другою апеляційною палатою відомства з гармонізації внутрішнього ринку (ОНІМ), завданням якого є реєстрація і управління промисловою власністю країн ЄС, що свідчить про істотну різницю у сприйнятті користувачами порівнюваних знаків відповідача-2 та позивача; крім наведених знаків у відношенні товарів 14 класу "годинники, хронометри" в Україні охороняється ряд інших знаків, утворених за принципом "одна чи кілька літер" плюс слово "WATCH".

Судове засідання, призначене на 18.12.2017 не відбулося у зв'язку із набранням чинності нової редакції Господарського процесуального кодексу України (15.12.2017), відповідно до п. 9 перехідних положень якого визначено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов висновку про те, що справа № 910/2180/17 має бути розглянута в порядку (за правилами) загального позовного провадження та підлягає призначенню до розгляду в підготовчому засіданні.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 19.12.2017 розгляд справи № 910/2180/17 вирішено здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначене на 15.01.2018.

До господарського суду надійшло клопотання позивача про призначення у справі 910/2180/17 судової експертизи з питань інтелектуальної власності.

До господарського суду надійшло клопотання відповідача-1 із переліком питань, які останній вважає за необхідне поставити експерту.

В підготовчих засіданнях 15.01.2018 та 12.02.2018 оголошено перерви до 12.02.2018 та 21.02.2018 відповідно.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив відповідача-1, в якій вказано про наступне: заборона чи перешкода однією особою в реалізації прав іншої особи не є єдиним можливим підтвердженням порушених прав; позивач довів, що товари за його знаками та знаком за оскаржуваним свідоцтвом є тотожними, відтак реєстрація такого знака є порушенням прав позивача; твердження відповідача-1 про знання англійської мови кожним пересічним споживачем і розуміння ним значення словесного елементу WATCH нічим не підтверджене та суперечить закону; відповідач-1 стверджує про втрату елементом WATCH розрізняльної здатності для товарів 14 класу на підставі - недіючих знаків, не існуючих знаків та знаків, які не зареєстровано для 14 класу МКТП; твердження відповідача-1 про неспорідненість товарів є безпідставними та повністю спростовуються аргументами позивача.

Позивач скориставшись своїм правом, наданим ст. 166 Господарського процесуального кодексу України, надав суду відповідь на відзив відповідача-2, в якій вказано про наступне: положення статті 6 quinquies можуть застосовуватися лише якщо у відповідача-2 раніше був зареєстрований знак аналогічний оскаржуваному знаку в країні походження; пункт С (1) статті 6 quinquies не застосовується до питань визначення схожості конфліктних знаків; до лютого 2012 року вироби відповідача-2 не могли ввозитись на територію України на законних підставах; соціологічне опитування здійснене за кошти відповідача-2 та особою яка не була попереджена про кримінальну відповідальність, відтак викликає сумніви в його об'єктивності; при встановленні спорідненості не має ніякого значення до яких класів МКТП такі товари віднесені; відповідач-2 не ставить під сумнів рішення іноземних судів у аналогічних справах та аналогічних обставин за якими вони приймались.

Відповідач-2 скориставшись своїм правом, наданим ст. 167 Господарського процесуального кодексу України, надав суду заперечення на відповідь на відзив, в яких вказав про наступне: позиція позивача про те, що стаття 6 quinquies може застосовуватись лише у випадку, якщо у відповідача-2 раніше був зареєстрований знак аналогічний знаку за оскаржуваним свідоцтвом в країні походження є помилковим, оскільки віддзеркалює власне суб'єктивне тлумачення позивачем положень п. С (1) статті 6 quinquies; соціологічне опитування проведене центром соціальних технологій "Соціополіс», що спеціалізується на проведенні соціологічних досліджень з 2008 року; певні товари, що належать до різних класів, за відповідних умов можуть бути спорідненими, проте це не означає, що всі товари усіх класі є спорідненими.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 21.02.2018 у справі № 910/2180/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України (м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, оф. 501).

До господарського суду міста Києва надійшов лист науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України від 01.08.2018 № 247/4-1-18/524, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи № 910/2180/17 з висновком проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 31.07.2018 № 074/18.

Ухвалою від 08.08.2018 провадження у справі № 910/2180/17 поновлено. Підготовче засідання призначене на 22.08.2018.

До господарського суду надійшло клопотання позивача про виклик в судове засідання судових експертів.

В підготовчих засіданнях 22.08.2018, 12.09.2018 та 24.09.2018 оголошено перерви до 12.09.2018, 24.09.2018 та 17.10.2018 відповідно.

До господарського суду надійшла заява позивача щодо надання питань експертам, яка задоволена судом в засіданні 24.09.2018.

До господарського суду надійшли заперечення відповідача-2 на заяву позивача щодо надання питань експертам.

До господарського суду надійшла заява позивача про подання доказів, відповідно до якої останній долучив до матеріалів справи висновок за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 05.11.2018 № 10-09/18.

Ухвалами-повідомленнями від 12.11.2018 сторони процесу повідомлені про призначення підготовчого засідання на 28.11.2018.

До господарського суду надійшли заперечення відповідача-2 проти клопотання позивача про подання доказів та вказано, що поданий до суду висновок за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 05.11.2018 № 10-09/18 викликає сумнів щодо його достовірності.

В підготовчому судовому засіданні 28.11.2018 суд на місці ухвалив: закрити підготовче провадження та призначити справу до судового розгляду по суті на 09.01.2019.

До господарського суду надійшли пояснення позивача щодо висновку експертів № 074/18, відповідно до яких позивач вказує: експерти неправильно переклали вислів «horological products» у переліках послуг 35 та 37 класу щодо знаку позивача "iSWATCH", а саме: цей вислів перекладено як «годинники», в той час як правильний переклад «товари для вимірювання часу»; експерти відповіли на питання, яке не ставилось судом і яке не сформульоване в самому висновку; висновок є неповним, оскільки не містить дослідження всіх товарів та послуг, як вимагалось ухвалою суду; висновок є суперечливим, оскільки назви розділів не відповідають їх змісту; висновок необґрунтований, оскільки порушує вимоги Методики, обов'язкової для таких експертних досліджень; висновок експертів необґрунтований, оскільки суперечить загальновідомим обставинам; висновок неповний, оскільки в ньому пропущене порівняння товару; висновок суперечить іншим матеріалам справи; висновок неповний, оскільки не містить необхідної інформації; висновок необґрунтований, оскільки посилається на неправильний переклад послуг щодо знаку позивача; висновок не відповідає діючому законодавству; висновок складений недостатньо кваліфікованими експертами.

До господарського суду надійшли пояснення позивача щодо звіту про соціологічне дослідження, який підтверджує, що знаки позивача та відповідача-2 є схожими настільки, що їх можна сплутати.

До господарського суду надійшли пояснення позивача щодо висновку № 10-09/18, в яких останній вказав, що вказаний висновок є обґрунтованим та не суперечить матеріалам справи.

До господарського суду надійшли пояснення відповідача-2 щодо висновку № 10-09/18, в якому вказав про те, що вказаний висновок викликає сумнів у його достовірності.

В судових засіданнях 09.01.2019, 23.01.2019 та 06.02.2019 оголошено перерви до 23.01.2019, 06.02.2019 та 26.02.2019 відповідно.

В судовому засіданні 26.02.2019 судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши доводи повноважних представників сторін по суті спору та дослідивши наявні докази у матеріалах даної справи, господарський суд міста Києва,

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до пункту 1 статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, набула чинності для України 25.12.1991, з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро відповідно до положень статей 3 та 3ter, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Позивач є власником наступних міжнародних реєстрацій знаків для товарів і послуг:

- торгівельна марка "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, що отримала правову охорону в Україні 07.04.2008;

- торгівельна марка "еSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962367, що отримала правову охорону в Україні 07.04.2008;

- торгівельна марка "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 469696, що отримала правову охорону в Україні 25.06.1982;

- торгівельна марка "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 506123, що отримала правову охорону в Україні 09.09.1986.

Приписами статті 12 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон № 3689), зокрема, встановлено, що на підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва, визначених в установленому порядку.

Приписами частини 1 статті 13 Закону № 3689, зокрема, визначено, що одночасно з публікацією відомостей про видачу свідоцтва Установа здійснює державну реєстрацію знака, для чого вносить до Реєстру відповідні відомості.

На підставі вказаних норм Закону № 3689, 18.05.2015 державною службою інтелектуальної власності України (правонаступник - міністерство економічного розвитку і торгівлі України) було прийнято рішення про реєстрацію знака для товарів і послуг "iWATCH". В подальшому, здійснена публікація відповідних відомостей в офіційному бюлетені "Промислова власність" про видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг № 202678, одночасно з якою здійснено державну реєстрацію знака "iWATCH" та видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № 202678 (далі - оскаржуване свідоцтво).

Приписами частин 1, 3 статті 418 Цивільного кодексу України встановлено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільного кодексу України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до положень статті 420 Цивільного кодексу України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

Частинами 1, 2 статті 494 Цивільного кодексу України визначено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Положеннями частини 5 статті 5 Закону № 3689 передбачено, що право на одержання свідоцтва у порядку, встановленому цим Законом, має будь-яка особа, об'єднання осіб або їх правонаступники.

Позивач вказує, що на оскаржуване свідоцтво мають бути поширені підстави для відмови у наданні правової охорони, передбачені частиною 1 статті 5 та частиною 3 статті 6 Закону № 3689, оскільки державна реєстрація торгівельної марки за оскаржуваним свідоцтвом здійснена з порушенням вказаних приписів Закону № 3689 та не відповідає умовам надання правової охорони, враховуючи те, що її можна сплутати з торгівельними марками, які раніше зареєстровані для таких саме споріднених товарів на ім'я позивача, а саме: "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, "еSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962367, "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 469696 та "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 506123.

Враховуючи викладені обставини позивач просить суд визнати недійсним оскаржуване свідоцтво.

Також позивачем заявлена вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Виходячи з викладених вище обставин та наявних у матеріалах даної справи доказів, суд дійшов висновку, що позов задоволенню не підлягає з урахуванням такого.

Приписами пункту а) частини 1 статті 19 Закону № 3689 встановлено, що свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Положеннями частини 1 статті 5 Закону № 3689 передбачено, що правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Частиною 3 статті 6 Закону № 3689 визначено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, з знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Вирішуючи спір в частині відповідності реєстрації знака "iWATCH" за оскаржуваним свідоцтвом умовам надання правової охорони торгівельним маркам, встановленим п. 1 ст. 5 та ч. 3 ст. 6 Закону № 3689 відносно торгівельної марки позивача "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, суд зазначає наступне.

Твердження позивача:

1) торгівельна марка "іSWATCH" була зареєстрована на ім'я позивача раніше за торгівельну марку "iWATCH";

- торгівельна марка "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, що належить позивачу, отримала правову охорону в Україні 07.04.2008. Водночас торгівельна марка "iWATCH" отримала правову охорону в Україні 03.12.2012.

1.2) "іWATCH" є схожою настільки, що її можна сплутати з "іSWATCH" на підставі її фонетичної, візуальної та семантичної схожості.

1.2.1) "іSWATCH" і "iWATCH" є звуково (фонетично) схожими.

- з фонетичної точки зору, "іSWATCH" вимовляється як (ай свотч), а "iWATCH" вимовляється як (ай вотч). Обидва знаки вимовляються у два склади, з однаковою модуляцією та однаковим порядком голосних літер;

- літера S у "іSWATCH" є ледве чутною та повинна фонетично розглядатися лише як швидкий перехід між двома основними частинами слова. Видалення цієї літери в "iWATCH" є недостатнім для того, щоб уникнути надзвичайної схожості між знаками, оскільки це не призводить до істотної зміни вимови.

1.2.2) "іSWATCH" і "iWATCH" є графічно (візуально) схожими.

- оскільки їх словесні частини лише злегка стилізовані. Літера "І" торгівельної марки "іSWATCH" є дещо стилізованим елементом. Використання верхнього або нижнього регістру не впливає на загальне сприйняття знаків;

- обидві торгівельні марки мають приблизно однакову кількість літер (7 та 6 відповідно);

- обидві торгівельні марки починаються з літери "І" та мають загалом шість спільних ідентичних літер, які розташовані на тому ж місці та в тому ж порядку. Ідентичні літери розташовані так, що початок, середина та кінець обох торгівельних марок є ідентичними;

- літера "W" дуже вирізняється та повинна розглядатися як така, що привертає увагу при огляді, тому існує висока вірогідність того, що споживачі не звернуть належної уваги на всі деталі торгівельної марки та придбають товари відповідача-2, думаючи, що вони зроблені позивачем, який є відомим швейцарським виробником годинників (матеріали з Векипедії та сайту SWATCH);

- на циферблаті годинника, в залежності від положення руки є висока ймовірність змішування між двома торгівельними марками;

- невеликий розмір знаків за торгівельними марками та їх нанесення на невеликі вироби робить їх автоматично такими, які споживачам буде важче сприймати, збільшуючи при цьому ймовірність змішування.

1.2.3) "іSWATCH" і "iWATCH" є смислово (семантично) схожими.

- обидва знаки не мають значення на українській мові.

1.3) "іSWATCH" і "iWATCH" зареєстровані для таких самих або споріднених товарів у класах 14 та 9 міжнародної класифікації товарів і послуг (МКТП).

1.3.1) товари "іSWATCH" у класі 14 МКТП є такими самими та/або спорідненими із товарами "iWATCH" у класі 14 МКТП.

- клас 14 МКТП: "іSWATCH" - інструменти для вимірювання часу та хронометричні інструменти; "iWATCH" - комп'ютеризовані наручні годинники з розширеною функцією, ремінці, браслети, футляри та частини до вищезазначеного товару; електронні хронометри;

- інструменти для вимірювання часу та хронометричні інструменти є узагальнюючими назвами для групи товарів, які включають в себе будь-які комп'ютеризовані ручні годинники і електронні хронометри.

- порівнювані товари (інструменти для вимірювання часу та хронометричні інструменти) з однієї сторони та ремінці, браслети , корпуси та деталі для комп'ютеризованих годинників з іншої сторони є однорідними у: виді (товари для вимірювання часу, їх складові та аксесуари), призначенні (вимірювання часу та зручне використання годинників), умовах та каналах збуту (товари зазвичай реалізуються у спеціальних онлайн або реальних магазинах, або у відповідних відділах цих магазинів), колі споживачів (ті ж люди, які використовують годинники, також купують аксесуари та деталі до них).

1.3.2) товари "іSWATCH" у класі 14 МКТП є спорідненими із товарами "iWATCH" у класі 9 МКТП.

- клас 14 МКТП "іSWATCH" - інструменти для вимірювання часу та хронометричні інструменти; клас 9 "iWATCH" - комп'ютери, комп'ютерні периферійні пристрої, комп'ютерне обладнання, кишенькові комп'ютери, планшетні комп'ютери, персональні електронні записники, електронні органайзери, електронні записні книжки, пристрої для читання електронних книг, кишенькові цифрові електронні пристрої та комп'ютерне програмне забезпечення (записане) до них, портативні мобільні цифрові електронні пристрої, за допомогою яких можна отримати доступ до інтернету, відправляти отримувати та зберігати телефонні дзвінки, факсимільні повідомлення, електронну пошту та інші цифрові дані………………".

Висновки суду:

Торгівельна марка "іSWATCH" була зареєстрована на ім'я позивача раніше за торгівельну марку "iWATCH", що сторонами не заперечується.

Проте така реєстрація не є підставою для визнання оскаржуваного свідоцтва недійсним.

Відносно звукової (фонетичної), графічної (візуальної) та смислової (семантичної) схожості торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH".

Пунктом 4.3.2.6 Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва на знак для товарів і послуг, затверджених наказом держпатенту України від 28.07.1995 № 116, зареєстрованих у міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (далі - Правила) визначено, що словесні позначення, заявлені як знаки, порівнюються з словесними та комбінованими позначеннями, до композиції яких входять словесні елементи. При встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Відносно звукової (фонетичної) схожості торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH".

Дослідження торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH" свідчить про часткову звукову (фонетичну) схожість позначень, а саме: другої частини позначення, що має транскрипцію (wa:ts).

Відносно графічної (візуальної) схожості торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH".

Дослідження торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH" свідчить про часткову графічну (візуальну) схожість позначень, а саме: позначення виконані латиницею, проте, мають різний шрифт, розмір літер - заголовні та рядкові, а також різні початкові частини: і-, -is-, -е-, -s-, що надають знакам різницю в загальному зоровому враженні.

Відносно смислової (семантичної) схожості торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH".

Дослідження торгівельних марок "іSWATCH" і "iWATCH" свідчить про смислову (семантичну) несхожість позначень, оскільки під семантичною схожістю розуміється подібність закладених у позначення понять, ідей, тобто їх смислове значення.

Проте, за семантичною ознакою порівнювані словесні позначення не є схожими, оскільки кожне з них має своє семантичне значення, що створює у свідомості споживача різні асоціації (образи).

Відносно реєстрації "іSWATCH" і "iWATCH" для таких самих або споріднених товарів у різних класах МКТП.

Пунктом 4.3.2.5 Правил передбачено, що при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Відносно реєстрації "іSWATCH" і "iWATCH" для таких самих або споріднених товарів у класі 14 МКТП.

- клас 14 МКТП: "іSWATCH" (за міжнародною реєстрацією № 962366) - дорогоцінні метали і їх сплави, вироби з дорогоцінних металів і не покриті ними, що не включені в інші класи, ювелірні вироби, дорогоцінні камені, годинники та інші хронометричні інструменти

- клас 14 МКТП: "iWATCH" - комп'ютеризовані наручні годинники з розширеною функцією, ремінці, браслети, футляри та частини до вищезазначеного товару; електронні хронометри.

В перекладі з англійської мови слово "WATCH" має багато значень, серед яких: вартувати, дивитися, варта, годинниковий.

Серед споживачів товарів - "годинники" слово "WATCH" асоціюється саме з годинниками і не має розрізняльної здатності щодо товарів "годинники".

При цьому, слово "WATCH" у значенні годинник (кишеньковий, наручний) є виключно описовим щодо товарів "годинники" що віднесені до 14 класу МКТП. Тому для таких товарів, як "годинники", саме по собі позначення "WATCH" апріорі не може мати розрізняльної здатності.

Так у позначенні "іSWATCH" на початку присутня літера "S", як вказівка на його приналежність до країни походження/виробництва Швейцарії.

В свою чергу, позначення "iWATCH" містить на початку літеру "і", як і на інших товарах відповідача-2, а саме: іPod (аудіоплеєр), iPhone (смартфон) iPad (планшет), що вже набуло розрізняльної здатності для товарів саме американської компанії (відповідач-2), яка має власну репутацію.

Як вбачається із наявного в матеріалах справи переліку відомостей про видачу свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, які мають загальний елемент "WATCH", останні використовуються різними власниками, що свідчить про те, що такий елемент втратив розрізняльну здатність для споживачів відносно товарів 14 класу МКТП (годинники), оскільки споживач звик до використання такого елементу різними власниками та не звертає особливу увагу на нього, як на дистинктивний елемент знаку.

Більш того, як вбачається вище, позначення "іSWATCH" зареєстроване для інших товарів класу 14 МКТП (дорогоцінні метали і їх сплави, вироби з дорогоцінних металів і не покриті ними, що не включені в інші класи, ювелірні вироби, дорогоцінні камені, годинники та інші хронометричні інструменти), що взагалі не є спорідненими з товарами 14 класу для яких зареєстровано позначення "iWATCH", оскільки відносяться: до різних типів товарів; розповсюджуються за різними умовами та каналами збуту; мають різні кола споживачів.

Відносно реєстрації "іSWATCH" і "iWATCH" для таких самих або споріднених товарів у класі 14 та 9 МКТП.

- клас 14 МКТП "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366: дорогоцінні метали і їх сплави, вироби з дорогоцінних металів і не покриті ними, що не включені в інші класи, ювелірні вироби, дорогоцінні камені, годинники та інші хронометричні інструменти;

- клас 9 "iWATCH" - комп'ютери, комп'ютерні периферійні пристрої, комп'ютерне обладнання, кишенькові комп'ютери, планшетні комп'ютери, персональні електронні записники, електронні органайзери, електронні записні книжки, пристрої для читання електронних книг, кишенькові цифрові електронні пристрої та комп'ютерне програмне забезпечення (записане) до них, портативні мобільні цифрові електронні пристрої, за допомогою яких можна отримати доступ до інтернету, відправляти отримувати та зберігати телефонні дзвінки, факсимільні повідомлення, електронну пошту та інші цифрові дані………………".

Вказана спорідненість товарів порівнюваних знаків може бути підставою для відмови у наданні правової охорони лише у випадку, якщо знаки визнаються тотожними або схожими.

Проте, як вбачається з наведених вище переліків, товари 9 класу "iWATCH", взагалі відсутні у міжнародній реєстрації позивача за класом 14 МКТП "іSWATCH".

Вирішуючи спір в частині відповідності реєстрації знака "iWATCH" за оскаржуваним свідоцтвом умовам надання правової охорони торгівельним маркам, встановленим п. 1 ст. 5 та ч. 3 ст. 6 Закону № 3689 відносно торгівельних марок позивача "еSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962367, "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 469696 та "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 506123 суд зазначає, що до вказаних торгівельних марок позивача судом застосовані аналогічні положення, як встановлені вище щодо торгівельної марки позивача "іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366.

Так , ухвалою господарського суду міста Києва від 21.02.2018 у справі № 910/2180/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України, на вирішення якої поставлені питання:

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962366, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962367, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП ?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 469696, що діє на території України від 25.06.1982, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП ?

- Чи є знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 202678 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 506123, що діє на території України від 09.09.1986, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП ?

Відповідно до висновку науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності міністерства юстиції України від 31.07.2018 № 074/18 (далі - Висновок № 074/18:

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962366, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962367, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу і послуг 35, 37 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 469696, що діє на території України від 25.06.1982, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП;

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 506123, що діє на території України від 09.09.1986, стосовно зареєстрованих товарів 14 класу МКТП.

Водночас , за висновком за результатами проведення комісійної експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 05.11.2018 № 10-09/18 (далі - Висновок № 10-09/18):

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962366, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно товарів і послуг для яких вони зареєстровані;

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 962367, що діє на території України від 07.04.2008, стосовно товарів і послуг для яких вони зареєстровані;

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 469696, що діє на території України від 25.06.1982, стосовно товарів і послуг для яких вони зареєстровані;

- знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком за міжнародною реєстрацією № 506123, що діє на території України від 09.09.1986, стосовно товарів і послуг для яких вони зареєстровані.

Проте , за висновками суду Висновок № 10-09/18 не може слугувати належним доказом в підтвердження позиції позивача з огляду на наступне.

- Висновок № 10-09/18 не містить зазначення документів, які були надані для аналізу та проведення дослідження. Матеріали справи № 910/2180/17 не містять такого доказу, як оптичний диск CD-R, відтак походження такого доказу для надання його на дослідження викликає сумніви в його достовірності;

- із загального ознайомлення із Висновком № 10-09/18 вбачається, що останній містить посилання на матеріали та відомості, що не знаходяться в матеріалах справи № 910/2180/17, як то численні посилання експертів на електронні джерела, бази даних та зображення, яких матеріали справи не містять;

- у Висновку № 10-09/18 зазначено, що на експертизу надано «матеріали справи № 910/2180/17, що знаходяться в провадженні господарського суду міста Києва на оптичному носії CD-R у вигляді файлів з розширенням jpg: том 1 на 256 арк., том 2 на 224 арк., том 3 на 251 арк., том 4 на 246 арк, том 5 на 274 арк., том 6 на 254 арк., том 7 на 254 арк., том 8 на 250 арк., том 9 на 250 арк., том 10 на 259 арк., том 11 на 448 арк., том 12 на 139 арк.». Водночас, станом на 20.08.2018 (день направлення запиту представниками позивача до судових експертів), тому 12 на 139 аркушах господарської справи № 910/2180/17 не існувало.

Крім того, суд враховує пояснення судових експертів, наданих в судових засіданнях, а також те, що пояснення експертів, які склали Висновок № 074/18 є більш переконливими, ніж пояснення експертів, які склали Висновком № 10-09/18.

Приписами абзацу 5 частини 2 статті 6 Закону № 3689 встановлено, що згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону також позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Частиною 1 статті 16 Закону № 3689, зокрема, визначено, що права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Так, 03.06.2013 відповідачем-2 подано заявку № m 2013 09734 на реєстрацію словесного позначення "iWATCH" для товарів 9 та 14 класів МКТП (далі - Заявка).

Експертиза Заявки проводилась відповідно до Закону № 3689 та Правил.

Положеннями частини 1 статті 9 Закону № 3689 визначено, що заявник має право на пріоритет попередньої заявки на такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.

За Заявкою відповідача-2 встановлено конвенційний пріоритет попередньої заявки від 03.12.2012 № 061585, поданої на реєстрацію в Японії.

Частиною 1 статті 10 Закону № 3689 визначено, що експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

При проведенні кваліфікаційної експертизи Заявки заявлене позначення перевірялося на відповідність умовам надання правової охорони, визначених Законом № 3689, зокрема, чи не є воно схожим або схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні. При цьому, використовувалась інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали раніше поданих заявок, а також довідково-пошуковий апарат та офіційні видання.

Так, за результатами кваліфікаційної експертизи Заявки були виявлені підстави для можливої відмови у реєстрації знака відносно всього переліку товарів і послуг, про що відповідачу-2 направлено повідомлення від 13.06.2014 про можливу відмову в реєстрації заявленого позначення.

Приписами частини 16 статті 10 Закону № 3689 встановлено, що якщо є підстави вважати, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони повністю або частково, то заклад експертизи надсилає заявнику про це обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь на користь реєстрації знака. Відповідь заявника надається у строк, встановлений пунктом 6 цієї статті для додаткових матеріалів, та береться до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Частиною 6 Закону № 3689, зокрема, визначено, що заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Строк подання додаткових матеріалів продовжується, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюється, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилається повідомлення.

Так відповідач-2, скористався своїм правом та надав у встановлений строк (лист від 17.02.2015) мотивовану відповідь з доводами на користь реєстрації. Також, в подальшому заявник додатково до мотивованої відповіді обмежив перелік заявлених товарів 14 класу МКТП (лист від 16.04.2015).

Відтак, за результатами проведеної кваліфікаційної експертизи Заявки було встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.

При цьому, під час проведення вказаної експертизи такої підстави для відмови в реєстрації, як схожість до ступеню змішування зі знаками позивача ("іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, "еSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962367, "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 469696 та "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 506123) виявлено не було.

Положеннями частини 8 Закону № 3689, зокрема, визначено, що будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Однак, правом на подання таких заперечень позивач не скористався та не оскаржував рішення про реєстрацію Заявки.

Твердження позивача, викладені в поданих до суду заявах судом відхилені з огляду на наступне.

Твердження позивача про те, що соціологічне опитування проведене відповідачем-2 за кошти останнього є підставою для ставлення такого опитування під сумнів судом відхилені, оскільки позивач не навів жодної підстави, яка дозволила б визнати такий доказ необґрунтованим.

Твердження позивача про те, що відповідач-2 ігнорує правила встановлення спорідненості, передбачені п. 4.3.2.5 Правил судом відхилені, оскільки питання стосовно неспорідненості товарів 9 та 14 класів МКТП було предметом розгляду апеляційною палатою відповідача-1 у рішенні останньої від 06.12.2017 за запереченнями, поданими позивачем проти рішення від 06.04.2017 про відмову у наданні правової охорони знаку для товарів і послуг TICK DIFFERENT за міжнародною реєстрацією № 1279757, яке знаходиться у вільному доступі.

Відповідно до чинної редакції МКТП, комп'ютеризовані наручні годинники з розширеною функцією або смарт-годинники належать до товарів 9, а не 14 класу МКТП.

Відтак, не дивлячись на те, що на знак за оскаржуваним свідоцтвом не була проведена рекласифікація зазначені товари не можна розглядати як товари 14 класу в рамках проведення порівняння товарів на предмет визначення їх однорідності.

Матеріали справи не містять доказів використання відповідачем-2 знаків позивача за міжнародними реєстраціями ("іSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962366, "еSWATCH" за міжнародною реєстрацією № 962367, "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 469696 та "SWATCH" за міжнародною реєстрацією № 506123), а також доказів здійснення відповідачем-2 заборон використання таких знаків позивачу, що свідчить про відсутність зі сторони відповідача-2 порушення прав позивача або здійснення перешкод позивачу для реалізації товарів або послуг за вказаними знаками.

Вказані позивачем міжнародні реєстрації № № 962366, 962367, 469696 506123, зареєстровані для товарів і послуг 14, 35 та 37 класів МКТП, тоді як свідоцтво № 202678 зареєстровано для товарів і послуг 9 і 14 класів МКТП. В свою чергу, позивач просить суд визнати оскаржуване свідоцтво недійсним повністю, тоді як обсяг правової охорони міжнародних реєстрацій позивача взагалі не містить 9 класу МКТП.

Більш того, Висновком № 074/18 підтверджено, що знак для товарів і послуг за оскаржуваним свідоцтвом не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями позивача №№ 962366, 962367, 469696 та 506123.

Підсумовуючи викладені обставини та наявні в матеріалах справи докази суд дійшов наступного висновку.

Більшість товарів 9 класу МКТП за оскаржуваним свідоцтвом відносяться до комп'ютерів, апаратного та програмного забезпечення, навігаційних приладів і інструментів, вимірювальних приладів, оптичних приладів і інструментів, аксесуарів та часни до них. Вказані товари неможливо віднести ні до одного роду, ні до одного виду із дорогоцінними металами та їхніми сплавами та виробами із дорогоцінних металів або вкритих ними, ювелірними виробами, дорогоцінним камінням, годинниками та хронометричними приладами та їх частинами.

Порівнювані товари мають різні канали та місця збуту, призначені для абсолютно різних потреб та мають різних споживачів.

Однією із функцій смарт-годинників є функція вимірювання часу. Проте, таку саму функцію мають і комп'ютери, і ноутбуки, і мобільні телефони і навіть кавоварки, тобто не можна стверджувати, що вимірювання часу є основною їх функцією.

Таким чином, наявність спільної функції у вказаних товарів не свідчить про те, що вони є однорідними.

В свою чергу, до товарів 14 класу МКТП відносяться лише годинники та хронометричні прилади єдиною функцією якиї є вимірювання часу.

Водночас, товари 9 класу, в тому числі і смарт-годинники призначені у першу чергу для задоволення інших потреб. В залежності від конкретного виробу вони виконують функції камери, акселерометру, термометру, калькулятору, GPS навігатору, плеєру, мають доступ до інтернету. Спортивні смарт-годинники сумісні з моніторами серцевого ритму, датчиками обертання педалей велосипеда. Спеціальні програми дозволяють відстежувати та записувати фізичну активність користувача.

Тобто, смарт-годинники - це портативні комп'ютери, які можна носити на руці.

Відтак, товари 14 класу, для яких зареєстровано знак и позивача та товари, для яких зареєстровано знак відповідача-2 за оскаржуваним свідоцтвом не є ані конкуруючими товарами, ані однорідними.

Як годинники звичайні, які належать до 14 класу МКТП так і смарт-годинники, що належать до 9 класу МКТП, відносяться до товарів довготривалого користування (більше - 1 року) - речей, на прийняття рішення про придбання яких споживачі витрачають багато часу, та надають увагу якості, репутації фірми-виробника, ціні товару.

Водночас, товари відповідача-2 відносяться до товарів спеціального асортименту - та реалізуються через спеціальні точки продажів «applestore».

Під час вирішення питання щодо спорідненості товарів визначається принципова ймовірність виникнення у споживача уявлення про належність цих товарів одному виробнику. Проте, відомість відповідача-2, продукція останнього та її позиціонування на ринку, виключає ймовірність того, що у споживача може виникнути асоціативний зв'язок між товарами, виробленими відповідачем-2 із товарами позивача.

Умовно однорідними із товарами 14 класу МКТП, для яких зареєстровано знаки позивача, можна вважати лише товари 14 класу МКТП «електронні хронометри» знаку "iWATCH" за оскаржуваним свідоцтвом, проте, в рамках встановлення схожості знаків для товарів і послуг це не може мати вирішального значення, оскільки знаки позивача та відповідача-2, як такі, не є схожими до ступеня змішування.

Щодо міжнародних спорів між позивачем та відповідачем-2 суд зазначає наступне.

Позивач і відповідач-2 є учасниками ряду судових спорів стосовно знака "iWATCH", проте, остаточних прийнятих рішень з таких спорів є незначна кількість, а також різниця у відмові/задоволенні позовних вимог, що виключає можливість суду встановити чітку міжнародну практику вирішення таких спорів і результати вирішення вказаних спорів жодним чином не впливає на результат вирішення даної справи.

Позовна вимога про зобов'язання відповідача-1 внести зміни до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним оскаржуваного свідоцтва та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність" задоволенню не підлягає, оскільки є похідною від позовної вимоги про визнання такого свідоцтва недійсним в задоволенні якої судом відмовлено.

Приписами частини 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Враховуючи приписи пункту 2 частини 1 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, суд покладає витрати по сплаті судового збору на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 74, 76, 77, 78, 79, 86, 123, 129, 231, 233, 236, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

В И Р І Ш И В :

У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили та може бути оскаржено в порядку та строки встановлені ст.ст. 241, 254, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено 11 березня 2019 року

Cуддя С.В. Балац