Справа № 2-553/18

760/18250/16-ц

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року Солом?янський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Кізюн Л.І.,

при секретарях: Продан М.В., Швидченко О.В.,

за участю представників позивача - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника відповідача ОСОБА_3 - ОСОБА_4,

представника відповідача Державної служби інтелектуальної власності України та третьої особи Міністерство економічного розвитку і торгівлі - Фінагіної В.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну справу за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки та зустрічним позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними, -

в с т а н о в и в :

Позивач ОСОБА_6 24 жовтня 2016 року звернувся до суду з позовом до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки, в якому просить:

визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_3 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1»;

визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_4 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2»;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки у зв'язку із визнанням недійсним патенту України НОМЕР_3 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та повідомити про визнання недійсним цього патенту в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність»;

зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки у зв'язку із визнанням недійсним патенту України НОМЕР_4 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» та повідомити про визнання недійсним цього патенту в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність»;

стягнути з відповідача на користь позивача витрати з оплати судового збору та інші витрати, пов'язані з подачею позову, пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що як вбачається з відомостей з Державного реєстру патентів України на промислові зразки, який формує Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_3 є власником промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_3, заявка №s201600680, дата подання заявки 26.04.2016 р., дата набрання чинності прав 26.04.2016 р., індекс (індекси) МКЗП 20-03, автор ОСОБА_3 (UA).

Також, згідно з відомостями з Державного реєстру патентів України на промислові зразки, ОСОБА_3 є власником промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_4, заявка №s201600681, дата подання заявки 26.04.2016 р., дата набрання чинності прав 26.04.2016 р., індекс (індекси) МКЗП 32, автор ОСОБА_3 (UA).

Публікації відомостей про видачу патентів здійснено Державною службою інтелектуальної власності України 24.06.2016 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» №12.

29 серпня 2016 р. фізична особа-підприємець ОСОБА_3, м. Кременчук, Полтавська область звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із позовом до відповідачів: фізичної особи-підприємця ОСОБА_6, м. Київ; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОНОМ-СХІД», м. Харків, про припинення порушення права на промисловий зразок.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2016 р. порушено провадження у справі №904/7424/16 за позовом ФОП ОСОБА_3, м. Кременчук, Полтавська область до відповідачів: ФОП ОСОБА_6, м. Київ; ТОВ «ЕКОНОМ-СХІД», м. Харків, про припинення порушення права на промисловий зразок.

Як вбачається з позовної заяви у справі №904/7424/16, на підставі прав, що випливають з патентів за НОМЕР_3 та за НОМЕР_4, ОСОБА_3 надав торгівельній мережі «Diskont Place» дозвіл щодо правомірного використання промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за НОМЕР_3 та промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за НОМЕР_4 для ведення господарської діяльності з реалізації вживаного одягу та взуття. Підставою звернення до господарського суду Дніпропетровської області із позовом ФОП ОСОБА_3 вказав наявність ознак неправомірного використання ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕКОНОМ-СХІД» обєктів інтелектуальної власності при здійсненні продажу вживаного одягу та взуття під торгівельною мережею «Економ Клас».

Оскільки ФОП ОСОБА_3 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області саме з метою заборонити ФОП ОСОБА_6 використовувати промислові зразки без дозволу в своїй господарській діяльності, то ознайомившись з позовною заявою ФОП ОСОБА_3 у справі №904/7424/16, позивач обґрунтовано припустив, що він ще до подання заявок ОСОБА_3 на промислові зразки №№ 32513, 32514, тобто 26.04.2016р., почав використання тотожних цим зразкам елементи зовнішніх оздоблювальних матеріалів (вивіски, банери, плівки та інше). При цьому, це використання, на думку позивача, здійснювалось на правомірній основі і без порушення прав ОСОБА_3

Так, за умовами договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016р., укладеного між позивачем ОСОБА_6 (замовником) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОМУС», ідентифікаційний код юридичної особи 31965216, (виконавцем), виконавець зобов'язався за дорученням замовника розробити, узгодити, виготовити та змонтувати зовнішні оздоблювальні елементи для магазинів замовника, що здійснюють торгівлю одягом.

На виконання умов договору на створення дизайн-макету від 04.12.2016р. ПП «ДОМУС» (виконавець) розробив ескізи елементів дизайну, які передав ОСОБА_6 (замовнику) за актом прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016р.

21 січня 2016 р. між ОСОБА_6 (замовником) та ПП «ДОМУС» (виконавцем) був укладений договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазина, згідно з п. 1.1. якого виконавець зобов'язався за дорученням замовника розробити, узгодити, виготовити та змонтувати зовнішні оздоблювальні елементи для магазинів замовника, що здійснюють торгівлю одягом.

На виконання умов договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазина від 21.01.2016р. ПП «ДОМУС» (виконавець) виконав, передав ОСОБА_6 (замовнику) та змонтував елементи зовнішніх оздоблювальних матеріалів (вивіски, банери, плівки та інше) мазагинів за адресами:

1) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), вул. Робоча, 164;

2) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), бул. Слави, 40;

3) м. Дніпродзержинськ (наразі м. Кам'янське), пр. Металургів, 62;

4) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), вул. Робоча, 23в, про що між ОСОБА_6 (замовником) та ПП «ДОМУС» (виконавцем) були підписані акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р. та 23.03.2016 р. відповідно.

Отже, як вказує позивач, на його замовлення ПП «ДОМУС» (виконавцем) було розміщено на зовнішніх поверхнях будівель, розташованих за вищевказаними адресами, вивіски магазинів «ECONOM CLASS» з метою надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору до придбання ними товару.

Оскільки вищенаведені припущення щодо права попереднього користування може підтвердити лише експерт, який має спеціальні знання та право проведення експертиз у сфері інтелектуальної власності, то, як зазначає позивач, він звернувся до ДЕПАРТАМЕНТУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДП «ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ» ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ з проханням провести консультативне дослідження у сфері інтелектуальної власності для з'ясування чи виникає право попереднього користувача на промислові зразки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ОСОБА_6 (позивача), а також із проханням провести експертне дослідження у сфері інтелектуальної власності.

На вирішення експертного дослідження були поставлені наступні питання:

- Чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка НОМЕР_3 відомою до дати подання заявки s201600680, а саме до 26.04.2016р.?

- Чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка НОМЕР_4 відомою до дати подання заявки s201600681, а саме до 26.04.2016р.?

За результатами проведення консультативного дослідження експертом Стародубовим І.В. у консультативному повідомленні №01-СІВ/16 у сфері інтелектуальної власноіт від 30.09.2016 р. було надано висновок, що у ОСОБА_6 (позивача) виникає право попереднього користувача на промислові зразки за патентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4, оскільки станом на дату подання заявки на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_3 та заявки на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_4, власником яких є ОСОБА_3 ОСОБА_6 (позивачем) здійснено значну і серйозну підготовку для використання оздоблювальних елементів магазину, а саме відповідно до умов договорів від 04.01.2016 р. та 21.01.2016 р. розроблено ескізи елементів дизайну.

Як пояснив експерт у своєму консультативному повідомленні, фотографії магазинів із використанням розроблених макетів за договором від 21.01.2016 р., що надані на дослідження, свідчать про те, що мало місце добросовісне використання в Україні відповідних елементів дизайну.

Якщо користувач почав використовувати промислові зразки, створені іншою особою, то це користування повинно здійснюватись на правомірній основі, що підтверджує добросовісність використання.

Отже, як вважає позивач, використання ним елементів зовнішніх оздоблювальних матеріалів (вивісок, банерів, плівки та іншого), розміщених на зовнішніх поверхнях будівель, в яких розташовані магазини «ECONOM CLASS», здійснювалось на правомірній основі без порушення прав відповідача ОСОБА_3

У висновку експерта №010-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 р. експерт встановив, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201600680, тобто до 26.04.2016 р., в порівнянні з ознаками, які містяться у відомостях, які містяться в копіях договору на створення дизайн макета від 04.01.2016 р. та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазину від 21.01.2016 р., а також фотографіях магазинів із використанням розроблених макетів вивісок.

Також, у висновку експерта №011-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 р. експерт встановив, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_4 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201600681, тобто до 26.04.2016 р., в порівнянні з ознаками, які містяться у відомостях, які містяться в копіях договору на створення дизайн макета від 04.01.2016 р. та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазину від 21.01.2016 р., а також фотографіях магазинів із використанням розроблених макетів вивісок.

Охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до суду відповідно до вимог чинного в Україні законодавства, полягає в тому, що, на його думку, оспорювані патенти України НОМЕР_3 та НОМЕР_4 не є новими, оскільки сукупність їх суттєвих ознак стала загальнодоступною в світі до дати подання відповідних заявок.

Позивач вважає, що промислові зразки за належними відповідачу ОСОБА_3 патентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 були повністю скопійовані з вивісок магазинів «ECONOM CLASS» розміщених на зовнішніх поверхнях будівель, розташованих за адресами:

1) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), вул. Робоча, 164;

2) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), бул. Слави, 40;

3) м. Дніпродзержинськ (наразі м. Кам'янське), пр. Металургів, 62;

4) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), вул. Робоча, 23в, які були розроблені та встановлені на замовлення позивача.

В той же час, оскільки відповідачу ОСОБА_3 , як володільцю зазначених патентів, належить серед іншого право забороняти іншим особам використовувати промислові зразки без дозволу, останній має виключне право забороняти позивачу безпосередньо здійснювати, у тому числі, його господарську діяльність, як фізичній особі-підприємцю - роздрібну торгівлю уживаними товарами в магазинах мережі «ECONOM CLASS», елементи зовнішніх оздоблювальних матеріалів (вивісок, банерів, плівки та іншого) яких містять сукупність суттєвих ознак, що збігаються із сукупністю суттєвих ознак оспорюваних промислових зразків.

Встановлення факту наявності у позивача права попереднього користувача на промислові зразки свідчить про правомірність використання ним відповідних об'єктів інтелектуальної власності.

З огляду на викладене, позивач вважає, що патент України НОМЕР_3 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент України НОМЕР_4 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» підлягають визнанню недійсними на підставі невідповідності зареєстрованих промислових зразків умовам патентоспроможності (новизні), що підтверджено висновком експерта №010-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 р. та висновком експерта №011-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 р.

Тому Державна служба інтелектуальної власності України зобов'язана внести відповідні зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки у зв'язку із визнанням недійсними патенту України НОМЕР_3 від 24.06.2016р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патенту України НОМЕР_4 від 24.06.2016р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2», а також повідомити про визнання недійсними цих патентів в офіційному бюлетені Державної служби інтелектуальної власності України «Промислова власність».

Ухвалою суду від 18 січня 2017 року, було відкрито провадження у справі за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки, та призначено справу до розгляду у судовому засіданні /а.с. 157 Т.1/.

15.06.2017 року до суду надійшла зустрічна позовна заява ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними, в якій позивач просить:

визнати договір на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р., (у т.ч. акт прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатки до акту) недійсним;

визнати договір на договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р. (у т.ч. акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р., 23.03.2016 року) недійсним /а.с.а.с. 63-71 Т.2/.

Зустрічний позов мотивований тим, що договір на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р., (у т.ч. акт прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатки до акту) позивач (за зустрічним позовом) вважає таким, що не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені таким договором, оскільки: надані ОСОБА_6 документи не можуть довести факт розроблення саме ПП «Домус» на замовлення ОСОБА_6 об'єктів інтелектуальної власності, а саме дизайн макетів у вигляді графічних зображень, що імітують патенти № 32513 та № 32514, а саме до 26.04.2016 р.

Безпосередньо ПП «Домус» на запит надало письмову відповідь, що ПП «Домус» не здійснювало розробку даних дизайн-макетів.

Крім того, позивач (за зустрічним позовом) вважає, що даний договір не може вважатися доказом створення дизайн-макетів, оскільки у відповідному договорі відсутні суттєві умови зі створення дизайн-макетів, наприклад технічне завдання на створення об'єкту інтелектуальної власності, у тому числі про яке зазначається у пп. 2.1.-2.2. Договору; Сторонами не визначено розмір винагороди та не надано доказів здійснення розрахунків; відсутні докази розроблення макетів (креслення, первинні файли тощо), листування та узгодження етапів робіт сторонами тощо, тобто немає підтвердженого взаємозв'язку між підписаними документами та тим, що заявляє ОСОБА_6

Договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р. (у т.ч. акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р., 23.03.2016 року) позивач (за зустрічним позовом) вважає таким, що не спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені таким договором, оскільки надані ОСОБА_6 документи не можуть довести факт виготовлення саме ПП «Домус» на замовлення ОСОБА_6 зовнішніх оздоблювальних елементів до дати подання заявок на патенти № 32513 та № 32514, а саме до 26.04.2016 р.

Крім того, відповідач вважає, що даний договір не може вважатися доказом виготовлення зовнішніх оздоблювальних елементів, оскільки у відповідному договорі відсутні суттєві умови зі створення зовнішніх оздоблювальних елементів, наприклад технічне завдання на вивісок та/або елементів оформлення магазинів у тому числі про яке зазначається у пп. 2.1.-2.2. Договору; розмір винагороди та докази здійснення розрахунків Сторонами; докази розроблення макетів (креслення, первинні файли тощо), листування та узгодження етапів робіт сторонами, калькуляція використаних матеріалів тощо, тобто немає підтвердженого взаємозв'язку між підписаними документами та тим, що заявляє ОСОБА_6

Відповідач вважає, що зазначені договори були спеціально підготовлені та підписані набагато пізніше дати, що вказана у договорі, без реальних правовідносин за такими договорами між Сторонами, виключно з метою створення штучного підґрунтя для подання відповідачем (ОСОБА_6) позовної заяви по справі 760/18250/16-ц.

Позивач (за зустрічним позовом) звернувся із письмовим запитом до ПП «Домус» від 02.03.2017 р., у якому просив надати відповіді на наступні питання:

«1. Яке відношення ваша компанія мала до дизайн-макетів, які ніби були розроблені до договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р., актів прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатків до акту? Чи розроблювала ваша компанія макети взагалі та які? Яка дійсна дата підписання/укладання даних документів?

2. Чи дійсно ваша компанія здійснювала зовнішнє візуальне оформлення магазинів позивача (виготовлення вивіски над входом, поклейка плінки із фірмовими елементами та інші зовнішні роботи) у зазначені позивачем дати, а саме: 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р., 23.03.2016 р. та у зазначеному позивачем обсязі (виготовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 над входом, поклейка плівки із фермовими елементами та інші зовнішні роботи). Яка дійсна дата підписання/укладання даних документів?»

У відповідь позивач (за зустрічним позовом) отримав лист від ПП «Домус» від 14.03.2017 р., згідно якого «ПП «Домус» не здійснювало розробку фірмового стилю та не розроблювало дизайн макети зовнішньої реклами згідно договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р., акту прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатків до акту. Відповідні вихідні дизайн-макет були отримані ПП «Домус» саме від вашого представника, та нами не розроблювалися…».

Отже, позивач за зустрічним позовом вважає, що заявлений ОСОБА_6 розробник дизайн-макет, що є Стороною за договором, підтвердив, що не розроблював відповідні макети, що складаються із графічних зображень за патентами № 32513 та № 32514, а відповідні вихідні дані (зображення) отримав саме за вказівною ОСОБА_3

На думку позивача (за зустрічним позовом) та згідно наданих доказів, договір на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р., ( у т.ч. акт прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатки до акту), договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р. (у т.ч. акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р., 23.03.2016 року) були підписані без мети реального настання правових наслідків (що й повністю підтвердило ПП «Домус» щодо договору на створення дизайн-макетів).

Окрім того, зазначені договори відповідають, як вважає позивач за зустрічним позовом, ст. 234 ЦК України, як такі, що є фіктивними, а саме вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювалися цими правочинами, та частково можна класифікувати за ст. 235 ЦК України щодо договорів на виготовлення вивісок, оскільки вивіски теоретично могли виготовлюватися за іншими договорами або взагалі без укладення договорів.

Ухвалою суду від 20 червня 2017 року, зустрічну позовну заяву ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними, - було прийнято та об'єднано в одне провадження з первісним позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки /а.с. 126 Т.2).

15.12.2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» №2147-VIII від 03.10.2017, яким ЦПК України викладеного в новій реакції. Відповідно до п. 9 ч. 1 Розділу XIII Перехідних положень ЦПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Представники позивача за первісним позовом ОСОБА_6 в судовому засіданні позовну заяву ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки, підтримали в повному обсязі, просили задовольнити, посилаючись на підстави та обставини, викладені у ній, та надані докази, в задоволенні зустрічної позовної заяви ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними, просили відмовити в повному обсязі, посилаючись на її необґрунтованість, безпідставність та недоведеність вимог. Крім того, представником позивача за первісним позовом ОСОБА_6 було надано відзив на зустрічну позовну заяву, письмові пояснення/заперечення, відзив на заперечення, тощо.

Представники позивача за зустрічним позовом ОСОБА_3 в судовому засіданні зустрічну позовну заяву ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними, підтримали в повному обсязі, просили задовольнити, посилаючись на підстави та обставини, викладені у ній, та надані докази, у позові ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки, просили відмовити повністю, посилаючись на безпідставність, необґрунтованість та недоведеність позовних вимог. Крім того, представником позивача за зустрічним позовом ОСОБА_3 було надано відзив на первісну позовну заяву, письмові пояснення.

Представник відповідача Державної служби інтелектуальної власності України та третьої особи Міністерство економічного розвитку і торгівлі в судовому засіданні просила відмовити в позові ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки, посилаючись на те, що під час видачі патентів України на промислові зразки № 32513 та № 32514 «ІНФОРМАЦІЯ_1» та «ІНФОРМАЦІЯ_2» за заявками № s2016 00680 та № s2016 00681 Державна служба інтелектуальної власності України (правонаступник Мінекономрозвитку) не порушила жодної з вимог законодавства України, діяла у відповідності із Законом та принципами, встановленими у ст. 19 Конституції України, а саме на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Законом.

Представник відповідача ПП «Домус» в судове засідання не з'явився, хоча відповідача належним чином було повідомлено про день, час та місце розгляду справи. Від директора ПП «ДОМУС» до суду надійшли письмові заперечення на зустрічний позов про визнання договорів недійсними, відповідно до яких директор ПП «ДОМУС» просить відмовити в задоволенні вимог зустрічного позову повністю, оскільки договір на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р., договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р., дійсно укладені, умови відповідають положенням чинного законодавства, умови договору були виконані, тому немає жодних правових підстав для задоволення вимог зустрічного позову.

Крім того, до суду надійшла заява директора ПП «ДОМУС» Шаптали О.В. про його письмове опитування як свідка, відповідно до якої директор ПП «ДОМУС», відповів на письмову заяву представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4 про письмове опитування учасників справи як свідків, відповідно до змісту якої заявник просив надати відповіді на поставлені питання в порядку ст. 93 ЦПК України. Із заяви вбачається, що директор ПП «ДОМУС» стверджує, що договір на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р. (у т.ч. акт прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатки до акту) та договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р. (у т.ч. акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р., 23.03.2016 р.) підписувалися особисто ним, дати зазначені у документах відповідають дійсності, всі умови договорів виконані у повному обсязі, оплата проведена, сторони договірних правовідносин взаємних претензій не висловлювали /а.с.а.с. 8-12 Т.5/.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 ЦПК України, неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Вивчивши надані письмові докази у сукупності, судом встановлені наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу (ч. 1 ст. 16 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Згідно ч. 3 ст. 12 ЦПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з вимогами п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 264 ЦПК України, під час ухвалення рішення суд вирішує, чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються; чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи; які правовідносини сторін випливають із встановлених обставин.

Частиною 1 ст. 2 ЦПК України передбачено, що завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Судом встановлено, що згідно з відмостями з Державного реєстру патентів України на промислові зразки, який формує Державна служба інтелектуальної власності України, ОСОБА_3 є власником промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_3, заявка №s201600680, дата подання заявки 26.04.2016 р., дата набрання чинності прав 26.04.2016 р., індекс (індекси) МКЗП 20-03, автор ОСОБА_3 (UA) /а.с. 29-30 Т.1/.

Також, згідно з відомостями з Державного реєстру патентів України на промислові зразки, ОСОБА_3 є власником промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_4, заявка №s201600681, дата подання заявки 26.04.2016 р., дата набрання чинності прав 26.04.2016 р., індекс (індекси) МКЗП 32, автор ОСОБА_3 (UA) /а.с. 31-33 Т.1/.

Публікації відомостей про видачу патентів здійснено Державною службою інтелектуальної власності України 24.06.2016 р. в офіційному бюлетені «Промислова власність» №12.

29 серпня 2016 р. фізична особа-підприємець ОСОБА_3, м. Кременчук, Полтавська область звернувся до господарського суду Дніпропетровської області із позовом до відповідачів: фізичної особи-підприємця ОСОБА_6, м. Київ; Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКОНОМ-СХІД», м. Харків, про припинення порушення права на промисловий зразок /а.с. 34-38 Т.1/

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 30.08.2016 р. порушено провадження у справі №904/7424/16 за позовом ФОП ОСОБА_3, м. Кременчук, Полтавська область до відповідачів: ФОП ОСОБА_6, м. Київ; ТОВ «ЕКОНОМ-СХІД», м. Харків, про припинення порушення права на промисловий зразок /а.с. 39 Т.1/.

Як вбачається з позовної заяви у справі №904/7424/16, на підставі прав, що випливають з патентів за НОМЕР_3 та за НОМЕР_4, ОСОБА_3 надав торгівельній мережі «Diskont Place» дозвіл щодо правомірного використання промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_1» за НОМЕР_3 та промислового зразка «ІНФОРМАЦІЯ_2» за НОМЕР_4 для ведення господарської діяльності з реалізації вживаного одягу та взуття. Підставою звернення до господарського суду Дніпропетровської області із позовом ФОП ОСОБА_3 вказав наявність ознак неправомірного використання ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ЕКОНОМ-СХІД» об'єктів інтелектуальної власності при здійсненні продажу вживаного одягу та взуття під торгівельною мережею «Економ Клас».

Так, за умовами договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016р., укладеного між позивачем ОСОБА_6 (замовником) та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ДОМУС», ідентифікаційний код юридичної особи 31965216, (виконавцем), виконавець зобов'язався за дорученням замовника розробити, узгодити, виготовити та змонтувати зовнішні оздоблювальні елементи для магазинів замовника, що здійснюють торгівлю одягом /а.с.а.с. 40-41 Т.1/.

На виконання умов договору на створення дизайн-макету від 04.12.2016р. ПП «ДОМУС» (виконавець) розробив ескізи елементів дизайну, які передав ОСОБА_6 (замовнику) за актом прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016р. /а.с.а.с. 42-57 Т.1/.

21 січня 2016 р. між ОСОБА_6 (замовником) та ПП «ДОМУС» (виконавцем) був укладений договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазина, згідно з п. 1.1. якого виконавець зобов'язався за дорученням замовника розробити, узгодити, виготовити та змонтувати зовнішні оздоблювальні елементи для магазинів замовника, що здійснюють торгівлю одягом /а.с.а.с. 58-59 Т.1/.

На виконання умов договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазина від 21.01.2016р. ПП «ДОМУС» (виконавець) виконав, передав ОСОБА_6 (замовнику) та змонтував елементи зовнішніх оздоблювальних матеріалів (вивіски, банери, плівки та інше) мазагинів за адресами:

1) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), вул. Робоча, 164;

2) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), бул. Слави, 40;

3) м. Дніпродзержинськ (наразі м. Кам'янське), пр. Металургів, 62;

4) м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), вул. Робоча, 23в, про що між ОСОБА_6 (замовником) та ПП «ДОМУС» (виконавцем) були підписані акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р. та 23.03.2016 р. відповідно /а.с.а.с. 60-63 Т.1/.

Отже, на замовлення ОСОБА_6 (замовника) ПП «ДОМУС» (виконавцем) було розміщено на зовнішніх поверхнях будівель, розташованих за вищевказаними адресами, вивіски магазинів «ECONOM CLASS» з метою надання споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору до придбання ними товару.

Згідно ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Підпунктом «а» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», встановлено, що патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовами патентоспроможності, визначеним цим Законом.

Згідно п. 85 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 року №12, статтями 33 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» і 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» установлено підстави визнання недійсними патентів на винаходи, корисні моделі та промислові зразки; позов про визнання патенту недійсним може подати будь-яка особа, яка вважає, що відповідний патент порушує її права та охоронювані законом інтереси. Коло таких осіб (крім сторін договору) з'ясовується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та норм права, які підлягають застосуванню до спірних правовідносин. При цьому слід враховувати тлумачення поняття «охоронюваний законом інтерес», наведене в пункті 1 резолютивної частини Рішення Конституційного Суду України від 01.12.2004 № 18-рп/2004 року.

Таким чином, патент на промисловий зразок може бути визнаний недійсним повністю або частково у судовому порядку, якщо сукупність його суттєвих ознак стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Позивач просить визнати недійсними повністю патент України НОМЕР_3 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та патент України НОМЕР_4 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2», посилаючись на те, що зазначені промислові зразки не відповідають умовам патентоспроможності, оскільки не є новими у зв'язку з тим, що сукупність ознак даних промислових зразків стали загальнодоступними у світі до дати подання відповідачем заявки щодо їх реєстрації, на що слід зазначити наступне.

Частиною 1 ст. 418 ЦК України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. З ст. 418 ЦК України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 420 ЦК України, об'єктами прав інтелектуальної власності визнаються, зокрема промислові зразки.

Об'єктом промислового зразка, відповідно до ч. 2 ст. 461 ЦК України, можуть бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу.

Пунктом 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» також встановлено, що об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб.

Набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 ЦК України).

Пунктом 5 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» також встановлено, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом.

Обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка (ч. 2 ст. 462 ЦК України).

Згідно п. 6 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру (Державний реєстр патентів України на промислові зразки відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки») і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Як передбачено ч. 1 ст. 464 ЦК України та ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», майновими правами інтелектуальної власності, зокрема на промисловий зразок є право на його використання, виключне право дозволяти використання промислового зразка (видавати ліцензії), виключне право перешкоджати неправомірному використанню промислового зразка, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом України та іншим законом (ч. 1 ст. 426 ЦК України).

Пунктом 2 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка.

Згідно з п. 3 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту.

Відповідно до ч. 1 ст. 470 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Частиною 1 ст. 22 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» встановлено, що будь-яка особа, яка до дати подання до Установи заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності добросовісно використала в Україні заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

Згідно із ст. 4 (В) Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20.03.1883 р. (набуття чинності для України 25.12.1991 р.), права, набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього законодавства кожної країни Союзу.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Виключенням з правила є розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом 6 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому обов'язок доведення обставин розкриття інформації покладається на особу, заінтересовану у застосуванні цього пункту - положення ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Частиною 1 ст. 432 ЦК України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності.

Відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК України, промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Відповідно до статей 462, 464 ЦК України, набуття права інтелектуальної власності засвідчується патентом, зважаючи на що недійсним може бути визнаний сам патент.

Відповідно до статті 469 ЦК України, права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, визнаються недійсними, з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року, правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки», промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим. Промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. Крім того, у процесі встановлення новизни промислового зразка береться до уваги зміст усіх раніше одержаних Установою заявок, за винятком тих, що на зазначену дату вважаються відкликаними, відкликані або за ними Установою прийняті рішення про відмову у видачі патентів і вичерпані можливості оскарження таких рішень.

Відповідно до підпункту 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом МОН України №110 від 18.02.2002 року, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

Статтею 77 ЦПК України встановлено, належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 102 ЦПК України, предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань. Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Згідно ч. 3 ст. 102 ЦПК України, висновок експерта може бути підготовлений на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Відповідно до ч. 1 ст. 103 ЦПК України, суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Враховуючи те, що позивачем був наданий висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, головним завданням якого є проведення експертизи заявок на об'єкти промислової власності, що не викликає сумнівів, суд вважає за можливе розглянути справу без призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Оцінивши висновки експерта №010-СІВ/16 та №-11-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 року /а.с.а.с. 80-96, 97-114 Т.1/, виконаними на замовлення позивача, в сукупності з дослідженими матеріалами справи, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи.

Зважаючи на викладене, висновки слід вважати належними та допустимими доказами у справі.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 89 ЦПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Враховуючи те, що позивачем були надані висновки експерта, що не викликає сумнівів, суд вважає за можливе провести розгляд справи без призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності.

Так, як встановлено судом, на вирішення експертного дослідження були поставлені наступні питання:

- Чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка НОМЕР_3 відомою до дати подання заявки s201600680, а саме до 26.04.2016р.?

- Чи стала сукупність суттєвих ознак промислового зразка НОМЕР_4 відомою до дати подання заявки s201600681, а саме до 26.04.2016р.?

За результатами проведення консультативного дослідження експертом Стародубовим І.В. у консультативному повідомленні №01-СІВ/16 у сфері інтелектуальної власноіт від 30.09.2016 р. було надано висновок, що у ОСОБА_6 (позивача) виникає право попереднього користувача на промислові зразки за патентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4, оскільки станом на дату подання заявки на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» за патентом України НОМЕР_3 та заявки на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» за патентом України НОМЕР_4, власником яких є ОСОБА_3, ОСОБА_6 (позивачем) здійснено значну і серйозну підготовку для використання оздоблювальних елементів магазину, а саме відповідно до умов договорів від 04.01.2016 р. та 21.01.2016 р. розроблено ескізи елементів дизайну.

Як пояснив експерт у своєму консультативному повідомленні, фотографії магазинів із використанням розроблених макетів за договором від 21.01.2016 р., що надані на дослідження, свідчать про те, що мало місце добросовісне використання в Україні відповідних елементів дизайну.

Якщо користувач почав використовувати промислові зразки, створені іншою особою, то це користування повинно здійснюватись на правомірній основі, що підтверджує добросовісність використання.

У висновку експерта №010-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 р. експерт встановив, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_3 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201600680, тобто до 26.04.2016 р., в порівнянні з ознаками, які містяться у відомостях, які містяться в копіях договору на створення дизайн макета від 04.01.2016 р. та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазину від 21.01.2016 р., а також фотографіях магазинів із використанням розроблених макетів вивісок.

Також, у висновку експерта №011-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 р. експерт встановив, що сукупність суттєвих ознак промислового зразка за патентом України НОМЕР_4 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201600681, тобто до 26.04.2016 р., в порівнянні з ознаками, які містяться у відомостях, які містяться в копіях договору на створення дизайн макета від 04.01.2016 р. та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазину від 21.01.2016 р., а також фотографіях магазинів із використанням розроблених макетів вивісок.

Таким чином, використання ОСОБА_6 елементів зовнішніх оздоблювальних матеріалів (вивісок, банерів, плівки та іншого), розміщених на зовнішніх поверхнях будівель, в яких розташовані магазини «ECONOM CLASS», здійснювалось на правомірній основі без порушення прав відповідача ОСОБА_3

Згідно з пунктом 8.1.4.1 Правил складання та подання заявки на промисловий зразок, суть промислового зразка характеризується сукупністю відображених на зображеннях його суттєвих ознак, які визначають зовнішній вигляд виробу з його естетичними та/або ергономічними особливостями.

Згідно з пунктом 8.1.4.3 Правил при виділенні суттєвих ознак промислового зразка повністю має бути описана сукупність суттєвих ознак основного з варіантів, а розкриття суті кожного з інших варіантів здійснюється шляхом описування тих ознак, які відрізняють кожний інший варіант від основного.

Висновки експерта містять докладний опис проведеного експертом дослідження та обґрунтовані, чіткі висновки з поставлених запитань. Оцінивши висновки експерта №010-СІВ/16 та №-11-СІВ/16 за результатами проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 30.09.2016 року, суд не знайшов жодних обставин, які б дозволяли стверджувати про необґрунтованість, неправильність висновків чи суперечливість їх іншим матеріалам справи. Здійснюючи оцінку висновків експерта у сукупності з іншими доказами у справі, суд приходить до висновку, що дані висновки узгоджуються з іншими доказами у справі як у сукупності, так і окремо.

Будь-яких доказів які б викликали сумнів у повноті, ясності, правильності висновків, чи доказів пов'язаних з недостатньою професійною кваліфікацією експерта, сторонами надано не було, а тому суд вважає їх вірними та обґрунтованими і такими, що не суперечить матеріалам справи, поясненням сторін і можуть бути взятими до уваги судом при ухваленні рішення.

З урахуванням викладеного, суд приходить до висновку, що при реєстрації спірних патентів були порушені права позивача ОСОБА_6, оскільки оспорювані патенти були загальновідомими на території України до моменту подання відповідачем ОСОБА_3 заявки на реєстрацію промислових зразків до Державної служби інтелектуальної власності України та використовувалися у тому числі ФОП ОСОБА_6

Таким чином, проведеними експертними дослідженнями підтверджено, що сукупність суттєвих ознак промислових зразків, а саме: за патентом України НОМЕР_3 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201600680, тобто до 26.04.2016 р.; за патентом України НОМЕР_4 стала загальнодоступною до дати подання заявки s201600681, тобто до 26.04.2016 р., в порівнянні з ознаками, які містяться у відомостях, які містяться в копіях договору на створення дизайн макета від 04.01.2016 р. та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазину від 21.01.2016 р., а також фотографіях магазинів із використанням розроблених макетів вивісок, а тому не відповідають умовам патентоспроможності, і, як наслідок, відповідні патенти підлягають визнанню судом недійсними повністю на підставі п. «а» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про захист прав на промислові зразки».

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що реєстрація Державною службою інтелектуальної власності України спірних патентів на ім'я ОСОБА_3 відбулась із порушеннями п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та ч. 1 ст. 461 ЦК України. Промислові зразки відповідача за вищевказаними патентами України не є патентоспроможними, а отже, згідно п. 1 ст. 5, п. 1 ст. 6 Закону не можуть отримати правової охорони та відповідно до ч. 1 ст. 461 ЦК України не є придатними для набуття прав інтелектуальної власності на нього, що є підставою для визнання патенту НОМЕР_3 від 24 червня 2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», та патенту НОМЕР_4 від 24 червня 2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» недійсними повністю, як це передбачено п. «а» ч. 1 ст. 25 Закону України «Про захист прав на промислові зразки».

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 року №585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності», ліквідовано Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України завдання та функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від №469 від 20.06.2001, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патентів недійсним повністю або частково, і такі відомості (зміни щодо правового статусу свідоцтва) в силу п. 1.3 вказаного положення, Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 320 від 11.05.2017 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі», яка була опублікована 18.05.2017 року та одразу набрала законної сили, відповідно до якої Міністерство економічного розвитку і торгівлі України були передані функцій і повноваження Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується. У зв'язку з опублікуванням Постанови №320 Мінекономрозвитку почало виконувати функції та повноваження у сфері інтелектуальної власності лише з травня 2017 року.

Згідно п. 3 ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» при визнанні патенту недійсним Державна служба інтелектуальної власності України повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені.

Також в силу п.п. 2.3, 2.4 «Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 12 квітня 2001 року №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2001 року за №378/5569, у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо визнання патенту недійсним повністю або частково. Підставою для внесення відомостей до реєстру є рішення судових органів.

З огляду на зазначене, суд вважає обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України (правонаступник Міністерство економічного розвитку та торгівлі України) внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомостей про визнання недійсним патенту України НОМЕР_3 від 24.06.2016 р. на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1» та про визнання недійсним патенту України НОМЕР_4 від 24.06.2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2», та здійснити про це публікацію в Офіційному бюлетені «Промислова власність» у порядку ч. 3 ст. 25 Закону України «Про захист прав на промислові зразки».

Згідно ч. 1 ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Згідно ч. 6 цієї ж статті доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що позивач ОСОБА_6 довів ті обставини на які посилався як на підставу своїх позовних вимог, а тому його позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. У разі задоволення позову на відповідача.

Враховуючи те, що Державна служба інтелектуальної власності України (правонаступник Міністерство економічного розвитку і торгівлі України), відповідно до покладених повноважень, не відслідковує порушення прав власників промислових зразків суд вважає, що з ОСОБА_3 підлягає стягненню на користь позивача судові витрати понесені ним під час розгляду справи, які складаються з суми сплаченого судового збору в розмірі 1 102 грн. 40 коп.

Що стосується зустрічних позовних вимог ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними, то в задоволенні зустрічного позову слід відмовити повністю, виходячи з наступного.

Вимогою зустрічного позову є: визнання договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016 р. (у тому числі акт прийому-передачі виконаних робіт від 19.01.2016 р., додатки до акту), а також договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р. (у тому числі акти прийому-передачі виконаних робіт від 25.01.2016 р., 01.02.2016 р., 04.02.2016 р., 23.03.2016 р.) недійсними.

Обґрунтовуючи недійсність зазначених договорів, позивач за зустрічним позовом посилається на положення ч. 5 ст. 204 ЦК України, тобто зазначаючи на відсутність спрямування правочинів на реальне настання правових наслідків. При цьому, факт відсутності реального настання правових наслідків у зустрічному позову не доведений, а є виключно суб'єктивною, нічим не обґрунтованою думкою.

Як на підставу визнання договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016 та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 недійсними, позивач за первісним позовом посилається на положення ч. 5 ст. 204 ЦК України, відповідно до змісту якої, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

При цьому, у зустрічному позові не наведено жодного об'єктивного доводу в підтвердження заявленого, зокрема: у зустрічній позовній заяві не вказується та не доводиться факт не вчинення сторонами правочину (тобто ОСОБА_6 та ПП «Домус») необхідних дій на виконання правочину. Тобто, зустрічним позивачем не вказано які саме дії сторони повинні були вчинити, які саме дії не вчинили, та чим доводиться відсутність таких дій; у зустрічній позовній заяві не наводиться жодного доводу, який би піддав сумніву реальність (справжність) вчинених сторонами дій, за допомогою проведення яких були реалізовані наміри сторін правочину. Тобто, зустрічним позивачем не вказано з яких підстав, при наявності яких ознак, у останнього, викликає сумнів щодо реальності дій сторін правочину; у зустрічній позовній заяві не підтверджено факт невиконання правочину. Всі висловлені аргументи у зустрічній позовній заяві, додані письмові документи не підтверджують ігнорування сторонами власних обов'язків, взятих на себе за правочином, не підтверджують повного їх невиконання. Зустрічним позивачем не доведено того, що дії (або бездіяльність) сторін правочину суперечила виконанню обов'язків конкретного виду; у зустрічній позовній заяві не аргументується наявність свідомого наміру невиконання зобов'язань обох сторін правочину (тобто ОСОБА_6 та ПП «Домус»). Тобто, зустрічним позивачем взагалі нічого не зазначається про намір сторін, тим паче про намір обох сторін, встановлення чого є обов'язковим для визнання правочину недійсним на підставі ч. 5 ст. 204 ЦК України.

У зустрічному позові, взагалі, жодним чином не вказується та не доводиться про те, що внутрішня воля сторін за договором на створення дизайн-макету від 04.01.2016 та договором на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 не відповідає зовнішньому її прояву; так само не вказується в чому проявлявся умисел обох сторін правочину; не зазначається про направлення внутрішньої волі сторін при укладенні договорів; не доводиться того факту, що сторони правочину заздалегідь знали, що правочин не буде виконаний.

Тобто, позивачем за зустрічним позовом, належним чином не обґрунтовано у чому ж він, як сторона судового провадження, вбачає укладення равочину між ОСОБА_6 та ПП «Домус», не маючи на меті реального настання правових наслідків, в чому саме така відсутність мети реального настання правових наслідків проявляється.

Таким чином, зважаючи на зміст зустрічної позовної заяви, суд приходить до висновку, що позивачем за зустрічним позовом не доведено, що договори укладені без дійсного наміру створення правових наслідків, які обумовлені правочином, а отже й не доведено підстав визнання правочинів недійсними.

Натомість, укладений договір дизайн-макету від 04.01.2016 р. та укладений договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 р. не суперечить положенням ЦК України, іншим законам України, міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актам Президента України, постановам Кабінету Міністрів України, актам інших органів державної влади України, а також моральним засадам суспільства, були укладені з метою настання реальних наслідків, всі умови договору сторонами були дотримані, а взяті обов'язки виконані.

Крім того, слід звернути увагу на те, що сторонами оспорюваних у зустрічній позовній заяві договору на створення дизайн-макету від 04.01.2016 та договору на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 є: ОСОБА_6 та Приватне підприємство «Домус».

Позивач за зустрічним позовом - ОСОБА_3, не є стороною вказаних правочинів.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 06.11.2009 №9 та відповідно до статей 215 та 216 ЦК України, вимога про визнання оспорюваного правочину недійсним та про застосування наслідків його недійсності, а також вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути заявлена як однією зі сторін правочину, так і іншою заінтересованою особою, права та законні інтереси якої порушено вчиненням правочину.

Тобто, чинним законодавством передбачається що правочин може оспорювати або сторона правочину, або така категорія, як «заінтересована особа».

Як зазначено в Узагальненні Верховного Суду України від 24.11.2008 «Про практику розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними», залежно від виду недійсності правочинів суди встановлювали коло осіб, які мають право на їх оспорювання. Дійсність оспорюваного правочину заперечували сторони правочину та інші юридично заінтересовані особи, визначені у законі. Якщо під час судового розгляду встановлено відсутність у позивача права на задоволення позову про визнання оспорюваного правочину недійсним, суд має відмовити в задоволенні позову. Відповідно до п. 3 ст. 215 ЦК України вимога про визнання оспорюваного правочину недійсним може бути пред'явлена тільки особами, визначеними у ЦК України й інших законодавчих актах, що встановлюють оспорюваність правочинів - а саме, однією зі сторін, або заінтересованою стороною, тобто права яких вже були порушені на момент звернення до суду.

Враховуючи положення чинного законодавства, та зважаючи на вже сформовану судову практику, слід стверджувати, що звертатися до суду з позовною заявою про визнання договору недійсним може та заінтересована особа, права та інтереси якої вже були порушені на момент звернення до суду.

Позивач за зустрічним позовом обґрунтовує порушення своїх прав тим, що договір на створення дизайн-макету від 04.01.2016 та договір на створення зовнішніх оздоблювальних елементів магазинів від 21.01.2016 є письмовими доказами по справі №760/18250/16-ц, а задоволення зустрічного позову може виключити повністю або частково задоволення первісного позову, наприклад через недоведеність вказаних у позові обставин.

За таких обставин, ОСОБА_3 не є заінтересованою особою (права та інтереси якої порушені ОСОБА_6 чи ПП «Домус»), а є стороною судового провадження, який заперечує проти заявлених до нього позовних вимог, який не може оспорювати правочин, не будучи його стороною.

Враховуючи вищевикладене, вимоги зустрічної позовної заяви є необґрунтованими, а отже такими, що не підлягають задоволенню.

Керуючись Законом України «Про охорону прав на промислові зразки», ст.ст. 16, 215, 216, 418, 420, 432, 461,, 462, 464, 469, 470 ЦК України, ст.ст. 2, 4, 10, 12, 13, 76-81, 89, 102, 103, 141, 223, 247, 258, 263- 265, 273, 354 ЦПК України, суд, -

в и р і ш и в :

Позов ОСОБА_6 до ОСОБА_3, Державної служби інтелектуальної власності України про визнання недійсними патентів на промислові зразки - задовольнити.

Визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_3 від 24 червня 2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Визнати недійсним повністю патент України НОМЕР_4 від 24 червня 2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відомості про визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_3 від 24 червня 2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_1», визнання недійсним повністю патенту України НОМЕР_4 від 24 червня 2016 року на промисловий зразок «ІНФОРМАЦІЯ_2» та опублікувати вказані відомості у Офіційному бюлетені «Промислова власність».

У зустрічному позові ОСОБА_3 до ОСОБА_6, Приватного підприємства «Домус», третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, про визнання договорів недійсними - відмовити.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь ОСОБА_6 судовий збір у розмірі 1 102 (одна тисяча сто дві) грн. 40 коп.

Стягнути з Державної служби інтелектуальної власності України на користь ОСОБА_6 судовий збір у розмірі 1 102 (одна тисяча сто дві) грн. 40 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду м. Києва через районний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: ОСОБА_6, 02002, АДРЕСА_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1.

Відповідач: ОСОБА_3, 39617, АДРЕСА_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2.

Відповідач: Державна служба інтелектуальної власності України, 03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45, код ЄДРПОУ 37552556.

Відповідач: Приватне підприємство «Домус», 49101, м. Дніпро, пр. Кірова, 44-Г, кв. 56, код ЄДРПОУ 31965216.

Третя особа: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 01008, м. Київ, вул. М.Грушевського, 12/2, код ЄДРПОУ 37508596.

Суддя Л.І. Кізюн