КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2018 р. Справа№ 910/2488/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Верховця А.А.

суддів: Остапенка О.М.

Яковлєва М.Л.

секретар судового засідання Берегова Н.М.,

за участю представників:

від позивача: Коваль М.М. довіреність № НМТ 181022 від 06.10.2017 року

від відповідача 1: не з'явився

від відповідача 2 (апелянта): Мамонтова В.В. довіреність б/н від 16.01.2018 року

розглянувши матеріали апеляційної іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак»)

на рішення господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року

у справі № 910/2488/16 (суддя О.В. Марченко)

за позовом Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V.), Амстердам, Нідерланди

до Державної служби інтелектуальної власності України,

іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак»)

про визнання недійсними змін, внесених до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України №88425

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року у справі №910/2488/16 задоволено позовні вимоги, визнано недійсними зміни до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України №88425, володільцем якого є іноземне приватне виробниче унітарне підприємство (далі за текстом - ІПВУП) «Алкопак» (иностранное частное производственное унитарное предприятие «Алкопак», розташоване за адресою: 246007, Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Федюнинського, будинок 21, приміщення 2 (адреса для листування: 01042, м. Київ, а/с 32), внесені 12.01.2016 року на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту.

Зобов'язано Державну службу інтелектуальної власності України (03680, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести зміни до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними змін до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України №88425, володільцем якого є іноземне приватне виробниче унітарне підприємство «Алкопак» (иностранное частное производственное унитарное предприятие «Алкопак»), внесені 12.01.2016 року на підставі заяви власника патенту про часткову відмову від патенту, та здійснити про це публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Вирішено стягнути з іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак») з будь-якого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення, на користь Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V.), розташованого за адресою: Мьойдерстрат 7В, 1011 Амстердам, Нідерланди; (NL Muiderstraat 7В, 1011 PZ Amsterdam, The Netherlands), адреса для листування: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 37 (патентно-юридична агенція «Дубинський і Ошарова») 2756 (дві тисячі сімсот п'ятдесят шість) грн судового збору.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням господарського суду першої інстанції, іноземне приватне виробниче унітарне підприємство «Алкопак» (иностранное частное производственное унитарное предприятие «Алкопак») звернулось до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просило скасувати рішення Господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року у справі №910/2488/16 і прийняти нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Обґрунтовуючи подану апеляційну скаргу скаржник зазначає, що оскаржуване рішення місцевого господарського суду прийнято з порушенням норм матеріального та процесуального права, а також при неповному з'ясуванні обставин, що мають значення для справи.

Мотивуючи доводи апеляційної скарги апелянт стверджує, що позивачем не доведено, що внесення змін до формули корисної моделі відбулося із порушення приписів частини першої статті 32 Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а відтак підставою заявленого позову є лише припущення позивача, які базуються на аналізі норм чинного законодавства України і не ґрунтується на жодному нормативному акті або джерелі інформації, яке може бути взяте до уваги для визначення тлумачення часткової відмови від патенту.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2016 року (колегія суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Шипко В.В., Доманська М.Л.) апеляційну скаргу іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак») (далі за текстом - ІПВУП «Алкопак» (ИЧПУП «Алкопак») було залишено без розгляду на підставі п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Постановою Вищого господарського суду України від 06.09.2016 року ухвалу Київського апеляційного господарського суду від 14.06.2016 року у справі №910/2488/16 скасовано, справу передано на розгляд Київського апеляційного господарського суду.

Відповідно до протоколу автоматичної зміни складу колегії суддів від 19.09.2016 року у справі № 910/2488/16 сформовано колегію суддів у складі головуючого Верховця А.А., суддів: Сотнікова С.В., Доманської М.Л.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 19.09.2016 року вищезазначеним складом суду, апеляційну скаргу ІПВУП «Алкопак» (ИЧПУП «Алкопак») було прийнято до провадження та призначено до розгляду на 18.10.2016 року.

Ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2016 року у справі було призначено судову експертизу, проведення якої доручено Науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі до завершення експертних досліджень і отримання висновків експертів.

07.02.2017 року з експертної установи надійшло повідомлення про неможливість складання висновку у зв'язку з нездійсненням оплати дослідження, повернуто матеріали справи до Київського апеляційного господарського суду.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.02.2017 року колегією суддів у складі: Верховець А.А., Доманська М.Л., Остапенко О.М. поновлено провадження у справі №910/2488/16 та призначено до розгляду на 21.03.2017 року.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2017 року матеріали справи №910/2488/16 направлено до Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності для проведення експертизи, призначеної згідно ухвали Київського апеляційного господарського суду від 15.11.2016 року; зупинено апеляційне провадження у справі № 910/2488/16 до закінчення проведення експертизи та повернення матеріалів справи до Київського апеляційного господарського суду.

21.08.2017 року до Київського апеляційного господарського суду повернулись матеріали справи № 910/2488/16 разом з висновком експерта №067/17 від 18.08.2017 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до протоколу від 22.08.2017 року, у зв'язку із перебуванням судді Доманської М.Л., яка входить до складу колегії суддів і не є суддею-доповідачем, у відпустці, для розгляду апеляційної скарги ІПВУП «Алкопак» (ИЧПУП «Алкопак») було сформовано колегію суддів у складі: Верховець А.А. - головуючий суддя, судді: Остапенко О.М., Яковлєв М.Л.

04.09.2017 року через відділ автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів (канцелярія) від представника позивача надійшло клопотання про зупинення провадження у справі №910/2488/16 до вирішення господарським судом іншої, пов'язаної із нею справи - № 910/26928/15 про визнання недійсним повністю патенту України №88425 на корисну модель (в порядку ч. 1 ст. 79 ГПК України).

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 03.10.2017 року, залишеною без змін, постановою Вищого господарського суду України від 12.12.2017 року у справі №910/248/16, апеляційне провадження за апеляційною скаргою ІПВУП «Алкопак» (ИЧПУП «Алкопак») на рішення господарського суду міста Києва від 28.03.2016 у справі № 910/2488/16 зупинено до завершення розгляду господарським судом міста Києва справи № 910/26928/15.

30.05.2018 року через відділ забезпечення автоматизованого розподілу, контролю та моніторингу виконання документів (канцелярія) від Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. надійшло клопотання про поновлення провадження у справі № 910/2488/16 в якому представник позивача повідомив, що відпали обставини, що зумовили зупинення розгляду даної справи, а саме, розгляд пов'язаної справи № 910/26928/15 вже завершено.

Колегія суддів зазначає, що 15.12.2017 року набрав чинності господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017 року № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до пп. 9 п. 1 розділу XI «Перехідні положення» ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Згідно з ст. 270 ГПК України у суді апеляційної інстанції справи переглядаються за правилами розгляду справ у порядку спрощеного позовного провадження з урахуванням особливостей, передбачених у цій главі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.06.2018 року поновлено апеляційне провадження у справі №910/2488/16 за апеляційною скаргою ІПВУП «Алкопак» (ИЧПУП «Алкопак») та призначено її розгляд на 12.06.2018 року.

Присутній в судовому засіданні 12.06.2018 року представник скаржника підтримала подану апеляційну скаргу з підстав зазначених в ній та з урахуванням наданих пояснень та наявного в матеріалах справи висновку експерта №067/17 від 18.08.2017 року складеного за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, просила суд її задовольнити, оскаржуване рішення скасувати і прийняти нове, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

В судовому засіданні 12.06.2018 року представник позивача з підстав наведених у відзиві на апеляційну скаргу, просив суд апеляційну скаргу залишити без задоволення, оскаржуване рішення без змін.

В судове засідання призначене на 12.06.2018 року представник відповідача 1 не з'явився, про причини неявки не повідомив, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином. Клопотань про відкладення розгляду справи не направляв. За таких обставин, враховуючи приписи ч. 12 ст. 270 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів вважає за можливе розглянути апеляційну скаргу за відсутності його представника.

Відповідно до ст. 269 Господарського процесуального кодексу України, суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

В судовому засіданні 12.06.2018 року, згідно ст. 240 Господарського процесуального кодексу (далі за текстом - ГПК) України, оголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, заслухавши думку представників сторін, дослідивши матеріали справи, перевіривши правильність застосування судом першої інстанції при прийнятті оскаржуваного рішення норм матеріального та процесуального законодавства, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 Господарського процесуального кодексу України юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з ч. 2 ст. 45 Господарського процесуального кодексу України позивачами є особи, які подали позов або в інтересах яких подано позов про захист порушеного, невизнаного чи оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.

Під поняттям «охоронюваний законом інтерес» (рішення Конституційного суду України від 01.12.2004 року №18-рп/2004) необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам.

Колегія суддів зазначає, що загальні способи захисту права інтелектуальної власності визначені ч.2 ст. 16 Цивільного кодексу України і ч. 2 ст. 20 Господарського кодексу України.

Наведені у відповідних нормах переліки способів захисту не є вичерпними з огляду на вміщений у ст. 16 Цивільного кодексу України припис про те, що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом, а у ст.20 Господарського кодексу України - положення щодо можливості захисту права і законного інтересу іншими способами, передбаченими законом.

Частиною першою статті 432 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу.

Разом з тим, відповідно до ст. 35 Закону захист прав на винахід (корисну модель) здійснюється у судовому та іншому встановленому законом порядку.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у зв'язку з застосуванням цього Закону.

Суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про: авторство на винахід (корисну модель); встановлення факту використання винаходу (корисної моделі); встановлення власника патенту; порушення прав власника патенту; укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього користування; компенсації.

Отже, законодавець не обмежує способи захисту, а юрисдикція судів поширюються на всі правовідносини, що виникають у зв'язку із застосування Закону, у тому числі щодо внесення змін до формули корисної моделі.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 Господарського кодексу України та ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання є, зокрема, винаходи та корисні моделі, промислові зразки.

За змістом ст.ст. 462, 464 Цивільного кодексу України права інтелектуальної власності на корисну модель засвідчуються патентом.

У статті 1 Закону міститься визначення, за яким винахід (корисна модель) - це результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.

Згідно з частинами другою та п'ятою статті 6 Закону об'єктом винаходу (корисної моделі), правова охорона якому (якій) надається згідно з цим Законом, може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо); процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається формулою винаходу (корисної моделі). Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес Guala Closures International B.V. (Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В.) за захистом якого останнє звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про визнання недійсними змін до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для ємності» за патентом України від 11.03.2014 року №88425 на корисну модель, внесених 12.01.2016 року на підставі заяви власника патенту - иностранного частного производственного унитарного предприятия "Алкопак" (іноземне приватне виробниче унітарне підприємство "Алкопак") про часткову відмову від патенту; та зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести запис до Державного реєстру патентів України на корисні моделі стосовно визнання недійсними відповідних змін до формули корисної моделі за патентом України на корисну модель від 11.03.2014 року №88425 про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність».

Обґрунтовуючи заявлені вимоги, позивач посилався на те, що зміни, внесені у формулу корисної моделі, не відповідають вимогам чинного законодавства України; власник патенту має право повністю або частково відмовитися від патенту; разом з тим, відповідач 2 змінив формулу шляхом її доповнення, а не відмови від частини.

Оскаржуваним рішенням місцевий господарський суд міста Києва задовольнив позовні вимоги Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В. (Guala Closures International B.V.)

Як встановлено місцевим господарським судом та підтверджується наявними в матеріалах справи доказами, Державною службою інтелектуальної власності України на ім'я іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак») було видано патент України № 88425 на корисну модель «Закупорювальний пристрій для ємкості» (заявка від 12.11.1014 року № u201313153 про що здійснено відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність» від 11.03.2014 року № 5).

При цьому, колегія суддів зазначає, що у провадженні господарського суду міста Києва перебувала справа № 910/26928/15 за позовом Guala Closures International B.V. (Гуала Клоужес Інтернешнл Б.В.) до Державної служби інтелектуальної власності України та иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак» (іноземне приватне виробниче унітарне підприємство «Алкопак») про визнання недійсним патенту України № 88425 від 11.03.2014 року на корисну модель «Закупорювальний пристрій для ємкості». Рішенням господарського суду міста Києва від 07.12.2017 року по справі №910/26928/15, залишеним без змін постановою Київського апеляційного суду від 21.03.2018 року, позов задоволено повністю та визнано недійсним вищевказаний патент. Апеляційний суд враховує положення рішення по справі № 910/26928/15 від 07.12.2017 року, яким визнано недійсним повністю патент України № 88425 від 11.03.2014 року на корисну модель «Закупорювальний пристрій для ємкості», при розгляді апеляційної скарги іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак») на рішення господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року у справі № 910/2488/16 та постановленні відповідного рішення за результатами розгляду зазначеної скарги.

З матеріалів справи вбачається, що первісна формула корисної моделі за патентом України № 88425 була така: «Закупорювальний пристрій для ємності, що містить втулку із засобами фіксації на ємності, виливний елемент з виливним отвором для рідини, запірну кришку для закривання ємності, встановлену на вказаний виливний елемент з можливістю відкривання і закривання виливного отвору, основу з сідлом клапана, а також засіб індикації розкриття, що має перший кінець і другий кінець, який відрізняється тим, що запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором, а виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою, яка має центральний отвір для проходу осьового фіксатора запірної кришки, причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента і зафіксований на осьовому фіксаторі запірної кришки.».

Приписами ч. 1 ст. 32 Закону передбачено, що власник патенту в будь-який час може відмовитися від нього повністю або частково на підставі заяви, поданої до установи. Зазначена відмова набирає чинності від дати публікації відомостей про це в офіційному бюлетені установи.

Відповідно до п. 2.5 Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 20.06.2001 року №469 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.07.2001 року за № 558/5749 (зі змінами і доповненнями; далі по тексту - положення), заява про повну або часткову відмову від патенту (деклараційного патенту) подається власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) і містить: номер патенту (деклараційного патенту); номер заявки; дату подання заявки; назву корисної моделі; ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне найменування юридичної особи-власника (власників) й адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту); адресу для листування; обсяг прав, щодо яких здійснюється відмова в разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту); обсяг прав, що залишається (у разі часткової відмови від патенту);

у заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує корисну модель на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від патенту (деклараційного патенту), а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, описаного за борги, до складу якого входять права, що засвідчуються патентом;

заява підписується власником (власниками) патенту (деклараційного патенту). Якщо власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) є юридична особа, то заява підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою;

у разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту) до заяви додається документ про сплату збору за внесення до реєстру змін щодо патенту на корисну модель.

Що ж до патенту України № 88425, то відповідач-2 подав заяву про часткову відмову від патенту та документ про сплату збору за внесення до реєстру змін щодо зазначеного патенту. Вказана заява та додані до неї документи, на думку відповідачів, відповідають встановленим законодавством вимогам.

Разом з тим, після внесення 12.01.2016 року відповідних змін формула корисної моделі викладена таким чином: «Закупорювальний пристрій для ємності, що містить втулку із засобами фіксації на ємності, виливний елемент з виливним отвором для рідини, запірну кришку для закривання ємності, встановлену на вказаний виливний елемент з можливістю відкривання і закривання виливного отвору, основу з сідлом клапана, а також засіб індикації розкриття, що має перший кінець і другий кінець, який відрізняється тим, що запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором як одна деталь, а виливний елемент виконаний з внутрішньою втулкою, яка має центральний отвір для проходу осьового фіксатора запірної кришки, причому перший кінець засобу індикації розкриття розміщений у внутрішній втулці виливного елемента і зафіксований на осьовому фіксаторі запірної кришки.».

Проаналізувавши вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що доводи скаржника, якими обґрунтована апеляційна скарга, та позивача, який заперечує проти її задоволення, по суті зводяться до тлумачення формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для ємності».

Як зазначає представник позивача присутній в суді апеляційної інстанції, вказані зміни внесені з порушенням чинного законодавства України; зазначення у формулі ознаки «як одна деталь» є не відмовою від частини формули, а навпаки її доповненням і по суті визначенням взагалі нової формули корисної моделі.

В свою чергу, представник апелянта вказує на те, що, зазначивши таку ознаку «як одна деталь», формула корисної моделі зазнала зміни в сторону зменшення, тобто по суті відбулася відмова від інших варіантів виконання запірної кришки, а звідси - й зменшення обсягу прав. Окрім цього, з креслень пристрою, які були подані Державній службі інтелектуальної власності України іноземним приватним виробничим унітарним підприємством «Алкопак» для видачі патенту України № 88425, вбачається, що центральна запірна кришка виконана з центральним осьовим фіксатором саме як одна деталь.

Колегія суддів вважає, що у встановленні обставин щодо зміни формули корисної моделі необхідно виходити із понять «правова охорона» та «формула корисної моделі».

За приписами Закону обсяг правової охорони, що надається патентом і від якого власник патенту має право відмовитись частково, визначається виключно ознаками, включеними до незалежних та залежних пунктів формули корисної моделі, а не ознаками, включеними до опису чи креслень корисної моделі.

Визначення поняття «формула корисної моделі» зазначено в правилах складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель (надалі по тексту - правила), затверджених наказом Міністерство освіти і науки від 22.01.2001 року № 22.

Відповідно до п.п. 7.1.1 п. 7.1 вказаних правил, формула винаходу (корисної моделі) призначена для визначення обсягу правової охорони, яка надається патентом. Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його (її) суть і викладатися ясно та стисло (п.п. 7.1.2 п. 7.1 правил).

Згідно із п.п. 7.1.3 п. 7.1 правил, формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть винаходу (корисної моделі), якщо вона містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення зазначеного заявником технічного результату.

Відповідно до пп.п. 7.1.4 п. 7.1 правил формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що містить опис винаходу (корисної моделі).

Характеристика ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) не може бути замінена посиланням на опис чи креслення. Заміна допускається у виняткових випадках, коли неможливо виразити ознаку інакше. Заявник повинен показати, що така необхідність існує (п.п. 7.1.7 п. 7.1 правил).

Саме формула корисної моделі визначає обсяг правової охорони запатентованого пристрою, а тому зміна ознак корисної моделі по суті призводить до зміни обсягу правової охорони, що не передбачено чинним законодавством України.

Колегією суддів було досліджено наявний в матеріалах справи висновок № 067/17 від 18.08.2017 року за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності, відповідно до висновків якої, формула корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 після внесення змін містить ознаки, які були зазначені в описі та кресленнях матеріалів заявки, за якою було видано патент України № 88425; в результаті додавання ознаки корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 не було змінено сутність корисної моделі; об'єкт патентування після внесення змін до формули корисної моделі «Закупорювальний пристрій для пляшки» за патентом України № 88425 не змінився; кількість варіантів здійснення (виконання) корисної моделі за патентом України № 88425 після внесення змін в реєстр патентів на корисні моделі, у зв'язку із частковою відмовою скаржника від патенту № 88425, відомості про які було опубліковано в бюлетені «Промислова власність» № 1 від 12.01.2016 року, порівняно з редакцією формули до такої публікації зменшилась.

Однак, апеляційним суд ставиться критично до вищевказаних висновків за результатами проведеної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності з огляду на наступне.

Експертний висновок - це письмове викладення експертом відомостей про обставини, що мають значення для справи, встановлені експертом на підставі його спеціальних знань і отриманих у результаті проведеного дослідження матеріалів справи, яке ґрунтується на сформульованому в ухвалі суду про призначення експертизи завданні.

Дослідження висновку експерта - це процесуальна дія, спрямована на одержання з висновку експерта відомостей про факти судом і доведення їх до сприйняття учасників процесу. Суд зобов'язаний особисто сприйняти наданий йому висновок експерта з метою його правильної оцінки при винесенні рішення. Досліджуючи висновок експерта, суд повинен перевірити дотримання прав осіб, які беруть участь у справі, під час призначення та проведення експертизи, а також чи було їм надано можливість ознайомитися з висновком експертизи.

Відповідно до ст. 104 Господарського процесуального кодексу України Висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу, згідно якої, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до п.18 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012року №4 «Про деякі питання практики призначення судової експертизи» у перевірці й оцінці експертного висновку судам слід з'ясовувати: чи було додержано вимоги законодавства при призначенні та проведенні експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; компетентність експерта і чи не вийшов він за межі своїх повноважень; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи; обґрунтованість експертного висновку та його узгодженість з іншими матеріалами справи.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази в їх сукупності, зокрема первісну формулу корисної моделі та редакцію формули після внесення змін від 12.01.2016 року і методом порівняння, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції, що на момент винесення оскаржуваного рішення апелянт (відповідач 2) не здійснив часткової відмови від патенту у розумінні приписів ст. 32 Закону, а відтак, фактично вніс зміни до формули корисної моделі доповненням її новою додатковою незалежною ознакою - «як одна деталь».

Доводи та твердження апелянта про те, що відбулася відмова в частині інших варіантів запірної кришки відхиляються апеляційним судом як необґрунтовані, оскільки первісна формула взагалі не містила такої ознаки як кілька, декілька чи багато деталей, тощо, а відтак, первісна формула не містила ознаки пристрою, яка з'явилася шляхом внесення змін 12.01.2016 року. Крім того, колегія суддів відзначає, що з огляду на положення Закону неможливо відмовитись від обсягу правової охорони, якого раніше не було у формулі корисної моделі. Матеріали справи не містять належних та допустимих доказів, у розумінні приписів Господарського процесуального кодексу України, які б підтверджували доводи скаржника. Не надано відповідних доказів і апеляційному суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону установа (служба) забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на корисні моделі, для чого, зокрема забезпечує опублікування офіційних відомостей про названі об'єкти права інтелектуальної власності.

Згідно з п. 4 положення про Державну службу інтелектуальної власності, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 року №436/2011, служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема, організує в установленому порядку експертизу об'єктів права інтелектуальної власності, видає патенти на об'єкти права інтелектуальної власності, веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності, видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 1.2 ст. 1 положення державний реєстр патентів України на корисні моделі - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на корисні моделі та деклараційних патентів України на корисні моделі, які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях.

Пунктом 2.2 статті 2 положення передбачено, що у процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості, зокрема щодо інформації про патенти.

Підставою для внесення відомостей до реєстру відповідно до п. 2.3 ст. 2 положення є, зокрема, рішення судових органів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що позовна вимога до служби є похідною від вимоги про визнання недійсними змін до формули корисної моделі, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог з огляду на їх доведеність та обґрунтованість.

Відповідно до ст. 74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, заслухавши представників сторін, колегія суддів Київського апеляційного господарського суду дійшла висновку, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення було повністю з'ясовано всі обставини справи та надано їм правильну юридичну оцінку. Порушень норм матеріального чи процесуального права, які б могли призвести до зміни чи скасування рішення господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року судовою колегією не встановлено.

Доводи, викладені в апеляційній скарзі, висновків місцевого господарського суду не спростовують, а тому підстав для задоволення апеляційної скарги іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак») судом не вбачається.

В зв'язку з відмовою в задоволенні апеляційної скарги, відповідно до приписів ст. 129 Госпдарського процесуального кодексу України, судові витрати покладаються на апелянта.

Керуючись ст. ст. 269, 270, 275, 276, 282, 283 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу іноземного приватного виробничого унітарного підприємства «Алкопак» (иностранного частного производственного унитарного предприятия «Алкопак») на рішення господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року у справі № 910/2488/16 залишити без задоволення.

2. Рішення господарського суду міста Києва від 28.03.2016 року у справі №910/2488/16 залишити без змін.

3. Матеріали справи № 910/2488/16 повернути до господарського суду міста Києва.

Постанова суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття.

Касаційна скарга на судове рішення подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, що оскаржується, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст постанови складено 14.06.2018

Головуючий суддя А.А. Верховець

Судді О.М. Остапенко

М.Л. Яковлєв