КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

вул. Шолуденка, буд. 1, м. Київ, 04116, (044) 230-06-58 inbox@kia.arbitr.gov.ua

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2018 р. Справа№ 910/6184/16

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Пантелієнка В.О.

суддів: Верховця А.А.

Доманської М.Л.

за участю секретаря Гуліди А.О.,

та представників:

від позивача - Волошин Є.В., Донець Л.І. - дов. б/н від 13.12.2017р.;

від відповідача-3 - Гуньковська М.Д. - дов. №2434-03/300 від 09.08.2017р.,

Потоцький М.Ю. - дов. №2434-03/361 від 06.06.2017р.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Феліцата Україна»

на рішення господарського суду м.Києва від 05.09.2017р.

(повний текст складено 20.09.2017р.)

у справі №910/6184/16 (суддя Мандриченко О.В.)

за позовом ТОВ «Феліцата Україна»

до 1) Державної служби інтелектуальної власності України

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Вітера»

3) Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»

про скасування патентів

ВСТАНОВИВ :

Рішенням господарського суду м.Києва від 05.09.2017р. у справі №910/6184/16 у задоволенні позову ТОВ «Феліцата Україна» відмовлено повністю.

Не погоджуючись з винесеним рішенням суду, ТОВ «Феліцата Україна» подало апеляційну скаргу, в якій просить скасувати рішення господарського м.Києва від 05.09.2017р. у справі №910/6184/16 та ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги Товариства задовольнити в повному обсязі.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 27.11.2017р. відновлено ТОВ «Феліцата Україна» строк подання апеляційної скарги, апеляційна скарга прийнята до провадження і призначена до розгляду на 18.12.2017р.

Відзиви на апеляційну скаргу до апеляційної інстанції не надходили.

Розглянувши доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представників учасників провадження у справі про банкрутство, дослідивши докази, проаналізувавши на підставі встановлених фактичних обставин справи правильність застосування судом першої інстанції норм законодавства, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню з наступних підстав.

З 15.12.2017р. набрав чинності Господарський процесуальний кодекс України в редакції Закону України від 03.10.2017р. № 2147-VIII (далі - ГПК України).

Відповідно до пп. 9 п. 1 розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до вимог ч.1 ст.269 ГПК України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

ТОВ "Феліцата Україна" звернулось до господарського суду міста Києва із позовом про скасування патентів на промисловий зразок "Етикетка "Лактузан DUO" № 29708 та промисловий зразок "Етикетка "VITERA" № 29722, виданих Державною службою інтелектуальної власності України.

Позов мотивовано невідповідністю промислових зразків умовам патентноздатності за ознакою "новизна"; заявки на отримання спірних патентів були подані під час розгляду адміністративного спору у справі № 826/7953/13-а за позовом ТОВ "Феліцата Україна" до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання протиправним та скасування свідоцтва України від 28.08.2010р. № 127806 на знак для товарів і послуг; зображення на промислових зразках № 29708 та № 29722 є тотожними та схожими настільки, що їх можна сплутати між собою, тоді як автори промислових зразків різні. Позивач посилався на порушення законодавства власником патенту на промисловий зразок № 29722, а саме: привласнення авторства зображення, яке належить в Україні іншій особі - власнику патенту на промисловий зразок № 29708, зокрема, ст. 52-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ТОВ "Вітера" 09.10.2014 року звернулося до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з заявкою № s2014 02099 для отримання патенту на промисловий зразок етикетка "ЛАКТУЗАН DUO" (кольори: 1-й варіант - блакитний, бірюзовий, жовтий, чорний; 2-й варіант - блакитний, бірюзовий, жовтий, чорний), авторства Федоненка Ігоря Володимировича.

17.04.2015р. ТОВ "Вітера" звернулося до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності з заявкою № s 2015 00578 для отримання патенту на промисловий зразок етикетка "VITERA" (кольори: чорний , темно-зелений, сірий, блакитний, бірюзовий, жовтий, білий), авторства Александр Волінек.

20.05.2015р. Державним підприємством "Український інститут інтелектуальної власності" було надано висновок про видачу патенту на промисловий зразок № 11319/4 за вищевказаною заявкою від 09.10.2014р. № s 201402099, а також висновок про видачу патенту на промисловий зразок № 13036 за заявкою від 14.04.2015р. № s 2015 00578.

25.06.2015р. в офіційному бюлетені відомостей про видачу патенту на промисловий зразок № 12 було опубліковано відомості про видачу патенту № 29708 на етикетку "ЛАКТУЗАН DUO" та № 29722 на етикетку "VITERA" за заявками Товариства з обмеженою відповідальністю "Вітера".

Згідно ст.73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Відповідно до ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ст.86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

В матеріалах справи відсутні жодні докази відносно тверджень ТОВ "Феліцата Україна" на те, що ТОВ "Вітера" своїми недобросовісними діями порушувало права та охоронювані законом інтереси позивача, оскільки значно раніше від дати подання відповідачем-2 заявок на реєстрацію промислових знаків, позивач розробив своєю творчою діяльністю ТМ "Лактусан", якою маркував продукцію, здійснював виготовлення, реалізацію та відповідне рекламування під цією ТМ продукції, яка вже отримала певну популярність на ринку і певне визнання споживачів, на що було вірно вказано місцевим судом.

В матеріалах справи відсутні докази того, що ТОВ "Феліцата Україна" виготовляє продукцію "Лактусан", здійснює її рекламування і реалізацію, що позивач має зареєстрований знак та свою продукцію та свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Місцевим судом правильно встановлено, що ТОВ "Вітера" (юридична особа за законодавством України) зареєстроване Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 24.12.2002р. є виробником комбінованого відновлюючого пребіотичного комплексу з хітозаном та лактулозою "ЛАКТУЗАН DUO", що за своїми властивостями є ентеросорбентом та випускається у вигляді капсул з 2010 року.

Комбінований відновлюючий пребіотичний комплекс з хітозаном та лактулозою "ЛАКТУЗАН DUO" виготовляється технічними умовами 15.8-32304682-001:2006, має відповідні критерії безпеки згідно з сертифікатом якості та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.03.2010 № 05.03.02- 04/13713.

Як вказує відповідач-2 у назві препарату, що ним виробляється, слово "лактузан" використовується через те, що основним компонентом препарату є лактулоза, а позначення у назві на "лактузан" на один з основних компонентів препарату є орієнтиром для споживача щодо властивостей препарату.

З матеріалів справи вбачається, що ТОВ "Вітера" товар реалізує оптовими партіями виключно через свого офіційного дистриб'ютора Товариство з обмеженою відповідальністю "Югмедконтракт" на підставі договору поставки від 17.04.2014р. № 170414-004. У своїй діяльності відповідач-2 використовує знак на товари та послуги, що зареєстрований за № 127806 від 25.08.2010р. на ім'я Федоненка Ігоря Володимировича на підставі ліцензійного договору про надання дозволу на використання об'єкта права інтелектуальної власності від 25.08.2010р.

Суд першої інстанції правильно зазначив, що посилання позивача і його твердження про те, що відповідач-2 порушував його права та законні інтереси не були доведені належними і допустимими доказами. Позивачем не було доведено самих підстав вважати, що його права могли бути порушені відповідачем-2, оскільки ТОВ "Феліцата Україна" не було підтверджено обставин, на які воно посилалося (виготовлення продукції, реалізації, рекламування, наявності свідоцтва на знак для товарів і послуг).

Місцевий суд законно відхилив посилання позивача на судове рішення Окружного адміністративного суду міста Києва у справі № 826/7953/13-а за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Феліцата Україна" до Державної служби інтелектуальної власності України про визнання протиправним та скасування свідоцтва України від 28.08.2010р. № 127806 на знак для товарів і послуг і постанову Київського апеляційного адміністративного суду у цій же справі, оскільки їх було скасовано ухвалою Вищого адміністративного суду України від 20.10.2015р., а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції, у ході якого позов ТОВ "Феліцата Україна" було залишено без розгляду ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 18.12.2015р.

Матеріалами справи не підтверджуються факти порушення прав чи законних інтересів ТОВ "Феліцата Україна" відповідачами у зв'язку з наявністю у ТОВ "Вітера" оскаржуваних патентів або ж загрози їх порушення.

Місцевим судом правильно зазначено, що заявлений ТОВ "Феліцата Україна" позов не містить опису порушень, конкретного переліку загроз, визначення того, яким чином порушуються права та інтереси позивача через наявність у відповідача-2 патентів на промисловий зразок № 29708 та № 29722.

Чинним законодавством під промисловим зразком розуміється результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання (ст. 1 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

Об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та ергономічних потреб (ч. 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки").

У ч. 1, ч. 6 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" закріплено, що правова охорона надається промисловому зразку, що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоспроможності. Обсяг правової охорони, що надається, визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією внесеного до Реєстру зображення виробу.

Відповідно до ч. 1 ст. 461 Цивільного кодексу України промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим.

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчується патентом (ч. 1 ст. 462 Цивільного кодексу України).

Статтею 10 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" визначено, що право на одержання патенту на промисловий зразок, створений роздільною працею, належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною, не відкликана або за нею Установою не прийняте рішення про відмову у видачі патенту, можливості оскарження якого вичерпані.

Відповідно до ст. 2 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на промислові зразки, для чого організовує приймання заявок, проведення їх експертизи, приймає рішення щодо них, видає патенти на промислові зразки, забезпечує їх державну реєстрацію, забезпечує опублікування офіційних відомостей про промислові зразки.

Згідно з п. 8 ст. 14 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" під час проведення експертизи встановлюється дата подання заявки на підставі ст. 12 цього Закону визначається, чи належить об'єкт, що заявляється, до об'єктів, зазначених у п. 2 ст. 5 цього Закону, заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам ст. 11 цього Закону та правилам, встановленим на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на відповідність встановленим вимогам.

Виходячи з положень Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" та Правил розгляду заявки на промисловий зразок, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 18.03.2002р. № 198 на підставі рішення про видачу патенту на промисловий зразок та за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про його видачу здійснюється публікація в офіційному бюлетені відомосте про видачу патенту. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності здійснює державну реєстрацію патенту на промисловий зразок, для чого вносить до Державного реєстру патентів України на промислові зразки відповідні відомості.

При цьому, стала в Україні та у більшості країн світу система експертизи промислових зразків передбачає проведення лише формальної експертизи заявки на промисловий зразок, що полягає у перевірці виключно того, чи відповідає заявка формальним вимогам, встановленим Законом України "Про охорону прав на промислові зразки" та зазначеними вище Правилами. Натомість, кваліфікаційна експертиза промислового зразка на предмет дотримання умов правової охорони, зокрема, дотримання вимоги новизни, не проводиться, що відповідає ч. 1 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", де закріплено, що патент видається під відповідальність його власника без гарантії чинності патенту.

Матеріалами справи підтверджується, що видача ТОВ "Вітера" оскаржуваних патентів відбувалася з дотриманням наведених приписів законодавства щодо його документального оформлення заявою та приєднання необхідних платіжних документів.

За наведених обставин, дії відповідача-1 щодо видачі патентів № 29708 та № 29722 є такими, що повністю відповідають чинному законодавству України, у зв'язку з чим підстави для задоволення позовних вимог відсутні.

Статтею 469 Цивільного кодексу України унормовано, що права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Судом першої інстанції обґрунтовано не було встановлено беззаперечних підстав вважати доведеними і обґрунтованими обставини, які позивач поклав в основу свого позову.

Згідно з п.п. "а" та "б" ч. 1 ст. 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" патент може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності запатентованого промислового зразка умовам патентоспроможності, визначеним цим Законом, у разі видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Крім того, позивачем було обрано невірний спосіб захисту своїх прав, оскільки суд не може скасовувати Патенти на промислові зразки №№29708 і 29722, а може визнавати їх недійсними.

На названу обставину місцевий суд уваги не звернув і не послався в мотивах прийнятого рішення.

За таких обставин, Київський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга ТОВ «Феліцата Україна» підлягає частковому задоволенню, а рішення суду першої інстанції від 05.09.2017р. в частині мотивувального обґрунтування необхідно змінити.

В решті рішення господарського суду м.Києва від 05.09.2017р. є законним та обґрунтованим, а тому його необхідно залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 129, 240, 269, 270, 275, 276, 282, 283 ГПК України, Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу ТОВ «Феліцата Україна» задовольнити частково, змінивши рішення господарського суду м.Києва від 05.09.2017р. по справі №910/6184/16 в частині мотивувального обґрунтування.

В решті оскаржуване рішення господарського суду м.Києва від 05.09.2017р. залишити без змін.

Справу №910/6184/16 повернути до господарського суду м. Києва.

Постанова апеляційного господарського суду набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до Верховного Суду у порядку та строк, передбачений ст. 288 ГПК України.

Повний текст постанови складений та підписаний 25.01.2018р.

Головуючий суддя В.О. Пантелієнко

Судді А.А. Верховець

М.Л. Доманська