ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2017 року

Справа № 906/395/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

Головуючого судді

Корсака В.А.

суддів

Грека Б.М., Палія В.В.

розглянувши матеріали касаційної скарги

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

на постанову

Рівненського апеляційного господарського суду від 08.06.2017

у справі

№ 906/395/16 Господарського суду Житомирської області

за позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст"

до

Закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача

1.ОСОБА_11; 2.Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп"

про

заборону використовувати торгівельні марки, знаки та вчинити певні дії

в судовому засіданні взяли участь представники :

- позивача

Соломонюк С.А.,

- відповідача

Пятаков Є.В.,

- третьої особи -1

не з'явився

- третьої особи -2

Соломонюк С.А.

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2016 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" звернулось до Господарського суду Житомирської області з позовом до Закритого акціонерного товариства "Житомирські Ласощі", в якому просило:

- заборонити відповідачу використовувати торгівельні марки та знаки позивача, а саме: Батончик; Хрусткий батончик; Золоте кільце - Golden Ring;

- заборонити відповідачу використовувати торгову марку "Барин", яка не має відрізняльної характеристики з торговою маркою позивача "Барон" та буде вводити споживачів в оману стосовно виробника товару;

- зобов'язати відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикеткою позивача, а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Печиво Марія; Печиво Золоте кільце;

- заборонити відповідачу використовувати "паторн" позивача;

- зобов'язати відповідача знищити цукерки та печиво в етикеті схожому до ступеня змішування: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Марія; Золоте кільце.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 31.03.2017 (суддя Сікорська Н.А.) позов задоволено частково; заборонено Закритому акціонерному товариству "Житомирські ласощі" використовувати торгівельну марку та знак позивача Золоте кільце - Golden Ring; стягнуто з відповідача на користь позивача 459,34 грн. судового збору та 3 615,54 грн. витрат на проведення судової експертизи; в решті позову відмовлено.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 (головуючий суддя Василишин А.Р., судді: Бучинська Г.Б., Філіпова Т.Л.), рішення місцевого господарського суду скасовано в частині щодо заборони Закритому акціонерному товариству "Житомирські ласощі" використовувати торгівельну марку та знак Золоте кільце - Golden Ring; прийнято в цій частині нове рішення, яким відмовлено у позові; в решті рішення залишено без змін.

Не погоджуючись з прийнятими у справі судовими рішеннями, Товариство з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить їх скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити повністю.

У зв'язку з перебуванням судді Селівненка В.П. на лікарняному, здійснено автоматичну зміну складу колегії суддів та сформовано колегію суддів для розгляду даної справи у наступному складі: головуючий - Корсак В.А., судді - Грек Б.Н., Палій В.В. (протокол від 23.10.2017).

Відповідач та треті особи у справі не скористались правом, наданим статтею 111^{2 Господарського процесуального кодексу України, не надіслали не надіслали відзиви на касаційну скаргу, що в силу положень зазначеної статті не перешкоджає перегляду судового акту, що оскаржується.}

ОСОБА _11 (третя особа-1) не реалізував процесуальне право на участь у судовому засіданні суду касаційної інстанції 07.11.2017, хоча про час та місце його проведення був повідомлений належним чином.

Перевіривши доводи касаційної скарги, юридичну оцінку встановлених фактичних обставин, проаналізувавши правильність застосування господарськими судами норм матеріального та процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Учасники судового процесу брали участь у судовому засіданні 07.11.2017 в режимі відеоконференції.

У справі, яка переглядається, суди попередніх інстанцій встановили, що 26.11.2015 між Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" укладено договір оренди №162 цілісного майнового комплексу підприємства, за умовами якого Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" передало, а позивач прийняв в строкове платне користування об'єкти нерухомого майна, що входять до цілісного майнового комплексу, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Щорса, 67.

Також , 26.11.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖЛ" та позивачем укладено договір № 246 з додатковою угодою № 1 до договору, за умовами пункту 1.1. якого Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" зобов'язалось передати у власність, а позивач прийняти та оплатити на умовах викладених в даному договорі етикет з кондитерських виробів (надалі-товар). Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" разом з етикетом передає Позивачу всі майнові та немайнові права інтелектуальної власності, які належать Товариству з додатковою відповідальністю "ЖЛ" на увесь існуючий товар, а саме візуальне оформлення товару, всі зображення, візерунки, малюнки, поєднання кольорів і т.д. (том 1 а.с. 46-47,49).

Згідно з пунктом 2.2. цього договору, кількість товару, який продається за даним договором складає 6 942 315 шт. та 174 855 кг., загальною вартістю 19 928 889 грн.

На виконання умов даного договору між позивачем та Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" підписано акт прийому-передачі від 26.11.2015, за яким позивач прийняв товар в кількості 6 942 315 шт. та 174 855 кг., загальною вартістю 19 928 889 грн. (том 1 а.с 48).

На підтвердження отримання позивачем етикету за вищевказаним договором останнім було надано бухгалтерську довідку, згідно з якою 26.11.2015 позивачем отримано та поставлено на облік етикет за актом прийому-передачі до договору №246 від 26.11.2015 у кількості 6 972 315 шт. та 174 855 кг. (том 2 а.с. 41-64).

Як зазначав позивач під час розгляду справи у судах попередніх інстанцій, розрахунки за договором № 246 від 26.11.2015 між сторонами було проведено шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, про що між Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" та позивачем було укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2015 (том 2 а.с. 40).

Разом з тим, на запит місцевого господарського суду Головним управлінням ДФС України в Житомирській області були направлені копії податкових декларацій по запитуваним контрагентам, з яких не вбачається факту відображення в податковому обліку операцій по вищевказаним договорам (том 2 а.с 110-122; 134-247; 1-55).

Також судами встановлено, що 09.09.2015 між Товариством з додатковою відповідальністю "ЖЛ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп" (третя особа-2) укладено договір про передачу права власності на знак для товарів і послуг (том 2 а.с. 8-11).

Згідно з пунктом 1.1. даного договору Товариство з додатковою відповідальністю "ЖЛ" передало Товариству з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп" право власності на низку знаків для товарів і послуг, в тому числі на знак для товарів і послуг "Золоте кільце/Golden ring", свідоцтво України на знак для товарів і послуг №192303, іменований далі "Знак 12", стосовно всіх товарів 30 класу МКТП, що вказані у вищезазначеному свідоцтві.

Умовами цього договору також визначено, що третя особа-2 має право продавати або відчужувати будь-яким способом, а також здавати в оренду (майновий найм, прокат) всі або частину придбаних за цим договором прав на знак.

В подальшому, 24.10.2015 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Капітал Груп" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Ренесанс Траст" укладено ліцензійний договір, відповідно до умов якого третя особа-2 є власником знаків для товарів і послуг, в тому числі за заявкою m 2013 13501 на знак Золоте кільце/Golden ring (цветная), № свідоцтва 192303 (том 1, а.с. 89-92).

Пунктом 1.1. договору передбачено, що третя особа-2 надає позивачу, а позивач приймає від третьої особи-2 на термін дії даного договору і за винагороду повну не виключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг приведених у договорі.

Судами попередніх інстанцій також встановлено, що відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 25.02.2013 ОСОБА_11 (третя особа-1 у справі) є власником знаку "ІНФОРМАЦІЯ_1", за яким надано охорону знаку із зазначенням кольору чи поєднання кольорів, що охороняються: червоний, жовтий, коричневий, чорний, білий (том 1, а.с. 121-122).

Відповідно до свідоцтва на знак для товарів і послуг № 190207 від 26.08.2014 третя особа-1 є власником знаку "Білочка з горішком" (том 1 а.с. 115-116).

Водночас 23.07.2015 третьою особою-1 подано до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" заявку № m2015 11918 "Про реєстрацію зображувального знаку для товарів і послуг" (том 1, а.с. 161).

В свою чергу, 26.10.2015 між третьою особою-1 та позивачем було укладено ліцензійний договір, за умовами якого третя особа-1 надає позивачу, а позивач приймає від третьої особи-1 на термін дії даного договору і за винагороду, повну не виключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг, приведених у вступній частині договору, в тому числі на торгові знаки "ІНФОРМАЦІЯ_1" "Білочка з горішком" та "Патторн" (том 1 а.с. 85-88).

Як встановлено судами та вбачається з матеріалів справи, 18.12.2015 третьою особою-1 до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" подано заявку №m2015623483 на знак для товарів і послуг "Хрусткий!батончик" (том 1 а.с. 162).

Також , 18.12.2015 між третьою особою-1 та позивачем укладено ліцензійний договір, за яким третя особа-1 надає позивачу, а позивач приймає від третьої особи-1 на термін дії даного договору і за винагороду, повну не виключну ліцензію (право) на використання не зареєстрованих знаків для товарів і послуг, в тому числі на "Хрусткий батончик" за заявкою № m2015623483" (том 1 а.с. 155-158).

Крім того, 02.06.2016 третьою особою-1 було подано заявку до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) № m2016 12205 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні "Барон" та заявку № m2016 12206 про реєстрацію знака для товарів і послуг в Україні "Батончик (том 1, а.с. 162, 163).

02.06.2016 між третьою особою-1 та позивачем було укладено Ліцензійний договір відповідно до пункту 1.1 якого третя особа-1 надає позивачу, а позивач приймає на термін дії даного договору і за винагороду, повну не виключну ліцензію (право) на використання не зареєстрованих знаків для товарів і послуг приведених вище (том 1 а.с. 159-160).

Умовами пункту 5.1 даного договору визначено, що договір починає діяти з моменту його підписання сторонами, тобто з 02.06.2016 та діє до 31.12.2017.

Як зазначав позивач, внаслідок незаконного використання відповідачем етикету, торгових марок та торгових знаків позивача, права на які позивач має на підставі ліцензійних договорів, відповідачем порушуються інтелектуальні права останнього, що і стало підставою для звернення до суду з даним позовом.

Відповідно до статті 11 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України) цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини. Правочин, різновидом якого є договори - основний вид правомірних дій це волевиявлення осіб, безпосередньо спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. При цьому стаття 12 ЦК України передбачає, що особа здійснює свої цивільні права вільно на власний розсуд.

Частиною 1 статті 15 ЦК України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до статті 1109 ЦК України за ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог цього Кодексу та іншого закону. У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

За приписами частини 3 статті 418 ЦК України право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Відповідно до частини 1 статті 155 Господарського кодексу України (далі за текстом - ГК України), частини 1 статті 420 ЦК України до об'єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Згідно зі статтею 492 ЦК України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", який є спеціальним законом, що застосовується в даних правовідносинах, визначає, що знаком є позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 2 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Частиною 3 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також встановлено, що право власності на знак засвідчується свідоцтвом.

Згідно частини 4 статті 5 названого Закону обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Розглядаючи спір в частині вимоги позивача про заборону відповідачу використовувати торгівельну марку та знак Золоте кільце - Golden Ring, суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для задоволення позову виходячи з наступного.

Відповідно до частини 3 статті 157 ГК України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торгівельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торгівельної марки без його дозволу.

Водночас пунктом 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або якщо було заявлено пріоритет до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частини 1 та 2 статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торгівельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з частиною 1 статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торгівельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є:

- право на використання торговельної марки;

- виключне право дозволяти використання торговельної марки;

- виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Приписами статті 500 ЦК України визначено, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Отже , відповідно до викладених приписів чинного законодавства України, право попереднього використання виникає з факту використання ним торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на торгівельну марку. При цьому наведена норма не містить посилань (зазначень, вказівок) стосовно того чи іншого "способу" використання торговельної марки попереднім користувачем.

Разом з тим, як встановлено судом апеляційної інстанції, упродовж здійснення своєї господарської діяльності, відповідач здійснював значну та серйозну підготовку до використання торгівельної марки Золоте кільце - Golden Ring, починаючи з липня місяця 2001 року, що підтверджується, зокрема:

- копією рецептури на печиво "Золоте кільце" від 31.07.2001 (ДСТУ 3781-98), яка затверджена головою дегустаційної комісії Державного департаменту ЗАТ "Укркондитер" (том 4 а.с. 14);

- копією витягу з протоколу №8 від 12.07.2001 засідання центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії по визначенню якості кондитерських та харчоконцентратних виробів, що затверджено наказом Державного департаменту Мінагрополітики України №51 від 29.12.2000 (том 4 а.с. 28-30);

- копією рецептури на печиво "Золоте кільце" (з ароматом крем-брюле) від 14.05.2004 (ДСТУ 3781-98), яка затверджена технічним директором Державного департаменту ЗАТ "Укркондитер" (том 4 а.с. 12);

- копією рецептури на печиво "Золоте кільце" (з ароматом мигдалю) від 14.05.2004 (ДСТУ 3781-98), яка затверджена технічним директором Державного департаменту ЗАТ "Укркондитер" (том 4 а.с. 13);

- копією витягу з Протоколу №5 від 13.05.2004 засідання центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії по визначенню якості кондитерських та харчоконцентратних виробів, що затверджено наказом Державного департаменту Мінагрополітики України №51 від 29.12.2000 стосовно печива "Золоте кільце" (з ароматом крем-брюле та мигдалю) (том 4 а.с. 31-32);

- повідомленням-клопотанням відповідача від 14.05.2004 до Державного департаменту ЗАТ "Укркондитер" про розгляд нових видів кондитерських виробів, в тому числі печива "Золоте кільце" (том 4 а.с. 33).

Окрім цього, 21.03.2003 відповідач звернувся до Українського інституту інтелектуальної власності про реєстрацію знаку "Золоте кільце", що підтверджується наявною в матеріалах справи заявою з бази даних Українського інституту інтелектуальної власності (том 4 а.с. 178).

Водночас свідоцтвом товару №192-468 від 06.06.2005: Печиво "Золоте кільце" в міжнародній системі EAN·UCC було присвоєно ідентифікаційний номер: 4823003104553 (том 4 а.с. 38).

В подальшому, 17.10.2005 на ім'я відповідача було зареєстровано знак "Золоте кільце".

Частиною першою статті 432 ЦК України визначено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності, відповідно до статті 16 ЦК України.

В той же час, згідно з приписами частини 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

У пункті 61 постанови пленуму Вищого господарського суду України №12 від 17.10.2012 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз'яснено, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Право попереднього користувача виникає з факту використання ним знака для товарів і послуг до дати подання заявки власником свідоцтва на знак, або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки. Якщо стороною у справі не доведено обставин, що свідчать про добросовісне використання нею знака для товарів і послуг в Україні або здійснення значної і серйозної підготовки до такого використання до дати подання іншою стороною заявки на цей знак, у господарського суду відсутні підстави для висновку про наявність права попереднього користувача на відповідний знак.

При цьому відхиляючи доводи позивача про відсутність підстав для застосування до спірних правовідносин положень статті 500 ЦК України, суд апеляційної інстанції обґрунтовано виходив з обставин не доведеності факту передачі відповідачем по договору щодо торгової марки "Золоте кільце" (при дії першого свідоцтва, котре видавалось відповідачу) підприємства чи ділової практики.

Таким чином, судом апеляційної інстанції встановлено, що до того, як відповідач зареєстрував первинно торгову марку "Золоте кільце" (і до того ж як заявив пріоритет на неї), відповідач здійснив значну та серйозну підготовку до використання даної торгової марки, що підтверджує його право попереднього користування.

Відтак , з моменту первинної реєстрації свідоцтва відповідача, його право попереднього користувача не нівелювалось і не зникло.

З огляду на що, встановивши належним чином обставин, пов'язані з реалізацією відповідачем права попереднього користування торговельною маркою "Золоте кільце", суд апеляційної інстанції дійшов обґрунтованого висновку про наявність підстав для скасування рішення суду першої інстанції в частині заборони відповідачу використовувати торговельну марку "Золоте кільце - Golden Ring".

Розглядаючи позовні вимоги про заборону відповідачу використовувати торговельні марки та знаки позивача "Батончик ", "Хрусткий! Батончик" та "Барин", суди попередніх інстанцій дійшли висновку про те, що дані вимоги не ґрунтуються на вимогах чинного законодавства, оскільки позивач отримав не виключну ліцензію щодо знаків на товари та послуги "Батончик", "Хрусткий!Батончик" та "Барон", права на які належать третій особі-1 на підставі заявок № m 2015 23483 від 18.12.2015., № m 2016 12206 та № m 2016 12205 від 02.06.2016 (т.1 а.с. 162 -163).

Судами встановлено, що позивач права на вищевказані торгові знаки отримав від третьої особи-1 на підставі ліцензійних договорів від 18.12.2015 (щодо знаку "Хрусткий! Батончик") та від 02.06.2016 (щодо знаку "Батончик" та "Барон") (т. 1 а.с. 156-158, 159-160).

Відповідно до частини 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.

Аналіз норм статті 16 вищевказаного Закону свідчить про те, що право на охорону знаку має саме власник свідоцтва, або особа за відповідним дозволом (ліцензією). Подання особою заявки на отримання свідоцтва не надає права такій особі, зокрема, на звернення до суду з вимогами щодо надання правової охорони відповідному знаку, оскільки такими правами наділений виключно власник свідоцтва знаку для товарів і послуг, а не особа, яка подала відповідну заявку.

Судами встановлено, що станом на момент звернення з позовом до суду першої інстанції третя особа-1 не набула статусу власника свідоцтва.

Крім того, судами встановлено те, що позивач отримав право на використання незареєстрованого знаку для товарів і послуг "Батончик" за заявкою m 2016 12206 та "Барон" за заявкою m 201612205 за ліцензійним договором, укладеним з третьою особою-1 02.06.2016, тобто за договором, який укладено між позивачем та третьою особою-1 після звернення до суду.

Отже , на момент звернення з даним позовом до суду позивач не був наділений будь-якими правами щодо торговельного знаку "Батончик" та "Барон", що вказує на те, що права позивача діями відповідача не могли бути порушені.

При цьому судами також враховано, що відповідно до інформації, яка міститься в он-лайн базі ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (Укрпатент) та знаходиться в матеріалах справи, заявка № m 2015 23483 (позначення "Хрусткий! Батончик") є незареєстрованою, заявки № m 2016 12206 (позначення "Батончик") та № m 2016 12205 (позначення "Барон") з 12.08.2016 вважаються відкликаними (а.с. 125-130 т. 4).

Окрім цього, судом апеляційної інстанції було також надано оцінку доказам, щодо використання відповідачем торгових марок, що містять назви "Батончик" (з різними добавляннями слів), "Барон", та встановлено обставини (за аналогічного обґрунтування, наведеного вище щодо торгової марки "Золоте кільце") наявності у відповідача права попереднього користування на ці торгові марки (т. 4 а.с. 1, 15, 16,18, 21, 22, 23, 26-27, 35-36, 37).

За таких обставин, встановивши те, що діями відповідача не порушені права позивача стосовно знаків на товари та послуги "Батончик", "Хрусткий! Батончик" та "Барон", суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про відсутній підстав для задоволення позову в цій частині.

В частині вимоги позивача про заборону відповідачу використовувати "паторн" позивача, суди попередніх інстанцій виходили з наступного.

Обґрунтовуючи дану вимогу позивач зазначав про те, що отримав повну не виключну ліцензію (право) на використання знаків для товарів і послуг - "паторн" на підставі ліцензійного договору від 26.10.2015 (том 1 а.с. 85-88).

Судами встановлено, що 23.07.2015 третьою особою-1 було подано заяву до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" № m2015 11918 на зображувальний знак для товарів і послуг (паторн). Свідоцтво за даною заявою станом на момент укладення ліцензійного договору та на момент звернення до суду третьою особою-1 не отримано.

Як вже зазначалось, нормами Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" передбачено, що тільки власнику свідоцтва надається виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак.

За таких обставин, оскільки третьою особою-1 не отримано свідоцтва на зображувальний знак для товарів та послуг (паттерн), відповідно вона не набула статусу власника такого знаку.

Крім того, відповідно до висновку проведеної експертизи об'єктів інтелектуальної власності "паторн" Товариства з додатковою відповідальністю "ЖЛ", який використовується позивачем, та "паторн", який використовується відповідачем, зразки яких знаходяться в матеріалах справи (том 1 а.с. 33-34), не є візуально схожі, а також схожі настільки, що їх можна сплутати (том 3 а.с. 136).

Враховуючи встановлені обставини, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку про те, що позовні вимоги позивача щодо захисту свого порушеного права, пов'язаного із використанням відповідачем зображувального знаку на товари і послуги (паторн) є безпідставними та необґрунтованими, а відтак такими, що не підлягають задоволенню.

Стосовно вимог позивача про зобов'язання відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом позивача, а саме: Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Печиво Марія; Печиво Золоте кільце та знищення цукерок та печива в етикеті схожому до ступеня змішування Суперово; Згущонка; БатонChiк; БатонChiк хрусткий; Ірис ам-ням; Барин; Печиво Марія; Золоте кільце, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до приписів статті 432 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого права інтелектуальної власності відповідно до статті 16 цього Кодексу. Суд у випадках та в порядку, встановлених законом, може постановити рішення, зокрема, про:

- застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної власності та збереження відповідних доказів;

- зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;

- вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

- вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності, або вилучення та знищення таких матеріалів та знарядь;

- застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням вини особи та інших обставин, що мають істотне значення;

- інтелектуальної власності та зміст судового рішення щодо такого порушення.

В силу приписів частини 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону.

Згідно з частиною 2 статті 20 названого Закону на вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки; власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати; вимагати поновлення порушених прав власника свідоцтва може за його згодою також особа, яка придбала ліцензію.

Вищевказані норми визначають право особи, наділеної правом інтелектуальної власності, звернутися до суду з позовом з метою захисту свого права інтелектуальної власності, в тому числі застосування негайних заходів щодо запобігання порушення права інтелектуальної власності. Реалізація такого права може виражатись в тому числі і шляхом заборони (вимоги щодо припинення) виготовлення, зберігання та реалізації продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом власника права інтелектуальної власності.

В той же час, ЦК України та Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" містять різні визначення права захисту інтелектуальної власності в позовах щодо знищення товарів (та попереднього вилучення з цивільного обороту), котрі виготовлені або введені в цивільний оборот з порушенням права власності, адже в Цивільному кодексі міститься визначення, що має більш широку можливість тлумачення, а ніж та, що наведена у спеціальному Законі.

На відміну від висновку суду першої інстанції, колегія суддів погоджується з судом апеляційної інстанції щодо наявності у чинному законодавстві можливості захисту такого права, про захист якого просив позивач в даних частинах позовних вимог.

Колегія суддів зазначає, що при розгляді зазначених позовних вимог необхідно керуватись в першу чергу спеціальним законом - Законом України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", котрий передбачає право на усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення.

При цьому безпосередньо про знищення усього товару можливо заявляти позов лише у тому випадку, коли позначення не можливо відділити від товару, котрий виготовлений з порушенням права інтелектуальної власності.

Водночас у випадку встановлення того, що етикет чи знак можна знищити без знищення товару, така обставина не є підставою для відмови в позові про знищення товару, а є підставою для часткового задоволення такого позову.

Поряд з цим, для задоволення такого позову необхідні ще й такі передумови, як наявність у сторони, що заявляє про порушення свого права, факту наявності такого права (відповідного свідоцтва) на момент звернення до суду (з урахуванням статті 1 ГПК України); відсутності у сторони, до якої пред'явлений позов, права попереднього користувача.

Як уже зазначалось, судом апеляційної інстанції встановлено факт наявності у відповідача права попереднього користувача на торговельні марки: печиво "Золоте кільце", цукерок "Барон", а також право попереднього користування на торговельну марку, схожу із торговельною маркою позивача, що містить назву "Батончик".

Разом з тим, як вже зазначалось та встановлено судами попередніх інстанцій, на час вирішення спору у суді першої інстанції у позивача не існувало зареєстрованого права (свідоцтва) щодо знаків "Батончик", "Хрусткий батончик", та "Барон".

З огляду на що, висновок суду апеляційної інстанції про відмову у позові щодо вимог позивача про зобов'язання відповідача припинити виготовлення, зберігання та реалізацію продукції в етикеті, схожому до ступеня змішування з етикетом позивача, а саме - "БатонChik", "БатонChik хрусткий", "Барин", печиво "Золоте кільце"; знищення цукерок та печива в етикеті схожому до ступеня змішування - "БатонChik", "БатонChik хрусткий", "Барин", печиво "Золоте кільце" визнається колегією суддів правомірним.

Окрім цього, судом апеляційної інстанції також встановлено наявність у відповідача права попереднього користування щодо торговельних марок "Печиво Марія" та "ІНФОРМАЦІЯ_1" (за захистом права на котрі позивач просив зобов'язати відповідача припинити виготовлення, зберігання, реалізацію, а також знищити цукерки "Суперово").

Дане підтверджується наявними у справі доказами, яким була надана оцінка судом апеляційної інстанції, в тому числі: рецептурою, затвердженою 16.02.2006 (том 4 а.с. 7-10), витягом з протоколу №2 (том 4 а.с. 24-25), свідоцтвом №192-502 від 08.06.2005 (том 4. а.с. 39), заявками від 16.05.2006 та від 29.03.2006 (том 4, а.с. 57-58).

Водночас судом апеляційної інстанції встановлено наявність у відповідача права інтелектуальної власності на торговельну марку "Суперово", що підтверджується наявним в матеріалах справи ліцензійним договором від 19.01.2016, а відтак і законність користування останнім даною торговою маркою (том 1 а.с. 177-180).

При цьому надавши оцінку доводам позивача, суд апеляційної інстанції визнав недоведеними належними та допустимими доказами (в тому числі і ліцензійними договорами) права позивача щодо торговельних марок "Згущонка", "Ірис ам-ням", печиво "Марія".

За таких всиновлених обставин, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновком суду апеляційної інстанції про наявність підстав для часткового скасування рішення суду першої інстанції в частині задоволених вимог та відмови у позові в повному обсязі з мотивів, наведених у постанові суду апеляційної інстанції.

Таким чином, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що під час розгляду справи судом апеляційної інстанції фактичні обставини справи встановлено на основі повного, всебічного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки апеляційного господарського суду відповідають цим обставинам і їм надана вірна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.

Відповідно до приписів статті 111^{7 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх. Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.}

В своїй касаційній скарзі скаржник фактично просить вирішити питання про достовірність поданих ним доказів, які на його думку, в зв'язку з вибірковим підходом до їх оцінки були безпідставно відхилені судом апеляційної інстанції, про перевагу одних доказів над іншими і фактично зводяться до необхідності надання нової оцінки доказів по справі, що виходить за межі повноважень суду касаційної інстанції.

За таких обставин, касаційна скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 111^{5, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України}

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу залишити без задоволення.

Постанову Рівненського апеляційного господарського суду від 08.06.2017 у справі №906/395/16 залишити без змін.

Головуючий суддя В. А. Корсак

С у д д і Б. М. Грек

В. В. Палій