ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА _{01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua}

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2016

Справа №910/9685/16

За позовом Публічного акціонерного товариства "Вітаміни"

до Державної служби інтелектуальної власності України

про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак для товарів і послуг "Холосас"

Суддя Гумега О.В.

Представники :

від позивача: Ялі К.А. за довіреністю б/н від 01.09.2015

від відповідача: Саламов О.В. за довіреністю № 1-8/8564 від 21.11.2014

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Публічне акціонерне товариство "Вітаміни" (позивач) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до Державної служби інтелектуальної власності України (відповідач) про:

- припинення достроково повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак для товарів і послуг "Холосас";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас".

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас".

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що знак для товарів і послуг "Холосас" не використовується в Україні протягом трьох років для заявленої групи товарів 5 класу МКТП. Водночас, наявність реєстрації вказаного позначення створює перешкоди позивачу у набутті ним прав інтелектуальної власності на схоже до ступеню змішування позначення "Холосас" для того ж класу товарів МКТП на території України та використання його позивачем у своїй діяльності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.05.2016 порушено провадження у справі № 910/9685/16 та призначено розгляд справи на 04.07.2016 о 10:50 год.

Представники позивача та відповідача в судове засідання, призначене на 04.07.2016, з'явилися.

В судовому засіданні, призначеному на 04.07.2016, представник відповідача подав клопотання про залучення до участі справі в якості співвідповідача Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю. Клопотання залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

В судовому засіданні 04.07.2016 здійснювався розгляд зазначеного клопотання відповідача про залучення до участі справі в якості співвідповідача.

Представник відповідача зазначене клопотання підтримав та надав усні пояснення стосовно необхідності задоволення останнього.

Заслухавши пояснення представника відповідача та дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про відхилення клопотання про залучення до участі справі в якості співвідповідача Одеського виробничого хіміко-фармацевтичного підприємства "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, оскільки наявними в матеріалах справи доказами, а саме інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, підтверджено, що станом на 10.01.2014 зазначену юридичну особу припинено.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 04.07.2016, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 04.07.2016 надав усні заперечення проти заявлених позовних вимог.

В судовому засіданні, призначеному на 04.07.2016, представники сторін подали спільне клопотання про продовження строку вирішення спору. Клопотання судом задоволене, залучене судом до матеріалів справи та передане до відділу діловодства суду для реєстрації.

Враховуючи клопотання сторін про продовження строку вирішення спору та положення ч. 1 ст. 77 ГПК України, суд дійшов висновку про неможливість вирішення справи по суті в судовому засіданні, призначеному на 04.07.2016.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.07.2016 продовжено строк вирішення спору на п'ятнадцять днів, відкладено розгляд справи на 01.08.16 об 11:00 год.

01.08.2016 представник позивача подав через відділ діловодства суду додаткові пояснення до позовної заяви, в яких зазначив, що доказуванню у спорі про дострокове припинення за рішенням суду дії свідоцтва на знак для товарів і послуг підлягає факт невикористання знаку до звернення з позовом, поновлення такого використання після подання позову не є підставою для відмови у позові. У додаткових поясненнях представник позивача також вказав, що Державна служба інтелектуальної власності України є належним відповідачем у справах щодо прав інтелектуальної власності, що підтверджується судовою практикою Вищого господарського суду України. При цьому зазначено, що припинення юридичної особи - власника свідоцтва позбавляє процесуального статусу відповідача лише ліквідованого власника, але не позбавляє такого статусу Державну службу інтелектуальної власності України.

Представники позивача та відповідача в судове засідання, призначене на 01.08.2016, з'явилися.

Представник відповідача в судовому засіданні подав відзив на позовну заяву про дострокове припинення дії свідоцтва України № 29518 на знак для товарів і послуг, відповідно до якого просив суд відмовити в задоволенні позовних вимог до Державної служби інтелектуальної власності України. Відповідач зазначив, що оскільки позивачем не надано повідомлення закладу експертизи про можливу відмову у реєстрації позначення "Холосас", поданого позивачем, або відповідне рішення про відмову в реєстрації цього позначення, то позивачем не доведено факт порушення його прав, як підставу звернення до суду. На думку відповідача, дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг можливе лише за умови, якщо власник знака за свідоцтвом не доведе факт використання цього знаку відносно зареєстрованих товарів, а у разі відсутності такого використання, не надасть суду докази, що виправдовують причини невикористання зареєстрованого знаку.

Представник позивача в судовому засіданні, призначеному на 01.08.2016, надав усні пояснення по суті заявлених позовних вимог з урахуванням додаткових пояснень до позовної заяви, поданих 01.08.2016 через відділ діловодства суду, позов підтримав у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні 01.08.2016 надав усні заперечення проти заявлених позовних вимог з урахуванням відзиву на позовну заяву, поданого в судовому засіданні 01.08.2016.

Після виходу суду з нарадчої кімнати, у судовому засіданні 01.08.2016 було проголошено вступну та резолютивну частину рішення та повідомлено, що повне рішення буде складено у термін, передбачений ч. 4 ст. 85 ГПК України.

Заслухавши пояснення представників позивача та відповідача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази, оглянувши в судових засіданнях оригінали документів, копії яких знаходяться в матеріалах справи, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "Вітаміни" (позивач) зареєстроване 15.04.1994, видами його діяльності згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є:

- виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів (основний) (КВЕД 21.20);

- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту (КВЕД 46.19);

- оптова торгівля фармацевтичними товарами (КВЕД 46.46);

- неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 46.90) (Додаток 1).

Позивач здійснює виробництво та оптову торгівлю лікарських засобів у формі - таблеток, драже, порошків, масляних розчинів, настоянок і сиропів.

Одним із лікарських засобів, які виготовляються позивачем є фармацевтичний препарат "Холосас" (інформація про сироп "Холосас" міститься на офіційному сайті позивача).

Наказом МОЗ України № 159 від 05.03.2014 затверджено рішення про державну перереєстрацію лікарського засобу "Холосас сироп" терміном на 5 років, заявник - ПАТ "ВІТАМІНИ" (реєстраційне посвідчення на лікарський засіб № UA/0584/01/01). Відтак, дія реєстраційного посвідчення № UA/0584/01/01 на вказаний лікарський засіб діє на всій території України до 05.03.2019.

Також, "Холосас сироп" зареєстрований позивачем як лікарський засіб в інших країнах, зокрема, в:

Республіці Білорусь (підтверджується реєстраційним посвідченням № 4794/2000/06/11/13, виданим Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь);

Грузії (підтверджується реєстраційними сертифікатами фармацевтичного продукту № R - 006617, № R - 006616, № R - 006618, виданими Міністерством праці, здоров'я та соціальних справ Грузії);

Молдові (підтверджується дозволами на торгівлю лікарським засобом, виданими Агентством лікарських засобів і медичного обладнання Молдови).

Позивач зазначив, що фармацевтичний препарат повивача сироп "Холосас" здобув значну популярність внаслідок його рекламування. Так, протягом 2013-2015 років позивач та ТОВ "Софарма Україна" (офіційний дистриб'ютор позивача, про що свідчить договір купівлі-продажу продукції ТОВ "Софарма Україна" у позивача) здійснювали дії щодо рекламування препарату "Холосас". Крім того, протягом 2014-2015 років різними контрагентами позивача було реалізовано велику кількість фармацевтичного препарату "Холосас".

Зважаючи на наведене, позивач вказує на свою зацікавленість стосовно використання торгівельної марки "Холосас" на території України, а отже, у реєстрації знаку для товарів і послуг "Холосас" для товарів 5 касу МКТП (фармацевтичні препарати та речовини).

26.08.2014 позивач звернувся до Укрпатенту (Державного підприємства "Інститут інтелектуальної власності") з заявкою m 2014 11990 про реєстрацію позначення "ХОЛОСАС смачне лікування знайоме з дитинства", однак отримав попередню відмову в реєстрації вищевказаного знаку відносно частини товарів 05 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг (далі - МКТП).

24.03.2016 позивач звернувся до Укрпатенту з заявкою m 2016 06125 про реєстрацію словесного позначення "Холосас" для товарів 5 класу МКТП: сиропи на фармацевтичні потреби, а саме: холосас.

Позивач вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існує певна загроза відмови у реєстрації позначення "Холосас" (за заявкою m 2016 06125 від 24.03.2016), оскільки на даний час на території України є чинним свідоцтво України на знак для товарів і послуг "Холосас" № 29518 від 17.02.2003 (заявка № 98062319 від 15.06.1998).

Наразі позивач стверджує, що знак для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 не використовується його власником протягом трьох років для товарів 5 класу МКТП щодо яких він був зареєстрований.

Відповідно до виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 393 від 20.04.2016 власником свідоцтва України на знак для товарів № 29518 "Холосас" для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати; дієтичні речовини) є Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться за адресою: Хаджибейська дорога, 2, м. Одеса, 65006.

Разом з тим позивач зазначив, що згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань діяльність юридичної особи Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю припинено, запис про припинення зроблено 10.01.2014; номер запису: 1556117000900405.

На думку позивача, ліквідація юридичної особи додатково підтверджує невикористання в Україні знака для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу (надалі - ГПК України) України підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні), громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб'єкта підприємницької діяльності (далі - підприємства та організації), мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених цим Кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Як вбачається з матеріалів справи, охоронюваний законом інтерес позивача, за захистом якого він звернувся до господарського суду, полягає в тому, що дія в Україні свідоцтва на знак для товарів і послуг "Холосас" № 29518 від 17.02.2003 для товарів 5 класу МКТП створює перешкоди у набутті позивачем прав інтелектуальної власності на схоже до ступеню змішування позначення "Холосас" для того ж класу товарів МКТП на території України та використання цього позначення позивачем у своїй діяльності.

При цьому суд відхиляє як безпідставні доводи відповідача у відзиві на позовну заяву стосовно того, що за відсутності повідомлення закладу експертизи про можливу відмову у реєстрації позначення "Холосас", поданого позивачем, або відповідного рішення про відмову в реєстрації цього позначення, позивачем не доведено факт порушення його прав, як підставу звернення до суду. При цьому суд виходив з того, що наявні в матеріалах справи докази в сукупності, свідчать про наявність в спірному випадку у позивача охоронюваного законом інтересу, за захистом якого він звернувся до господарського суду.

Таким чином, з огляду на невикористання в Україні знака для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 для заявленої групи товарів 5 класу МКТП протягом трьох років, позивач звернувся до суду з позовними вимогами про:

- припинення достроково повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак для товарів і послуг "Холосас";

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас".

- зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас".

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України, відносини, пов'язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов'язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об'єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Як зазначено у п. 1.5 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності", у застосуванні законів про охорону прав інтелектуальної власності слід враховувати одночасне вживання в них деяких відмінних один від одного, але тотожних за своїм правовим змістом термінів, якими визначають окремі об'єкти права інтелектуальної власності, як-от "знаки для товарів і послуг" і "торговельні марки".

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч. 1 ст. 157 Господарського кодексу України).

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Як передбачено ст. 495 Цивільного кодексу України та відображається в ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон України), майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 17 Закону України, власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно п. 4 ст. 18 Закону України передбачено, якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема є:

обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;

можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (п. 4 ст. 18 Закону).

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України, достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, знак за яким не використовується в Україні протягом більше ніж трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об'єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов'язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

На дату подання позовної заяви до суду (24.05.2016), а рівно і на дату винесення судового рішення у справі № 910/9685/16, в Україні чинний Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (в редакції Закону України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII), відповідно до п. 4 ст. 16 якого використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака (п. 4 ст. 16 Закону України).

Приписами статей 33, 34 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Згідно із ст. 43 ГПК України, господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Як встановлено судом згідно виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг № 393 від 20.04.2016, власником свідоцтва України на знак для товарів і послуг № 29518 "Холосас" для товарів 5 класу МКТП (фармацевтичні препарати; дієтичні речовини) значиться Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, що знаходиться за адресою: Хаджибейська дорога, 2, м. Одеса, 65006. Строк дії вказаного свідоцтва продовжено до 15.06.2018 (публікація 11.03.2008, Бюл. № 5).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань судом встановлено, що діяльність юридичної особи Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю припинено, запис про припинення зроблено 10.01.2014; номер запису: 1556117000900405.

Судом встановлено, що відповідно до ч. 8 ст. 16 Закону України власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання знака на підставі ліцензійного договору. Ліцензійний договір повинен містити умову про те, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою від якості товарів і послуг власника свідоцтва і що останній здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Відповідно до ч. 9 наведеної статті Закону України, договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Судом також встановлено, що ідповідно до ч. 2 ст. 1114 Цивільного кодексу України факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації.

З вищенаведеної виписки відносно свідоцтва № 29518 вбачається, що відомості про зміну його власника після припинення Одеського виробничого хіміко-фармацевтичного підприємства "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю (після 10.01.2014) до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг не вносились, а отже вказане підприємство єдиний зареєстрований власник спірного свідоцтва на знак для товарів і послуг.

Крім того, відсутні будь-які відомості щодо використання знака для товарів і послуг за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 для товарів 5 класу МКТП шляхом видачі ліцензії.

Отже, з огляду на той факт, що Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, як власник спірного свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003, є припиненим з 10.01.2014 та не могло використовувати після цієї дати знак за вказаним свідоцтвом України, враховуючи при цьому відсутність доказів передачі останнім права власності на знак за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 або видачі ліцензії на використання цього знаку іншим особам, а також відсутність доказів використання цього знаку Одеським виробничим хіміко-фармацевтичним підприємством "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви, суд дійшов висновку, що знак для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 для товарів 5 класу МКТП не використовується в Україні без поважних причин для його невикористання.

Суд приймає до уваги у якості належних і допустимих доказів на підтвердження того, що знак для товарів і послуг "Холосас" для товарів 5 класу МКТП не використовується в Україні протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви, наступні документи, належним чином засвідчені копії яких наявні в матеріалах справи:

1) відповіді Міністерства охорони здоров'я України № 18-04/17/494/ЗПІ-16/1418/10297 від 25.04.2016 та № 18-04/17/918/ЗПІ-16/2474/17821 від 14.07.2016 на запит про публічну інформацію, за змістом яких станом на дати їх надання термін дії реєстраційного посвідчення UA/5805/01/01 19 від 22.01.2007 на лікарський засіб ХОЛОСАС, сироп по 120 г або 300 г у контейнерах, заявник/виробник: Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, Україна, м. Одеса, який було переєстровано у зв'язку із закінченням терміну дії реєстраційного посвідчення наказом МОЗ України від 22.01.2007№ 19, закінчився 22.01.2012.

При цьому наведені відповіді містять інформацію про те, що на території України зареєстровано та дозволено до медичного застосування лікарський засіб: ХОЛОСАС, сироп по 130 г у банках; по 130 г у банках у пачці; по 130 г, або по 250 г, або по 300 г у флаконах у пачці, виробник/заявник: ПАТ "Вітаміни" (позивач), Україна, реєстраційне посвідчення: UA/0584/01/01, термін дії реєстраційного посвідчення: з 05.03.2014 по 05.03.2019.

Згідно зі ст. 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом, а державна реєстрація лікарських засобів проводиться на підставі заяви, поданої до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, тобто до Міністерства охорони здоров'я України.

Слід відзначити, що строк дії лікарського засобу, застосування якого дозволяється на території України, зазначається у посвідченні, що видається заявнику і становить не більше 5 років з дня державної реєстрації. В свою чергу, подальше застосування лікарського засобу дозволяється лише за умови перереєстрації.

Таким чином, оскільки Міністерство охорони здоров'я України у вищенаведеній відповіді зазначило про сплив строку дії (22.01.2012 року) посвідчення на лікарський засіб "Холосас", виробником якого було Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, то це означає, що подальша реалізація, ввезення чи інші дії з даним лікарським засобом на території України заборонені.

2) відповідь Державного підприємства "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" (Державний експертний центр МОЗ) № 7/15/П від 06.04.2016 на запит на отримання публічної інформації, відповідно до якої також повідомлено про закінчення 22.01.2012 терміну дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Холосас, сироп по 120 г або по 300 г у контейнерах, заявник/виробник: Одеське ВХФП "Біостимулятор" у формі ТОВ, м. Одеса.

При цьому суд відзначає, що Державне підприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" є уповноваженою Міністерством охорони здоров'я України спеціалізованою експертною установою у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань та державної реєстрації лікарських засобів (в тому числі медичних імунобіологічних препаратів) в межах, що визначені Законами України "Про лікарські засоби" та "Про захист населення від інфекційних хвороб", яка також є головною організацією у сфері здійснення фармаконагляду, стандартизації медичної допомоги та медичного, в тому числі фармацевтичного, обслуговування, включаючи розробку відповідних медико-технологічних документів та проектів нормативних актів, що заснована на державній власності та належить до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України.

3) відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 2013-10/10285-09 від 07.04.2016 на запит на публічну інформацію, в якій зазначено, що сертифікати відповідності на фармацевтичні препарати та речовини, у назві або на упаковках яких міститься позначення "Холосас", в Реєстрі державної системи сертифікації не зареєстровано. Аналогічна за змістом відповідь Міністерства економічного розвитку і торгівлі України була надана також і на запит позивача від 07.07.2016 № 745/01 щодо сертифікації продукції.

Відтак, відсутність сертифікатів відповідності на продукцію Одеського виробничого хіміко-фармацевтичного підприємства "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, марковану торговельною маркою "Холосас" свідчить про факт її невикористання.

4) відповіді Державної санітарно-епідеміологічної служби України № 04.03-12-83/35-П від 06.04.2016 та № 09.21-167/20-П від 08.07.2016 на запити на публічну інформацію, відповідно до яких повідомлено, що у реєстрі висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи відсутні висновки на ім'я Одеського виробничого хіміко-фармацевтичного підприємства "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю стосовно фармацевтичних препаратів та/чи речовин, у назві або на упаковках яких містяться позначення "Холосас".

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи - документ установленої форми, що засвідчує відповідність (невідповідність) об'єкта державної санітарно-епідеміологічної експертизи медичним вимогам безпеки для здоров'я і життя людини, затверджується відповідним головним державним санітарним лікарем і є обов'язковим для виконання власником об'єкта експертизи. Статтею 11 наведеного Закону визначено, що державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди здоров'ю людей.

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затверджений наказом МОЗ № 247 від 09.10.2000 року (із змінами і доповненнями) (п. 7.13), передбачає, що після затвердження висновок санітарно-епідеміологічної експертизи уноситься до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи і йому присвоюється відповідний номер.

Ведення реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи віднесено до повноважень Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Відтак, відсутність висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фармацевтичні препарати та речовини, у назві яких містяться позначення "Холосас", виробником яких є Одеське виробниче хіміко-фармацевтичне підприємство "Біостимулятор" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю, також вказує на факт невикористання останнім позначення "Холосас".

Наведені докази в сукупності свідчать, що знак для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 не використовується на території України для заявленої в свідоцтві групи товарів 5 класу МКТП щонайменше від закінчення строку дії реєстраційного посвідчення UA/5805/01/01 19 від 22.01.2007 на лікарський засіб "Холосас", тобто з 22.01.2012.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про те, що в Україні власником знаку для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 для товарів 5 класу МКТП протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви не здійснено жодної з дій, які визнавалися і визнаються використанням знака відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", оскільки, виходячи з аналізу норм законодавства, що стосуються знаків для товарів і послуг, та з правової сутності знака для товарів і послуг, умовою його використання є використання саме стосовно товарів і послуг, для яких знак було зареєстровано, та використання його особою, на ім'я якої знак зареєстровано або під її контролем іншою особою.

В процесі розгляду спору, оцінивши в сукупності доводи сторін, суд дійшов висновку, що належних доказів на спростування повідомлених позивачем обставин щодо невикористання знаку для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 для товарів 5 класу МКТП протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви, - відповідач суду не надав.

Судом також встановлено, що матеріали справи не містять належних доказів на підтвердження наявності поважних причин невикористання знаку для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 для товарів 5 класу МКТП протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви.

Відповідно до п. 71 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.10.2012 № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" якщо знак для товарів і послуг без поважних причин безперервно не використовується щодо частини або всіх товарів та/або послуг, внесених до реєстру, протягом трьох років від дати публікації про видачу свідоцтва або від іншої дати, то це є достатньою підставою для дострокового припинення за рішенням суду дії свідоцтва на такий знак повністю або частково щодо відповідних товарів та/або послуг. Не підлягає достроковому припиненню дія свідоцтва у випадку коли використання знака розпочалося або відновилося до подання позову.

Враховуючи викладене, вимоги позивача про припинення достроково повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак товарів і послуг "Холосас" визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню відповідно до положень п. 4 ст. 18 Закону України, у зв'язку з тим, що наведений знак щодо товарів 5 класу МКТП не використовується в Україні протягом більше ніж три роки на дату подання позовної заяви.

Позивач також звернувся до суду з вимогами про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас", а також про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас".

Згідно ст. 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності. В ст. 2 цього Закону встановлено, що установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони прав на знаки для товарів і послуг, для чого, зокрема, видає свідоцтва на знаки для товарів і послуг, забезпечує їх державну реєстрацію; забезпечує опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів і послуг.

Відповідно до п.п. 1, 2 Положення про Державну службу інтелектуальної власності України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 436/2011, зі змінами і доповненнями (далі - Положення) Державна служба інтелектуальної власності України (далі - Державна служба) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. Державна служба входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності. Державна служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, іншими актами законодавства України, дорученнями Президента України та Міністра.

Згідно з п. 4 Положення Державна служба відповідно до покладених на неї завдань, зокрема:

здійснює державну реєстрацію та ведення обліку об'єктів права інтелектуальної власності, проводить реєстрацію договорів про передачу прав на об'єкти права інтелектуальної власності, що охороняються на території України,

веде державні реєстри об'єктів права інтелектуальної власності;

видає офіційні бюлетені з питань інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 1.2 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 № 10, державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) формує Державна служба інтелектуальної власності України.

Відповідно до п. 2.3 Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, у процесі ведення реєстру до нього вносяться, зокрема, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3 вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність". Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру.

Враховуючи наведене, вимоги позивача про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України опублікувати в офіційному бюлетені відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас", а також про зобов'язання Державної служби інтелектуальної власності України внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 року на знак для товарів і послуг "Холосас", визнається судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судовий збір при виконанні договорів та з інших підстав покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Разом з тим судом враховано, що правова охорона знаку для товарів і послуг "Холосас" за свідоцтвом України № 29518 від 17.02.2003 була надана на території України відповідно до вимог чинного законодавства, тоді як спір у даній справі виник у зв'язку з недобросовісними діями власника вказаного свідоцтва, юридичну особу якого станом на час розгляду даної справи по суті припинено.

За таких обставин, витрати по сплаті судового збору покладаються на позивача.

Керуючись ст.ст. 1, 32, 33, 34, 43, 44, 49, 49, 82-85, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Достроково припинити повністю дію свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак для товарів і послуг "Холосас".

3. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) опублікувати в офіційному бюлетені відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак для товарів і послуг "Холосас".

4. Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України (03035, м. Київ, вул. Липківського Василя, 45; ідентифікаційний код 37552556) внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про дострокове припинення повністю дії свідоцтва України № 29518 від 17.02.2003 на знак для товарів і послуг "Холосас".

5. Після набрання рішенням законної сили видати накази.

Відповідно до ч. 5 ст. 85 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги (ч. 1 ст. 93 ГПК України), якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено 01.08.2016

Суддя Гумега О.В.