01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"28" квітня 2011 р. Справа № 19/050-10

Розглянувши матеріали справи за позовом «Nycomed Danmark ApS», Данія

до Фізичної особи –підприємця ОСОБА_2, м. Ірпінь, Київська область;

Державного підприємства «Державний експертний центр»Міністерства охорони здоров’я України, м. Київ;

Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;

Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»;

третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача 2 - Міністерство охорони здоров’я України

про спонукання до виконання умов договору та про захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку

суддя Т.П. Карпечкін

від позивача – ОСОБА_4 (довіреність від 28.01.2011 року);

від відповідача 1 – не з’явився;

від відповідача 2 –ОСОБА_1 (довіреність від 17.01.2011 року);

від відповідача 3 –ОСОБА_5 (довіреність № 16-08/19 від 11.01.2010 року);

від відповідача 4 –ОСОБА_6 (довіреність № 374/8 від 14.04.2010 року);

від третьої особи –ОСОБА_7 (довіреність № 114.02/05 від 04.01.2011 року).

обставини справи:

Компанія «Nycomed Danmark ApS» (далі-позивач) звернулась до господарського суду Київської області з позовом до Фізичної особи –підприємця ОСОБА_2, Державного підприємства «Державний фармакологічний центр»Міністерства охорони здоров’я України, треті особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт», Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України про спонукання до виконання умов договору та про захист прав інтелектуальної власності на торговельну марку ІНФОРМАЦІЯ_1.

Провадження у справі було порушене відповідно до ухвали господарського суду Київської області від 6 квітня 2011 року та призначено справу до розгляду на 19 квітня 2010 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позивач є одним із світових лідерів фармацевтичного ринку та виробником, власником ексклюзивних прав на лікарський засіб «ІНФОРМАЦІЯ_1»на основі діючих речовин ацетилсаліцилової кислоти і магнію гідроксиду, вперше зареєстрованого в Україні наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2004 № 610 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» (реєстраційні посвідчення №№ UA/2370/01/01 та UA/2370/01/02). Торгова назва лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1»має правову охорону в Україні згідно із сертифікатами міжнародної реєстрації НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на торгові марки (знаки для товарів і послуг) ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_1 (латиною та кирилицею), зареєстровані стосовно товару для товарів 05 класу МКТП –фармацевтичні препарати («Pharmaceutical preparations/ Preparations pharmaceutiques / Preparaciones farmaceuticas»), власником яких є позивач - Компанія Нікомед Денмарк А/С, Данія (Nycomed Danmark A/S). Між позивачем та відповідачем 1 (ФОП ОСОБА_2) укладено договір від 25 серпня 2009 року, відповідно до умов якого відповідач 1 повинен був відстежувати інформацію щодо присутності на ринку України несанкціонованих копій препаратів позивача або спроб введення їх на ринок України, необхідною передумовою чого є державна реєстрація лікарських засобів. Відповідач 1 умови договору виконував неналежно, а саме - не повідомив позивача про інформацію, розміщену на офіційному сайті відповідача 2 про те, що Товариством з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»було подано заяву про державну реєстрацію лікарських засобів під загальною торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», яка є схожою до ступеня змішування з назвою його оригінальних препаратів «ІНФОРМАЦІЯ_1», на основі тих самих діючих речовин. З моменту оприлюднення Відповідачем-2 на своєму сайті інформації про подання Третьою особою-1 до реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1, позивач звертався до відповідача-2 (Центру) та третіх осіб (МОЗ України та ТОВ «Фарма Старт») з листами про те, що назва лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні є об’єктом охорони, і компанія Нікомед як правовласник нікому не надавала дозволу на введення в обіг і, відповідно, реєстрацію препаратів під аналогічними Кардіомагнілу назвами, заперечує проти державної реєстрації відповідних лікарських засобів, зокрема, лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 третьої особи-1. Позивач просив суд спонукати відповідача 1 до виконання своїх обов’язків, встановлених умовами договору від 25 січня 2009 року та зобов’язати відповідача 2 припинити дії щодо введення в обіг лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_1-75 та ІНФОРМАЦІЯ_1 –150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 10х3 у блістерах в пачці, № 100 у пластиковому контейнері в картонній коробці, in bulk по 5 кг, 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ «Фарма Старт», зокрема, шляхом визнання недійсним висновку про рекомендацію до реєстрації даного препарату, як такого, що порушує чинні права інтелектуальної власності позивача на торгову марку (знак для товарів і послуг) «ІНФОРМАЦІЯ_1»за сертифікатами міжнародної реєстрації НОМЕР_2 та НОМЕР_3, зокрема, шляхом скасування відповідної позиції висновку науково-експертної ради Центру від 25 березня 2010 року та зробити відповідне подання у Міністерство здоров’я України.

Позивачем було заявлено клопотання в якому він просив суд у порядку забезпечення доказів витребувати у державного департаменту інтелектуальної власності матеріали заявок на знаки для товарів і послуг «МАГНІОКАРДІЛ»№ 2009 07356 від 22.06.2009р. та «ІНФОРМАЦІЯ_1»за заявкою на знак для товарів і послуг № 2009 07357 від 22.06.2009р.

Судом на підставі статті 38 Господарського процесуального кодексу України задоволено зазначене клопотання, третьою особою 2 зазначені документи надані та залучені до матеріалів справи.

Представником третьої особи 1 було подано до суду через загальний відділ суду 9 червня 2010 року відзив на позовну заяву з якого вбачається, що третя особа 1 проти позову заперечує та зазначає, що препарат ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не використовувався ТОВ «Фарма Старт»в якості референтного препарату. Відповідно до дозволу Державного фармакологічного центру лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_1 був поданий на реєстрацію як препарат до складу якого входять субстанції, що мають добре вивчене медичне застосування, у відповідності до вимог пункту 6.3.2 та п. 1 ч. 2 додатку 3 Наказу МОЗ України від 26 серпня 2005 року № 426 «Про затвердження Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію). А також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення». За даною процедурою реєстрації наявність референтного препарату та порівняльних досліджень не передбачено та не потрібно.

Під час судового розгляду відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України, розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою господарського суду Київської області від 7 червня 2010 року у справі було призначено судову експертизу інтелектуальної власності, проведення якої доручено експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_12. Провадження у справі було зупинено на час проведення експертного дослідження.

Ухвалою господарського суду Київської області від 2 липня 2010 року провадження у справі було поновлено, оскільки на адресу господарського суду Київської області надійшло клопотання експерта ОСОБА_12, в якому експерт просив суд розглянути питання залучення для проведення експертизи спеціаліста в галузі кардіології. Клопотання обґрунтоване тим, що участь спеціаліста в галузі кардіології суттєво вплине на повноту та обґрунтованість дослідження.

В процесі розгляду справи у зв’язку із зміною третьою особою назви лікарського засобу «ІНФОРМАЦІЯ_1»на «ІНФОРМАЦІЯ_1»та реєстрацією позначень «ІНФОРМАЦІЯ_1»та «Кор-магніл»як торгових марок третьою особою 2 (Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України), позивач двічі доповнював та уточнював свої позовні вимоги у межах предмету спору (захисту прав на торгову марку «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_1»або «ІНФОРМАЦІЯ_1»). Позивач вказує, що знаки для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»та «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвами України «ІНФОРМАЦІЯ_1» НОМЕР_1 від 26.07.2010р. (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010) та «ІНФОРМАЦІЯ_1»НОМЕР_4 від 25.11.2010 р. (заявка № 200915562 від 20.11.2009) не відповідають умовам надання правової охорони та порушують внаслідок їх реєстрації, права інтелектуальної власності позивача.

Представником позивача 14 липня 2010 року було подано до суду через загальний відділ суду заяву про доповнення та уточнення позовних вимог в якій позивач відмовився від позовних вимог щодо відповідача 1 та просив суд в цій частині припинити провадження у справі. Також позивач просив суд залучити до участі у справі Державний департамент інтелектуальної власності МОН України в якості відповідача. Позивач просив суд визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг (заявка № m 201006006 від 19.04.2010 р.) «ІНФОРМАЦІЯ_1»; зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знак для товарів і послуг про визнання недійсними свідоцтва України послуг (заявка № m 201006006 від 19.04.2010 р.) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсними свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»; визнати знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1/ ІНФОРМАЦІЯ_1 добре відомим в Україні стосовно товарів 5 класу МКТП; зобов’язати відповідача 2 припинити дії щодо введення в обіг лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_1-75 та ІНФОРМАЦІЯ_1-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), in bulk по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ ФармаСтар (реєстраційні посвідчення № UA/10793/01/01, № UA/10794/01/01, № UA/10793/01/02, № UA/10794/01/02, зокрема, шляхом визнання недійсним його висновку про рекомендацію до реєстрації даних препаратів, як таких, що порушують чинні права інтелектуальної власності позивача на торгову марку (знак для товарів і послуг) «ІНФОРМАЦІЯ_1»за сертифікатами міжнародної реєстрації НОМЕР_2 та НОМЕР_3) та скасування відповідних позицій висновку науково-експертної ради Центру і зробити відповідне подання у Міністерство охорони здоров’я України.

Судом на підставі статті 22 Господарського процесуального кодексу України прийнято зазначену заяву до розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 22 липня 2010 року залучено до участі у справі в якості другого відповідача Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.

Представником третьої особи 1 (ТОВ «Фарма Старт») 19 серпня 2010 року було подано до суду відзив на заяву про доповнення та уточнення позовних вимог, з якого вбачається, що третя особа проти позовних вимог заперечує та зазначає, що ТОВ «Фарма Старт»було правомірно надано Свідоцтво на знак, що підтверджується Висновком Державного департаменту інтелектуальної власності Українського інституту промислової власності від 16 червня 2010 року № 949/5 про відповідність позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи. За висновками цієї експертизи, проведеної відповідно до вимог статей 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», встановлено, що заявлене позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідає умовам надання правової охорони відносно усього переліку товарів і послуг. Згідно з п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг»правову охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом, та з інших підстав, зазнаних в відзиві.

Представником відповідача 3 також подано до суду через загальний відділ суду 25 серпня 2010 року відзив на заяву про доповнення та уточнення позовних вимог з якої вбачається, що відповідач 3 проти позову заперечує. Заперечення мотивовані тим, що заявка № m201006006 на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»була подана до Держдепартаменту третьою особою 19 квітня 2010 року, заявник просив зареєструвати цей знак відносно товарів 5-го класу Міжнародної класифікації товарів і послуг. Експертиза заявок на зазначені вище знаки проводилась відповідно до Закону України «Про охорону прав на знак для товарів і послуг»та Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених наказом Держпатенту України №116 від 28.07.1995 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.08.1995 за № 276/812 (в редакції наказу Держпатенту № 72 від 20.08.1997). Експертиза заявок №№ m 200915562, m201006006 та видача свідоцтв на знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1»«ІНФОРМАЦІЯ_1»на ім’я Третьої особи (ТОВ «Фарма Старт») була проведена з урахуванням обставин, що склалися на момент подання цих заявок. Так, станом на дату подання Третьою особою заявки № m 2010 06006 (19.04.2010) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»та заявки № m 2009 15562 (20.11.2009) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»знак Позивача ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1/ІНФОРМАЦІЯ_1» не був визнаний добре відомим в Україні відносно компанії “Nycomed Danmark AрS”, Denmark (“Нікомед Данія АпС”, Данія).

Ухвалою господарського суду Київської області від 22 березня 2011 року провадження у справі було поновлено в зв’язку з поверненням справи з експертної установи та надання експертного висновку № 680 від 18.03.2011 р.

31 березня 2011 року представником третьої особи 1 (ТОВ «Фарма Старт») було подано до суду клопотання про призначення повторної експертизи.

Судом відмовлено в задоволенні вищезазначеного клопотання на підставі статей 31, 33, 34 Господарського процесуального кодексу України, оскільки клопотання про призначення повторної експертизи мотивоване лише тим, що до виконання експертного дослідження був залучений головний спеціаліст МОЗ України з лікарської (провізорської) спеціальності кардіологія, професор ОСОБА_13, який не є атестованим з експертної спеціальності «інтелектуальна власність»і, на думку третьої особи 1, не має спеціальних знань щодо предмету дослідження. Проте, рішення про залучення до комісії експертів фахівця у галузі кардіології було ухвалено судом на підставі клопотання експерта ОСОБА_12, мотивованого тим, що участь спеціаліста в галузі кардіології суттєво вплине на повноту та обґрунтованість дослідження. Тому, для вирішення питань, пов’язаних із специфічними властивостями конфліктних позначень –назв лікарських засобів необхідно застосування спеціальних знань з питань інтелектуальної власності та у фармацевтичній галузі і відповідно до приписів ст. 41 ГПК України суд доручив проведення судової експертизи інтелектуальної власності у справі комісії експертів, включив до неї головного спеціаліста МОЗ України з лікарської (провізорської) спеціальності кардіологія ОСОБА_13, що працює завідувачем відділу симптоматичних гіпертензій інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України, а також двох фахівців у галузі інтелектуальної власності. Експерти попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку. Жоден з учасників процесу при призначенні експертизи у справі та при обговоренні кандидатур експертів не реалізував своє право, передбачене ст. 31 ГПК, заявити відвід певному експерту із вказаних у ній підстав, зокрема, якщо з мотивів некомпетентності експерта.

В судовому засіданні, яке відбулось 31 березня 2011 року представником позивача було подано до суду уточнення до позовної заяви які містять також клопотання про залучення товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»до участі у справі як іншого відповідача. Позивач просить суд визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 26.07.2010 року (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010 року) «ІНФОРМАЦІЯ_1», зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 від 26.07.2010 року (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010 року) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1», зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 від 25.11.2010 року (заявка № 200915562 від 20.11.2009 року) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати недійсним Висновок від 29.06.2010 року № 1763/2.7- 4 Державного підприємства "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України (колишня назва «Державний фармакологічний центр»МОЗ України, Київ-03151, вул.Ушинського, 40, Ідентифікаційний код 20015794) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів (Державне підприємство "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України) у частині рекомендації до державної реєстрації лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_1-75 та ІНФОРМАЦІЯ_1-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), in bulk по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ ФармаСтарт (реєстраційні посвідчення № UA/10793/01/01, № UA/10794/01/01, № UA/10793/01/02, № UA/10794/01/02, та зробити подання у Міністерство охорони здоров'я України для внесення відповідних змін у наказ МОЗ України від 21.07.2010 року № 596, зобовЧязати ТОВ «Фарма Старт»(03124, м.Київ, бул.Лепсе, 8, Ідентифікаційний код 30117001) припинити використання у своїй господарській діяльності позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1), зокрема, у торгових назвах лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_1-75 та ІНФОРМАЦІЯ_1-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), in bulk по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ ФармаСтарт (реєстраційні посвідчення № UA/10793/01/01, № UA/10794/01/01, № UA/10793/01/02, № UA/10794/01/02, а також шляхом нанесення його на упаковку цих лікарських засобів (товару), вивісок, пов'язаних з ними, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, визнати знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 добре відомим в Україні стосовно товарів 5 класу МКТП «лікарські (антитромботичні) засоби»станом на 21 червня 2009 року.

Судом на підставі статті 22 Господарського процесуального кодексу України вищевказану заяву було прийнято до розгляду.

Ухвалою господарського суду Київської області від 11 квітня 2011 року було залучено до участі у справі в якості відповідача товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»та замінено найменування відповідача 2 –Державного підприємства «Державний фармакологічний центр»Міністества охорони здоровя України на Державне підприємство «Державний експертний центр»Міністерства охорони здоровя України та викликаний для дачі пояснень судовий експерт ОСОБА_12

В судовому засіданні, яке відбулось 28 квітня 2011 року приймав участь судовий експерт ОСОБА_12, який надав усні відповіді на усні питання учасників справи. Письмово питання експерту учасниками процесу до суду не надано. Суд вважає надані експертом усні відповіді на поставлені питання вичерпними.

28 квітня 2011 року відповідно до частини другої статті 85 Господарського процесуального кодексу України, в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, судом встановлено наступне.

Компанія «Нікомед Денмарк АпС», Данія («Nycomed Danmark ApS») є виробником та власником ексклюзивних прав на лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на основі діючих речовин ацетилсаліцилової кислоти і магнію гідроксиду. Оригінальний препарат ІНФОРМАЦІЯ_1, таблетки, вкриті плівкою оболонкою, є власною розробкою «Nycomed Danmark ApS», препарат був вперше зареєстрований в Україні наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 грудня 2004 року № 610 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали», рішення про державну реєстрацію додаткової упаковки лікарського засобу затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 жовтня 2009 року № 762 відповідно до реєстраційного посвідчення № UА/2370/01/01 та № UА/2370/01/02. Торгові марки ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_1 мають правову охорону в Україні згідно із сертифікатами міжнародної реєстрації НОМЕР_2 та НОМЕР_3, власником яких є «Nycomed Danmark ApS».

25 серпня 2009 року між представництвом компанії «Нікомед»(«Nycomed Danmark ApS») в Україні (за договором –замовник) та Фізичною особою ОСОБА_2 (за договором –виконавець) було укладено договір № 3/25 (далі договір). За умов договору в порядку та на умовах, визначених договором виконавець зобов’язаний надати послуги по здійсненню моніторингу інформації щодо ефективності, якості та безпечності препаратів замовника та забезпечення зворотнього зв’язку з медичними закладами щодо проявів побічної дії препаратів виробництва замовника, а замовник зобов’язаний оплатити вартість наданих послуг на умовах договору. До послуг, передбачених договором, у тому числі належать: вивчення діяльності інших фармацевтичних компаній; моніторинг заявок на генеричні препарати, аналогічні лікарським засобам замовника; надання інформації щодо ефективності, якості та безпечності препаратів замовника; здійснення зворотнього зв’язку з медичними закладами щодо непередбачуваних проявів дії препаратів замовника; складання звіту про результати мониторінгу; участь у виставках та інших спеціалізованих заходах фармацевтичної галузі. Зокрема, до обов’язків виконавця входило відстежування інформації щодо присутності на ринку України копій препаратів Позивача або спроб введення їх на ринок України, необхідною передумовою чого є державна реєстрація лікарського засобу (ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»).

Фізична особа-підприємець ОСОБА_2 зобов’язання за договором у частині відстежування несанкціонованих копій препарату ІНФОРМАЦІЯ_1 не виконала, а саме: не повідомила позивача про те, що 1 жовтня 2009 року товариством з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»була подана до Державного підприємства «Державний фармакологічний центр»Міністерства охорони здоров’я України заява про державну реєстрацію лікарських засобів під торговими назвами Магнікарділ-75 та Магнікарділ-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою № 10х3 у блістерах в пачці, № 100 у пластиковому контейнері в картонній коробці по 5 кг, 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових.

Представником позивача 14 липня 2010 року було подано до суду через загальний відділ суду заяву про доповнення та уточнення позовних вимог в якій позивач відмовився від позовних вимог щодо Фізичної особи ОСОБА_2 та просить суд в цій частині припинити провадження у справі, отже провадження у справі в цій частині позовних вимог підлягає припиненню на підставі пункту четвертого частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України.

Порядок державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію). Згідно з п. 2 цієї постанови Державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює МОЗ на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб та контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром МОЗ та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.

На офіційному сайті Центру за адресою http://www.pharma-center.kiev.ua/view/zayavu міститься інформація про заяви на реєстрацію лікарських засобів.

Саме на офіційному сайті відповідача-2 - Державного фармакологічного центру МОЗ України була розміщена інформація, що 01.10.2009 р. компанією ТОВ “Фарма Старт” (Україна) подано заяву про державну реєстрацію лікарських засобів Магнікарділ-75 та Магнікарділ-150, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10х3 у блістерах в пачці, № 100 у пластиковому контейнері в картонній коробці, in bulk по 5 кг, 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ «Фарма Старт», торгова назва яких - ІНФОРМАЦІЯ_1 є схожою до ступеню змішування з ТМ ІНФОРМАЦІЯ_1, на основі тих самих діючих речовин. Ця інформація також була надрукована у газеті «Аптека», і позивач надав докази цьому. Заявлений третью особою - компанією «Фарма Старт»до реєстрації в Україні препарат ІНФОРМАЦІЯ_1 мав такий саме вміст діючих речовин, як і оригінальний препарат ІНФОРМАЦІЯ_1 (кислоти ацетилсаліцилової - 75.0 мг, магнію гідроксиду - 15.2 мг; кислоти ацетилсаліцилової - 150.0 мг, магнію гідроксиду - 30.39 мг) компанії », тобто, був аналогічним продуктом. У зв’язку з цим позивач наголошував, що фармацевтична композиція визначеного якісного та кількісного складу «кислота ацетилсаліцилова/ магнію гідроксид»відома спеціалістам та пацієнтам саме під торговою назвою «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки є об’єктом розробки та численних досліджень компанії Нікомед.

Крім того, позивач - Компанія Нікомед вважає, що використання третьою особою-1 – ТОВ «Фарма Старт»за дозволом Відповідача-2 (ДФЦ МОЗ) торговельної назви лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 порушує його права і охоронювані законом інтереси, оскільки:

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»є схожим до ступеню змішування з ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1»за фонетичним, семантичним та графічним критеріями;

- позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»використовується для тих самих товарів 5 класу МКТП, для яких зареєстрована ТМ «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме: фармацевтичних препаратів;

- лікарські засоби «ІНФОРМАЦІЯ_1»і «ІНФОРМАЦІЯ_1»не тільки належать до однієї фармакотерапевтичної групи - Антитромботичні засоби (Код АТС В01АС06), але й мають такий самий якісний та кількісний склад діючих речовин, а саме: 75/150 мг ацетилсаліцилової кислоти і 15,2/30.39 мг магнію гідроксиду, що підтверджується реєстраційними посвідченнями №№ UA/2370/01/01 та UA/2370/01/02 та інструкціями для медичного застосування лікарського засобу Позивача ІНФОРМАЦІЯ_1 та даними про заявку на реєстрацію лікарського засобу Відповідача ІНФОРМАЦІЯ_1.

В процесі розгляду заяв на реєстрацію лікарського засобу Відповідач 2 керується нормативними актами, що визначають порядок здійснення експертизи заявки, зорема:

- «Інструкцією про порядок проведення аналізу лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), у Лабораторії фармацевтичного аналізу департаменту з фармацевтичної діяльності ДП «Державний фармакологічний центр»МОЗ України»,

- «Порядком проведення експертизи матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних документів протягом дії реєстраційного посвідчення», затвердженим наказом МОЗ України від 26.08.2005р. № 426 (зі змінами) і зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.09.2005 р. № 1069/11349,

- «Порядком направлення на додаткові випробування лікарських засобів при проведенні експертизи реєстраційних матеріалів», затвердженим наказом МОЗ України від 17.04.2007 р № 190 і зареєстрованим Міністерством юстиції України 17.08.2007 р. № 645/5;

- іншими інструкціями та рекомендаціями щодо проведення аналізу лікарських засобів.

Як свідчить «ПамЧятка для заявника», розміщена на сайті Відповідача-2 у розділі «Лабораторія фарманалізу»(Порядок проведення аналізу лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), у Лабораторії фармацевтичного аналізу департаменту з фармацевтичної діяльності ДП «Державний фармакологічний центр»МОЗ України), для проведення аналізу лікарського засобу необхідні його зразки –тобто, готовий для застосування продукт, вироблений за промисловою технологією. Отже, подаючи заяву на реєстрацію лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 третя особа (ТОВ «Фарма Старт») здійснила повний цикл підготовки для введення його в господарський обіг у розумінні частини 2 ст. 16 Закону «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Тому, на думку Позивача, рішення комісії Державного фармакологічного центру МОЗ України з попереднього розгляду щодо процедури реєстрації про те, що лікарський засіб під торговою назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, схожою до ступеню змішування з торговими марками позивача, вирішено «трактувати як генерик»оригінального препарату ІНФОРМАЦІЯ_1 Компанії », було дозволом на використання ділової репутації Позивача –отже, відповідач-2 перебрав на себе функції правовласника знака щодо розпорядження ним.

З моменту оприлюднення Відповідачем-2 на своєму сайті інформації про подання третьою особою-1 до реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1, позивач звертався до Центру (Відповідача-2), МОЗ України та ТОВ «Фарма Старт»з листами про те, що назва лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 в Україні є об’єктом правової охорони, і компанія Нікомед як правовласник нікому не надавала дозволу на введення в обіг і, відповідно, реєстрацію препаратів, під аналогічними до знака ІНФОРМАЦІЯ_1 назвами, заперечує проти державної реєстрації відповідних лікарських засобів, зокрема, лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 третьої особи-1. Копії цих листів були долучені до матеріалів справи.

Той факт, що відповідач-2 (Державне підприємство "Державний фармакологічний центр" Міністерства охорони здоров'я України) проігнорував його звернення щодо недопустимості реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1, на думку позивача, свідчить про те, що він перебрав на себе його виключне право щодо розпорядження торговою маркою ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме –надав третій особі-1 (ТОВ ФармаСтарт) дозвіл на введення у господарський обіг лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом прийняття до державної реєстрації заяви на цей лікарський засіб, що є передумовою виходу препарату на ринок та висновком науково-експертної ради Центру від 25 березня 2010 р. рекомендував ці препарати до реєстрації, чим порушив права інтелектуальної власності Позивача, передбачені ст. 494 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”.

Спеціальним нормативно-правовим актом, що регулює в Україні введення ліків у господарський обіг, а саме - процес реєстрації лікарських засобів в Україні - є Закон України «Про лікарські засоби». Цей Закон регулює правовідносини, пов'язані зі створенням, реєстрацією, виробництвом, контролем якості та реалізацією лікарських засобів, визначає права та обов'язки підприємств, установ, організацій і громадян, а також повноваження у цій сфері органів державної виконавчої влади і посадових осіб.

Нормами ст. 9 Закону України «Про лікарські засоби»визначені основні вимоги до державної реєстрації лікарських засобів, що є необхідною передумовою допуску лікарського засобу до застосування в Україні.

Реєстрація лікарських засобів здійснюється відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)». Згідно з пунктом 2 Порядку № 376 державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство охорони здоров'я України на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб та контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Як стало відомо позивачу з опублікованого 29.06.2010 р. на сайті Відповідача-2 проекта наказу МОЗ України про реєстрацію лікарського засобу конфліктна назва рекомендованого до реєстрації ДП "Державний фармакологічний центр" МОЗ України (відповідачем-2) лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «Фарма Старт»була змінена на ІНФОРМАЦІЯ_1 і під цією назвою препарат у 4-х лікарських формах включений у додаток 1 (позиції 19-22) до проекту наказу МОЗ України про реєстрацію лікарського засобу, а потім зареєстрований наказом МОЗ України від 21.07.2010р. № 596.

Підставою для реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 у наказі МОЗ України від 21.07.2010р. № 596 були вказані результати експертизи реєстраційних матеріалів лікарських засобів та контролю якості тих, що подані на державну реєстрацію, проведеної ДП «Державний експертний центр»МОЗ України, та висновків щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів від 29.06.2010 р. № 1763/2.7- 4.

Отже, позивач просив визнати недісним висновок № 1763/2.7- 4 Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров’я України від 29 червня 2010 року щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів в частині рекомендації до державної реєстрації лікарських засобів ІНФОРМАЦІЯ_1-75 та ІНФОРМАЦІЯ_1-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, завник товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»реєстраційні посвідчення № UА/10793/01/01, № UА/10794/01/01, № UА/10793/01/02 та № UА/10794/01/02, а також зобов’язати його зробити подання у Міністерство охорони здоров’я України щодо внесення відповідних змін у наказ Міністерства здоров’я України від 21 липня 2010 року № 596.

Наказом № 596 Міністерства охорони здоров’я України від 21 липня 2010 року «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали»було зареєстровано та внесено до Державного реєстру лікарських засобів України, лікарські засоби згідно з переліком - додатком № 1 у відповідності до якого зареєстровано лікарські засоби ІНФОРМАЦІЯ_1 –таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), ІНФОРМАЦІЯ_1 150 –таблетки вкриті оболонкою, по 6 кг у поліетиленових пакетах, ІНФОРМАЦІЯ_1 –таблетки, вкриті плівковою оболонкою № 20 (20х1), № 100 (20х5), ІНФОРМАЦІЯ_1 таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 6 кг у поліетиленових пакетах виробником яких є товариство з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт», реєстрація на п’ять років.

Крім того, як стало відомо позивачу, словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»було заявлене Товариством з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»як знак за заявкою № m 201006006 і 19 квітня 2010 року йому було видане Свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 26 липня 2010 року, у зв’язку з чим позивач просив суд витребувати у відповідача-3 матеріали цієї заявки.

Відповідно до ст. 41 ГПК України для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Оскільки сторонами оспорюється протиправність реєстрація лікарських засобів в зв’язку із схожістю знаків для товарів і послуг - ІНФОРМАЦІЯ_1 із знаками для товарів і послуг Магнікорділ, ІНФОРМАЦІЯ_1 та Кор-магніл у справі було призначено судову експертизу інтелектуальної власності, яку доручено експертам, атестованим за спеціальністю 13.6 Дослідження, пов’язані з комерційними (фірмовим) найменуванням, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними значеннями, а саме: експерту Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності ОСОБА_12 (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 933). Експерту ОСОБА_15 (свідоцтво про присвоєння кваліфікації № 1065) та головному спеціалісту МОЗ України з лікарської (провізорської) спеціальності кардіологія, професору, завідувачу відділу симптоматичних гіпертензій інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України ОСОБА_13.

Під час експертного дослідження були проведені дослідження, пов’язані з властивостями позначень у галузі медицини та знаків для товарів і послуг 5 класу МКТП, в тому числі і наступні дослідження: дослідження звукової (фонетичної) схожості; дослідження графічної (візуальної) схожості; дослідження смислової (сематичної) схожості конфліктних позначень. Результатом дослідження став експертний висновок № 680 від 18.03.2011р.

Відповідно до висновків вищевказаної експертизи словесне позначення «МАГНІОКАРДІЛ»за заявкою на знак для товарів і послуг № 2009 07356 від 22.06.2009 року є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати.

Словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»за заявкою на знак для товарів і послуг № 2009 07357 від 22.06.2009 р. є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5-го класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати.

Словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»на блістерних та картонних упаковках лікарського засобу МАГНІКАРДІЛ-75 та МАГНІКАРДІЛ-150 товариства «ФармаСтарт» є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати.

Словесне позначення - »на макетах блістерних та картонних упаковок лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 товариства «Фарма Старт», є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, за умови використання їх для однорідних чи споріднених товарів.

Комбіноване позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»на блістерних та картонних упаковках лікарського засобу МАГНІКАРДІЛ-75 та ІНФОРМАЦІЯ_1-150 товариства «Фарма Старт»є схожим з комбінованим позначенням «ІНФОРМАЦІЯ_1»(Знак за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3 в українській транслітерації та у комбінації з зображувальним елементом) на етикетках препарату ІНФОРМАЦІЯ_1 настільки, що ці позначення можна сплутати.

Позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», що використовує TOB «Фарма Старт»у господарській діяльності, є схожим із знаком для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, настільки, що їх можна сплутати для однорідних товарів і послуг 5 класу МКТП.

Позначення », що використовує TOB «Фарма Старт»у господарській діяльності, є схожим із знаком для товарів і послуг »за міжнародною реєстрацією НОМЕР_2 настільки, що їх можна сплутати, за умови використання їх для однорідних або споріднених товарів.

У наданих на дослідження матеріалах відсутні відомості про фактори, які обумовлюють ту обставину, що станом на 01 червня 2005 р. позначення / ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1»було добре відомим в Україні знаком компанії «Нікомед Данія АпС»стосовно товарів 5 класу МКТП «Лікарські засоби».

Надані на дослідження матеріали містять інформацію про такі фактори, як: види маркування товарів знаком, тривалість та географічний район реєстрацій знака, застосування знака в рекламі, заходи щодо просування знака, обсяг реалізації товарів, маркованих знаком, положення виробника товару, маркованого знаком, на ринку, а також тривалість використання знака, сукупність яких вказує на те, що станом на 21 червня 2009р. позначення / ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1»було добре відомим в Україні знаком компанії «Нікомед Данія АпС»стосовно товарів 5 класу МКТП «Лікарські (фармацевтичні) засоби».

Словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»на блістерних та картонних упаковках лікарських засобів Кормагніл-75 та Кормагніл-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), in bulk по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ ФармаСтар (реєстраційні посвідчення № UА/10793/01/01, № UА/10794/01/01, № UА/10793/01/02 та № UА/10794/01/02) товариства «ФармаСтарт», макети яких затверджені ДФЦ МОЗ України, є схожими із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

Словесне позначення «Kormagnil»на макетах блістер них упаковок лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 товариства «Фарма Старт», затверджених ДФЦ МОЗ України, є схожими із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 26 липня 2010 року (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010 р.) є схожими із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

Крім того, експертами при дослідженні питання стосовно ступеню схожості позначення МАГНІОКАРДІЛ зі знаком за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 в БД "Електронна версія акумулятивного офіційного бюлетеня "Промислова власність" Укрпатенту стосовно відомостей про видачу свідоцтв на знаки для товарів і послуг http://base.ukrpatent.org/searchBul/search.php?action=changedb] було виявлено відомості про реєстрацію знака для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 25.11.2010р., який має той самий склад літер що й знак ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 26.07.2010р. Експерти вважають за доцільне дослідити питання щодо схожості знака ІНФОРМАЦІЯ_1 за свідоцтвом України НОМЕР_4 від 25.11.2010 р. (заявка № m 2009 15562 від 20.11.2009) зі знаком за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3. Відповідаючи на це питання експерти дійшли висновку, що знак для товарів і послуг «Кор-магніл»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.11.2010 року (заявка № 200915562 від 20.11.2009 р.) є схожими із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили. Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковим (стаття 43 Господарського процесуального кодексу України).

Висновок судового експерта для господарського суду не є обов’язковим і оцінюється господарським судом за правилами, встановленими статтею 43 цього кодексу (частина п’ята статті 42 Господарського процесуального кодексу України).

Експертизу було проведено та складено висновок з додержанням норм Закону України «Про судову експертизу», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 із змінами, Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2003 року № 170/5, також висновок експертизи відповідає нормам статті 42 Господарського процесуального кодексу України, отже приймається судом в якості належного доказу у справі.

Щодо усних заперечень відповідача 4 в судових засіданнях висновків експертизи та клопотання щодо проведення повторної експертизи суд вважає за потрібне зазначити наступне.

Клопотання відповідача-4 не містить визначених законом підстав для її призначення. Підпунктом 9.2 пункту 9 роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи” передбачено, що повторна судова експертиза призначається з ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати іншому експерту (експертам). Тому тільки за наявності суперечливих висновків судового експерта, які не було усунено шляхом його додаткових пояснень у судовому засіданні суд має право призначити повторну судову експертизу.

Як підстави для задоволення своїх вимог щодо призначення у справі повторної експертизи представник відповідача-4 посилається на свою відсутність у судовому засіданні 25 серпня 2010 р. та на те, що до виконання експертного дослідження було залучено фахівця не в галузі права інтелектуальної власності, а в спеціальній галузі медицини –кардіології.

Проте, питання, які були поставлені на вирішення експертам, були запропоновані представниками сторін ще на початку червня 2010 р., а питання про залучення для проведення експертизи спеціаліста в галузі кардіології було обумовлене тим, що участь спеціаліста в галузі кардіології суттєво вплине на повноту та обґрунтованість дослідження.

Пунктом 1.3. Рекомендацій президії Вищого господарського суду України від 29.03.2005 р. № 04-5/76 Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності роз’яснюється, що судова експертиза повинна призначатися тільки для встановлення даних, що входять до предмету доказування у справі, і не може стосуватися тлумачення і застосування правових норм. Частиною першою статті 10 Закону про судову експертизу визначено, що судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань.

Таким чином, експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об'єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.

Відповідно до ч. 2 ст. 41 ГПК України учасники судового процесу вправі пропонувати господарському суду питання, які мають бути роз’яснені експертом. Судом враховано при визначенні кола питань, які мають бути роз’яснені експертами, питання представників сторін, які вони запропонували поставити перед експертом, викладені в їх клопотаннях про призначення судової експертизи інтелектуальної власності, а також у додатковому клопотанні позивача щодо включення до переліку питань стосовно позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 і визначення ступеню відомості назви лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно товару 5 класу МКТП (лікарські засоби).

Остаточне коло цих питань було встановлено господарським судом в ухвалі від 25.08.10 р. У зв’язку з тим, що для вирішення питань схожості конфліктних позначень необхідно застосування спеціальних знань з питань інтелектуальної власності стосовно об’єктів фармацевтичної галузі –назв лікарських засобів та їх упаковок, відповідно до приписів ст. 41 ГПК України суд доручив проведення судової експертизи інтелектуальної власності у справі комісії експертів, включив до неї головного спеціаліста МОЗ України з лікарської (провізорської) спеціальності кардіологія ОСОБА_13, що працює завідувачем відділу симптоматичних гіпертензій інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска НАМН України, а також двох фахівців у галузі інтелектуальної власності. Експерти попереджені про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку.

21 березня 2011р. на адресу суду надійшли матеріали справи разом із висновком судової експертизи № 680 від 18.03.2011р. Оскільки цей експертний висновок у справі не визнаний необгрунтованим, або таким, що викликає сумнів у його правильності, клопотання відповідача-4 про призначення повторної експертизи не може бути задоволене. Проте для надання додаткових пояснень по висновку № 680 від 18.03.2011р. у судове засідання був викликаний для надання пояснення голова експертної комісії - судовий експерт ОСОБА_12

Відповідно до пункту першого статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року: «Країни Союзу зобов’язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знака, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї Конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знака становить відтворення такого загальновідомого знака чи імітацію, здатну викликати змішування з ним».

Отже наведена норма вказує, що питання, які стосуються обсягу правової охорони загальновідомого (добре відомого) знака та дати набуття цього статусу, розглядаються, зокрема, у випадку наявності конфлікту з іншим знаком, поданим на реєстрацію або зареєстрованим.

Також експертизою та матеріалами справи документально підтверджено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва «Nycomed Danmark ApS»є добре відомим в Україні, оскільки найбільш рання згадка про використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1»відносно такого товару 5-го класу МКТП як лікарський засіб є вказівка на проведену у місті Донецьку 19 квітня 2006 року науково-практичну конференцію на тему «Современные аспекты лечения сердечно-сосудистых заболеваний», на якій був представлений препарат «ІНФОРМАЦІЯ_1»у стендовій презентації.

Представлення товару, маркованого призначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»на стенді фактично є рекламою даного лікарського засобу, так як його метою є підтримання обізнаності щодо товару. Відповідно, слід зробити висновок, що не пізніше ніж 19 квітня 2006 року було розпочато використання позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», оскільки одним із способів використання знака, встановленим статтею 16 Закону України «Про лікарські засоби»є використання знака у рекламі.

Інтенсивність використання назви лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва «Nycomed Danmark ApS»в обороті відповідного товару 5 класу МКТП у галузі медицини кардіологія також підтверджено документальними доказами, наявними вматеріалах справи.

Згідно з п.1 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 22.05.2003 р. охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом.

Відповідно до ч. 4 ст.25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні. Правова охорона знака, заявленого на реєстрацію в Україні, а саме право використовувати знак та інші права, передбачені Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», випливають зі свідоцтва, відповідно до п.1 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», а згідно з п.2 ст.16 цього ж закону права, що випливають зі свідоцтва, діють від дати подання заявки.

При визначенні того, чи є знак добре відомим в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання знака у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання знака; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування знака, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких знак застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію знака за умови, що знак використовується чи є визнаним; свідчення успішного відстоювання прав на знак, зокрема територія, на якій знак визнано добре відомим компетентними органами; цінність, що асоціюється зі знаком частина перша та частина друга статті 25 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг).

Таким чином, права позивача на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1» є чинними з 21 червня 2009 р. – дати, на яку вказаний знак було визнано добре відомим (у даному випадку –встановлено експертами).

Отже, станом на 21 червня 2009 року тривалість інтенсивного використання знака «ІНФОРМАЦІЯ_1»становила чотири роки, що є достатньо тривалим періодом для того, щоб набути відомість серед споживачів товарів, маркованих знаком.

Причиною виникнення спору стало те, що, на думку позивача, за дозволом відповідача-2 відповідач-4 використовує у своїй господарській діяльності позначення ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстроване відповідачем-3 як знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 26.07.2010р. (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010) та знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.11.2010р. (заявка № 200915562 від 20.11.2009), що є схожими зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати, а також із знаком ІНФОРМАЦІЯ_1, що є добре відомим в Україні.

Знак ІНФОРМАЦІЯ_1 використовується позивачем в Україні як назва лікарського засобу з 2005 р., оскільки згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 грудня 2004 року № 610 «Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали» було зареєстровано лікарський засіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виробництва «Nycomed Danmark ApS». Рішення про державну реєстрацію додаткової упаковки лікарського засобу затверджене наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 жовтня 2009 року № 762 відповідно до реєстраційного посвідчення № UА/2370/01/01 та № UА/2370/01/02. Торгова марка ІНФОРМАЦІЯ_1 або ІНФОРМАЦІЯ_1 має правову охорону в Україні згідно із сертифікатами міжнародної реєстрації НОМЕР_2 та НОМЕР_3 власником яких є «Nycomed Danmark ApS».

На територію України можуть ввозитись лікарські засоби, зареєстровані в Україні, за наявності сертифіката, що видається виробником (частина перша статті 17 Закону України «Про лікарські засоби»).

Реєстрація лікарських засобів проводиться відповідно до порядку, визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію), далі - Порядок № 376.

Згідно з пунктом 2 Порядку № 376 державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу здійснює Міністерство охорони здоров'я України на підставі результатів експертизи реєстраційних матеріалів (реєстраційного досьє) на такий засіб та контролю його якості, проведених Державним фармакологічним центром Міністерства охорони здоров'я України та Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Вимоги щодо експертизи матеріалів реєстраційних досьє і власне процедура експертизи деталізовані у Порядку проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26.08.2005 № 426 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2005 за № 1069/11349 (далі –Порядок № 426).

Відповідно до пункту 2.32 Порядку № 426 експертиза матеріалів на лікарський засіб –це перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка реєстраційних матеріалів та матеріалів додаткових експертиз (випробувань) лікарського засобу з метою підготовки вмотивованих висновків для прийняття рішення про його державну реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу.

Згідно з пунктом 2.35 Порядку № 426 висновок Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров'я України щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу –це результат експертизи реєстраційних матеріалів на лікарський засіб з наданням рекомендацій щодо його державної реєстрації (перереєстрації), експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення з рекомендацією про потребу внесення змін чи доповнень до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб або його нову реєстрацію.

Виходячи зі змісту приписів статті 9 Закону України "Про лікарські засоби", Порядку № 376 і Порядку № 426 можна зробити висновок про те, що до повноважень Відповідача-2 - ДП "Державний фармакологічний центр" належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів, за результатами якої названий центр складає вмотивовані висновки про можливість (або неможливість) реєстрації лікарських засобів.

Пунктом 3.2 Порядку № 426 передбачено обов'язок заявника надати органу експертизи відомості про те, чи захищена торговельна марка лз в Україні, та згідно з підпунктом 4.11 Порядку надати копії документів щодо захисту торговельної марки в Україні.

На виконання цих приписів при реєстрації лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 позивачем були представлені відповідачу-2 всі докази наявності прав інтелектуальної власності на торгову назву препарату ІНФОРМАЦІЯ_1®.

Проте, з моменту оприлюднення Відповідачем на своєму сайті інформації про подання ТОВ «Фарма Старт»до реєстрації лз ІНФОРМАЦІЯ_1, позивач звертався до нього, до Відповідача-2 та у МОЗ України з листами про те, що торгова назва лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1 –в Україні є об’єктом охорони, і компанія Нікомед як правовласник нікому не надавала дозволу на введення в обіг і, відповідно, реєстрацію препаратів, аналогічних Кардіомагнілу, заперечує проти державної реєстрації лікарських засобів під аналогічними назвами, зокрема, лікарського засобу ІНФОРМАЦІЯ_1, на що Центр відповів, що це питання може бути вирішено лише у судовому порядку.

Відповідно до пункту 33 Порядку № 376 для державної реєстрації лікарських засобів, що базуються або мають відношення до об'єктів інтелектуальної власності, на які відповідно до законів України видано патент, заявник подає копію патенту або ліцензії, якою дозволяється виробництво та продаж зареєстрованого лікарського засобу, і лист, в якому зазначається, що права третьої сторони, захищені патентом, не порушуються у зв'язку з реєстрацією лікарського засобу.

Згідно з п. 5 Постанови за результатами експертизи Центр готує вмотивовані висновки щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу і рекомендує здійснити державну реєстрацію такого засобу або відмовити в ній.

На підставі поданих Відповідачем-2 висновків та рекомендацій МОЗ у місячний строк приймає рішення про реєстрацію лікарського засобу або про відмову в такій реєстрації.

Згідно з п. 9 Постанови у державній реєстрації лікарського засобу може бути відмовлено у разі, коли після проведення розгляду заяви про порушення прав суд установив, що така реєстрація призвела до порушення захищених патентом України майнових прав інтелектуальної власності, в тому числі у процесі виробництва, використання, продажу лікарських засобів. (Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Постановою КМУ № 503 від 21.03.2007р.).

Відповідно до п. 2.32 Порядку № 426 проведення експертизи «експертиза матеріалів на лікарський засіб - це перевірка, аналіз та спеціалізована оцінка реєстраційних матеріалів та матеріалів додаткових експертиз (випробувань) лікарського засобу з метою підготовки вмотивованих висновків для прийняття рішення про його державну реєстрацію (перереєстрацію) або відмову в державній реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу».

В Україні уповноваженим органом з реєстрації лз є Державний фармакологічний центр МОЗ України (Відповідач 2), до повноважень якого і належить проведення експертизи реєстраційних матеріалів за результатами якої він складає вмотивовані висновки про можливість реєстрації лікарського засобу .

Згідно з п. 2.35 Порядку «Висновок Державного фармакологічного центру МОЗ України (далі - Центр) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу - це результат експертизи реєстраційних матеріалів на лікарський засіб з наданням рекомендацій щодо його державної реєстрації (перереєстрації), експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення з рекомендацією про потребу внесення змін чи доповнень до реєстраційних матеріалів на лікарський засіб або його нову реєстрацію».

Слід, також, зазначити, що на сторінці офіційного сайту Відповідача «Правові аспекти обігу лікарських засобів» (http://www.pharma-center.kiev.ua/view/legal_aspects) представлена схема «Система обігу лікарських засобів в Україні»(додаток 16), де вказано, що він здійснює експертизу ЛЗ, в ході якої перевіряється, зокрема, згідно з Пунктом 3.2 Порядку № 426 чи захищена торговельна марка лз в Україні, та згідно з підпунктом 4.11 Порядку заявник повинен надати копії документів щодо захисту торговельної марки в Україні – отже, надаючи дозвіл на введення в обіг лз під торговою назвою ІНФОРМАЦІЯ_1, Відповідач-2 порушив майнові права інтелектуальної власності Позивача на ТМ ІНФОРМАЦІЯ_1®.

Таким чином, при прийнятті заяви ТОВ «Фарма Старт»про реєстрацію лз Магнікарділу Відповідач не взяв до уваги чинні права Позивача на торгову марку (референтний препарат Позивача ІНФОРМАЦІЯ_1® №№ UA/2370/01/01 та UA/2370/01/02), в результаті чого він був рекомендований до реєстрації.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку про те, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 154 Господарського кодексу України відносини, пов’язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються Господарським кодексом України та іншими законами.

До відносин, пов’язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 Господарського кодексу України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності –це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч. 3 ст. 418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об’єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч. 1 ст. 420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Відповідно до ст. 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Згідно ч. 1 ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом, умови та порядок видачі якого встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом (ч. 2 ст. 494 Цивільного кодексу України).

Відповідно до ч. 3 ст. 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Як передбачено ч. 1 ст. 495 Цивільного кодексу України та ст. 16 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15 грудня 1993 р. № 3689-ХІІ з наступними змінами та доповненнями, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, зокрема, є право на її використання, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності.

Відповідно до ст. 1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів.

Частиною 1 ст. 15 Цивільного кодексу України передбачено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Частиною другою цієї статті визначено способи захисту цивільних прав та інтересів. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Відповідно до ст. 20 Цивільного кодексу України, право на захист особа здійснює на свій розсуд.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом (стаття 494 Цивільного кодексу України).

Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору. Свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати (частина перша друга та п’ята статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг).

Будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Порушенням прав власника свідоцтва вважається також використання без його згоди в доменних іменах знаків та позначень, вказаних у пункті 5 статті 16 цього Закону. На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки. Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати (стаття 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг).

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003 року, правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони.

Підстави для відмови в наданні правової охорони, як і для висновку про невідповідність вже зареєстрованих знаків умовам надання правової охорони, визначені ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003 року.

Зокрема, не можуть одержати правову охорону позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу (ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» в редакції від 22.05.2003р.).

Крім того, не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг (ч. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»в редакції від 22.05.2003р.).

Згідно п. 4.3.2.1. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджених Наказом Держпатенту України від 28 липня 1995 р. № 116, згідно з п. 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»не реєструються як знак позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи щодо однорідних товарів

і/або послуг та із знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються на підставі

міжнародних договорів, учасником яких є Україна (в тому числі, міжнародними знаками, що охороняються в Україні згідно з Мадридською угодою).

Пунктом 4.3.2.4. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг встановлено, що позначення вважається тотожним з іншим позначенням, якщо воно збігається з ним у всіх елементах, а схожим настільки, що його можна сплутати з іншим позначенням, - якщо воно асоціюється з ним в цілому, незважаючи на окрему різницю елементів.

Відповідно до п. 4.3.2.5. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, при встановленні однорідності товарів або товарів і послуг визначається принципова імовірність виникнення у споживача враження про належність їх одній особі, що виготовляє товар або надає послуги. Для встановлення такої однорідності слід враховувати рід (вид) товарів і послуг; їх призначення; вид матеріалу, з якого товари виготовлені; умови та канали збуту товарів, коло споживачів.

Пунктом 4.3.2.6. Правил складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг передбачено, що при встановленні схожості словесних позначень враховується звукова (фонетична), графічна (візуальна) та смислова (семантична) схожість.

Згідно ст. 499 Цивільного кодексу України, права інтелектуальної власності на торговельну марку визнаються недійсними з підстав та в порядку, встановлених законом.

Відповідно до абзацу 5 п. 3 Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 р. № 3771-ХІІ «Про введення в дію Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», свідоцтво України може бути визнано недійсним у разі невідповідності знака умовам його реєстрації, визначеним законодавством, що діяли на дату подання заявки.

На дату винесення рішення в Україні чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

Згідно п. «а» ч. 1 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково, зокрема, у разі невідповідності зареєстрованого знака умовам надання правової охорони.

Частиною 2 ст. 6 цього Закону передбачено, що не можуть одержати правову охорону, зокрема, позначення, які є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар.

Згідно з п. в) ч. 1 ст. 19 Закону України "Про охорону знаків для товарів і послуг" (Визнання свідоцтва недійсним) Свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю, також, у разі видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Нормами частини 3 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»передбачено, що не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

Згідно з п.1 ст.10 Закону України ”Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті). Згідно з п.15 цієї статті, під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом.

З наведених норм випливає, що для встановлення відповідності конфліктних знаків для товарів і послуг умовам надання правової охорони необхідно застосування спеціальних знань. У процесі вирішення спору судом, відповідно до ст. 41 Господарського процесуального кодексу України, призначено судову експертизу об’єктів інтелектуальної власності, проведення якої було доручено комісії експертів, яка встановила, зокрема, що: - Словесне позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1»на блістерних та картонних упаковках лікарських засобів Кормагніл-75 та Кормагніл-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20x1), № 100 (20x5), in bulk no 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник - ТОВ ФармаСтарт (реєстраційні посвідчення №№ UA/10793/01/01, UA/10794/01/01, UA/10793/01/02, UA/10794/01/02) товариства «ФармаСтарт», макети яких затверджені ДФЦ МОЗ України, є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, внаслідок чого ці позначення і знак можна сплутати.

- Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвом України НОМЕР_1 від 26.07.2010р. (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010) є схожим із знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати.

- Знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1»за свідоцтвом України на знак для товарів і послуг НОМЕР_4 від 25.11.2010р. (заявка № 200915562 від 20.11.2009) є схожим зі знаком для товарів і послуг за міжнародною реєстрацією НОМЕР_3, зареєстрованим для товарів і послуг 5 класу МКТП, настільки, що їх можна сплутати.

Згідно з п. 3 Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N997 основним завданням Департаменту є організаційне забезпечення охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності, на виконання якого він видає в установленому порядку охоронні документи на об'єкти інтелектуальної власності, зокрема, Свідоцтва України на знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1»НОМЕР_1 від 26.07.2010р. та «ІНФОРМАЦІЯ_1»НОМЕР_4 від 25.11.2010р. (заявка № 200915562 від 20.11.2009).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.), при визнанні свідоцтва чи його частини недійсними установа (центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності відповідно до ст. 1 вказаного закону) повідомляє про це у своєму офіційному бюлетені. Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання заявки (ч. 3 ст. 19 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993р. № 3689-ХІІ (з останніми змінами від 10.04.2008р.).

За таких обставин, вимоги позивача про зобов’язання відповідача-3 внести до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відомості про визнання свідоцтв України на знаки «ІНФОРМАЦІЯ_1»НОМЕР_1 від 26.07.2010р. та «ІНФОРМАЦІЯ_1»НОМЕР_4 від 25.11.2010р. (заявка № 200915562 від 20.11.2009) недійсними повністю, а саме у відношенні товарів 5 класу МКТП та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування (ч. 2 ст. 34 Господарського процесуального кодексу України).

В процесі розгляду справи суд дійшов висновку, що позивач належними засобами доказування довів обставини, на які він посилається як на підставу своїх позовних вимог, тоді як відповідач-2, відповідач-3 та відповідач-4 належних доказів на спростування тверджень позивача не надали.

Приписами статей 33, 34 Господарського процесуального кодексу України (надалі –ГПК України) передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Судові витрати відповідно до статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України в частині стягнення державного мита та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу покладаються на відповідача 4, в частині витрат за проведення експертизи на позивача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 44, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 від 25.11.2010 року (заявка № 200915562 від 20.11.2009 року).

3. Визнати недійсним повністю свідоцтво України на знак для товарів і послуг НОМЕР_1 від 26.07.2010 року (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010 року) «ІНФОРМАЦІЯ_1».

4. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_1 від 26.07.2010 року (заявка № m 2010 06006 від 19.04.2010 року) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг «ІНФОРМАЦІЯ_1».

5. Зобов’язати Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України (вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП 03680, код 21716978) внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг про визнання недійсним свідоцтва України НОМЕР_4 від 25.11.2010 року (заявка № 200915562 від 20.11.2009 року) на знак «ІНФОРМАЦІЯ_1»та опублікувати у своєму офіційному бюлетені відомості про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1.

6. Визнати недійсним Висновок від 29.06.2010 року № 1763/2.7- 4 Державного підприємства "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України (колишня назва «Державний фармакологічний центр»МОЗ України, Київ-03151, вул.Ушинського, 40, Ідентифікаційний код 20015794) щодо ефективності, безпечності та якості лікарського засобу та рекомендації його до державної реєстрації (перереєстрації) та внесення змін до реєстраційних матеріалів (Державне підприємство "Державний експертний центр" Міністерства охорони здоров'я України) у частині рекомендації до державної реєстрації лікарських засобів Кормагніл-75 та Кормагніл-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), in bulk по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ ФармаСтарт (реєстраційні посвідчення № UA/10793/01/01, № UA/10794/01/01, № UA/10793/01/02, № UA/10794/01/02, та зробити подання у Міністерство охорони здоров'я України для внесення відповідних змін у наказ МОЗ України від 21.07.2010 року № 596.

7. ЗобовЧязати ТОВ «Фарма Старт»(03124, м.Київ, бул.Лепсе, 8, Ідентифікаційний код 30117001) припинити використання у своїй господарській діяльності позначення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1), зокрема, у торгових назвах лікарських засобів Кормагніл-75 та Кормагніл-150, таблетки вкриті плівковою оболонкою, № 20 (20х1), № 100 (20х5), in bulk по 6 кг таблеток у пакетах поліетиленових, заявник –ТОВ ФармаСтарт (реєстраційні посвідчення № UA/10793/01/01, № UA/10794/01/01, № UA/10793/01/02, № UA/10794/01/02, а також шляхом нанесення його на упаковку цих лікарських засобів (товару), вивісок, пов'язаних з ними, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

8. Визнати знак для товарів і послуг ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 / ІНФОРМАЦІЯ_1 добре відомим в Україні стосовно товарів 5 класу МКТП «лікарські (антитромботичні) засоби»станом на 21 червня 2009 року.

9. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Фарма Старт»(03124, м. Київ, бул. Лепсе, 8, код 30117001) на користь «Nycomed Danmark ApS»(Ланб’єрг 1 ДК-4000, Роскільде, Данія) судові витрати: 85 (вісімдесят п’ять) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

10. В іншій частині провадження у справі припинити.

11. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя Т.П. Карпечкін

Повне рішення складено та підписано