ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

08 травня 2024 року Справа № 903/806/23 (903/761/23)

Господарський суд Волинської області у складі судді Вороняк А. С., за участі секретаря судового засідання Коритан Л. Ю., розглянувши матеріали по справі

за позовом Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі

про заборону здійснювати використання позначень, вилучення з цивільного обороту та знищення товару,

за участю представників-учасників справи:

від позивача: Войков А. П., адвокат, довіреність від 10.08.2020;

від відповідача: Краснопивцев О. К., адвокат, ордер серія ВН № 1278524 від 27.08.2023.

Права та обов`язки учасникам судового процесу роз`яснені відповідно до ст.ст. 42, 46 ГПК України.

Відводу складу суду не заявлено.

Запис розгляду судової справи здійснюється за допомогою технічних засобів, а саме: підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору: 01.08.2023 на адресу Господарського суду Волинської області надійшла позовна заява (з урахуванням заяви про уточнення позовних вимог від 26.09.2023) Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ, Німеччина) до Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі у якій позивач просить:

- заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю Стіллі здійснювати використання позначення у вигляді вигнутих асиметричних смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця незалежно від його кольорового виконання, яке є схожим настільки, що його можна сплутати із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SЕ для товару взуття жіноче, а саме нанесення його на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельних марок з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельні марки зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет;

- вилучити з цивільного обороту та знищити товар: Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар.,, ввезеного за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023, одержувач/імпортер: ТОВ "СТІЛЛІ" (Україна 65032, м. Одеса, б.Лідерсівський,9а, кв.73); Відправник/Експортер: A&H TRAIDING CO. LTD (b/o HUIDONG JILONG HENGSHAN SHOES FACTORY MAOGONGKENG JILONG TOWN, HUIDONG COUNTRY, CHINA).

При обґрунтуванні позовних вимог вказує, що із листа Волинської митниці № 7.3-17/7424 від 27.06.2023 йому стало відомо про ввезення ТОВ "Стіллі", на митну територію України, за митною декларацією ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 року товару Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар, що містить позначення, схоже із торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, що внесений до митного реєстру за № 229. Як стверджує позивач, власником згаданого свідоцтва є Компанія Пума СЕ.

При цьому позивач зауважує, що він не надавав ТОВ Стіллі права на використання своїх торговельних марок за міжнародними реєстраціями знаків для товарів і послуг та позначень, схожих із згаданими торговельними марками настільки, що їх можна сплутати, у будь-який спосіб, в т.ч. нанесення її на будь-який товар, для якого торговельні марки зареєстровані, упаковку, в якій міститься такий товар, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Позивач стверджує, що через схожість до ступеня сплутування позначення, використаного ТОВ Стіллі на продукції з ознаками контрафактності, та знаків позивача існує ризик введення в оману споживачів щодо особи, яка виробляє товар, тобто компанії Пума СЕ. Отже, у українського споживача може виникнути хибне уявлення, що товар, який ввозився відповідачем на митну територію України, був вироблений саме позивачем.

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023, запропоновано відповідачу подати суду відзив на позовну заяву; позивачу відповідь на відзиви.

Ухвалою суду від 07.08.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, вирішено справу розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 05.09.2023, запропоновано відповідачу подати суду відзив на позовну заяву; позивачу відповідь на відзиви.

28.08.2023 відповідач через відділ документального забезпечення та контролю суду подав відзив на позовну заяву від 27.08.2023 в якому просить в позові відмовити повністю, при цьому вказує, що позовні вимоги є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають до задоволення, оскільки використані відповідачем позначення не є схожими до ступеня сплутування зі знаками, правовласником якого є позивач, що підтверджено висновком експерта № 158-01 від 17.07.2023, тому відсутній факт порушення прав інтелектуальної власності. Даний відзив з додатками приєднано до матеріалів справи.

26.09.2023 позивач через систему Електронний суд подав письмові пояснення в яких вказує, що не вбачає потреби в призначені експертизи, однак якщо суд дійде висновку про необхідність її призначення вважає за доцільне поставити таке питання: Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією № UA500000/2023/914553 типу ЕЕ від 25.06.2023, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

26.09.2023 позивач через систему Електронний суд подав відповідь на відзив в якій просить позов задовольнити повністю, при цьому вказує, що висновок експерта, наданий відповідачем, при дослідженні питання схожості знаків, можливості їх сплутування викликає сумніви у його правильності, оскільки позначення на зразках взуття відрізняються від торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 окремими деталями, а саме мають менший кут вигину смуг та кількість смуг. Дана відповідь з додатками приєднано до матеріалів справи.

03.10.2023 відповідач через відділ документального забезпечення та контролю суду подав клопотання про призначення судової експертизи, проведення якої просить доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз; на вирішення експерта просить поставити питання: Чи є позначення у вигляді смуг, що розміщені на бічній поверхні товару взуття жіноче типу кросівки арт.:204-* - не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, №439162 та № 1250838, правовласником яких є ПУМА СЕ (PUMA SE) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?. Клопотання обґрунтоване наявністю у справі двох висновків експертів, які суперечать одне одному.

Ухвалою суду від 12.10.2023 постановлено клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю Стіллі б/н від 03.10.2023 про призначення судової експертизи задовольнити частково; призначити по справі № 903/806/23 судову експертизу; проведення експертизи доручити експертам Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; на вирішення експертизи поставити таке питання: чи є позначення, що розміщенні на товарі взуття жіноче типу кросівки арт.:204*- 960 пар за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародною реєстрацією за № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) та таким, що здатне в процесі використання вводити в оману споживача відносно виробника товару?; матеріали справи № 903/806/23 направити Львівському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (вул.Липинського,54, м.Львів, 79000); на час проведення експертизи провадження у справі № 903/806/23 зупинити.

23.02.2024 від Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України надійшов висновок експертів № 4504-Е від 19.02.2024.

Ухвалою суду від 01.03.2024 провадження у справі № 903/806/23 поновлено з 13.03.2024; підготовче засідання призначено на 13.03.2024.

13.03.2024 позивач через систему Електронний суд подав пояснення з врахуванням висновку судової експертизи в яких вказує, що висновок не відповідає вимогам процесуального закону, щодо порядку призначення та проведення експертизи, методологічним вимогам, є необґрунтованим, а отже є таким, який викликає обґрунтовані сумніви в його правильності. Звертає увагу суду, що ухвалою суду від 12.10.2023 було призначено звичайну судову експертизу, в той же час, згідно висновку експертиза була проведена комісією у складі двох судових експертів. Крім того, в дослідницькій частині висновку експерти зазначають про збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № № 439161, №439162, що на їх думку, свідчить про схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 439161, 439162. Однак, в резолютивній частині висновку експерти зазначають протилежне, що позначення, що розміщені на Зразку №1 та Зразку №2 - взуття жіноче типу кросівки арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) щодо однорідних товарів. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 13.03.2024 представник відповідача просив суд викликати в судове засідання експертів для надання пояснень щодо їх висновку; представник позивача не заперечував проти виклику експертів для надання пояснень.

Ухвалою суду від 13.03.2024 постановлено викликати судових експертів Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рубець Катерину Володимирівну та ОСОБА_1 в судове засідання призначене на 09.04.2024 на 12.00 год, для надання пояснень щодо висновку № 4504-Е від 19.02.2024 та відповісти на такі питання: 1. Чи наявне рішення керівника Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України про створення комісії експертів у складі голови комісії - Рубець Катерини Володимирівни та члена комісії - Зелінської Марії Борисівни, за наявності його реквізити? 2. Пояснити розбіжність, на думку позивача, між дослідницькою частиною висновку експертів про збіг ознак позначення на наданому на дослідження зразку №1 та №2 і торговельних марок за міжнародними реєстраціями № № 439161, №439162, що на їх думку, свідчить про схожість досліджуваних позначень, а у разі використання для однорідних товарів є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 439161, 439162 та резолютивною частиною висновку експертів, що позначення, що розміщені на Зразку №1 та Зразку №2 - взуття жіноче типу кросівки арт.:204* за митною декларацією типу ЕЕ № UA500000/2023/914553 від 25.06.2023 є не схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками, зареєстрованими за міжнародними реєстраціями № 426712, № 439162, № 1250838, права на які належать Компанії PUMA SЕ (ПУМА СЕ) щодо однорідних товарів; запропоновано експертам відповіді на зазначенні питання сформулювати та завчасно направити на адресу суду у письмовому вигляді; повідомлено учасників справи та експертів, що розгляд справи по суті відбудеться 09.04.2024.

18.03.2024 відповідач через систему №Електронний суд» подав додаткові пояснення щодо незгоди позивача із висновком експерта № 4504-Е від 19.02.2024 в яких вказує, що експертами встановлено, що позначення відповідача та торгівельні марки відповідача не збігаються: - за зовнішньою формою; за видом та характером зображень; за смисловим значенням. Також експертами встановлено, що позначення відповідача та торгівельні марки збігаються за ознаками симетрії, однак наведене не береться до уваги, оскільки досліджуваним позначенням не притаманні ознаки симетрії і це не впливає на загальне зорове враження пересічного споживача, тобто, схожість зображень полягає лише в тому, що вини обидва є асиметричними, проте за всіма іншими елементами такі зображення не збігаються. Дане пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

01.04.2024 судовими експертами Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України Рубець Катериною Володимирівною та ОСОБА_1 надано письмові відповіді на питання поставлені згідно ухвали суду від 13.03.2024, а саме вказано, що у відповідності до абз.4 п.п.1.2.14 Інструкції за дорученням керівника експертної установи завідувачем лабораторії було створено комісію експертів для проведення даної експертизи у складі голови комісії - Рубець К. В. та члена комісії Зелінської М. Б., також зазначили, що на ст. 23-24 має місце технічна описка, яка не впливає на кінцевий результат дослідження. Дана відповідь з додатками долучена до матеріалів справи.

09.04.2024 позивач через систему «Електронний суд» подав пояснення в яких просить не приймати до уваги висновок експерта № 4504-Е від 19.02.2024, оскільки у висновку не вказано де саме проводилась експертиза, хто був присутній під час проведення експертизи та період її проведення. Також, на думку позивача, експерти при проведенні судової експертизи не повно встановили об`єкт дослідження та не врахували, що торговельна марка за міжнародною реєстрацією є позиційною торговельною маркою. Дані пояснення з додатками долучено до матеріалів справи.

В судовому засіданні 09.04.2024 судовий експерт Рубець К. В. підтримала надані раніше письмові пояснення щодо питань поставлених згідно ухвали суду від 13.03.2024.

В судовому засіданні 09.04.2024 оголошено перерву до 08.09.2024.

В судовому засіданні 08.09.2024 представник позивача просив позовні вимоги задовольнити повністю; представник відповідача просив у задоволені позову відмовити.

Згідно ст.17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

В силу вимог ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 1950 року, учасником якої є Україна, кожен при вирішенні судом питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на судовий розгляд упродовж розумного строку.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору (§ 66-69 рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі "Смірнова проти України").

Суд, дослідивши матеріали справи, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті,

встановив:

на підтвердження належності компанії ПУМА СЕ права інтелектуальної власності на торгівельну марку - знаки для товарів і послуг з міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, позивачем надано до суду лист ДП "Український інститут інтелектуальної власності" з доданими до нього копіями відповідних міжнародних реєстрацій.

Згідно вказаного листа міжнародна реєстрація за №426712 діє на території України у повному обсязі з 19.11.1976р., міжнародна реєстрація №439162 діє на території України у повному обсязі з 11.07.1978р., міжнародна реєстрація № 1250838 діє на території Україні з 12.11.2014.

27.06.2023 Волинською митницею прийнято рішення про призупинення митного оформлення товарів Взуття жіноче типу Кросівки арт. 204*-960 пар, строком на 10 робочих днів, як таких, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності на зображувальну торговельну марку, зареєстровану в митному реєстрі об`єктів права інтелектуальної власності за номером 229, майнові права на яку належать компанії «PUMA SE», заявлених за митною декларацією типу ЕЕ (далі - МД) від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553.

Відповідно до вимог статті 399 Митного кодексу України, повноважному представнику компанії «PUMA SE» в Україні Волинською митницею направлено повідомлення від 27.06.2023 № 7.3-17/7424 із інформацією про факт пред`явлення вказаних товарів до митного оформлення, причини та строки призупинення, найменування та адресу власника/декларанта товарів, а також іншою необхідною інформацією, зокрема, фотозображенням вказаних товарів, пред`явлених до митного контролю та митного оформлення за вказаною МД.

Декларанту повідомленням від 27.06.2023 № 7.3-17/7425 надано інформацію, пов`язану із призупиненням митного оформлення товарів, а також повідомлено про призупинення на строк десять робочих днів (до 10.07.2023 включно) митного оформлення товарів, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності.

29.06.2023 представником «PUMA SE» на адресу митниці направлено додаток 2 до повідомлення митниці про призупинення митного оформлення від 27.06.2023 № 7.3-17/7424, з зазначенням варіанта прийнятого правовласником рішення: « 1. Вважаю, що товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності та 1.1. Маю намір застосувати процедуру знищення товарів відповідно до ст.401 Митного кодексу України. 1.4. Маю намір провести експертизу товарів з метою підтвердження порушення прав інтелектуальної власності; 1.7. Інше (зазначити). Прошу продовжити строк призупинення митного оформлення товарів на 10 робочих днів, оскільки Компанія вважає, що вказані товари містять ознаки використання зазначеної торгівельної марки за міжнародною реєстрацією № 426712 без дозволу правовласника, а імпорт зазначених товарів є порушенням належних компанії майнових прав інтелектуальної власності на зазначену торговельну марку. Компанія буде вчиняти юридичні дії у відповідності до вимог Митного кодексу України для захисту своїх прав.».

14.07.2023 судовим експертом Соповою К.А., на замовлення представника Компанії «PUMA SE», за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності складено висновок експерта №222-07/23.

На вирішення експерта поставлено наступне питання: «Чи є позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553, схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE?

Дослідженню згідно висновку підлягали: 1) позначення, розміщені на бокових частинах зразка взуття, фотографії якого надані на дослідження за митною декларацією типу ЕЕ від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553; 2) торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838.

Згідно висновку експерта №222-07/23 від 14.07.2023 позначення, використані на зразках взуття за митною декларацією ЕЕ від 25.06.2023 № UA500000/2023/914553, є схожими настільки, що їх можна сплутати зі знаками за міжнародними реєстраціями №426712, 439162, 1250838, права на які належать компанії PUMA SE.

До таких висновків експерт Сопова К.А. дійшла з урахуванням такого:

- оскільки торговельна марка за міжнародною реєстрацією № 426712 є позиційним зображувальним позначенням, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень з урахуванням місця розташування їх на зразках продукції (їх позиції);

- оскільки торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 439162, 1250838 є зображувальними, схожість досліджуваних позначень повинна визначатись за правилами встановлення схожості зображувальних позначень;

- позначення мають схожу зовнішню форму (зображення вигнутих в одному напрямку смуг, які схожі на доріжки, що уходять вдалину);

- асиметричне зображувальне позначення (смуги мають різну ширину), розташовані у тому ж місці зі звуженням від підошви до задника взуття;

- однакове смислове значення позначень (комбінація простих фігур у вигляді об`єкту - вигнутих смуг, які рухаються вгору і звужуються до кінця і тим самим описують цей рух, що сприймається як доріжки, що уходять вдалину);

- однаковий вид та характер зображень (стилізовані смуги);

- схожі за загальним зоровим враженням (комбінація простих фігур є цілісним відмітним образом - позначенням, що виділяється на поверхні взуття контуром і сприяє запам`ятовуванню у свідомості споживача, що впливає на формування першого враження від позначень. Відмінність у внутрішніх деталях (більший кут вигину смуг, їх ширина або кількість смуг) не впливає на своєрідність самого позначення при зоровому сприйнятті, оскільки огляд об`єкту починається, як правило, з його зовнішнього контуру);

- однакове місце розташування, розмір та пропорції смуг в середній частині бічної поверхні взуття від підошви до задника (для знака за міжнародною реєстрацією № 426712);

- позначення на зразках взуття та торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 426712, 439162, 1250838 мають незначні відмінності у деталях: менший кут вигину смуг та кількість смуг.

З урахуванням викладеного, результаті проведеного дослідження експертом встановлено:

- позначення у вигляді смуг, розміщені на бічній поверхні зразків товарів, фотографії яких надані на дослідження, є схожими з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 426712, 439162, 1250838;