ОКРЕМА ДУМКА

(розбіжна)

суддів Великої Палати Верховного Суду Мартєва С. Ю., Усенко Є. А.,

17 квітня 2024 року

м. Київ

Справа № 910/13988/20

Провадження № 12-3гс23

у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Фармацевтична фірма «Дарниця» (далі - Фармацевтична фірма) до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»), Акціонерного товариства «Лубнифарм» про визнання торговельної марки добре відомою, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг недійсним, зобов`язання вчинити дії, за касаційною скаргою Акціонерного товариства «Лубнифарм» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року та рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року

Відповідно до змісту частини третьої статті 34 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, про наявність окремої думки повідомляються учасники справи без оголошення її змісту в судовому засіданні.

І. ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Фармацевтична фірма звернулася до суду із позовом до Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (яка є правонаступником Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності») та до іншого фармацевтичного підприємства про визнання торговельної марки «Цитрамон» добре відомою на ім`я позивача, визнання свідоцтва України на знак для товарів і послуг Акціонерного товариства «Лубнифарм» недійсним, зобов`язання вчинити дії, мотивуючи це безперервним, інтенсивним та географічно обширним просуванням торговельної марки «Цитрамон» з 90х років.

2. Суди першої та апеляційної інстанцій позов задовольнили, мотивуючи тим, що станом на 01 січня 1997 року позначення «Цитрамон» стало добре відомим в Україні на ім`я позивача для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати». Торговельна марка «Цитрамон У», належна відповідачу-2 за свідоцтвом України № 24778, та добре відома на ім`я позивача торговельна марка «Цитрамон» є схожими настільки, що їх можна сплутати.

3. Вважали, що Акціонерне товариство «Лубнифарм» не довело реалізацію ним препарату «Цитрамон» на території України у 1996 році.

4. Касаційну скаргу Акціонерне товариство «Лубнифарм» мотивувало тим, що суди попередніх інстанцій не дослідили обставини пропуску позовної давності та не надали оцінки зібраним у справі доказам, установили обставини, що мають суттєве значення на підставі недопустимих доказів. Первинним доказом використання знаку визнається застосування його на товарах, а вторинним - реклама, просування та експонування.

5. У цій справі Великій Палаті Верховного Суду належало вирішити питання:

щодо застосування/незастосування у справах про визнання торговельної марки добре відомою позовної давності, зокрема статей 256, 261 Цивільного кодексу України;

чи потребує звернення з такою вимогою до суду як до альтернативного компетентного органу в силу приписів Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» поряд з Апеляційною палатою наявності саме порушеного права та/або законного інтересу або достатньої необхідності для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. Адже перебіг позовної давності починається з дня виникнення права на позов або, іншими словами, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

6. Постановою від 17 квітня 2024 року Велика Палата Верховного Суду касаційну скаргу АТ «Лубнифарм» задовольнила частково.

7. Постанову Північного апеляційного господарського суду від 29 вересня 2022 року та рішення Господарського суду міста Києва від 26 січня 2022 року у справі скасувала.

8. У частині позовних вимог про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести відомості про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» до переліку добре відомих в Україні торговельних марок, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетні «Промислова власність», прийняла нове рішення. У позові в цій частині відмовила.

9. У частині позовних вимог про визнання недійсним належного АТ «Лубнифарм» свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У» щодо усіх товарів 05 класу МКТП та зобов`язання Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 справу направила на новий розгляд до Господарського суду міста Києва.

10. Мотивувала постанову тим, що на час звернення позивача до суду з позовом у цій справі частина перша статті 25 Закону України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон № 3689-XII) встановлювала, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

11. Велика Палата Верховного Суду зауважила, що визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом не є способами набуття прав на торговельну марку. Вони також мають різне юридичне значення.

12. Зазначила, що розгляд в Апеляційній палаті заяв про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не спрямований на захист прав власника марки від порушень з боку іншої особи, а рішення Апеляційної палати як обов`язкове для Укрпатенту є інструментом охорони прав власника добре відомої марки (оскільки має правове значення у відносинах з Укрпатентом) і не є способом набуття прав на неї.

13. Дійшла висновку, що визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати. Натомість визнання марки добре відомою господарським судом здійснюється з метою захисту прав на неї, тобто має інше значення. Його не можна вважати альтернативою визнання марки добре відомою у рішенні Апеляційної палати.

14. Виходила з того, що ГПК України передбачає розгляд справ про визнання торговельної марки добре відомою як окремої категорії справ щодо прав інтелектуальної власності, під`юрисдикційних Вищому суду з питань інтелектуальної власності (пункт 3 частини другої статті 20).

15. Частина друга статті 20 ГПК України (у частині визначення юрисдикції Вищого суду з питань інтелектуальної власності) вводиться в дію з дня, наступного за днем опублікування Головою Вищого суду з питань інтелектуальної власності у газеті «Голос України» повідомлення про початок роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності (пункт1 розділу X «Прикінцеві положення» ГПК України).

16. Зазначила, що на час розгляду цієї справи судами положення пункту 3 частини другої статті 20 ГПК України не введене в дію. До введення його в дію справи цієї категорії належать до юрисдикції господарських судів.

17. Мотивувала тим, що на час розгляду судами попередніх інстанцій цієї справи процесуальний закон не передбачав іншої форми господарського судочинства для справ, пов`язаних з визнанням торговельної марки добре відомою, ніж позовне провадження.

18. Велика Палата відзначила, що положення процесуального закону про юрисдикцію стосовно справ про визнання торговельної марки добре відомою не означають встановлення процесуальним законом способу захисту цивільного права. Інститут способів захисту цивільних прав є інститутом матеріального права.

19. Дійшла висновку про те, що визнання марки добре відомою є з урахуванням зазначеного положення Паризької конвенції не самостійним способом захисту, а умовою надання особі захисту, зокрема шляхом визнання недійсною реєстрації (свідоцтва).

20. Вважала, що визнання торговельної марки добре відомою на певну дату є таким чином встановленням юридичного факту, який у позовному провадженні у змагальному процесі є необхідним для задоволення позову до конкретного порушника.

21. Посилалася на те, що першим реченням частини першої статті 25 Закону № 3689-XII у наступних редакціях після внесення змін Законом від 22 травня 2003 року № 850-IV встановлено: «Охорона прав на добре відомий знак здійснюється згідно з статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності та цим Законом на підставі визнання знака добре відомим Апеляційною палатою або судом» (у редакції Закону від 21 липня 2020 року № 815-IX термін «добре відомий знак» замінено на «добре відома торговельна марка»).

22. На думку Великої Палати Верховного Суду, ця норма Закону № 3689-XII спрямована на виконання положення статті 6bis Паризької конвенції, повністю їй відповідає і, отже, не встановлює визнання судом марки добре відомою як окремий спосіб захисту прав.

23. Зазначала, що стаття 494 ЦК України регулює засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, а не власне набуття цього права.

24. Виходила з того, що протилежне тлумачення, а саме, що визнання в установленому законом порядку марки добре відомою є набуттям права на неї, суперечило б положенням статті 6bis Паризької конвенції, Закону № 3689-XII та, у випадку, коли мова йде про визнання марки добре відомою судом у позовному провадженні, призводило б до ситуації, коли судове рішення, яким вирішується спір між його сторонами, має значення erga omnes, тобто для невизначеного кола осіб, адже як засіб набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку за його допомогою сторона набувала б таке право як абсолютне, тобто у відносинах з третіми особами.

25. Аналогічний підхід Велика Палата Верховного Суду застосувала й до положення частини другої статті 495 ЦК України про те, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

26. Вважала, що ця стаття встановлює презумпції різної сили стосовно особи, якій належать майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. Стосовно торговельної марки, набуття прав на яку засвідчено свідоцтвом, - це володілець свідоцтва. Свідоцтво, дійсно, засвідчує для необмеженого кола осіб набуття його володільцем майнових прав інтелектуальної власності. Стосовно добре відомої торговельної марки, набуття прав на яку не засвідчено свідоцтвом, однак яку визнано добре відомою рішенням Апеляційної палати, ця норма встановлює презумпцію належності майнових прав інтелектуальної власності особі, щодо якої Апеляційна палата визнала марку добре відомою. На відміну від значення свідоцтва для необмеженого кола осіб, це визнання має обов`язкове значення для заявника і Національного органу інтелектуальної власності (далі - НОІВ). Визнання торговельної марки добре відомою судом у позовному провадженні має значення inter partes, тобто тільки для сторін спору

27. Велика Палата Верховного Суду вважала помилковими висновки судів у цій справі про існування підстав для задоволення вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги.

28. Велика Палата виснувала, що така вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту. У зв`язку із цим у задоволенні цієї вимоги слід відмовити.

29. Виходила з того, що внесення до переліку, який за законом має інформаційний характер, відомостей про добре відому марку не має юридичного значення для правовідносин, пов`язаних з правами на торговельну марку.

30. Мотивувала тим, що оскільки набуття права на торговельну марку, що визнана добре відомою в Україні, не вимагає засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII), інформуванням НОІВ про визнання марки добре відомою та внесенням відповідних відомостей до Переліку досягається поінформованість НОІВ про добре відомі марки і практична можливість для НОІВ не допустити реєстрацію торговельної марки, тотожної або схожої настільки, що її можна сплутати, зокрема, асоціювати з відповідною добре відомою маркою.

31. Дійшла висновку про те, що дії чи бездіяльність НОІВ стосовно внесення відомостей до Переліку не впливають на права учасників цивільного обігу, а Перелік за частиною четвертою статті 25 Закону № 3689-XII має інформаційний характер, а тому вимога власника добре відомої марки про зобов`язання НОІВ внести відомості до Переліку не спрямована на захист прав на добре відому марку.

32. Виходила з того, що суди в оскаржених рішеннях також послались на інформаційний характер відомостей Переліку, що, однак, не перешкодило їм прийняти помилкове рішення щодо цієї позовної вимоги.

33. Зазначила, що помилково задовольнивши як окрему позовну вимогу заявлену позивачем вимогу про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я фірми, суди також помилково вважали вимогу про визнання недійсним повністю свідоцтва товариства похідною від неї і такою, що право позивача на звернення з нею до суду виникає з моменту визнання судом торговельної марки добре відомою.

34. Вважала, що задовольнивши вимогу про визнання недійсним свідоцтва АТ «Лубнифарм», суди також задовольнили як похідну від неї вимогу зобов`язати УКРНОІВІ внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на торговельні марки щодо визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг, про що здійснити відповідну публікацію в офіційному електронному бюлетені.

35. Велика Палата звернула увагу на взаємовиключність наведених вище висновків судів, оскільки з моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом), її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомою або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

36. Виходила з того, що за відсутності недобросовісності у реєстрації торговельної марки іншою особою позов власника добре відомої марки про скасування (визнання недійсним) свідоцтва (реєстрації) торговельної марки цієї особи може бути задоволений в межах загальної позовної давності, що не може бути менше п`яти років від дати реєстрації марки.

37. Вважала, що у цій справі, зважаючи на особливі умови, з якими законодавство пов`язує захист права інтелектуальної власності на добре відому торговельну марку, суди мали встановити, чи набув позивач це право, і чи є знак відповідача-2 таким, що становить відтворення, імітацію чи переклад добре відомої торговельної марки, здатні викликати змішування з нею.

38. Якщо так, то суди мали встановити, чи дотримано строк, встановлений національним законодавством та Паризькою конвенцією для вимоги про визнання недійсним свідоцтва, або ж чи була реєстрація знака відповідачем-2 недобросовісною.

39. Посилалася на те, що суди обставин, які б дозволили зробити висновки з цих питань, не встановили, не дослідили докази, на які скаржник вказує у касаційній скарзі, визначаючи серед підстав касаційного оскарження також пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України.

40. Велика Палата дійшла висновку про обґрунтованість доводів скаржника, викладених у касаційній скарзі, про неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права та порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи, внаслідок того, що судами не були досліджені належні докази, що є порушенням вимог статей 86, 236, 237, 238, 282 ГПК України щодо прийняття судового рішення на підставі всебічного, повного і об`єктивного розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

ІІ. Зміст окремої думки

41. Не погоджуємося із висновком Великої Палати про неможливість розгляду позовної вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги та про те, що ця вимога не може бути задоволена у позовному провадженні як окрема, оскільки не спрямована на захист права інтелектуальної власності від конкретного порушення, а є умовою надання цього захисту.

42. Такий висновок із вимогами чинного законодавства не узгоджується.

43. З огляду на частину першу статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

44. Складовими частинами принципу верховенства права є законність та правова визначеність.

45. Відповідно до пункту 1статті 25 Закону № 3689-XIIохорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

46. Також згідно із абзацом 2 пункту 3 цієї статтірішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

47. Виходячи із пункту 4 статті 25 в редакції Закону № 815-IX від 21 липня 2020 року у разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.

48. Отже, висновок про неможливість розгляду позовної вимоги про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні станом на 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» на ім`я позивача як окремої позовної вимоги не ґрунтується на законі.

Щодо визнання торговельної марки добре відомою як засобу охорони прав на неї і їх захисту

49. Як убачається із частини четвертої статті 300 ГПК України суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, зокрема, у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

50. У постанові від 14 лютого 2024 року Верховний Суд дійшов висновку про те, що згідно з пунктом 6 статті 3 ЦК України загальними засадами цивільного законодавства є, зокрема, справедливість, добросовісність та розумність.

51. Дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними, тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони правовідношення.

Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а зловживання правом в інших формах (частина третя статті 13 ЦК України).

У частинах першій, другій статті 319 ЦК України передбачено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. При здійсненні своїх прав та виконанні обов`язків власник зобов`язаний додержуватися моральних засад суспільства(справа № 570/2575/20 провадження № 61-12628св23).

52. Постанова Верховного Суду від 22 лютого 2024 року містить правовий висновок про те, що зловживання правом і використання приватно-правового інструментарію всупереч його призначенню проявляється в тому, що: особа (особи) «використовувала/використовували право на зло»; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів/умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи /осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин). (справа № 464/7832/21 провадження № 61-13550св23).

53. У постанові від 07 лютого 2024 року Верховний Суд виснував, що однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах (частина третя статті 13 ЦК України).

Оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 ЦК України, Верховний Суд виснує про те, що вказана норма права має на меті стимулювати учасників цивільних правовідносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав у всіх їх проявах, є заходом, спрямованим на зміцнення засад цивільно-правового регулювання, оскільки кожен зобов`язаний вчиняти дії без посягання на права і свободи інших людей.

Категорія «добросовісність» є основоположною в розмежуванні належного здійснення цивільних процесуальних прав і зловживання такими правами. Добросовісність слід розглядати як властивість, що передбачає використання цивільних процесуальних прав виключно за їх призначенням та є однією з умов виконання завдань цивільного судочинства, оскільки вона є регулятором суспільних відносин ( справа № 490/1981/21 провадження № 61-5788св23).

Щодо суті справи

54. У справі, що розглядається, позов подано з метою захисту прав на добре відому торговельну марку.

55. До об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг) (стаття 420 ЦК України).

56. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (стаття 492 ЦК України).

57. Тобто торговельна марка - це будь-яке позначення або комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (і/або послуг), що виробляються (надаються) іншими особами.

58. В основу поняття торговельної марки закладено декілька основних характеристик: по-перше, торговельна марка розуміється як позначення, тобто певний символ. Причому цими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів; по-друге, торговельна марка є таким позначенням, яке здатне вирізнити з маси однорідних товарів (послуг) певні товари (послуги). Основною спрямованістю торговельної марки є «індивідуалізація» товарів і послуг. У цьому проявляється її дистинктивний (розрізняльний) характер, який оцінюється стосовно тих товарів і послуг, для яких торговельна марка реєструється, тобто те чи інше позначення, яке здатне породжувати асоціативні образи з певним товаром або послугою.

59. Основною (ключовою) позовною вимогою цього спору є вимога про визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою щодо ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», оскільки інші позовні вимоги взаємопов`язані та залежать від установлення зазначеного факту доброї відомості на відповідну, визначену позивачем дату.

60. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що позначення «Цитрамон» є добре відомим в Україні та в порядку статті 25 Закону № 3689-XII підлягає визнанню добре відомим в Україні з 01 січня 1997 року для товарів 05 класу МКТП «фармацевтичні препарати» стосовно позивача.

61. Водночас позивач послався на те, що належний АТ «Лубнифарм» знак для товарів і послуг «Цитрамон У» за свідоцтвом України № 24778 є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою станом на 01 січня 1997 року торговельною маркою позивача для ідентичних товарів, що може ввести в оману щодо товару або особи, яка виробляє товар, породжуючи асоціації з позивачем та з продукцією, яка виробляється під схожими торговельними марками «Цитрамон».

62. Позивач зазначив, зокрема, про фактичне сплутування споживачем лікарського засобу «Цитрамон» виробництва ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» з лікарським засобом «Цитрамон У» виробництва АТ «Лубнифарм».

63. На думку позивача, спірне свідоцтво підлягає визнанню недійсним з підстав, передбачених частиною третьою статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції від 23 грудня 1993 року).

64. За доводами позивача, права на добре відому торговельну марку діють з дати, станом на яку її визнано добре відомою, а власник таких прав може забороняти третім особам використовувати таку торговельну марку або схоже до ступеню сплутування з торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

65. До прийняття ЦК України у спеціальному законодавстві України з питань інтелектуальної власності замість терміну «торговельна марка» використовувались терміни «товарний знак» і «знак обслуговування» (у Тимчасовому положенні про правову охорону об`єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій, затвердженому Указом Президента України від 18 вересня 1992 року № 479/92), а пізніше - термін «знак для товарів і послуг» (у Законі № 3689-XII).

66. Закон № 3689-XII визначає поняття «торговельна марка», відповідно до якого це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

67. За частиною другою статті 5 Закону № 3689-XII об`єкт торговельної марки - будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень.

Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови, що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Державному реєстрі свідоцтв України на торговельні марки таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

68. За змістом наведеної вище правової норми торговельною маркою можуть визнаватись словесні, зображувальні, об`ємні та інші позначення або їх комбінації.

69. Стаття 5 Закону № 3689-XII визначає умови надання правової охорони торговельній марці. Відповідно до пункту 3 цієї статті набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

70. З огляду на це умовою визнання позначення об`єктом права інтелектуальної власності, а саме торговельною маркою, та надання йому правової охорони є його реєстрація у встановленому законом порядку.

71. Разом з цим стаття 6 Закону № 3689-XII містить підстави для відмови в наданні правової охорони торговельній марці (критерії охороноздатності).

72. Правова охорона може бути надана торговельній марці, на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, визначені в статті 6 Закону № 3689-XII.

73. Зокрема, за абзацом шостим пункту 2 статті 6 Закону № 3689-XII не можуть одержати правову охорону позначення, які можуть ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

74. Абзац третій пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII визначає, що не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

75. Звертаємо увагу на те, що Закон № 3689-XII розмежовує поняття набуття права на торговельну марку та охорони прав на торговельну марку.

76. Набуття права на торговельну марку означає отримання власником права на володіння та використання її в комерційній діяльності шляхом реєстрації торговельної марки в установленому законом порядку. Охорона прав на торговельну марку передбачає захист цих прав від будь-яких порушень чи незаконного використання марки третіми особами.

77. Відповідно до пункту четвертого статті 16 Закону № 3689-ХІІ використанням знаку (торговельної марки) визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі «Інтернет».

78. Частина друга статті 157 Господарського кодексу України зазначає, що використанням торговельної марки у сфері господарювання визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

79. Водночас, згідно із абзацом п`ятим пункту 4 статті 16 Закону № 3689-ХІІ, торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.?

80. За змістом статті 16 чинної редакції Закону № 3689-ХІІ, право на подібне використання торговельної марки також надається власнику свідоцтва на зареєстровану торговельну марку і починає діяти від дати подання заявки.

81. Добре відома торговельна марка (добре відомий знак) - це позначення, що використовується на певній території протягом тривалого часу і стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.

82. Визначений статтею 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), термін «загальновідомий знак» характеризується як відомий великій частині населення й асоціюється в його свідомості з визначеними товарами чи послугами.

83. Пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації про положення щодо охорони загальновідомих знаків (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks) (далі - Спільна рекомендація), прийнятої Асамблеєю Паризького союзу з охорони промислової власності та Генеральною Асамблеєю Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) на 34 серії засідань Асамблей держав-членів ВОІВ 20-29 вересня 1999 року, містить перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може дійти висновку про те, чи є знак загальновідомим, а саме: ступінь відомості та визнання знаку у відповідному секторі суспільства; тривалість, ступінь та географічний район використання знаку; тривалість, ступінь та географічний район будь-якої діяльності з просування знаку, включаючи рекламу чи пропаганду та презентацію на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, для яких використовується цей знак; тривалість та географічний район здійснених реєстрацій знаку та/або будь-яких заявок на його реєстрацію в тій мірі, в якій вони відображають використання або визнання цього знаку; матеріали, що відображають факти успішної реалізації прав на знак, зокрема, що відображають міру, в якій цей знак було визнано загальновідомими компетентними органами; цінність, притаманна цьому знаку.

84. Поняття «добре відома торговельна марка» також імплементовано у спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності, зокрема в Законі № 3689-XII, після прийняття Закону України № 850-ІV від 22 травня 2003 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної власності» (далі - Закон № 850-ІV), яким доповнено його статтею 25 «Охорона прав на добре відомий знак».

85. За абзацом третім пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV) не можуть бути зареєстровані як торговельні марки позначення, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з торговельними марками інших осіб, якщо такі торговельні марки охороняються без реєстрації на території України на підставі міжнародних договорів України, зокрема торговельними марками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції щодо таких самих або споріднених з ними товарів і послуг.

86. Стаття 25 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV) визначає, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

87. При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними: ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки; тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується; тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною; свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельна марка визнано добре відомою компетентними органами; цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

88. Пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації містить перелік факторів, на підставі яких компетентний орган може дійти висновку про те, чи є знак загальновідомим.

89. Проте ці фактори не є обов`язковою попередньою умовою висновку про добру відомість торговельної марки. Висновок у кожному випадку залежатиме від його конкретних обставин. У деяких випадках доречними можуть бути всі фактори, в інших - лише деякі з них, а в певних випадках усі вони можуть бути недоречними і рішення може бути основане на додаткових факторах, не зазначених у підпункті «b».

90. Отже, необхідно з`ясувати фактори, в тому числі визначені статтею 25 Закону № 3689-XII (у редакції Закону № 850-ІV), що можуть розглядатися як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні.

91. Із справи убачається, що у жовтні 1994 року ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» звернулося до Інституту промислової власності Державного комітету України з питань науки та інтелектуальної власності із заявкою про надання правової охорони зображення знаку «Цитрамон».

92. Рішенням від 29 березня 2000 року Інститут промислової власності відмовив позивачу в реєстрації комбінованої торговельної марки «Цитрамон» у вигляді етикетки за заявкою № 94103498, мотивуючи це тим, що його домінуюча словесна складова частина «Цитрамон» «Tabulettae Citramonum» відноситься до позначень, які тривалий час використовувались в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість, і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів; усі інші терміни та позначки, що входять до його складу, є загальновживаними в галузі фармацевтики та вказують на якісний та кількісний склад препарату, його призначення, умови зберігання.

У разі незгоди з рішенням експертизи про відмову заявник має право протягом трьох місяців від дати одержання рішення подати мотивоване заперечення до Апеляційної ради.

93. На час прийняття рішення Інституту промислової власності порядок складання і подання заявки на видачу свідоцтва на знак товарів і послуг визначався Правилами складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затвердженими наказом Держпатенту від 28 липня 1995 року № 116 (далі - Правила № 116).

94. За пунктом 3.8.1 Правил № 116, у разі незгоди з будь-яким рішенням Державного патентного відомства України (далі - Відомство) стосовно заявки заявник може подати заперечення проти такого рішення до апеляційної ради Відомства відповідно до статті 15 Закону № 3689-XII.

95. Стаття 15 Закону № 3689-XII (у редакції, чинній на час прийняття рішення Інституту)визначає, що заявник може оскаржити будь-яке рішення Відомства стосовно заявки до Апеляційної ради Відомства (далі - Апеляційна рада) протягом трьох місяців від дати одержання рішення Відомства чи копій затребуваних матеріалів.

Заперечення проти рішення Відомства стосовно заявки має бути розглянуто Апеляційною радою протягом чотирьох місяців від дати його надходження в межах мотивів, викладених у запереченні.

Заявник може оскаржити рішення Апеляційної ради у судовому порядку протягом шести місяців від дати одержання рішення.

96. Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2005 року № 228 затвердив Порядок визнання знаку добре відомим в Україні Апеляційною палатою Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Порядок визнання знаку добре відомим).

97. З огляду на пункт 3.2.3 Порядку визнання знаку добре відомим, фактичні дані на підтвердження доброї відомості знаку стосовно товарів і/або послуг, щодо яких він використовується, на визначену в заяві дату повинні бути представлені відомостями, що містяться у відповідних документах.

Ці відомості мають підтверджувати наявність факторів, якщо вони є доречними, визначених у пункті 2 статті 25 Закону.

98. Використання або будь-яке просування знаку може підтверджуватися відомостями про: види маркування товарів і/або застосування знаку при наданні послуг; експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватись відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо; використання знаку в рекламі; комерційне використання знаку в мережі «Інтернет»; заходи щодо просування знаку.

99. Інтенсивність використання знаку на території України може підтверджуватися відомостями про: обсяг реалізації товарів і/або послуг, відносно яких застосовується знак; перелік регіонів України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалась реалізація таких товарів і/або послуг; середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, указану в заяві; коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг; положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки; обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується знак; цінність (вартість) знаку згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки знаку визначається його власником).

100. Тривалість використання знаку може підтверджуватися відомостями про дату початку використання знаку та про безперервність його використання.

101. Рекламування знаку може підтверджуватися відомостями про: способи рекламування маркованих товарів у різних засобах інформації, включаючи Інтернет; кількість споживачів такої реклами; витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

102. Відомість знаку в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості знаку в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

103. Опитуванням має бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше 500 тис. При цьому переважним є опитування в трьох містах, таких як Київ, Харків, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, Луганськ, Донецьк, Севастополь. Інші населені пункти визначаються виходячи з характеру діяльності власника знаку з виробництва товарів і/або надання послуг.

104. Кількість опитуваних має відповідати цілям об`єктивності опитування, у зв`язку із чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна має бути не менше 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості знаку повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням «цільової аудиторії».

Опитування стосовно доброї відомості знаку, призначеного для продукції виробничо-технічного призначення, має проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості знаку, призначеного для товарів народного споживання, має проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

105. Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі, принаймні, питання: чи відомий їм знак; для яких товарів і/або послуг застосовується знак; яка саме особа, на їх думку, є власником знаку або виробником товарів, маркованих знаком, і/або надавачем послуг, для яких знак застосовується; з якого часу їм відомий знак; що для них є джерелом інформації про знак.

106. Якщо знак зареєстровано в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про кількість таких реєстрацій та строки їх дії. Якщо знак уже визнаний добре відомим в інших країнах, то заявником можуть бути надані відомості про рішення щодо цього факту, прийняті компетентними органами цих країн.

107. Якщо знак використовується в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв`язки з Україною, то заявником можуть бути надані відомості про факт такого використання.

108. Заявником можуть бути надані також й інші відомості, які, на його думку, свідчать про добру відомість його знаку в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

109. Певні фактичні дані, якщо вони є доречними, можуть надаватися заявником на підтвердження одразу декількох факторів, що свідчать про добру відомість знаку в Україні (пункт 3.2.4 Порядку визнання знаку добре відомим).

110. Пункт четвертий статті 25 Закону № 3689-XII встановлює, що з дати, на яку за визначенням Апеляційної палати чи суду знак став добре відомим в Україні, йому надається правова охорона така сама, якби цей знак був заявлений на реєстрацію в Україні.

111. Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб сайті НОІВ (пункт четвертий статті 25 Закону № 3689-XII).

112. Порядок визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні визначено Регламентом Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженим наказом від 02 березня 2021 року № 433 Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Регламент).

113. Основним завданням Апеляційної палати є колегіальний розгляд поданих до неї заперечень, апеляційних заяв та заяв про визнання торговельних марок добре відомими в Україні.

114. Частина перша розділу IV Регламенту визначає умови визнання торговельної марки добре відомою в України. Так, під час визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, розглядаються фактори, якщо вони є доречними, визначені пунктом 2 статті 25 Закону № 3689-XII (зміст якого є тотожним пункту «b» статті 2 Спільної рекомендації).

115. Положеннями Регламенту передбачено, що розгляд заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні по суті передбачає встановлення наявності підстав для визнання торговельної марки добре відомою в Україні відповідно до статті 25 Закону № 3689-XII на підставі матеріалів справи за заявою.

116. За результатами розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні приймається рішення про задоволення заяви та визнання торговельної марки добре відомою в Україні або відмову у задоволенні такої заяви.

117. Рішення Апеляційної палати, прийняте колегією за результатами розгляду заяви про визнання торговельної марки добре відомою в Україні, набирає чинності з дати затвердження його наказом Укрпатенту.

118. Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку (пункт третій статті 25 Закону № 3689-XII).

119. Звернення до Апеляційної палати для визнання торговельної марки добре відомою може мати місце в разі відсутності спору про право стосовно торговельної марки. Тобто Апеляційна палата на підставі наданих заявником доказів по суті встановлює факт «доброї відомості» торговельної марки, якщо для цього є визначені законом підстави.

120. За наявності спору про право, наприклад, якщо ця торговельна марка вже неправомірно використовується третьою особою у доменному імені чи для неспоріднених товарів або послуг, чи вже була зареєстрована як власна торговельна марка саме для неспоріднених товарів і послуг, визнання торговельної марки добре відомою відбувається в судовому порядку.

121. Частина четверта розділу IV Регламенту передбачає, що право на звернення до Апеляційної палати в порядку, встановленому цим Регламентом, має будь-яка особа або її представник із заявою про визнання її торговельної марки добре відомою в Україні.

122. Отже, з моменту, коли торговельна марка стає добре відомою в силу дії факторів, з якими пов`язується набуття маркою відомості (а не з моменту визнання її такою Апеляційною палатою або судом) її власник набуває передбачені законодавством права власника добре відомої марки, зокрема й право звернутись до Апеляційної палати для визнання марки добре відомої або, якщо права власника були порушені, - до суду з відповідним позовом, спрямованим на захист цих прав.

123. При цьому відповідно до частини третьої статті 494 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

124. Таким чином, законодавство України передбачає можливість виникнення права інтелектуальної власності на торговельну марку не тільки з факту державної реєстрації позначення, а й з факту визнання доброї відомості такого позначення.

125. Відмінністю добре відомої торговельної марки від всіх інших є набуття прав на неї без засвідчення свідоцтвом (абзац третій пункту 3 статті 5 Закону № 3689-XII) та охорона прав на неї незалежно від реєстрації марки в Україні (пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).

126. З огляду на зміст частини другої статті 495 ЦК України особі, торговельна марка якої визнана добре відомою, належать майнові права інтелектуальної власності, а саме право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки та виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання.

127. Згідно з підпунктом «а» пункту 1 статті 19 Закону № 3689-XII свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю або частково у разі невідповідності зареєстрованої торговельної марки умовам надання правової охорони.

128. Отже, для того щоб позначення підлягало правовій охороні, воно повинно відповідати певним умовам, а саме критеріям охороноздатності. У разі порушення прав на торговельну марку, яка підлягає правовій охороні, можуть бути вжиті заходи захисту. Серед таких заходів є, зокрема, визнання у судовому порядку недійсним свідоцтва на торговельну марку, яка не відповідає критеріям охороноздатності.

129. У приватному праві недійсність (нікчемність чи оспорюваність) може стосуватися або «вражати» договір, правочин, акт органу юридичної особи, державну реєстрацію чи документ. Недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно правова категорія, покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою.

130. Суб`єктом, який може звертатися із позовом про визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг, може бути будь-яка заінтересована особа, оскільки у статті 19 Закону № 3689-XII не встановлено певних кваліфікуючих вимог до особи, яка звертається з відповідною вимогою.

131. Проте очевидно, що особа, яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знаку для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту у використанні певного позначення (див. постанову від 17 листопада 2021 року Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду у справі № 757/30424/18-ц ).

132. Відповідно до статті 6 bis [Знаки: загальновідомі товарні знаки] Паризької конвенції, країни Союзу зобов`язуються чи з ініціативи адміністрації, якщо це допускається законодавством даної країни, чи за клопотанням зацікавленої особи відхиляти або визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, здатні викликати змішування зі знаком, що за визначенням компетентного органу країни реєстрації чи країни застосування вже є у цій країні загальновідомим як знак особи, що користується привілеями цієї конвенції, і використовується для ідентичних або подібних продуктів. Це положення поширюється і на ті випадки, коли істотна складова частина знаку становить відтворення такого загальновідомого знаку чи імітацію, здатну викликати змішування з ним.

133. З аналізу положень Паризької конвенції, Закону № 3689-XII, Регламенту та Порядку визнання знаку добре відомим слідує, що «загальновідомий товарний знак» (термін, яким оперує Паризька конвенція) та «добре відома торговельна марка» (термін, яким оперує спеціальне законодавство України з питань інтелектуальної власності) мають аналогічні критерії для визначення (пункт «b» статті 2 Спільної рекомендації; пункт 2 статті 25 Закону № 3689-XII; частина перша розділу IV Регламенту) та аналогічні механізми охорони (стаття 6 bis Паризької конвенції; абзац третій пункту 3 статті 6 та пункт 1 статті 25 Закону № 3689-XII).

134. При цьому, як уже було наголошено, пунктом 1 статті 25 Закону № 3689-XII визначено, що охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно зі статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом.

135. Отже вважаємо, що за чинним на час виникнення спірних правовідносин законодавством, зокрема Законом № 3689-ХІІ і Паризькою конвенцією, наслідками визнання торгового знаку добре відомим в Україні є можливість забороняти його використання на товарах та послугах, що є неоднорідними з тими, для яких його визнано добре відомим, а також право власника знаку вимагати заборони використання позначення, складова частина якого відтворює добре відомий знак.

136. З урахуванням цього та положень абзацу третього пункту 3 статті 6 Закону № 3689-XII і пункту першого статті 6 bis Паризької конвенції особі, торговельна марка якої визнана добре відомою в Україні, належить право: використовувати торговельну марку; заперечувати проти реєстрації як марки позначення іншої особи, що є тотожним або схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою торговельною маркою; звертитись до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на торговельну марку; забороняти іншій особі використовувати торговельну марку чи інше позначення, що застосовується для вирізнення товарів та/або послуг, які є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати з добре відомою торговельною маркою щодо однорідних товарів і/або послуг.

137. У справі, що розглядається, позивач заявив для визнання добре відомим саме позначення «Цитрамон» без поєднання цього словесного позначення з будь-якими іншими позначенням.

138. Відповідно до частин першої, другої статті 300 ГПК України суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.

139. Між тим, Велика Палата Верховного Суду не могла не звернути увагу на відсутність у справі будь-яких доказів позивача використання ним та добру відомість саме цього конкретного позначення «Цитрамон» стосовно нього як виробника на заявлену дату.

Використання цього позначення у поєднанні з іншими позначеннями не може підтверджувати факт використання позначення «Цитрамон», оскільки реєстрація саме такого знака на заявлену позивачем дату добре відомості була за ним відсутня як і відсутні відомості про його використання.

140. «Цитрамон» (лат. Citramonum; Aspirin / paracetamol (acetaminophen) / caffeine) - це комбінований лікарський засіб анальгезивної, жарознижувальної та протизапальної дій. Випускається у формі таблеток. Популярний у країнах колишнього СРСР. Найчастіше застосовується як препарат від головного болю.

141. Тобто до визнання знака «Цитрамон» добре відомим саме за позивачем, особливій увазі підлягало в цьому випадку дослідження питання щодо відповідності цього позначення умовам надання правової охорони (зокрема, набуття ним розрізняльної здатності) як торговельної марки на зазначену дату.

142. Із справи слідує, що позивач просив визнати за ним добре відомим позначення, яке ним не було зареєстроване у передбаченому законом порядку, а також не створювалося (як об`єкт інтелектуальної власності) унаслідок діяльності, а лише за ознакою значного інвестування коштів в його використання.

143. Велика Палата Верховного Суду також не могла не звернути увагу на те, що, на порушення вимог статті 25 Закону № 3689-XII, суди не встановили критерії відповідності такої торговельної марки умовам надання їй правової охорони.

144. У цьому ракурсі суди не надали будь якої оцінки і не врахували створення, тривалість використання саме позначення «Цитрамон» (а не схожого) іншими особами, у тому числі і відповідачем із 1986 року на території колишнього СРСР, зокрема і задовго до зазначеної позивачем дати (01 січня 1997 року).

145. Також Велика Палата Верховного Суду не могла не звернути увагу на те, що суди попередніх інстанцій не надали будь якої оцінки використанню АТ «Лубнифарм» спірного позначення як торговельної марки лікарського препарату в індивідуальній упаковці таблеток з однойменною назвою «Цитрамон», промисловій та статистичній звітності за період з 1986 до 1996 роки включно.

146. Поза увагою суди попередніх інстанцій залишили поширення спірного позначення саме АТ «Лубнифарм» територією України з урахуванням фактичних продажів та об`єму цих продажів, який більш ніж у 12 разів перевищує продаж препарату позивача зі схожою назвою.

147. Велика Палата Верховного Суду не могла не звернути увагу на ненадання судами попередніх інстанцій будь якої оцінки фактичним даним на підтвердження поширення спірного позначення як власної торговельної марки саме АТ «Лубнифарм» вже з 1986 року.

148. Розбіжність між поширенням спірного позначення та початком використання схожого позивачем складає щонайменше 10 років.

149. Ці факти, аргументи та докази, що їх підтверджують, залишилися поза увагою судів та не досліджувалися при оцінці доказів під час прийняття рішень.

150. Велика Палата Верховного Суду не звернула увагу на те, що суди не врахували наявні розрізняльні властивості, а саме зовнішній вигляд упаковки «Цитрамон-Дарниця» та «Цитрамон У».

151. Саме по собі позначення «Цитрамон» не має розрізняльної здатності та є загальновживаним для позначення товарів і послуг певного виду, оскільки є позначенням, яке тривалий час використовується в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість.

152. Позначення «Цитрамон» може бути внесене до знаку як елемент, що не охороняється та не займає домінуючого положення в зображенні знаку.

153. Не могло лишитися поза увагою Великої Палати Верховного Суду наявне у справі рішення Інституту промислової власності від 29 березня 2000 року щодо заявки № 94103498 (позивача) про відмову в реєстрації знаку, яке зумовлено тим, що його домінуюча словесна складова частина «Цитрамон» відноситься до позначень, які тривалий час використовуються в Україні кількома виробниками як знаки для товарів, що мають спільну якість і втратили розрізняльну здатність як індивідуальні знаки відносно таких товарів.

154. На сьогодні виробників лікарських засобів із використанням позначення «Цитрамон» в Україні є чимало, зокрема: окрім ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», яка наразі, згідно із даними сайту (https://www.darnitsa.ua/catalog) виробляє такі лікарські засоби, як: «Цитрамон Екстра», «Цитрамон-Дарниця», «Цитрамон Максі»; та АТ «Лубнифарм» (https://lf.com.ua/?page_id=22), який виробляє: «Цитрамон У», «Цитрамон-Форте», такими виробниками є:

1. «Фармацевтична компанія «Здоров`я» - «Цитрамон-Здоров`я» (постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 26 лютого 2019 року у справі № 910/7661/17 касаційну скаргу ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» задоволено. Скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 25 липня 2018 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 04 грудня 2018 року. Позов ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» задоволено.

Визнано недійсним наказ МОЗ України від 05 січня 2017 року № 7. Визнано недійсними реєстраційне посвідчення на лікарський засіб «Цитрамон-Здоров`я». Зобов`язано МОЗ України виключити лікарський засіб «Цитрамон-Здоров`я» з Державного реєстру лікарських засобів України.

Заборонено ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» застосовувати позначення «Цитрамон», схоже до ступеню сплутування із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № 161029, у діловій документації, мережі «Інтернет», а також використовувати позначення «Цитрамон» шляхом його нанесення на упаковки товарів 5 класу МКТП та шляхом зберігання, пропонування до продажу і рекламування товарів 5 класу МКТП, на упаковках яких нанесено позначення «Цитрамон». Зобов`язано ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» усунути позначення «Цитрамон» з лікарських засобів (товарів, упаковок) власного виробництва.)

2. «Цитрамон Ф» - ПрАТ «Фітофарм» (https://fitofarm.ua/citramon_f/).

3. «Цитрамон В» - ПАТ «Монфарм» (https://doc.ua/ua/apteka/brand/pat-monfarm?4=3542).

4. «Цитрамон М» - ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка» (https://helsi.me/liki/kyiv/ciitramonum-m/71563/instruction).

5. «Цитрамон Євро» - МІБЕ ГМБХ АРЦНАЙМІТТЕЛЬ (Німеччина) - https://apteka911.ua/ua/shop/tsitramon-evro-tabl-10-p6113.

155. Тобто у разі задоволення позовних вимог про визнання позначення «Цитрамон» добре відомим на ім`я позивача виробники лікарських засобів із використанням позначення «Цитрамон», в тому числі й АТ «Лубнифарм», фактично будуть позбавлені їх власності - прав на зареєстровану ними торговельну марку, що є недопустимим та свідчить про недобросовісну конкуренцію.

Щодо вимоги про визнання недійсним свідоцтва України № 24778 на знак для товарів і послуг «ЦИТРАМОН У», власником якого є АТ «Лубнифарм»

156. Колишні радянські товарні знаки є суспільним надбанням у зв`язку з їх багаторічним використанням багатьма підприємствами колишнього СРСР.

157. Монополізація таких позначень шляхом закріплення виключного права на одного виробника суперечить суспільним інтересам та вважається проявом недобросовісної конкуренції, яка прямо заборонена статтею 42 Конституції України.

158. Юридична доктрина й міжнародна судова практика пропонують різні правові засоби, якими може бути вирішена проблема радянських товарних знаків: визнання їх такими, що увійшли до загального вжитку і втратили розрізняльну здатність; анулювання їх реєстрації як актів недобросовісної конкуренції; націоналізація цих знаків; їх переведення в режим колективних товарних знаків; застосування щодо них права попереднього користування.

159. На нашу думку застосування до спірних правовідносин законодавства про права попереднього користування найкращим чином враховує баланс інтересів сторін.

160. Таке правозастосування ґрунтується на нормах міжнародного і вітчизняного законодавства , переслідує легітимну мету, є пропорційним втручанням у права сторін та не є для них надмірним тягарем.

161. ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» просило суд визнати недійсним свідоцтво на знак для товарів і послуг, власником якого ще з 15 лютого 2002 року (за заявкою від 24 лютого 1997 року) є відповідач.

162. Така вимога суперечить нормам як міжнародного, так і вітчизняного законодавства.

163. Стаття 500 ЦК України визначає, що будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

164. За статтею 16 Закону № 3689-XII від 15 грудня 1993 року виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на: здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

165. Частина третя статті 196 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № № 1678-VII, передбачає, що реєстрація торговельної марки не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості і якщо ці права визнаються законодавством Сторін і в межах території, на якій вони визнаються.

166. Відповідно до статті 9 Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2017 року на товарний знак Європейського Союзу, реєстрація торговельної марки ЄС надає її власнику виключні права на неї.

Без шкоди для прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки ЄС,власник такої торговельної марки ЄС має право перешкоджати всім третім сторонам, які не мають його згоди, використовувати в процесі торгівлі , по відношенню до товарів або послуг, будь-який знак, де:

(а) знак є ідентичним торговельній марці ЄС і використовується по відношенню до товарів чи послуг, ідентичних тим, для яких зареєстрована торгова марка ЄС;

(б) знак ідентичний або схожий на торговельну марку ЄС і використовується по відношенню до товарів або послуг, ідентичних або подібних до товарів або послуг, для яких зареєстрована торгова марка ЄС, якщо існує ймовірність збентеження з боку громадськості; ймовірність змішування включає ймовірність асоціації між знаком і товарним знаком;

(c) знак є ідентичним або подібним до торговельної марки ЄС, незалежно від того, чи використовується він по відношенню до товарів або послуг, які ідентичні, схожі чи не подібні до тих, для яких зареєстрована торгова марка ЄС, якщо остання має репутацію в Союзі, і якщо використання цього знаку без належної причини використовує або завдає шкоди відмітному характеру чи репутації торгової марки ЄС.

Відповідно до частини 2, зокрема, може бути заборонено:

(а) нанесення знаку на товар або на упаковку цього товару;

(б) пропонувати товари, випускати їх на ринок або зберігати їх для цих цілей під знаком, або пропонувати чи надавати послуги під ним;

(c) імпорт або експорт товару під знаком;

(d) використання знаку як торгової назви або назви компанії або частини торгової чи назви компанії;

(д) використання знаку на ділових паперах і в рекламі;

(f) використання знаку в порівняльній рекламі у спосіб, який суперечить Директиві 2006/114/EC.

Без шкоди для прав власників, набутих до дати подання заявки або дати пріоритету торговельної марки ЄС, власник такої торговельної марки ЄС також має право заборонити будь-яким третім особам провозити товари під час торгівлі, в Союз без випуску для вільного обігу там, якщо такі товари, включаючи упаковку, походять із третіх країн і мають без дозволу торгову марку, яка є ідентичною торговельній марці ЄС, зареєстрованій щодо таких товарів, або яку неможливо розрізнити в її основні аспекти від цієї торгової марки.

Право власника торговельної марки ЄС згідно з першим абзацом втрачається, якщо під час провадження щодо визначення того, чи було порушено торговельну марку ЄС, ініційованого відповідно до Регламенту (ЄС) № 608/2013, докази надаються декларанта або власника товарів, що власник торгової марки ЄС не має права забороняти розміщення товарів на ринку в країні кінцевого призначення.

167. Стаття 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року, що є Додатком 1С до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, яка набрала чинності для України 16 травня 2008 року, передбачає, що власник зареєстрованого товарного знаку повинен мати виключне право завадити всім третім сторонам, які не мають згоду власника, використовувати в процесі торгівлі ідентичні або схожі знаки для товарів або послуг, які є ідентичними або схожими, на ті, стосовно яких реєструється торговий знак, якщо в результаті такого використання є ймовірність сплутати товари або послуги. У випадку використання ідентичного знаку для ідентичних товарів або послуг ймовірність сплутати їх допускається. Згадані вище права не повинні завдавати будь-якої шкоди існуючим попередньо зареєстрованим правам, і не повинні впливати на можливість членів робити ці права доступними на основі використання.

168. Відповідно до частини першої статті 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Верховенство права - це панування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

169. Таке розуміння права не дає підстав для його ототожнення із законом, який іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свободу та рівність особи. Справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню.

170. Верховенство права, будучи одним з основних принципів демократичного суспільства, передбачає судовий контроль над втручанням у право кожної людини на свободу.

171. Із конституційних принципів рівності і справедливості випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування в правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі.

172. Одним із елементів верховенства права є принцип правової визначеності, у якому стверджується, що обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки.

173. Елементами верховенства права є принципи рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (абзац другий підпункту 5.4 пункту 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).

174. Принцип правової визначеності означає, що «обмеження основних прав людини та громадянина і втілення цих обмежень на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування правових норм, встановлюваних такими обмеженнями. Тобто обмеження будь-якого права повинне базуватися на критеріях, які дадуть змогу особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати юридичні наслідки своєї поведінки» (абзац третій підпункту 3.1 пункту 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 29 червня 2010 року № 17-рп/2010).

175. Отже, виходячи з наведених норм національного та міжнародного законодавства, вважаємо, що вимога про скасування свідоцтва на знак для товарів і послуг, тобто добросовісно набуті попередні права є порушенням принципу правової визначеності.

176. Тобто особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні, має право на безоплатне продовження такого використання.

177. Крім того, право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Також не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості, якщо ці права визнаються законодавством Сторін і в межах території, на якій вони визнаються.

178. Таким чином, власнику торговельної марки надається право на неї без шкоди для прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки ЄС.

Щодо оцінки відповідності дій позивача критерію добросовісності та наявності підстав для захисту цивільного права, яким особа зловживає

179. Стаття 13 Конституції України визначає, що держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб`єкти права власності рівні перед законом.

180. Згідно із статтею 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

181. Примусове відчуження об`єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об`єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.

182. Відповідно частини другої статті 42 Конституції України держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Види і межі монополії визначаються законом.

183. Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 частини першої статті 3 ЦК України), а отже, і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

184. Добросовісність (пункт 6 статті 3 ЦК України) - це певний стандарт поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.

185. Добросовісність при правовому регулюванні цивільних відносин повинна розглядатися як відповідність реальної поведінки учасників таких відносин вимогам загальноприйнятих уявлень про честь і совість. Іншими словами, щоб бути добросовісним, дії та вчинки учасників цивільних відносин мають здійснюватися таким чином, щоб вони викликали схвальну оцінку з боку суспільної моралі, зокрема в аспекті відповідності застосованих засобів правового регулювання тим цілям, які перед ним ставляться.

Цивільний оборот ґрунтується на презумпції добросовісності та чесності учасників цивільних відносин, які вправі розраховувати саме на таку поведінку інших учасників, яка відповідатиме зазначеним критеріям і уявленням про честь та совість.

186. Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

При здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п`ятою цієї статті, суд може зобов`язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом (стаття 13 ЦК України).

187. Рішенням Конституційного Суду України від 28 квітня 2021 року № 2-р(II)/2021 у справі № 3-95/2020(193/20) визнано, що частина третя статті 13, частина третя статті 16 ЦК України не суперечать частині другій статті 58 Конституції України та вказано, що «оцінюючи домірність припису частини третьої статті 13 ЦК України, Конституційний Суд України констатує, що заборону недопущення дій, що їх може вчинити учасник цивільних відносин з наміром завдати шкоди іншій особі, сформульовано в ньому на розвиток припису частини першої статті 68 Основного Закону України, згідно з яким кожен зобов`язаний не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Водночас словосполука «а також зловживання правом в інших формах», що також міститься у частині третій статті 13 ЦК України, на думку Конституційного Суду України, за своєю суттю є засобом узагальненого позначення одразу кількох явищ з метою уникнення потреби наведення їх повного або виключного переліку. Здійснюючи право власності, у тому числі шляхом укладення договору або вчинення іншого правочину, особа має враховувати, що реалізація свободи договору як однієї із засад цивільного законодавства перебуває у посутньому взаємозв`язку з установленими Кодексом та іншими законами межами здійснення цивільних прав, у тому числі права власності. Установлення ЦК України або іншим законом меж здійснення права власності та реалізації свободи договору не суперечить вимогам Конституції України, за винятком ситуацій, коли для встановлення таких меж немає правомірної (легітимної) мети або коли використано юридичні засоби, що не є домірними.

У зв`язку з тим, що частина третя статті 13 та частина третя статті 16 ЦК України мають на меті стимулювати учасників цивільних відносин до добросовісного та розумного здійснення своїх цивільних прав, Конституційний Суд України дійшов висновку, що ця мета є правомірною (легітимною)».

188. Суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 ЦК України (частина третя статті 16 ЦК України).

189. Зловживання правом проявляється в тому, що: особа (особи) «використовувала / використовували право на зло»; наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (негативні наслідки являють собою певний стан, до якого потрапляють інші суб`єкти, чиї права безпосередньо пов`язані з правами особи, яка ними зловживає; цей стан не задовольняє інших суб`єктів; для здійснення ними своїх прав не вистачає певних фактів та/або умов; настання цих фактів / умов безпосередньо залежить від дій іншої особи; інша особа може перебувати у конкретних правовідносинах з цими особами, які «потерпають» від зловживання нею правом, або не перебувають); враховується правовий статус особи / осіб (особа перебуває у правовідносинах і як їх учасник має уявлення не лише про обсяг своїх прав, а і про обсяг прав інших учасників цих правовідносин та порядок їх набуття та здійснення; особа не вперше перебуває у цих правовідносинах або ці правовідносини є тривалими, або вона є учасником й інших аналогічних правовідносин).

190. Потрібно розмежовувати зловживання процесуальними правами та зловживання матеріальними (цивільними) правами. Вказані правові конструкції відрізняються як по суті, так і за правовими наслідками щодо їх застосування судом.

При зловживанні процесуальними правами суд має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання, позов чи застосувати інші заходи процесуального примусу.

Натомість правовим наслідком зловживання матеріальними (цивільними) правами може бути, зокрема, відмова у захисті цивільного права та інтересу, тобто відмова в позові.

191. Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

192. Монополія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі, а також встановлення підприємцем або групою підприємців контролю над однією чи кількома галузями виробництва з метою збільшення прибутків і ліквідації конкуренції.

193. Монопольне утворення - підприємство, об`єднання чи господарське товариство та інше утворення, що займає монопольне становище на ринку.

194. Монопольне становище - панівне становище суб`єкта господарювання, яке дає йому можливість самостійно або разом з іншими суб`єктами господарювання обмежувати конкуренцію на ринку певного товару. Монопольним визнається становище суб`єкта господарювання, частка якого на ринку певного товару перевищує 35 %.

195. Суб`єкт господарювання займає монопольне (панівне, домінуюче) становище на ринку товарів, якщо: на цьому ринку немає жодного конкурента; немає значної конкуренції внаслідок обмеженої можливості доступу інших підприємств на ринок; частка підприємства на ринку продукції перевищує 35 % і суб`єкт господарювання не довів, що зазнає значної конкуренції.

196. Монопольне становище може призвести до таких наслідків: диктування цін та запобігання інноваціям і, як наслідок, знищення конкурентів.

197. Конкуренція (лат. concurrentia - збіг, узгодженість) - це економічний процес взаємодії та боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

198. Конкуренція - важливий елемент механізму саморегулювання ринкової економіки й водночас конкретна форма її функціонування. У перекладі з латинської це слово означає «сходитися», «стикатися». Конкуренція - це суперництво між суб`єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку тощо. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.

199. Конкуренція відбиває зв`язок між виробництвом і реалізацією продукту. Цей зв`язок є причинно-наслідковим, суттєвим, необхідним і повторюваним, тобто об`єктивним економічним законом. Закон конкуренції зображає причинно наслідковий зв`язок між можливостями створити продукт, потрібний споживачам, і можливостями реалізувати його з вигодою насамперед для покупця, а потім вже для виробника.

200. Змагання підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

201. На наше переконання, звернення до суду з позовом про визнання позначення «Цитрамон» добре відомим на ім`я позивача, без поєднання цього словесного позначення з будь-якими іншими позначеннями, необхідно оцінити як недобросовісні дії, спрямовані на заволодіння ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» монопольним становищем стосовно позначення «Цитрамон» та на порушення права АТ «Лубнифарм» на зареєстровану ним торговельну марку, що свідчить про наявність обставин, визначених частиною другою статті 13 ЦК України.

202. Так, зловживання правом проявляється в тому, що, зокрема, позивач використовує право на зло та наявні негативні наслідки (різного прояву) для інших осіб (зокрема, порушення права АТ «Лубнифарм» на зареєстровану ним торгову марку та порушення прав інших виробників лікарських засобів, складовою частиною назви яких є позначення «Цитрамон»).

203. Зловживання правом призводить до обмеження конкурентоспроможності на фармацевтичному ринку.

204. Суди з урахуванням установлених обставин у справі не звернули увагу, що недійсність свідоцтва України на знак для товарів і послуг як приватно-правова категорія покликана не допускати або присікати порушення цивільних прав та інтересів або ж їх відновлювати, а не застосовуватися з іншою метою.

205. Крім того, є очевидним, що особа, яка заявляє вимогу про визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і послуг, сама має діяти добросовісно, не допускати зловживання правом, зокрема й на реєстрацію певного позначення як знака для товарів та послуг не з метою індивідуалізації товарів та послуг, а з метою перешкоджання іншому суб`єкту у використанні певного позначення.

206. Зважаючи на наявність на фармацевтичному ринку України низки виробників, які використовують позначення «Цитрамон» у комбінації з іншими знаками (М, Ф, В тощо), та правові наслідки, що тягне визнання позначення «Цитрамон» добре відомим за ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», остаточне рішення у цій справі вплине на права або обов`язки таких виробників, а точніше позбавить їх можливості виробляти та реалізовувати лікарські засоби, складовою частиною назви яких є позначення «Цитрамон».

207. З урахуванням наведеного вважаємо, що, звертаючись до суду із позовом про визнання знаку «Цитрамон» добре відомим на ім`я позивача та визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг недійсним, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» переслідує неправомірну мету - монополізацію ринку і порушення прав низки виробників на фармацевтичному ринку України та споживачів.

208. Вимога позивача про скасування добросовісно набутого попереднього права всупереч нормам чинного національного та міжнародного законодавства свідчить про не відповідність дій критерію добросовісності.

209. Вважаємо, що Велика Палата Верховного Суду, переглядаючи справу у касаційному порядку, повинна була врахувати конкретні обставини цієї справи щодо наявності обставин, визначених частинами другою та третьою статті 13 ЦК України, та мала застосувати загальні засади цивільного права - принцип справедливості, добросовісності та розумності, а також керуватися однією з аксіом цивільного судочинства: «Placuit in omnibus rebus praecipuum esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem», що означає: «У всіх юридичних справах правосуддя й справедливість мають перевагу перед строгим розумінням права».

210. Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди мають застосовувати під час розгляду справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерела права, що передбачають й інші критерії, які мають бути дотримані суб`єктами публічного права під час втручання у право власності.

211. Критерії правомірності втручання держави у право власності закладені у статті 1 Першого Протоколу Конвенції (далі - Перший Протокол) та утворюють «трискладовий тест», за допомогою якого має відбуватися оцінка відповідного втручання.

212. Стаття 1 Першого Протоколу містить три норми: 1) кожна особа має право мирно володіти своїм майном; 2) позбавлення власності є допустимим винятково в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права; 3) держава має повноваження вводити у дію закони, необхідні для здійснення контролю за користуванням майном: а) відповідно до загальних інтересів; б) для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

213. ЄСПЛ наголошує на тому, що зазначені норми не є окремими, а друга і третя норми стосуються лише конкретних випадків втручання у право на мирне володіння майном.

214. Зокрема, втручання у здійснення права на мирне володіння майном у розумінні першого речення статті 1 Першого Протоколу також повинно переслідувати мету у суспільному інтересі (рішення ЄСПЛ у справі «Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine»).

215. Перед тим як з`ясувати, чи було дотримано першу норму, суд повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм (рішення ЄСПЛ у справі «Sporrong and Lonnroth v. Sweden»).

216. Щодо першого припису ЄСПЛ у пунктах 63-64 рішення у справі «Marckx v. Belgium» зауважив, що, визнаючи право на безперешкодне користування своїм майном, стаття 1 за своєю суттю є гарантією права власності. Держава сама визначає «необхідність» відповідного закону, а наявність «спільного інтересу» може спонукати державу до «здійснення контролю за використанням власності», включаючи розпорядження та спадкування.

217. ЄСПЛ визначає найважливішою вимогою статті 1 Першого Протоколу законність будь-якого втручання державного органу у право на мирне володіння майном, тобто його відповідність національному законодавству та принципу верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «East/West Alliance Limited v. Ukraine»).

218. Зміст «трискладового тесту» для оцінки відповідності втручання у право власності європейським стандартам правомірності такого втручання охоплює такі критерії, які мають оцінюватися у сукупності: 1) законність вручання; 2) легітимна мета (виправданість втручання загальним інтересом); 3) справедлива рівновага між інтересами захисту права власності та загальними інтересами (дотримання принципу пропорційності між використовуваними засобами і переслідуваною метою та уникнення покладення на власника надмірного тягарю). Невідповідність втручання у право власності хоча б одному з зазначених критеріїв свідчить про протиправність втручання навіть у разі дотримання національного законодавства та (або) присудження власнику компенсації.

219. Контроль за дотриманням конвенційних гарантій здійснюється ЄСПЛ, який застосовує норми Конвенції відповідно до базових принципів (методів) тлумачення, до яких відносять «принцип автономного тлумачення понять», «принцип еволюційного (динамічного) тлумачення», «принцип європейського консенсусу», «принцип розсуду держави», «принцип ефективного тлумачення» та «принцип пропорційності та балансу інтересів».

220. Достатньо докладно стандарт верховенства права та пропорційність як його складова частина висвітлена у практиці ЄСПЛ.

221. Так, в рішенні у справі «Fressoz and Roire V. France» ЄСПЛ зазначає, що «необхідність» будь-якого обмеження реалізації права завжди має бути обґрунтованою. Відсутність такого мотивування - прояв свавілля держави.

222. У цьому рішенні ЄСПЛ вказав на неприпустимість свавільного втручання держави у права людини без нагальної на то потреби. Звичайно, насамперед уповноважені органи державної влади повинні оцінювати, чи наявна реальна суспільна потреба, яка виправдовує таке обмеження.

223. Вирішувати питання про пропорційність чи непропорційність обмеження прав людини має суд, адже судова влада - політично нейтральна гілка влади покликана урівноважувати інші гілки влади у цьому напрямі.

224. ЄСПЛ вказав на необхідність перевіряти передбачення обмеження прав людини у національному законі, визначати наявність обставини для його застосування, та вирішувати питання співмірності. У сукупності це утворює трискладовий тест на пропорційність.

225. Обмеження прав має передбачатись національним законом. Такий закон повинен існувати на момент введення такого обмеження.

226. Обмеження прав в такому разі повинно прямо передбачатись у законі, а зміст закону повинен буди доведений до відома громадянам.

227. Закон має відповідати критеріям якості - обмеження прав повинно бути зрозумілим для кожного.

228. Обмеження прав повинно виповідати легітимній меті. Така мета зумовлена потребою захистити певні найбільш важливі для держави блага та принципи.

229. Втручання у права має відповідати вимогам співмірності.

230. Співмірність означає, що характер та обсяг втручання держави у права має бути не самоціллю, а засобом для захисту необхідного суспільного блага. Таке тлумачення не повинно бути самоціллю воно має бути необхідним - безальтернативним та достатнім - а не надмірним.

231. Співмірність є найбільш складним критерієм для вирахування та встановлення. Обмеження прав часто є законним і відповідає легітимній меті, але характер такого обмеження є надмірним.

232. Таким чином можна зазначити, що лише при дотриманні всіх критеріїв трискладового тесту можливо визнати втручання держави у права пропорційним а відтак правомірним, справедливим та виправданим. В свою чергу, з позиції ЄСПЛ, суд повинен відповідно до принципу індивідуального підходу в кожному випадку конкретно вирішувати питання пропорційності з урахуванням контекстуальних обставин справи. В одному випадку, обмеження є пропорційним, а в іншому разі те саме обмеження пропорційним не вважатиметься.

233. Враховуючи встановлені у справі обставини, а саме розбіжність між поширенням спірного позначення та використанням схожого позивачем складає щонайменше 10 років, оскільки АТ «Лубнифарм» поширювало спірне позначення як власну торговельну марку вже з 1986 року, можна дійти висновку про те, що вимога позивача про скасування свідоцтва на знак для товарів і послуг АТ «Лубнифарм» та визнання позначення «Цитрамон» добре відомою торговельною маркою в Україні на ім`я позивача станом на 01 січня 1997 року, тобто більше ніж 20 років назад, є непропорційним втручанням у право власності АТ «Лубнифарм, яке не ґрунтується на законі, не переслідує легітимну мету та не є необхідним у демократичному суспільстві.

234. Вважаємо, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій в частині задоволення вимог ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» не ґрунтуються на законі, оскільки ухвалені з порушенням норм матеріального права.

235. Із справи, починаючи із змісту самої позовної заяви, убачається порушення меж здійснення цивільних прав, явне зловживання позивачем правом на обмеження реалізації на фармацевтичному ринку лікарських засобів, складовою частиною назви яких є позначення «Цитрамон», та недобросовісної конкуренції щодо інших виробників таких лікарських засобів.

236. Отже, доходимо висновку про необхідність скасування рішення судів першої та апеляційної інстанцій про задоволення позову та ухвалення нового рішення - про відмову у позові.

Щодо позовної давності

237. Великій Палаті Верховного Суду необхідно було вирішити питання застосування позовної давності до вимоги про визнання торговельної марки добре відомою з одночасним скасуванням реєстрації конфліктуючого знаку та формуванням єдиної правозастосовної практики щодо застосування статті 256, частини першої статті 261 ЦК України за вимогами про визнання торговельної марки добре відомою судом як органом, визначеним статтею 25 Закону № 3689-XII у контексті статті 124 Конституції України, статей 4, 20 ГПК України, з метою забезпечення вимог верховенства права, складовою якого є дотримання принципу юридичної визначеності, що обумовлює однакове застосування норми права у зазначеній категорії справ, недопущення можливостей для її довільного трактування.

238. Добревідомість - це позначення, що використовується на певній території протягом тривалого часу і яке стало широко відомим серед певного кола споживачів товарів та/або послуг.

239. Ані Порядок визнання знаку добре відомим, ані Регламент не обмежують право особи на звернення із заявою про визнання торговельної марки добре відомою строками позовної давності.

240. Законодавець не обмежує часом тривалість будь-якого використання чи просування торговельної марки як передумову звернення із заявою про визнання торговельної марки добре відомою в Україні.

241. Право особи визнати свою торговельну марку добре відомою є суб`єктивним правом (офіційно визнана можливість, якою володіє особа, міра юридично можливої поведінки), його використання залежить від особистого бажання особи, а не від порушення цього права третіми особами.

242. Позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист порушеного цивільного права або інтересу, до яких звернення із заявою про визнання торговельної марки добре відомою в Україні не належить.

243. Інститут позовної давності застосовний до вимог про захист порушених прав на добре відому торговельну марку, зокрема внаслідок використання третіми особами такої торговельної марки або схожого до ступеня сплутування з добре відомою торговельною маркою позначення стосовно таких самих, споріднених і неспоріднених товарів і послуг.

244. Акти законодавства України у сфері права інтелектуальної власності, у тому числі Закон № 3689-ХІІ, не містять положень щодо строків позовної давності у разі порушення прав власника свідоцтва на торговельну марку.

245. Натомість стаття 6 bis Паризької конвенції у частині другій та третій встановлює правила щодо застосування строків позовної давності.

246. Так, для подання вимоги про скасування знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, які здатні викликати змішування із зареєстрованим знаком або визнаним добре відомим знаком, надається строк не менше п`яти років, що вираховується від дати реєстрації знаку. Країни Союзу мають право встановити строк, протягом якого може вимагатися заборона застосування знаку. Такий строк не встановлюється для подання вимоги про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

247. Таким чином стаття 6 bis Паризької конвенції встановлює два різновиди строків позовної давності:

- не менше 5 років від дати реєстрації знаку за вимогами про скасування знаку, що становить відтворення, імітацію чи переклад іншого знаку, які здатні викликати змішування зі зареєстрованим знаком або визнаним добре відомим знаком;

- безстроково за вимогами про скасування чи заборону застосування знаків, зареєстрованих чи таких, що використовуються недобросовісно.

248. Відповідно до статті 9 Конституції України, частини першої статті 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та статті 3 Закону № 3689-ХІІ якщо міжнародним договором України, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про торговельні марки, то застосовуються правила міжнародного договору.

249. Як було зазначено, Паризька конвенція набула чинності для України 25 грудня 1991 року, а тому цей міжнародно-правовий акт є частиною законодавства України, а його положення підлягають застосуванню.

250. Отже, до вимоги про скасування конфліктуючого свідоцтва на знак для товарів і послуг з підстав схожості до ступеня змішування має застосовуватись правило частини другої статті 6 bis Паризької конвенції, тобто строк позовної давності становить 5 років, відлік яких розпочинається від дати реєстрації конфліктуючого знаку.

251. Таким чином, з урахуванням усіх відповідних положень статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності, статті 25 Закону № 3689-ХІІ, а також Спільних рекомендацій щодо охорони добре відомих торговельних марок можна дійти висновку про додаткові переваги та інструменти захисту, які надає правовласникам саме добре відомий статус торговельної марки на відміну від звичайної зареєстрованої торговельної марки, оскільки строк позовної давності щодо захисту прав на добре відому торговельну марку складає не три роки, а щонайменше п`ять і більше років, який вираховується від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно.

252. Тобто правовласнику надаються значно збільшені строки позовної давності для захисту своїх прав на добре відому торговельну марку від їх можливих порушень третіми особами.

253. Разом з тим запроваджений нормами національного законодавства, зокрема ЦК України, інститут позовної давності полягає у наданні особі, цивільне право якої порушено, певного строку саме для звернення до суду за захистом цього права, в тому числі за допомогою державного примусу. Дія інституту позовної давності є проявом принципу правової визначеності, який забезпечує стабільність цивільних відносин у суспільстві.

254. Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України).

255. За змістом частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

256. Законодавець врахував не тільки безпосередню обізнаність особи про факти порушення її прав, а й об`єктивну можливість цієї особи знати про ці факти.

257. Проте, враховуючи те, що правила міжнародного договору, які відмінні від правил, що передбачені законодавством України, мають вищу юридичну силу, Велика Палата Верховного Суду виснує, що до позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва третьої особи на знак для товарів і послуг застосовується строк позовної давності, який дорівнює п`яти рокам від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно.

Висновки щодо застосування норм статті 500 ЦК України, статті 16 Закону № 3689-XII від 15 грудня 1993 року, частини третьої статті 196 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 року № № 1678-VII, статті 9 Регламенту (ЄС) 2017/1001 Європейського парламенту та Ради від 14 червня 2017 року, статті 16 Угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15 квітня 1994 року, що є Додатком 1С до Угоди про заснування Світової організації торгівлі від 15 квітня 1994 року, яка набрала чинності для України 16 травня 2008 року права у подібних правовідносинах.

258. Виходячи з наведених вище норм національного та міжнародного законодавства, доходимо висновку, що вимога про скасування раніше добросовісно зареєстрованих свідоцтв на знак для товарів і послуг (або добросовісно набутих попередніх прав) є порушенням принципу правової визначеності.

259. Тобто особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні, має право на безоплатне продовження такого використання.

260. Крім того, право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстровану торговельну марку не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Також не дає власнику право забороняти третій особі використання в торговельному обороті прав, які виникли раніше, якщо вони використовуються лише в окремій місцевості, якщо ці права визнаються законодавством сторін і в межах території, на якій вони визнаються.

261. Таким чином, власнику торговельної марки надається право на неї без шкоди для прав власників, набутих до дати подання або дати пріоритету торговельної марки ЄС.

262. Висновки щодо застосування позовної давності (статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, що набула чинності для України 25 грудня 1991 року) у подібних правовідносинах.

263. Правила міжнародного договору, які відмінні від правил, що передбачені законодавством України, мають вищу юридичну силу, а тому вважаємо, що до позовних вимог про визнання недійсним свідоцтва третьої особи на знак для товарів і послуг застосовується строк позовної давності, який дорівнює п`яти рокам від дати реєстрації спірної торговельної марки і взагалі не обмежується жодним періодом часу, якщо спірна торговельна марка, яка порушує права на добре відому торговельну марку, була зареєстрована чи використовується недобросовісно.

За таких обставин,

вважаємо

1. що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню із ухваленням нового рішення - про відмову у позові.

Судді: С. Ю. Мартєв Є. А. Усенко