ПІВНІЧНО-ЗАХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

33001 , м. Рівне, вул. Яворницького, 59

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року Справа № 902/327/23

Північно-західний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючий суддя Василишин А.Р., суддя Маціщук А.В. , суддя Бучинська Г.Б.

секретар судового засідання Мельников О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" на рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року та апеляційну скаргу на додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року по справі №902/327/23 (суддя Тісецький С.С.)

час та місце ухвалення рішення: 24 січня 2024 року; м. Вінниця, вул. Пирогова, 29; вступна і резолютивна частина проголошена о 15:47 год; повний текст рішення складено 1 лютого 2024 року

час та місце ухвалення додаткового рішення: 8 лютого 2024 року; м. Вінниця, вул. Пирогова, 29; вступна і резолютивна частина проголошена о 11:20 год; повний текст додаткового рішення складено 13 лютого 2024 року

за позовом Компанії B&B TRENDS S.L.

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор"

про припинення порушення прав інтелектуальної власності

за участю представників сторін:

від Позивача - Місечко В.М.;

від Відповідача - Якименко Є.П..

ВСТАНОВИВ:

Компанії B&B TRENDS S.L. (надалі - Позивач) звернулася до Господарського суду Вінницької області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" (надалі - Відповідач) про:

припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація);

вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

В обґрунтування своїх позовних вимог Позивач посилався на те, що Позивачу стало відомо про імпорт та продаж в Україні Відповідачем, як офіційним дистриб`ютором в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo., дрібної побутової техніки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL. Позивачем стверджується, що існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать Позивачу компанії В&В TRENDS, S.L., що не відповідає дійсності та може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника). На підтвердження таких обставин, Позивачем долучено до позову, зокрема, висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 24 серпня 2022 року.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року позов задоволено частково (том 2, а.с. 164-178). Припинено порушення прав інтелектуальної власності Позивача (С/Catalunya 24 - Poligon ind. Са N'oller 08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona)) на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). В решті позовних вимог відмовлено. Покладено на Відповідача витрати витрат на сплату судового збору в сумі 2684 грн та 25 002 грн - витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.

Судом першої інстанції в рішення суду зазначено, що в результаті проведеного дослідження експерт дійшов висновків, що товари та послуги, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233 та 1128849. Частина товарів 7 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних", та частина послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби", для яких серед іншого подано на реєстрацію позначення за заявкою № 202009115, є такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993. Суд зазначив, що товари, на яких нанесено досліджувані позначення "zelmotor" та "zelmotor professional", є такими самими з товарами, для яких, зокрема, зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311,985233 та 1128849. Місцевий господарський суд вказав, що експерт виснував, що за цей час товари, марковані зазначеними торговельними марками, вже набули певної відомості серед відповідної групи споживачів цих товарів, і що така відомість серед споживачів створює міцний асоціативний зв`язок між товарами, позначеними торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233 та 992993, та Позивачем. Тому на переконання суду першої інстанції поява на ринку таких самих або споріднених товарів і послуг, на яких нанесено позначення або при наданні яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993 та 1128849, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Окрім того, місцевим господарським судом в своєму рішенні виснував, що зважаючи на викладене, оцінюючи наявний у справі висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року № 1340, зазначений висновок містить відповіді на поставлені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи. За таких обставин, відповідний висновок прийнято судом як належний та допустимий доказ в підтвердження підстав позову щодо порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Позивача на зареєстровані за останнім торговельні марки.

Разом з цим, місцевий господарський суд вказав, що Відповідачем не надано суду доказів які б підтверджували істотні недоліки наданого Позивачем висновку судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1340 від 24 серпня 2022 року, зокрема, рецензії на такий висновок згідно норм чинного законодавства.

З огляду на вказане, місцевий господарський суд, надавши оцінку, наведеному вище висновку експертного дослідження, який міститься в матеріалах справи та беручи до уваги специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності у цій справі, дійшов висновку, що товари за міжнародними торговельними марками Позивача, які зареєстровані за № 982311 (zelmer), за № 985233 (zelmer), за № 992993 (zelmer .NERRO.), за №1128849 (BASIK by zelmer) та товари за торговельними марки "zelmotor", "zelmotor professional" (виробник польська компанія Zelmotor sp. zoo.), дистриб`ютором в Україні яких є Відповідач, фактично є схожими настільки, що їх можна сплутати із вказаними торгівельними марками Позивача, що також буде створювати у споживача враження належності товарів, маркованих знаками "zelmotor", "zelmotor professional" до лінійки товарів Позивача.

Стосовно позовної вимоги про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional", місцевий господарський суд вказав, що власник свідоцтва може вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати. Якщо усунення з товару, його упаковки незаконно використаного знака або позначення, схожого з ним настільки, що їх можна сплутати, неможливе без заподіяння істотної шкоди самому товару, суд згідно з пунктом 3 частини другої статті 432 ЦК України може прийняти рішення про вилучення товару з цивільного обороту.

Місцевий господарський суд в оскаржуваному рішенні звернув увагу на те, що Позивачем у прохальній частині позову не вказано які саме товари (їх найменування та притаманні їм ознаки), що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" слід вилучити з цивільного обороту (а саме: м`ясорубки, слайсери, блендери тощо), які дають можливість виокремити їх з числа інших однорідних товарів, а також не зазначено місцезнаходження відповідного товару, що на переконання суду є суттєвим, з огляду на існуючі правові позиції Верховного Суду. Зважаючи на викладене та встановлені обставини справи, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову в частині вимоги щодо вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Додатковим рішенням від 1 лютого 2024 року, з підстав, вказаних у даному рішенні, стягнуто з Позивача в дохід Державного бюджету України 2684 грн - судового збору за подання до господарського суду позовної заяви.

2 лютого 2024 року до суду від представника Позивача надійшла заява б/н від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23.

5 лютого 2024 року до суду від представника Відповідача надійшла заява б/н від 5 лютого 2024 року (вх. № 01-34/1260/24) про ухвалення додаткового рішення у справі №902/327/23.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року, з підстав, вказаних у даній ухвалі, виправлено арифметичну помилку, допущену у мотивувальній та резолютивній частинах рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року в справі № 902/327/23. Передостанній абзац мотивувальної частини рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року в справі № 902/327/23, викладено у наступній редакції"З огляду на викладене, судові витрати по сплаті судового збору в сумі 2 684 грн та витрати на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності в сумі 12501 грн, підлягають покладенню на Відповідача". Четвертий пункт резолютивної частини рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року у справі № 902/327/23, викладено у наступній редакції: "Стягнути з Відповідача на користь Позивача 2684 грн - витрат на сплату судового збору та 12 501 грн - витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності.".

Додатковим рішенням Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року задоволено заяву представника Позивача б/н від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, частково. Стягнуто з Позивача на користь Відповідача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог) наступні судові витрати: 81 086 грн 98 коп. - витрат на правничу допомогу та 5 072 грн 50 коп. - витрат, пов`язаних з витребуванням доказів. В решті вимог заяви представника Позивача про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, відмовлено. Задоволено заяву представника Відповідача б/н від 5 лютого 2024 року (вх. № 01-34/1260/24) про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, частково. Стягнуто з Відповідача на користь Позивача пропорційно сумі задоволених позовних вимог наступні судові витрати: 9 690 грн - витрат на правничу допомогу. В решті вимог заяви представника Відповідача про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, відмовлено.

В додатковому рішенні місцевий господарський суд вказав, що рішенням суду від 24 січня 2024 року в цій справі позов задоволено частково. Припинено порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). В решті позовних вимог відмовлено.

Оскільки, позов у цій справі задоволено частково суд першої інстанції вирішив, що в зв`язку з чим, заявлені представником Позивача витрати на правову правничу допомогу у розмірі - 3 950 євро, що еквівалентно 162173 грн 96 коп. та витрати, пов`язані з витребуванням доказів у розмірі 10145 грн, а також заявлені представником Відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 19380 грн, підлягають покладенню на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог згідно приписів пункту 3 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України. При цьому судом констатовано, що Позивачем у цій справі були заявлені дві позовні вимоги немайнового характеру, одна з яких задоволена.

Місцевий господарський суд в оскаржуваному додатковому рішенні вказав, що якщо пропорції задоволення позовних вимог точно визначити неможливо (зокрема, при частковому задоволенні позову немайнового характеру), то судові витрати розподіляються між сторонами порівну. З огляду на викладене, місцевий господарський суд виснував, що судові витрати Позивача на правничу допомогу у розмірі 3950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп. та витрати, пов`язані з витребуванням доказів у розмірі 10145 грн, підлягають розподілу між сторонами пропорційно сумі задоволених позовних вимог, та поклав на Відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 81086 грн 98 коп. (162 173 грн 96 коп./2) та 5 072 грн 50 коп. (10 145 грн/2) витрат, пов`язаних з витребуванням доказів.

Разом з цим, місцевий господарський суд зазначив, що беручи до уваги те, що рішенням суду від 24 січня 2024 року в цій справі ухвалено стягнути з Відповідача на користь Позивача 2 684 грн витрат на сплату судового збору та 25 002 грн витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, то заявлені представником Позивача у заяві б/н від 29 січня 2024 року до стягнення з Відповідача відповідних судових витрат вже вирішенні та не потребують ухвалення додаткового рішення.

Суд резюмував, що в решті вимог, відповідна заява представника Позивача задоволенню не підлягає.

Також, місцевий господарський суд вказав, що на підставі викладеного вище, заявлені Відповідачем до стягнення з Позивача судові витрати на правничу допомогу в сумі 19380 грн, підлягають розподілу між сторонами пропорційно сумі задоволених позовних вимог, а саме покладення на Позивача у сумі 9 690 грн (19 380 грн/2) витрат на правничу допомогу. Поряд з цим, оскільки, Відповідачем не підтверджено належними та достатніми письмовими доказами, понесені останнім витрати на послуги перекладача в сумі 4 150 грн у цій справі, то місцевий господарський суд дійшов висновку, що відповідні витрати не підлягають відшкодуванню. Таким чином, суд першої інстанції дійшов висновку про часткове задоволення заяви представника Відповідача про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23 та стягнення з Позивача на користь Відповідача 9690 грн витрат на правничу допомогу.

Відповідач не погоджуючись з винесеним судом першої інстанції рішенням, звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (том 3, а.с. 2-9), в якій з підстав, висвітлених в ній, просив суд рішення місцевого господарського суду скасувати та прийняти нове, яким відмовити в задоволенні позовних вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

Мотивуючи дану апеляційну скаргу, Відповідач звертає увагу апеляційного суду на те, що місцевим господарським судом при прийнятті оскаржуваного рішення не взято до уваги, те, що факт

повідомлення або пояснення Позивача, щодо існування чи не існування заборони польській компанії Zelmotor sp.z.o.o. виготовляти товар із позначенням "zelmotor", а також про причини та підстави проведення ребрендінгу, може надати польська компанія Zelmotor sp.z.o.o., але аж ніяк не Позивач, який є опонентом цієї польської компанії у справах, які розглядались польськими судами. Вказує, що відповідно до приписів статті 73 Господарського процесуального кодексу України, не можуть бути доказом поясн

Також, апелянт зазначає, що відсутність будь-якої заборони у польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. на виготовлення і реалізацію на території Європейського Союзу побутової техніки з ТМ «Zelmotor», використання свого комерційного найменування, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у справі, щодо наявності чи відсутності законних підстав для заборони Відповідачу здійснювати продаж на території України побутової техніки з ТМ або комерційним найменуванням «Zelmotor», яку польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. на законних підставах виготовила та ввела в цивільній оборот.

Скаржник в апеляційній скарзі зазначає, що відповідно до експертного висновку від 24 серпня 2022 року № 1340 експертом не досліджувалось питання реалізації Відповідачем побутової техніки із позначенням, яке схоже настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, №1128849 Позивача. Іншими словами цей експертний висновок не стосується та не має ніякого відношення до Відповідача. Відповідач зазначає, що об`єктом експертного дослідження було позначення "zelmotor professional", яке стосується питання реєстрації польською компанією торгової марки за заявкою № m202009115, а також копії скріншотів, на сайті https://zelmotor.com.ua на яких зображена побутова техніка, маркована позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional". За даного апелянт вважає, що об`єктом експертного дослідження не були товари, до реалізації яких причетний Відповідач.

Також, Відповідач не погоджуючись з винесеним судом першої інстанції додатковим рішенням, звернувся до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою (том 3, а.с. 22-26), в якій з підстав, висвітлених в ній, просив суд першої інстанції прийняти рішення про часткове скасування додаткового рішення Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року в справі № 902/327/23 та викласти дане судове рішення в наступній редакції: Стягнути з Відповідача на користь Позивача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог наступні судові витрати: 4 845 грн. - витрат на правничу допомогу. В решті вимог заяви представника Позивача. про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, апелянт просив відмовити. Водночас скаржник просив стягнути з Позивача на користь Відповідача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог) наступні судові витрати: 9 690 грн - витрат на правничу допомогу та витрати пов`язані з перекладом рішень Польських судів у розмірі - 4 150 грн.

Мотивуючи апеляційну скаргу Відповідач зауважує, що Відповідач не отримував заяву Позивача від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі №902/327/2. Вказує, що в зв`язку з викладеною обставиною, Відповідач був позбавлений, передбаченої законом можливості подати до суду свої заперечення, щодо адвокатських послуг

Відповідач в апеляційній скарзі зауважив, що суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час.

Скаржник вказав, що господарський суд не надав оцінку наданим Позивачем послуг професійної правової допомоги, їх завищеній і нерозумній вартості та дійшов помилкового висновку про стягнення з Відповідача на користь Позивача витрат на оплату послуг адвоката в розмірі - 81 086 грн 98 коп.. Також з додаткового рішення суду за доводами апелянта неможливо зрозуміти, чому суд стягнув з Відповідача додаткові витрати (на перекладач в сумі - 5072 грн 50 коп.), які, відповідно до договору, не відносяться до адвокатських послуг, в той же час у стягненні з Позивача витрат Відповідача пов`язаних з перекладом рішень Польських судів, відмовлено.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 13 березня 2024 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Відповідача на рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року по справі №902/327/23.

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 13 березня 2024 року відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Відповідача на додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року по справі №902/327/23. Об`єднано в одне апеляційне провадження апеляційні скарги Позивача на рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року по справі №902/327/23 та на додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 08 лютого 2024 року по справі №902/327/23 для спільного розгляду.

29 березня 2024 року на адресу Північно - західного апеляційного господарського суду від Позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу Відповідача на рішення суду, в якому Позивач просив залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Позивач вказав, що на момент звернення Позивача до Господарського суду Вінницької області була чинна постанова Окружного суду Варшави від 14 жовтня 2021 року (Копія такої постанови з її нотаріальним перекладом міститься у матеріалах справи № 902/327/23), якою Окружний суд м. Варшави, XXII Відділ з питань інтелектуальної власності у справі № XXII GWo 81/21 заборонив Zelmotor sp.z о.о.: розміщення знаків «zelmotor» на товарах у вигляді електропобутових приладів, на упаковках товарів; пропонувати товари, упаковки товарів зі знаками «zelmotor» на ринку; використовувати знаки «zelmotor» на документах, пов`язаних з розміщенням на ринку товарів, замовлень, пропозицій, запитів, договорів, фактур, рахунків, прайслистів, правил продажу, каталогів товарів, документів відпуску товарів, інвойсів, паперової та електронної кореспонденції; використовувати знаки «zelmotor» у рекламі, в тому числі на веб-сайтах, на інтернетпорталах, в соціальних мережах Facebook та Instagram. Вказує, що у подальшому така постанова Окружного суду Варшави від 14 жовтня 2021 року у справі № XXII GWo 81/21 була скасована судом апеляційної інстанції, у зв`язку з порушенням процесуального законодавства щодо територіальної підсудності. Позивач зазначає, що фактично підставою для скасування такої постанови Окружного суду Варшави було недотримання норм процесуального законодавства Компанією В&В TRENDS S.L., а не встановлення судом апеляційної інстанції відсутності порушень законодавства Польщі у сфері інтелектуальної власності з боку Zelmotor sp.z о.о.. Відповідач вказав, що єдиними обставинами, які мають значення для розгляду справи є факти, які підтверджують чи спростовують порушення прав інтелектуальної власності Позивача на території України, а відсутність на даний момент заборони на території Європейського Союзу торговельної марки «zelmotor» не мають ніякого доказового значення та не є предметом дослідження у цій справі. Окрім цього Позивач вказав, що пакування та товар було досліджено у залі судового засідання, коли представник Позивача надав господарському суду на огляд, на підставі клопотання про долучення речових доказів до матеріалів справи: електричний чайник під торговельною маркою «zelmer», об`ємом 1,7 л., максимальна потужність 2200 Вт., серія ZCK, модель- ZCK7630B, колір - чорний; електричний чайник під торговельною маркою «zelmotor PROFESSIONAL», об`ємом 1,7 л., максимальна потужність 2200 Вт., тип 442.1, серія - P0Z00000442100002CS, колір - чорний; електричну м`ясорубку під торговельною маркою «zelmer», максимальна потужність 1900 Вт., серія ZMM, модель - ZMM4048B, колір - білий; електричну м`ясорубку під торговельною маркою «zelmotor PROFESSIONAL», максимальна потужність 1900 Вт., Тип 489.81, модель - P0Z000004898100002BP, колір - білий. Позивач наголосив, що в ході дослідження речових доказів (електричних чайників) у залі судового засідання суд та сторони мали змогу переконатися у тому, що електричний чайник під торговельною маркою «zelmer» та електричний чайник під торговельною маркою «zelmotor PROFESSIONAL» є схожими настільки, що їх легко можна сплутати, ввести в оману споживачів, щодо виробника цієї продукції тощо, оскільки вони характеризуються схожими, а іноді навіть тотожними характеристиками (том 3, а.с. 44-60).

29 березня 2024 року на адресу Північно - західного апеляційного господарського суду від Позивача надійшов відзив на апеляційну скаргу Відповідача на додаткове рішення суду, в якому Позивач просив залишити додаткове рішення місцевого господарського суду без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Позивач вказав, що посилання Відповідача, на те, що він не отримував заяву Позивача від 29 січня 2024 року про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, є таким, що не залежать від волі Позивача, оскільки останній на виконання вимог господарського процесуального законодавства надіслав на адресу Відповідача заяву про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, що підтверджується поштовими документами долученими до заяви про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, які містяться у матеріалах справи. Вказав, що причини не отримання чи не бажання отримання Відповідачем такої заяви засобами поштового зв`язку Позивачу не відомі, та наголосив, що про таке не отримання Відповідач під час розгляду питання про розподіл судових витрат судом першої інстанції нічого не заявляв, хоча достовірно знав, що така заява Позивачем подавалася, зокрема з інформації на офіційному сайті Судової влади України, відомостей з Єдиного державного реєстру судових рішень, з даних підсистеми «Електронний суд».

Ухвалою Північно - західного апеляційного господарського суду від 3 квітня 2024 року, проведення підготовчих дій закінчено; розгляд апеляційних скарг призначено на 24 квітня 2024 року об 15:00 (том 3, а.с. 105). .

Ухвалою Північно-західного апеляційного господарського суду від 12 квітня 2024 року, задоволено клопотання представника Відповідача про участь в розгляді справи в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду. Забезпечено представнику Відповідача участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

18 квітня 2024 року через підсистему «Електронний суд» від Відповідача надійшли пояснення відносно експертного висновку, в котрих Відповідач вказав, що експерт не має права з власної ініціативи збирати матеріали для проведення експертизи, розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв`язку з проведенням експертизи, або повідомляти будь-кому, крім суду та учасника справи, на замовлення якого проводилася експертиза, про її результати. Відповідач наголосив, що призначений судом експерт не має права спілкуватися з учасниками судового процесу поза межами судового засідання. Вказує, що відповідно до тексту експертного висновку № 1340 від 24 серпня 2022 року, разом з листом Позивача на дослідження надійшли наступні матеріали: скріншоти з сайту https://zelmotor.com.ua/ з зображенням побутової техніки маркованої позначенням "zelmotor", "zelmotor professional"; ордер на надання правової допомоги; копія свідоцтва про заняття адвокатською діяльністю та констатував, що зазначений лист та матеріали надійшли нарочним. Викладене на переконання Відповідача свідчить про те, що експерту для проведення експертного дослідження надані: скріншоти з сайту https://zelmotor.com.ua/ із зображенням побутової техніки маркованої позначенням "zelmotor", "zelmotor professional", інші матеріали, згідно тексту експертного висновку № 1340 до експертної установи не надходили та Позивачем не надавались.

18 квітня 2024 року через підсистему «Електронний суд» від Відповідача надійшло клопотання про закриття провадження, в обгрунтування якого Відповідач вказав, що рішенням Господарського суду Вінницької області у справі № 902/327/23 встановлено, що: «Позивачем у позові повідомлено, що зважаючи на заборону використання торговельної марки "zelmotor" на території Польщі, компанія Zelmotor sp.z.о.о. провела повний ребрендинг товарів та випустила нову лінію товарів побутової техніки з іншою назвою торгової марки "SMAPP", що підтверджується наявними у справі роздруківками із сайтів компанії Zelmotor sp. z о.о. - https://zelmotor.com. та ТОВ "Зелмотор" - https://zelmotor.com.ua (том 1, а.с. 223-226)». Вказує, що Відповідач погоджується із зазначеним висновком суду та твердженням Позивача, що польська компанія Zelmotor sp.z.о.о. розпочала виготовлення побутової техніки з новою торговельною маркою "SMAPP" та припинила виготовлення побутової техніки, яка маркована ТМ "zelmotor". Відповідач не займається виготовленням побутової техніки. Таким чином, як вказує Відповідач, в 2023 році Відповідач не реалізовував побутову техніку марковану ТМ "zelmotor" та виготовлену польською компанією Zelmotor sp.z.о.о., що свідчить про відсутність предмету спору (заборона Відповідачеві продавати товар з маркуванням ТМ "zelmotor"). Дане в розумінні пункту 2 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України є підставою для припинення існування спірних правовідносин внаслідок певних обставин та закриття провадження по справі.

22 квітня 2024 року через підсистему «Електронний суд» від Позивача надійшли заперечення щодо пояснень Відповідача відносно експертного висновку, відповідно яких, Позивач вказав, що отримавши інформацію з офіційної бази Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Madrid Monitor», та здійснивши переклад отриманої інформації з англійської на державну (українську) мову без перекладача, з огляду на що зауважує, що всі відомості, які містять в офіційний базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності «Madrid Monitor», можна автоматично на самому сайті перекласти на іншу мову, в режимі онлайн, вибравши у правій стороні сайту мову, на якій будуть вказані всі дані з реєстру, або натиснувши правою кнопкою комп`ютерної миші та вибравши: «Перекласти такою мовою» і вказати необхідну мову. Також Позивач вказав, що питання дослідження товару не може встановлюватися в рамках експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а є предметом товарознавчого експертного дослідження, що в даному судовому процесі не проводилося. Разом з тим, Позивач констатував, що від Відповідача під час судового розгляду не надходило клопотання про призначення судової експертизи, яка стосувалася б товару чи факту реалізації товару Відповідачем. Більше того, Відповідач заявляв виключно судову експертизу в сфері інтелектуальної власності, за клопотанням про призначення експертизи від 8 серпня 2023 року, де Відповідачем, поставлені аналогічні питання з експертним висновком № 1340 від 24 серпня 2022 року. Окрім цього, Позивач вважає, що посилання представника Відповідача на те, що Відповідач в 2023 року поставляє в Україну та реалізовує побутову техніку виготовлену польською компанією Zelmotor sp.z.о.о. та марковану ТМ «SMAPP», не підтверджується жодними доказами, зокрема: митними деклараціями; договорами між Відповідачем та компанією Zelmotor sp.z.о.о.; актами прийняття-передачі; рахунками. Позивач вказав, що твердження Відповідача, що він в 2023 року поставляє в Україну та реалізовує побутову техніку виготовлену польською компанією Zelmotor sp.z.о.о. та марковану ТМ «SMAPP» висловлено вперше (не вказувалося в місцевому господарському суді), адже ні у апеляційній скарзі, ані під час розгляду справи в суді першої інстанції Відповідач таких заяв не робив, та висловив сумнів щодо даного твердження Відповідача.

22 квітня 2024 року через підсистему «Електронний суд» від Позивача надійшли заперечення щодо клопотання Відповідача про закриття провадження по справі, відповідно яких, Позивач вказав, що саме Відповідач порушив права Позивача, шляхом імпортування (ввезення) товару на територію України, маркованого позначенням, що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, що належить Позивачу, і що вказане підтверджується відповіддю Державної митної служби України, якою надано розгорнуту інформацію щодо митного оформлення товару Відповідачем.

24 квітня 2024 року через підсистему «Електронний суд» від Відповідача надійшли пояснення відносно заперечень Позивача, в яких Відповідач вказав, що Відповідач погоджується з тим, що станом на момент подання позову до суду польська компанія Zelmotor sp.z.о.о. провела повний ребрендинг товарів та реалізовує побутову техніку виготовлену польською компанією Zelmotor sp.z.о.о., яка маркована ТМ «SMAPP».

В судовому засіданні від 24 квітня 2024 року, яке проведено в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, представник Відповідача підтримав доводи, наведені в апеляційній скарзі, та з підстав, висвітлених в ній, просить суд її задоволити, скасувати рішення місцевого господарського суду та прийняти нове, яким закрити провадження по справі, а у разі відмови в задоволенні такого клопотання прийняти рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). При цьому, представник Відповідача вказав, що Відповідач погоджується із висновком суду та твердженням Позивача, що польська компанія Zelmotor sp.z.о.о. розпочала виготовлення побутової техніки з новою торговельною маркою "SMAPP" та припинила виготовлення побутової техніки, яка маркована ТМ "zelmotor". Представник наголосив, що Відповідач не займається виготовленням побутової техніки. Представник вказав, що в 2023 році Відповідач не реалізовував побутову техніку марковану ТМ "zelmotor" та виготовлену польською компанією Zelmotor sp.z.о.о., що свідчить про відсутність предмету спору. Дане на його переконання є підставою для припинення існування спірних правовідносин внаслідок певних обставин та закриття провадження по справі. Крім того, представник Відповідача вказав про відсутність будь-якої заборони у польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. на виготовлення і реалізацію на території Європейського Союзу побутової техніки з ТМ «Zelmotor», використання свого комерційного найменування, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у справі, щодо наявності чи відсутності законних підстав для заборони Відповідачу здійснювати продаж на території України побутової техніки з ТМ або комерційним найменуванням «Zelmotor», яку польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. на законних підставах виготовила та ввела в цивільній оборот. Представник Відповідача зазначив, що відповідно до експертного висновку від 24 серпня 2022 року № 1340 експертом не досліджувалось питання реалізації Відповідачем побутової техніки із позначенням, яке схоже настільки, що його можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, №1128849 Позивача. Вважає, що експертний висновок не стосується та не має ніякого відношення до Відповідача. Представник зазначив, що об`єктом експертного дослідження було позначення "zelmotor professional", яке стосується питання реєстрації польською компанією торгової марки за заявкою № m202009115, а також копії скріншотів, на сайті https://zelmotor.com.ua на яких зображена побутова техніка, маркована позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional". За твердженням представника об`єктом експертного дослідження не були товари, до реалізації яких причетний Відповідач.

Що ж стосується додаткового рішення, то представник Відповідача просив, прийняти рішення про часткове скасування додаткового рішення Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року в справі № 902/327/23, яким стягнути з Відповідача на користь Позивача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог) наступні судові витрати: 4 845 грн. - витрат на правничу допомогу. В решті вимог заяви представника Позивача про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, відмовити. Також представник просив стягнути з Позивача на користь Відповідача (пропорційно сумі задоволених позовних вимог) наступні судові витрати: 9 690 грн - витрат на правничу допомогу; витрати пов`язані з перекладом рішень Польських судів у розмірі - 4 150 грн. Представник Відповідача вказав, що позовна заява побудована на цитуванні висновку судового експерта, а витрати які заявлені Позивачем в декілька разів перевищують судовий збір, сплачений Позивачем при поданні даної позовної заяви.

В судовому засіданні від 24 квітня 2024 року представник Позивача заперечив проти доводів, наведених в апеляційній скарзі, з підстав, наведених у відзиві, просив рішення суду першої інстанції залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення. Вказав, що єдиними обставинами, які мають значення для розгляду справи є факти, які підтверджують чи спростовують порушення прав інтелектуальної власності Позивача на території України, а відсутність на даний момент заборони на території Європейського Союзу торговельної марки «zelmotor» не мають ніякого доказового значення та не є предметом дослідження у цій справі. Окрім цього Позивач вказав, що пакування та товар було досліджено у залі судового засідання, коли представник Позивача надав господарському суду на огляд, на підставі клопотання про долучення речових доказів до матеріалів справи: електричний чайник під торговельною маркою «zelmer», об`ємом 1,7 л., максимальна потужність 2200 Вт., серія ZCK, модель- ZCK7630B, колір - чорний; електричний чайник під торговельною маркою «zelmotor PROFESSIONAL», об`ємом 1,7 л., максимальна потужність 2200 Вт., тип 442.1, серія - P0Z00000442100002CS, колір - чорний; електричну м`ясорубку під торговельною маркою «zelmer», максимальна потужність 1900 Вт., серія ZMM, модель - ZMM4048B, колір - білий; електричну м`ясорубку під торговельною маркою «zelmotor PROFESSIONAL», максимальна потужність 1900 Вт., Тип 489.81, модель - P0Z000004898100002BP, колір - білий. Як вказав представник в ході дослідження речових доказів (електричних чайників) у залі судового засідання суд та сторони мали змогу переконатися у тому, що електричний чайник під торговельною маркою «zelmer» та електричний чайник під торговельною маркою «zelmotor PROFESSIONAL» є схожими настільки, що їх легко можна сплутати, ввести в оману споживачів, щодо виробника цієї продукції тощо, оскільки вони характеризуються схожими, а іноді навіть тотожними характеристиками та вказав, що питання дослідження товару не може встановлюватися в рамках експертизи об`єктів інтелектуальної власності, а є предметом товарознавчого експертного дослідження, що в даному судовому процесі не проводилося. Представник наголосив, що від Відповідача під час судового розгляду не надходило клопотання про призначення судової експертизи, яка стосувалася б товару чи факту реалізації товару Відповідачем. Окрім того, представник Позивача вказав, що посилання представника Відповідача на те, що Відповідач в 2023 року поставляє в Україну та реалізовує побутову техніку виготовлену польською компанією Zelmotor sp.z.о.о. та марковану ТМ «SMAPP», не підтверджується жодними доказами. Позивач вказав, що саме Відповідач порушив права Позивача, шляхом імпортування (ввезення) товару на територію України, маркованого позначенням, що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, що належить Позивачу, і що дане підтверджується відповіддю Державної митної служби України, якою надано розгорнуту інформацію щодо митного оформлення товару Відповідачем. Що ж до додаткового судового рішення, то Позивач вказав, що судом першої інстанції правомірно за результатам розгляду позовних вимоги, а саме пропорційно до їх задоволення, розподілено судові витрати на правничу допомогу між учасниками справи.

Заслухавши пояснення представників Позивача та Відповідача, дослідивши матеріали справи та обставини на предмет повноти їх встановлення, надання їм судом першої інстанції належної юридичної оцінки, вивчивши доводи апеляційної скарги стосовно дотримання норм матеріального і процесуального права судом першої інстанції, відзиву на апеляційні скарги, колегія суддів Північно-західного апеляційного господарського суду прийшла висновку, що апеляційні скарги Відповідача на рішення та додаткове рішення суду слід залишити без задоволення, а оскаржувані рішення та додаткове рішення без змін.

При цьому колегія апеляційного господарського суду виходила з наступного.

Із наявних у справі та досліджених судом доказів слідує, що в обґрунтування своїх вимог Позивач посилався на те, що Позивач створений та діє у відповідності до законодавства Королівства Іспанії, реєстраційний номер В86880473 , зареєстрована адреса: Каталонія 24, Полігон інд. Ка Ноллер, 08130 Санта-Парпетуа-да-Мугоза, Іспанія.

Позивач є власником міжнародних торговельних марок, пошук яких можна здійснити за допомогою Інтернет сторінки WIPO (Всесвітня організація інтелектуальної власності), https://branddb.wipo.int/en/ та дія яких поширюється на територію України, відповідно до положень Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року та Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28 червня 1989 року, учасниками яких є Україна, а саме: № ТМ 982311 від 15 жовтня 2008 року, класи 7, 9, 11 - Zelmer; № ТМ 985233 від 22 квітня 2008 року, класи 7, 9, 11 - Zelmer (графічне зображення наведено у позові); № ТМ 992993 від 18 листопада 2008 року, класи 7, 11 - Zelmer "NERRO" (графічне зображення наведено у позові); № ТМ 1128849 від 5 червня 2012 року, класи 7, 9, 11 - BASIK by Zelmer (графічне зображення наведено у позові).

Позивач має в Україні офіційних імпортерів та дистриб`юторів, а продаж товарів здійснюється по всій Україні від дрібних торгових точок до великих мереж гіпермаркетів та на сайтах інтернет-магазинів, зокрема, Комфі, Ельдорадо, Епіцентр, Розетка, та інші, що підтверджується наведеними у позові посиланнями на веб-сторінки в мережі Інтернет.

В той же час, Позивачу стало відомо, що Відповідач, офіційний дистриб`ютор в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo. (реєстраційний номер компанії KRS 0000341768, адреса реєстрації: вул. Промислова, 4а, місто Жешув, 35-105, Польща) імпортує та продає в Україні дрібну побутову техніку виробництва польської компанії Zelmotor sp. zoo., а саме: м`ясорубки, слайсери, блендери, тостери, міксери, сушарки тощо, доказом чого є касовий чек ТОВ "КОМФІ ТРЕЙД" № ЧКІР5-0004 від 25 листопада 2020 року про придбання м`ясорубки виробництва польської компанії Zelmotor sp. z о.о., торговельна марка ZELMOTOR PROFESSIONAL, імпортер - Відповідач (том 1, а.с. 31).

На переконання Позивача, імпорт та продаж на території України товарів Відповідачем із використанням знаку для товарів і послуг ZELMOTOR та ZELMOTOR PROFESSIONAL, є порушенням належних Позивачу прав інтелектуальної власності.

Позивач, що є власником вказаних вище міжнародних торговельних марок дія яких розповсюджується на Україну, наголошує, що не укладав договір на право використання цих торговельних марок з Відповідачем та жодним іншим чином не надавав на це згоду.

Водночас, Польська компанія Zelmotor sp. z о. о. (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) була створена в січні 2010 року (реєстрація листопад 2009) на базі заводу з виробництва двигунів у рамках реструктуризації заводу Zelmer.

Компанія Zelmotor sp. z о. о. була основним виробником і постачальником двигунів для продукції Zelmer, і лише у 2019 році Zelmotor перетворилася з технологічної компанії на виробника готової продукції в секторі малої побутової техніки, при цьому перша продукція дрібної побутової техніки під брендом Zelmotor з`явилася на ринку на початку 2020 року.

Тобто, на дату початку виробництва дрібної побутової техніки Zelmotor зазначені торговельні марки Zelmer вже були зареєстровані більше десяти років.

Крім того, польською компанією Zelmotor sp. z о. о. подано до Укрпатенту заявку на реєстрацію торговельної марки Zelmotor від 15 травня 2020 року за номером m202009115, яка знаходиться на стадії реєстрації.

23 квітня 2021 року Позивач звернувсь до Відповідача та до польської компанії Zelmotor sp. z о. о. із заявою (претензією) про припинення порушення прав, але така заява залишилась без відповіді з боку адресатів (том 1, а.с. 32-35).

20 січня 2022 року Позивач звернувсь до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з заявою про проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності та надати обґрунтовані відповіді на наступні питання:

1) Чиє позначення "zelmotor", "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (заявка № m202009115) та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються Відповідачем, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

2) Чи є позначення "zelmotor", "zelmotor professional" оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів міжнародних торговельних марок № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

24 серпня 2022 року судовим експертом Дорошенко Олександром Федоровичем було надано висновок експерта за результатами проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності № 134 від 24 серпня 2022 року, відповідно до якого під час дослідження надані наступні відповіді:

По питанню № 1 було встановлене наступне:

"Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".

По питанню № 2 було встановлене наступне:

"Позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу".

Крім того, з наданих на дослідження матеріалів експертом встановлено наступне :

Торговельні марки zelmer, Zelmer та Zelmer "NERRO" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233 та 992993 зареєстровано ще у 2008 році.

Тобто на дату подачі заявки на реєстрацію позначення zelmotor professional заявкою №202009115 - 15 травня 2020 року, зазначені торговельні марки вже були зареєстровані.

Отже, за цей час товари Позивача, марковані зазначеними торговельними марками, вже набули певної відомості серед відповідної групи споживачів цих товарів. Така відомість серед споживачів створює міцний асоціативний зв`язок між товарами, позначеними торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233 та 992993, та Позивачем.

Тому поява на ринку таких самих або споріднених товарів і послуг, на яких нанесено позначення або при наданні яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233, 992993 та 1128849, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Крім того, у 2012 році Позивачем зареєстровано ще одну торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 1128849, в основі якої лежить слово "zelmer". При цьому Позивач є власником ряду торговельних марок, які містять спільну частину zelmer, що утворює серію торговельних марок з основою серії - словом "zelmer".

Враховуючи це, існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать Позивачу, що не відповідає дійсності.

Отже, використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, №1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами Позивача.

Таким чином з викладеного вбачається, що торговельні знаки Позивача за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 та торгові знаки "zelmotor", "zelmotor professional" є неспроможними виконувати головну свою функцію та відокремлювати товари та послуги Позивача та товарів, що імпортуються на територію України Відповідачем, адже фактично будуть створювати у споживача враження належності товарів, маркованих знаками до лінійки товарів виробника - Позивача.

Крім того, Позивач повідомляє, що товари під торговельною маркою "zelmotor" та "zelmotor professional", виробником яких є польська компанія Zelmotor sp. zo.o., що постачаються Відповідачем на територію України, були також представлені для продажу на польському ринку.

У зв`язку з цим, Позивач звернувся з клопотанням про охорону до Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності), який 14 жовтня 2021 року виніс Постанову у справі № XXII GWo 81/21, та заборонив Zelmotor sp.z о.о., зокрема: розміщення знаків "zelmotor" на товарах у вигляді електропобутових приладів, на упаковках товарів; пропонувати товари, упаковки товарів зі знаками "zelmotor" на ринку; використовувати знаки "zelmotor" на документах, пов`язаних з розміщенням на ринку товарів, замовлень, пропозицій, запитів, договорів, фактур, рахунків, прайс-листів, правил продажу, каталогів товарів, документів відпуску товарів, інвойсів, паперової та електронної кореспонденції; використовувати знаки "zelmotor" у рекламі, в тому числі на веб-сайтах, на Інтернет порталах, в соціальних мережах Facebook та Instagram.

Відтак, на час зверненя Позивача з даним позовом до господарського суду, на офіційному сайті польської компанії https://zelmotor.com/ відсутня для продажу побутова техніка зі знаком товару "zelmotor" та "zelmotor professional".

Як вказують сторони та не спростовано будь-якими належними і допустимими доказами, зважаючи на заборону використання торговельної марки "zelmotor" на території Польщі, компанія Zelmotor sp. z о.о. провела повний ребрендинг товарів та випустила нову лінію товарів побутової техніки з іншою назвою торгової марки "SMAPP".

Водночас у поданій позовній заяві Позивач доводить, що імпорт та продаж товарів з товарним знаком Zelmotor досі здійснюється в Україні.

На підставі викладеного, Позивач, з метою захисту порушеного, на його думку права, звернувся до суду з позовом про припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація); вилучити з цивільного обороту товари, виготовлені або введені у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Аналізуючи встановлені обставини справи та переглядаючи спірні правовідносини на предмет наявності правових підстав для задоволення позовних вимог, суд апеляційної інстанції приймає до уваги наступні положення діючого законодавства щодо регулювання використання комп`ютерної програми в аспекті її визначення саме як літературного твору з урахуванням фактичних даних справи.

Згідно пункту 1 статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року (набуття чинності для України: 25 грудня 1991 року), з дати реєстрації, зробленої таким чином в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо. Класифікація товарів або послуг, передбачена у статті 3, не пов`язує Договірні країни відносно визначення обсягу охорони знака.

За змістом пункту (1)(а) статті 4 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 року ( Про приєднання до Протоколу див. Закон N1763-III ( 1763-14 ) від 1червня 2000 року)), з дати реєстрації або внесення запису, зробленого відповідно до положень Статей 3 і 4, охорона знака в кожній зацікавленій Договірній стороні буде такою же, якби цей знак був заявлений безпосередньо у Відомстві цієї Договірної сторони.

Відповідно до частини 1 статті 19 Закону України "Про міжнародні договори України", чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства.

Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору.

Згідно статті 37 Закону України "Про міжнародне приватне право", до правовідносин у сфері захисту прав інтелектуальної власності застосовується право держави, у якій вимагається захист цих прав.

Отже, на відносини, що виникають з приводу захисту торгівельних марок за міжнародними реєстраціями, дія яких поширюється на територію України, застосовується чинне в Україні законодавство.

Приписами частин 1 та 2 статті 154 Господарського кодексу України передбачено, що відносини, пов`язані з використанням у господарській діяльності та охороною прав інтелектуальної власності, регулюються цим Кодексом та іншими законами.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

Відповідно до частин 1-3 статті 418 Цивільного кодексу України, право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об`єктів права інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

За змістом частини 1 статті 420 Цивільного кодексу України, до об`єктів права інтелектуальної власності, зокрема, належать, зокрема, комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення.

Згідно статті 492 Цивільного кодексу України, торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

За змістом частин 1, 2 статті 493 Цивільного кодексу України, суб`єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи.

Право інтелектуальної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам.

Приписи статті 494 Цивільного кодексу України визначають, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно частин 1, 2 статті 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

За змістом статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб; зареєстрована торговельна марка - торговельна марка, на яку видано свідоцтво або яка має міжнародну реєстрацію, що діє на території України.

Відповідно до частин 2-4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Відповідно до частини 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», використанням торговельної марки визнається нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення).

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Дослідивши наявні у матеріалах справи докази в сукупності з вищенаведеною нормативно-правовою базою Законодавства України, колегія суду досліджує доводи та заперечення Відповідача, наведені в апеляційній скарзі, які зводяться до того, що судом першої інстанції безпідставно задоволено позовні вимоги в частині припинення порушення прав інтелектуальної власності компанії Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажуZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація).

При цьому, за доводами апелянта, місцевим господарським судом, з підстав, наведених в судовому рішенні, було відмовлено в задоволенні позовних вимог про вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional", яке не є предметом апеляційного оскарження Відповідача.

Частиною 1 статті 25 Господарського процесуального кодексу України, передбачено, що апеляційні господарські суди переглядають в апеляційному порядку судові рішення місцевих господарських судів, які знаходяться у межах відповідного апеляційного округу (території, на яку поширюються повноваження відповідного апеляційного господарського суду).

Колегія суддів констатує, що статтею 269 Господарського процесуального кодексу України визначено, що: суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги; суд апеляційної інстанції досліджує докази, що стосуються фактів, на які учасники справи посилаються в апеляційній скарзі та (або) відзиві на неї; суд апеляційної інстанції не обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. У суді апеляційної інстанції не приймаються і не розглядаються позовні вимоги та підстави позову, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

З урахуванням меж перегляду справи судом апеляційної інстанції, визначених статтею 269 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд здійснює перегляд справи за наявними у ній доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

Відтак, враховуючи доводи апеляційної скарги щодо заперечення доводів, наведених у висновку судової експертизи, колегія суду зауважує наступне.

Предметом позову у цій справі є вимоги про припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація) та вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, що містять назву торговельної марки "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional".

Підставами позовних вимог, серед іншого, зазначено те, що Позивачу стало відомо про імпорт та продаж в Україні Відповідачем, як офіційним дистриб`ютором в Україні польської компанії Zelmotor sp. zoo., дрібної побутової техніки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL. Позивачем стверджується, що існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать Позивачу компанії В&В TRENDS, S.L., що не відповідає дійсності та може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника). На підтвердження таких обставин, Позивачем долучено до позову, зокрема, висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України від 24 серпня 2022 року.

Отже, з огляду на зміст предмету поданого позову та аргументів Позивача, необхідним є встановлення порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Позивача на зареєстровані за останнім міжнародні торговельні марки за вказаними у позові номерами.

В той же час зважаючи на доводи апеляційної скарги щодо того, що висновки зроблені за результатом судової експертизи та зокрема всі підстави та предмет позову (зокрема апелянт зауважує, що постачальником продукції є ТОВ «Розетка УА») не мають ніякого відношення до Відповідача, що на переконання Відповідача, є підставою для закриття провадження по справі, то колегія суду зауважує наступне.

Під час огляду речових доказів в суді першої інстанції (про що безпосередньо зазначено в протоколі судового засідання та судовому рішенні) встановлено, що на пакуванні товару імпортером вказано саме Відповідача. При цьому, магазини (наприклад, ТОВ «Розетка УА»), є лише торговими майданчиками, які продають дану продукцію кінцевому споживачу, тоді як відповідальним за дотримання вимог законодавства буде особа або компанія, яка здійснює фактичний імпорт товарів, тобто в даному випадку - Відповідач. Як вказує Позивач в позовній заяві, саме Відповідач порушив права Позивача, шляхом імпортування (ввезення) товару на територію України, маркованого позначенням, що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, що належить Позивачу.

Вказане підтверджується відповіддю Державної митної служби України, якою надано розгорнуту інформацію щодо митного оформлення товару Відповідачем за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року станом на 13 березня 2023 року, копія якої міститься в матеріалах справи (том 1, а.с. 128). Даним доказом встановлено, що Відповідач імпортував у згаданий період товари польської компанії Zelmotor sp. zoo., дрібної побутової техніки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL на територію України.

Відповідно, зважаючи на зміст даного доказу, ним спростовуються доводи Відповідача щодо того, що він не має ніякого відношення до імпортування (ввезення) товару на територію України, маркованого позначенням, що є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаками для товарів та послуг за міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849.

Водночас, дослідивши в сукупності докази (окрім вищеописаних) і висновок судового експерта Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року, колегія суду також констатує, що із вступної частини цього висновку вбачається, що він підготовлений для подання до суду.

Також, у вказаному висновку зазначено наступне:

Об`єкти, що підлягають дослідженню: позначення "zelmotor professional", яке подано на реєстрацію в якості торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115; позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться, відповідно до наданих на дослідження скріншотів на сайті https://zelmotor.com.ua/ з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional"; торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849.

Підставою для проведення експертизи є Договір № 02/01-2022 від 26 січня 2022 року.

Експертиза у сфері інтелектуальної власності відповідно до Листа та згідно із Законом України "Про судову експертизу" проводилась атестованим судовим експертом Дорошенком Олександром Федоровичем - директором Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, який має вищу технічну освіту, вищу освіту в сфері інтелектуальної власності, науковий ступінь кандидата юридичних наук, кваліфікацію судового експерта з питань інтелектуальної власності, у тому числі за спеціальністю 13.6 "Дослідження, пов`язані з комерційними (фірмовими) найменуваннями, торговельними марками (знаками для товарів і послуг), географічними зазначеннями" (свідоцтво Міністерства юстиції України № 933, видане на підставі рішення Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України від 28 листопада 2008 року, безстрокове), стаж роботи в галузі інтелектуальної власності з 1997 року, стаж судово-експертної роботи - з 2001 року.

Експертиза проводилась з 20 січня по 24 серпня 2022 року за адресою: м. Київ, вул.Казимира Малевича, 11, 13 поверх, офіс 1303. При проведенні експертизи був присутній лише експерт Дорошенко О.Ф..

Про кримінальну відповідальність згідно із статтею 384 Кримінального кодексу України експерт обізнаний.

20 січня 2022 року представник Позивача звернувся до Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України з заявою про проведення експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності та надання обґрунтованих відповідей на наступні питання:

· чиє позначення "zelmotor", "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки та отримання в подальшому свідоцтва на знаки для товарів і послуг в Україні польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia (заявка № m202009115) та позначення на товарах, що поставляються в Україну та реалізуються Відповідачем, тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими міжнародними торговельними марками № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 Позивача, дія яких поширюється на територію України, для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг?

· чи є позначення "zelmotor", "zelmotor professional" оманливими або такими, що можуть ввести в оману споживачів міжнародних торговельних марок № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу?

За результатами проведеного експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності складений висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року № 1340 (том 1, а.с. 41-83), в якому зроблені такі висновки:

· позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Зелмотор спулка з огранічоно одповієдзяльносця (Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia) та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua/ з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, №1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг;

· позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, є схожим настільки, що його можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби";

· позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

При цьому, зважаючи на доводи апеляційної скарги щодо відсутності експертного дослідження в частині схожості об`єктів дослідження з товарами, які реалізуються Відповідачем, колегія суду зауважує наступне.

У процесі проведення судової експертизи досліджувалися фактичні дані, що відносяться до властивостей матеріальних та нематеріальних (інформаційних) об`єктів, а також до охороноздатності конкретних об`єктів дослідження (предмет дослідження).

Для вирішення поставлених перед експертом завдань використовувалися: методи співставлення та порівняння, синтезу та аналізу; положення нормативних актів та літератури, перелічених у відповідному розділі.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - базі даних Українського інституту інтелектуальної власності "Спеціальна інформаційна система (СІС)" містяться, зокрема, наступні відомості щодо позначення за заявкою № m202009115: дата подання заявки 15 травня 2020 року; ім`я та адреса заявника - Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia; зображення знака - zelmotor professional; інформація щодо заявлених кольорів - блакитний; ТМ зареєстровано для наступних товарів 7 класу та послуг 35 класу МКТП.

Позначення "zelmotor professional" за заявкою № m202009115 є словесним, складається з двох слів "zelmotor" та "professional", виконаних горизонтально у два рядки стандартним друкованим шрифтом літерами латиниці блакитного кольору. Слово "zelmotor" розташовано у верхньому рядку. літери, яким воно виконано, мають значно більший розмір за літери, якими виконано слово "professional", розташоване у нижньому рядку. Слово "zelmotor" виконано рядковими літерами, які мають напівжирне накреслення. Слово "professional" виконано заголовними літерами дрібного розміру.

Позначення "zelmotor" та "zelmotor professional", що містяться відповідно до наданих на дослідження скріншотів, на сайті https://zelmotor.com.ua/ з зображеннями побутової техніки маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor-professional" (див. Таблицю № 2).

Досліджувані позначення "zelmotor" (див. стрілки червоного кольору) "zelmotor professional" (див. стрілки зеленого кольору) є словесними, виконаними стандартним друкованим шрифтом літерами латиниці.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних) https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 982311, наведені у Таблиці № 3: Дата реєстрації ТМ - 15 жовтня 2008 року, власник міжнародної реєстрації - Позивач, зображення ТМ - zelmer, класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 09, 11 класи МКТП.

Торговельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 982311 є словесною, яка складається з одного слова "zelmer", виконаного стандартним друкованим шрифтом рядковими літерами латиниці. Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

Надані матеріали містять переклад товарів для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 982311 українською мовою.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних) https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 985233, наведені у Таблиці № 4 : Дата реєстрації ТМ - 22.04.2008 р., власник міжнародної реєстрації - В & В TRENDS, S.L., зображення ТМ - zelmer, класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 09, 11 класи МКТП.

Торгівельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 985233 є словесною, яка складається з одного слова "zelmer", виконаного оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Літери виконані лініями однакової товщини з напівжирним накресленням, всі літери пов`язані між собою в нижній лінії напису. Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному кольоровому виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

Надані матеріали містять переклад товарів для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 982311 українською мовою.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 992993, наведені у Таблиці № 5: Дата реєстрації ТМ - 18 листопада 2008 року; власник міжнародної реєстрації - Позивач, зображення ТМ - zelmer .NERRO., класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 11 класи МКТП.

Торговельна марка zelmer.NERRO. за міжнародною реєстрацією № 992993 є словесною, яка складається з двох слів "zelmer" та "nerro", виконаних у два рядки, нижнє слово виділено з двох боків крапками. Слово "zelmer" розташовано у верхньому рядку, виконано оригінальним шрифтом рядковими літерами латиниці. Літери виконані лініями однакової товщини з напівжирним накресленням, всі літери пов`язані між собою в нижній лінії напису. Слово "nerro" розташоване у нижньому рядку, виконано стандартним шрифтом заголовними літерами латиниці.

Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

Надані матеріали містять переклад товарів для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993 українською мовою.

У наданих на дослідження матеріалах та у відкритому Інтернет-джерелі - офіційній базі Всесвітньої організації інтелектуальної власності "Madrid Monitor" (режим доступу до бази даних https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/) містяться наступні відомості стосовно міжнародної реєстрації № 1128849, наведені у Таблиці № 6: Дата реєстрації ТМ - 5 червня 2012 року; власник міжнародної реєстрації - Позивач, зображення ТМ - BASIK by zelmer, класи товарів за МКТП, для яких зареєстровано ТМ: 07, 9, 11 класи МКТП.

Торговельна марка BASIK by zelmer за міжнародною реєстрацією № 1128849 є словесною, яка складається з трьох слів "basic", "by" та "zelmer", виконаних у два рядки. Слово "basic" розташовано у верхньому рядку, виконано стилізованим друкованим шрифтом літерами латиниці. Перші дві літери підкреслені рисками. Слова "by" та "zelmer" розташовані у нижньому рядку під трьома останніми літерами слова "basic". Слово "by" виконано стандартним друкованим шрифтом літерами латиниці дрібного кольору. Слово "zelmer" виконано оригінальним шрифтом літерами латиниці, літери виконані лініями однакової товщини з напівжирним накресленням, всі літери пов`язані між собою в нижній лінії напису.

Торговельну марку зареєстровано без зазначення кольору у стандартному виконанні - літери чорного кольору на білому тлі.

Надані матеріали містять переклад товарів для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 982311 українською мовою.

Отже, всі досліджувані позначення є словесними і визначення їх схожості буде проводитись за правилами визначення схожості словесних позначень.

Як видно з наведеної у висновку таблиці № 8, усі товари 07 класу МКТП, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою № m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами 07 класу та частиною товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233 та 1128849.

Товари 7 класу МКТП "млинки побутові, крім ручних", для яких серед іншого подано на реєстрацію позначення за заявкою № m202009115, є такими самими з товаром "електричні кавові млинки" 07 класу МКТП, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993.

Послуги 35 класу МКТП, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є також спорідненими з товарами 07 класу та частиною товарів 11 класу МКТП, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233 та 1128849.

Послуги 35 класу МКТП, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є спорідненими з товарами 07 та 11 класів МКТП, для якого зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993 в частині наступних послуг: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".

Відповідно до наданих на дослідження скріншотів, досліджувані позначення "zelmotor" та "zelmotor professional" нанесено на наступних товарах, що відносяться до побутової техніки: "слайсер, соковичавниця, міксер, м`ясорубка".

Виходячи з наведеного вище, зазначені товари є такими самими з наступними товарами 07 класу МКТП: "устаткування для нарізання шматочків хліба та м`ясних виробів; різаки (машини); соковичавниці електричні побутові; міксери (змішувачі) (машини); м`ясорубки (машини)" відповідно, для яких серед іншого зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233 та 1128849, через те, що вони відносяться до одного виду, задовольняють одну і ту ж потребу, мають однакові призначення та споживчі характеристики.

В результаті проведеного дослідження експерт дійшов наступних висновків:

Товари та послуги, для яких подано на реєстрацію позначення за заявкою №m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311, 985233 та 1128849.

Частина товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних", та частина послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби", для яких серед іншого подано на реєстрацію позначення за заявкою № m202009115, є такими самими та спорідненими з товарами, для яких зареєстровано торговельну марку за міжнародною реєстрацією № 992993.

Товари, на яких нанесено досліджувані позначення "zelmotor" та "zelmotor professional", є такими самими з товарами, для яких, зокрема, зареєстровано торговельні марки за міжнародними реєстраціями № № 982311,985233 та 1128849.

Крім цього, у позначенні "zelmotor professional" за заявкою № m202009115 слово "zelmotor" є сильним елементом, з огляду на те, що воно не є описовим, є оригінальним і розрізняльна здатність позначення припадає саме на нього. Слово "professional" згідно онлайн англо-українського словника перекладається як "професійний" і є слабким елементом позначення. Те саме стосується досліджуваного позначення "zelmotor professional", нанесеного на товари, зображення яких містяться на наданих на дослідження скріншотах з сайту https://zelmotor.com.ua/.

У торговельних марках zelmer .NERRO. за міжнародною реєстрацією № 992993 та BASIK by zelmer за міжнародною реєстрацією № 1128849 слово "zelmer" є сильним елементом, з огляду на те, що воно є оригінальним, не є описовим, і саме воно, як сильний елемент, лежить в основі серії торговельних марок за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233, 992993 та 1128849.

Таким чином, враховуючи наведену у висновку рекомендацію щодо встановлення схожості саме сильних елементів під час проведення експертизи словесних позначень, які складаються з двох і більше слів, для визначення схожості зазначених вище досліджуваних позначень необхідно і достатньо встановити схожість їх сильних елементів "zelmotor" та "zelmer".

Водночас, у висновку наведено порівняльне дослідження за фонетичними ознаками порівнюваних позначень у вигляді Таблиці № 8.

В результаті проведеного порівняльного дослідження за фонетичними ознаками, експерт дійшов висновку, що позначення "zelmotor professional" за заявкою № m202009115, досліджувані позначення "zelmotor", "zelmotor professional" та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849 є схожими за фонетичними (звуковими) ознаками.

Також, в результаті проведення порівняльного аналізу досліджуваних позначень та торговельних марок за графічними ознаками, експерт дійшов наступних висновків:

· досліджуване позначення "zelmotor" (див. таблиця № 2 стрілки червоного кольору) та торговельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 982311 є схожими за візуальними (графічними) ознаками;

· досліджувані позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115, "zelmotor professional" (див. таблиця № 2 стрілки зеленого кольору) та торговельна марка zelmer за міжнародною реєстрацією № 982311 є частково схожими за візуальними (графічними) ознаками;

· досліджувані позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115, "zelmotor" (див. таблиця № 2 стрілки червоного кольору), "zelmotor professional" (див. таблиця № 2 стрілки зеленого кольору) та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 985233, №992993, № 1128849 не є схожими за візуальними (графічними) ознаками.

Разом з тим, враховуючи, що досліджувані позначення є фантазійними, такими, що не мають конкретного значення, і мають фонетичну схожість, при використанні їх для позначення таких самих та споріднених товарів і послуг, вони можуть викликати у свідомості споживача однакові або схожі асоціації від їх сприйняття через близькість асоціацій, що виникають у свідомості споживача при слуховому сприйнятті фонетично схожих позначень.

Таким чином, враховуючи наведене експерт дійшов висновку, що позначення zelmotor professional за заявкою № m202009115, досліджуванні позначення zelmotor, zelmotor professional та торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, №992993, №1128849, при використанні їх для таких самих та споріднених товарів і послуг можуть породжувати однакові або схожі асоціації, через що вони є схожими за смисловими (семантичними) ознаками.

До таких не же висновків дійшов і суд апеляційної інстанції досліджуючи вищевказаний висновок в поєднанні з встановленими місцевим господарським судом обставинами при огляді в судовому засіданні доказів (про що зазначено вище в даній постанові) та при дослідженні відповіді Державної митної служби України.

При цьому колегія суду наголошує на тому, що Відповідачем не подавалося жодних інших висновків чи доказів на спростування вищевстановленого, а ні суду першої інстанції, а ні суду апеляційної інстанції (при подачі апеляційної скарги).

В той же час, досліджуючи описаний висновок апеляційний господрський суд констатує, що підсумовуючи проміжні результати проведеного дослідження та враховуючи наведені методичні рекомендації, експерт дійшов наступних висновків:

Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua, з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, №985233, № 1128849 компанії В&В TRENDS, S.L., дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг.

Позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 компанії В&В TRENDS, S.L., дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг, а саме: товарів 07 класу МКТП: "млинки побутові, крім ручних" та послуг 35 класу МКТП: "послуги щодо роздрібного та оптового продажу, в тому числі через комп`ютерну мережу Інтернет, електрочайників, кавоварок, електричних кавомолок; організовування показів, ярмарків та виставок на комерційні або рекламні потреби".

Крім того, з наданих на дослідження матеріалів експертом встановлено наступне.

Торговельні марки zelmer, zelmer та zelmer .NERRO. за міжнародними реєстраціями №982311 № 985233 та № 992993 були зареєстровані більше десяти років.

Факт цього також не спростовано Відповідачем будь-якими доказами.

Отже, з усьго вищевстановленого вбачається, що за цей час товари, марковані зазначеними торговельними марками, вже набули певної відомості серед відповідної групи споживачів цих товарів. При цьому, така відомість серед споживачів створює міцний асоціативний зв`язок між товарами, позначеними торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№982311, 985233 та 992993, та Позивачем.

Тому поява на ринку таких самих або споріднених товарів і послуг, на яких нанесено позначення або при наданні яких використовується позначення, схоже настільки, що його можна сплутати з торговельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993 та 1128849, на переконання колегія суду, може породжувати у свідомості споживачів асоціації, пов`язані з виробником, які насправді не відповідають дійсності.

Суд наголошує, що Позивач є власником ряду торговельних марок, які містять спільну частину zelmer, що утворює серію торговельних марок з основою серії - словом "zelmer".

Враховуючи це, існує ймовірність того, що споживач може сприймати позначення "zelmotor" як продовження серії торговельних марок, які належать Позивачу, що в свою чергу, як встановлено судом у цій постанові, не відповідає дійсності.

Отже, використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, №1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами компанії В&В TRENDS, S.L..

Це може призвести до змішування діяльності господарюючих суб`єктів та ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє зазначені товари, тобто, щодо джерела походження товару (особи виробника).

Таким чином, суд апеляційної інстанції резюмує, що позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Відповідно до частин 1-4, 6 статті 98 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень, зроблені у результаті них висновки та обґрунтовані відповіді на питання, поставлені експертові, складений у порядку, визначеному законодавством.

Предметом висновку експерта може бути дослідження обставин, які входять до предмета доказування та встановлення яких потребує наявних у експерта спеціальних знань.

Предметом висновку експерта не можуть бути питання права.

Висновок експерта може бути наданий на замовлення учасника справи або на підставі ухвали суду про призначення експертизи.

Висновок експерта викладається у письмовій формі і приєднується до справи.

У висновку експерта повинно бути зазначено: коли, де, ким (прізвище, ім`я, по батькові, освіта, спеціальність, а також, за наявності, свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, стаж експертної роботи, науковий ступінь, вчене звання, посада експерта), на якій підставі була проведена експертиза, хто був присутній при проведенні експертизи, питання, що були поставлені експертові, які матеріали експерт використав. Інші вимоги до висновку експерта можуть бути встановлені законодавством.

За змістом частин 1, 5 статті 101 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

Порядок проведення експертизи та складення висновків експерта за результатами проведеної експертизи визначається відповідно до чинного законодавства України про проведення судових експертиз.

У висновку експерта зазначається, що висновок підготовлено для подання до суду та що експерт обізнаний про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок.

За змістом частини 1 статті 102 Господарського процесуального кодексу України, матеріали, необхідні для проведення експертизи, експерту надає суд, якщо експертиза призначена судом, або учасник справи, якщо експертиза проводиться за його замовленням.

Стаття 104 Господарського процесуального кодексу України передбачає, що висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Оцінка доказів - це визначення їх об`єктивної дійсності, правдивості та достовірності. Способи перевірки і дослідження доказів залежать від конкретного виду засобів доказування, що використовуються. Метою оцінки доказів з огляду на їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємозв`язок доказів у їх сукупності - є усунення суперечностей між доказами, сумнівів у достовірності висновків, що випливають з отримуваної доказової інформації. Від повноти встановлення відповідних обставин справи та правильної оцінки доказів залежить обґрунтованість висновків суду при ухваленні судом рішення по суті спору. При цьому суд у кожному випадку повинен навести мотиви, з яких він приймає одні докази та відхиляє інші.

Приймаючи або відхиляючи будь-які доводи сторін суди повинні у мотивувальній частині судового рішення навести правове обґрунтування і ті доведені фактичні обставини, з огляду на які ці доводи взято або не взято до уваги судом.

Аналогічна правова позиція наведена в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 19 жовтня 2023 року в справі № 910/7514/21,

При цьому, зважаючи на непогодження Відповідача зі змістом експертного висновку, колегія суду зауважує, що висновок експерта є рівноцінним засобом доказування у справі, поряд з іншими письмовими, речовими і електронними доказами, а оцінка його, як доказу, здійснюється судом у сукупності з іншими залученими до справи доказами за загальним правилом статті 86 Господарського процесуального кодексу України (що і зроблено вище у даній постанові).

Відповідно до постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 9 лютого 2023 року у справі № 910/5028/21, у застосуванні до спірних правовідносин приписів статті 104 Господарського процесуального кодексу України "Оцінка висновку експерта судом" враховується, що сприйняття торговельних марок пересічним споживачем відіграє вирішальну роль при їх порівнянні і оцінюванні (аналогічний висновок викладений, зокрема, у постановах Верховного Суду від 20 лютого 2018 року в справі №922/3136/16, від 15 липня 2019 року в справі № 910/18587/16, від 9 червня 2020 року в справі №910/15741/17).

Підсумовуючи описане вище, суд апеляційної інстанції зауважує, що схожість до ступеня змішування базується на загальному враженні, що створюють знаки для товарів і послуг. Під час купівлі товару споживач зазвичай візуально сприймає знак, що позначає товари. Споживач сприймає упаковку та не аналізує окремо слово.

В той же час обізнані та проінформовані споживачі через власні індивідуальні відмінності мають набагато меншу від звичайної вірогідність придбати продукцію не того призначення або не того виробника (навіть за умови її схожості), відповідно у вирішенні питань наявності чи відсутності схожості до ступеня змішування орієнтуватись належить на звичайного пересічного споживача, в даному випадку - звичайного пересічного споживача алкогольних напоїв.

У перевірці й оцінці експертного висновку господарським судам слід з`ясовувати: чи було додержано вимоги законодавства при проведенні судової експертизи; чи не було обставин, які виключали участь експерта у справі; повноту відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком судової експертизи.

Отже, з усього описаного вище слідує, що надаючи оцінку наявному у цій справі висновку судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року № 1340, відповідний висновок містить усі відомості передбачені приписами статті 98, 101 Господарського процесуального кодексу України.

При цьому суд апеляційної інстанції наголошує на тому, що при перевірці та оцінці поданого суду експертного висновку в сукупності з фактом дослідження місцевим господарським судом речових доказів у судовому засіданні та в розрізі довідки Державної митної служби України щодо митного оформлення Відповідачем товарів зі спірними позначеннями, колегією суду не встановлено фактів недодержання вимог законодавства при проведенні експертизи; не встановлено жодних обставин, які б виключали участь експерта у такому дослідженні, вставновлено наявність повноти відповідей на порушені питання та їх відповідність іншим фактичним даним; встановлено відповідність та узгодженість між дослідницькою частиною та підсумковим висновком експертизи. Дане в поєднанні з фактом не подачі Відповідачем іншого висновку експертизи та не подачі ним будь-яких інших належних та допустимих доказів на спростування встановлених обставин у даній справі.

Поряд з цим, згідно статті 7-1 Закону України "Про судову експертизу", підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

З огляду на що в матеріалах справи наявні завірені копії таких документів: договір № 02/01-2022 від 26 січня 2022 року про проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, укладеного між Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України (Виконавець) та Адвокатським об`єднанням "Місечко та партнери" (Замовник); рахунок № 03 від 26 січня 2022 року на суму 25 002 грн - витрати, пов`язані з проведенням експертизи у сфері інтелектуальної власності згідно договору № 02/01-2022 від 26 січня 2022 року; платіжне доручення № 328 від 8 лютого 2022 року із призначенням платежу: сплата послуг з проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності згідно договору № 02/01-2022 від 26 січня 2022 року.

Відтак, матеріалами справи підтверджується і те, на якій підставі було проведено експертизу у сфері інтелектуальної власності та складено зазначений вище висновок експерта від 24 серпня 2022 року № 1340.

Крім цього, згідно підпункту 1.2.5, пункту 1.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року № 1950/5, далі - Інструкція), основними видами (підвидами) експертизи є, зокрема, експертиза у сфері інтелектуальної власності: літературних та художніх творів; фонограм, відеограм, програм (передач) організації мовлення; винаходів і корисних моделей; промислових зразків; сортів рослин і порід тварин; комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг), географічних зазначень; топографій інтегральних мікросхем; комерційної таємниці (ноу-хау) і раціоналізаторських пропозицій; економічна у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до пункту 1.4 Інструкції, під час проведення експертиз (експертних досліджень) з метою виконання певного експертного завдання експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики проведення судових експертиз, а також нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські стандарти колишньої та державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови, науково-технічна, довідкова література, програмні продукти тощо.

Визначення способу проведення експертизи (вибір певних методик, (методів дослідження)) належить до компетенції експерта.

Згідно пунктів 5.1, 5.2 Розділу V Науково-методичним рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням експертизи об`єктів інтелектуальної власності є визначення властивостей цих об`єктів, до яких належать об`єкти промислової власності, об`єкти авторського права і суміжних прав.

При дослідженні об`єктів промислової власності вирішуються питання щодо властивостей цих об`єктів, а саме: знаків для товарів і послуг (торговельних марок); комерційних найменувань; географічних зазначень; промислових зразків; винаходів і корисних моделей; комерційної таємниці і ноу-хау; раціоналізаторських пропозицій; топографії інтегральних мікросхем; сортів рослин; порід тварин тощо.

У висновку експерта від 24 серпня 2022 року № 1340, серед іншого, зазначено: який вид експертизи проведено; викладені питання на які експерту слід надати відповіді; наведено список нормативних актів і літератури; які об`єкти досліджено (вказано детальний опис досліджуваних торгівельних марок; визначено спорідненість товарів і/або послуг за відповідними торгівельними марками; визначено схожість порівнюваних торгівельних марок за словесними, фонетичними, візуальними, смисловими ознаками); на підставі яких доказів проводилося експертне дослідження; викладені висновки експерта на поставлені питання.

Зважаючи на викладене, оцінюючи наявний у справі висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року № 1340, колегія суду констатує, що зазначений висновок містить відповіді на поставлені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи.

За таких обставин, відповідний висновок приймається судом як належний та допустимий доказ в підтвердження підстав позову щодо порушення Відповідачем прав інтелектуальної власності Позивача на зареєстровані за останнім торговельні марки.

Водночас, як вказано вище в даній постанові, згідно наведеного висновку експерта від 24 серпня 2022 року № 1340, та безпосередньо висновків суду апеляційної інатсанції, позначення "zelmotor professional", яке заявлено для реєстрації торговельної марки в Україні за заявкою № m202009115 польською компанією Zelmotor spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia та позначення "zelmotor", "zelmotor professional", що містяться на сайті https://zelmotor.com.ua, з зображеннями побутової техніки, маркованої позначеннями "zelmotor", "zelmotor professional", є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 1128849 Позивача, дія яких поширюється на територію України для таких самих та споріднених з ними товарів і послуг та зареєстрованою торговельною маркою за міжнародною реєстрацією № 992993 Позивача, дія якої поширюється на територію України, в частині таких самих та споріднених товарів і послуг.

Також, як вказав експерт у даному висновку та до висновків про що дійшов суд апеляційної інстанції, використання позначень "zelmotor", "zelmotor professional" для позначення товарів та послуг, які є такими самим та спорідненими з товарами, для яких зареєстровані торговельні марки за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, може призвести до сплутування споживачами цих товарів з такими самими та спорідненими товарами Позивача. За цих обставин, суд виснує, що позначення "zelmotor", "zelmotor professional" є такими, що можуть ввести споживачів в оману щодо особи, яка виробляє товар або надає послугу.

Разом з тим, в матеріалах справи наявна фотокопія м`ясорубки виробництва польської компанії Zelmotor sp. z о.о. та касовий чек ТОВ "Комфі Трейд" (м. Київ) № ЧКІР5-0004 від 25 листопада 2020 року про придбання цієї м`ясорубки під торговельною маркою ZELMOTOR PROFESSIONAL, імпортер - Відповідач (м. Вінниця). Водночас, позначення на упаковці придбаного товару, а саме "zelmotor professional" було об`єктом дослідження експерта в межах встановлення схожості такого позначення із належними Позивачу торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, № 985233, № 992993, №1128849.

Разом з цим, суд апеляційної інстанції ще раз наголошує, що Відповідачем не надано суду доказів які б підтверджували істотні недоліки наданого Позивачем висновку судового експерта Дорошенка О.Ф. № 1340 від 24 серпня 2022 року.

З огляду на вищеописане в постанові, надавши оцінку, наведеному вище висновку експертного дослідження, який міститься в матеріалах справи та беручи до уваги специфіку спірних правовідносин у сфері інтелектуальної власності, колегія суду виснує, що товари за міжнародними торговельними марками Позивача, які зареєстровані за № 982311 (zelmer), за № 985233 (zelmer), за № 992993 (zelmer .NERRO.), за №1128849 (BASIK by zelmer) та товари за торговельними марки "zelmotor", "zelmotor professional" (виробник польська компанія Zelmotor sp. zoo.), дистриб`ютором в Україні яких є Відповідач, фактично є схожими настільки, що їх можна сплутати із вказаними торгівельними марками виробника - Позивача, що також буде створювати у споживача враження належності товарів, маркованих знаками "zelmotor", "zelmotor professional" до лінійки товарів Позивача.

Разом з тим, як вказано вище, у доповненні представника Відповідача до відзиву на позовну заяву, зокрема, повідомлено, що 15 червня 2020 року Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. до Укрпатенту подано заяву про реєстрацію в Україні торговельної марки "Zelmotor" та "Zelmotor professional". Позивачем подані до Укрпатенту заперечення. Укрпатентом проведено формальну та кваліфікаційну експертизу, заперечення Позивача відхиленні. За Польською компанією Zelmotor sp.z.o.o. зареєстровано торговельну марку "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

В свою чергу, на переконання, представника Відповідача, викладене свідчить про те, що фахівцями Укрпатенту проведено відповідні кваліфікаційні дослідження та встановлено відсутність будь-яких порушень законних прав та інтересів Позивача, а також про законні підстави використання на території України товарів з торговельною маркою "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

Водночас, 9 жовтня 2023 року від представника Відповідача до суду першої інстанції надійшло клопотання б/н від 27 червня 2023 року про долучення документів до матеріалів справи, а саме: основного договору про поглинання моторного заводу, укладеного між АТ "Зелмер" та Відповідачем від 23 грудня 2009 року (з переводом на українську мову), договір купівлі-продажу - передачі права власності на рухоме майно та права на виробництво слайсера від 12 вересня 2019 року, укладений між ТОВ "БіЕсЕйч Спшент Господарства Домовего та Відповідачем (з переводом на українську мову), свідоцтво про реєстрацію від 24 червня 2013 року (з переводом на українську мову), витяг з Національного судового реєстру станом на 10 червня 2023 (з переводом на українську мову).

Згідно наданих Відповідачем документів вбачається, що польська компанія Zelmotor sp.z.o.o. звернулася до ДП "Український інститут інтелектуальної власності" із заявою щодо реєстрації ТМ "Zelmotor professional" (заявка № m202009115 отримано 15 травня 2020 року, що підтверджується розпискою за вх. № 68445).

Відповідно до висновку провідного експерта ДП "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ) № 29254/ЗМ/22 від 4 лютого 2022 року про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи за заявкою № m202009115 від 15 травня 2020 року, за результатами кваліфікаційної експертизи, проведеної згідно зі статтею 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", встановлено, що заявлене позначення відповідає умовам надання правової охорони.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (у редакції, чинній станом на час подання заявки № m202009115 від 15 травня 2020 року), установа - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Згідно частини 1 статті 7 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", особа, яка бажає одержати свідоцтво, подає до Установи заявку.

За змістом частин 8, 15 статті 10 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи, складається з формальної експертизи та кваліфікаційної експертизи (експертизи по суті) і проводиться закладом експертизи відповідно до цього Закону та правил, встановлених на його основі центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважається відкликаною або не відкликана, відображаються в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, що набирає чинності після затвердження його Установою. На підставі такого висновку Установа приймає рішення про реєстрацію знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг або про відмову в реєстрації знака для всіх зазначених у заявці товарів і послуг, або про реєстрацію знака щодо частини зазначених у заявці товарів і послуг та відмову в реєстрації знака для іншої частини зазначених у заявці товарів і послуг. Рішення Установи надсилається заявнику.

Будь-яка особа може подати до закладу експертизи мотивоване заперечення проти заявки щодо невідповідності наведеного в ній позначення умовам надання правової охорони, встановленим цим Законом.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони, визначеним цим Законом. При цьому використовуються інформаційна база закладу експертизи, в тому числі матеріали заявки, а також довідково-пошуковий апарат та відповідні офіційні видання.

Отже, з наведених норм законодавства вбачається, що згаданий вище висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи № 29254/ЗМ/22 від 4 лютого 2022 року, був саме підставою для прийняття рішення про реєстрацію знака для зазначених у заявці товарів і послуг.

Водночас, передбачена можливість подання заперечень проти заявки до Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) не позбавляє і не перешкоджає заінтересованій особі захистити своє порушене право або охоронюваний законом інтерес шляхом звернення з позовом до суду, зокрема, шляхом оскарження прийнятого органом рішення за результатом розгляду поданої заявки. Такий захист має бути ефективним, зокрема, доступним для тих, кого він стосується, спроможним запобігти виникнення або продовженню стверджуваного порушення.

Схожа по змісту позиція наведена в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 9 лютого 2023 року в справі № 910/5028/21.

Зважаючи на викладене, вказаний висновок кваліфікаційної експертизи № 29254/ЗМ/22 від 4 лютого 2022 року не є експертним висновком яких вирішує питання щодо схожості позначень "zelmotor" та "zelmotor professional" на дрібній побутовій техніці, яка імпортується Відповідачем для продажу в Україні, із належними Позивачу торгівельними марками за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849. А відтак відповідний висновок не береться судом до уваги.

Крім цього, з огляду на зміст позову, його предмет та наявні у цій справі докази, підставами звернення Позивача до суду стало саме здійснення Відповідачем продажу товарів під торговельною маркою "zelmotor professional", а не реєстрація в Україні цієї торговельної марки, та як підтверджено висновком судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року № 1340, а також встановлено судом у даній справі, позначення "zelmotor", "zelmotor professional" із зображеннями побутової техніки, є схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими торговельними марками за міжнародними реєстраціями № 982311, №985233, № 992993, № 1128849 Позивача.

Також, з доказів, долучених до матеріалів справи слідує, що Позивач звертався до окружних судів у Польщі із позовами до польської компанії Zelmotor sp.z.o.o. щодо заборони останній виготовляти товар з торговельною маркою "Zelmotor" та "Zelmotor professional".

При цьому, Позивачем так і Відповідачем зазначено, що зважаючи на заборону використання торговельної марки "zelmotor" на території Польщі, компанія Zelmotor sp. z о.о. провела повний ребрендинг товарів та випустила нову лінію товарів побутової техніки з іншою назвою торгової марки "SMAPP", що підтверджується наявними у справі роздруківками із сайтів компанії Zelmotor sp. z о.о. - https://zelmotor.com. та ТОВ "Зелмотор" - https://zelmotor.com.ua (том 1, а.с. 223-226).

Враховуючи вказане, колегія суду доходить висновку, що надані Відповідачем докази не спростовують підстав заявленого Позивачем позову у цій справі, а дії компанії Zelmotor sp. z о.о. щодо завершення нанесення на продукцію спірних зображень опосередковано свідчить про погодження даної компанії (імпортером котрої в Україні є Відповідач) з незаконним використанням позначень "zelmotor".

Все вищевказане у даній постанові, в свою чергу призводить колегію суду до висновку про наявність підстав для задоволення позову щодо припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Зважаючи на все вищевстановлене в розрізі існування в матеріалах справи доказу - відповідь Державної митної служби України, якою надано розгорнуту інформацію щодо митного оформлення товару Відповідачем за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року станом на 13 березня 2023 року, копія якої міститься в матеріалах справи (том 1, а.с. 128) з огляду на встановлення обставин, котрі свідчать про порушення інтелектувальних прав Позивача в сфері охорони товарних знаків, колегія суду виснує, що клопотання Відповідача про закриття провадження по справі (з огляду на ніби- то відсутність предмету спору) не підлягає до задоволення. В той же час, доказами долученими до матеріалів справи підтверджується порушення інтелектуальних прав Позивача, що проявилося у відкритому продажі товарів на території України маркованих відповідною торговою маркою, яка належить Позивачу, саме Відповідачем, який є імпортером товарів Польської компанії Zelmotor sp. z о.о, що не було спростовано Відповідачем та не є імпортером товарів Позивача.

Стаття 431 Цивільного кодексу України передбачає, що порушення права інтелектуальної власності, в тому числі невизнання цього права чи посягання на нього, тягне за собою відповідальність, встановлену цим Кодексом, іншим законом чи договором.

В силу частин 2, 4 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом.

Використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Згідно частин 1, 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

На вимогу власника свідоцтва таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов`язаний відшкодувати власнику свідоцтва завдану майнову шкоду шляхом відшкодування збитків чи виплати компенсації та/або завдану немайнову (моральну) шкоду.

Власник свідоцтва може також вимагати усунення з товару, його упаковки незаконно використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх можна сплутати.

З огляду на викладене та встановлені обставини справи, колегія суду виснує, що позов в частині вимог про припинення порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311 , 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація), є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Дане рішення було прийнято місцевим господарським судом в цій частині, а відтак Північно-західний апеляційний господарський суд залишає рішення місцевого господарського суду без змін.

Відповідно до пункту 1 статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для справи. Пунктами 1 та 3 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Зазначені норми процесуального закону спрямовані на реалізацію статті 13 Господарського процесуального кодексу України. Згідно з положеннями цієї статті судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін.

Апеляційний господарський суд з огляду на все вищевстановлене в даній постанові, ще раз констатує, що доводи апеляційної скарги є безпідставними, та спростовані судом апеляційної інстанції всім вищеописаним у цьому судовому рішенні.

Судова колегія вважає, що суд першої інстанції повно з`ясував обставини справи і дав їм правильну юридичну оцінку. Порушень чи неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права при розгляді спору судом першої інстанції, судовою колегією не встановлено, тому мотиви, з яких подана апеляційна скарга Відповідача на рішення місцевого господарського суду не можуть бути підставою для скасування прийнятого у справі рішення, а наведені в ній доводи не спростовують висновків суду.

Відповідно колегія суду залишає без змін оспорюване рішення, а подану Відповідачем апеляційну скаргу без задоволення.

Судові витрати зі сплати судового збору за розгляд апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції покладаються на Відповідача, згідно статті 129 Господарськогог процесуального кодексу України.

Що ж стосується апеляційної скарги Відповідача на додаткове рішення від 8 лютого 2024 року, то колегія суду зауважує таке.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року позов Позивача до Відповідача про припинення порушення прав інтелектуальної власності задоволено частково. Припинено порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). В решті позовних вимог відмовлено.

Водночас, додатковим рішенням Господарського суду Вінницької області від 1 лютого 2024 року ухвалено стягнути з Позивача в дохід Державного бюджету України 2 684 грн - судового збору за подання до господарського суду позовної заяви.

2 лютого 2024 року до Господарського суду Вінницької області від представника Позивача надійшла заява б/н від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23.

Також, 5 лютого 2024 року до Господарського суду Вінницької області від представника Відповідача надійшла заява б/н від 5 лютого 2024 року (вх. № 01-34/1260/24) про ухвалення додаткового рішення у справі №902/327/23.

Розглянувши заяви сторін про стягнення витрат на правничу допомогу в розрізі доводів апеляційної скарги Відповідача, колегія суду зауважує наступне.

Відповідно до статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо: стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення; суд вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати; судом не вирішено питання про судові витрати.

Суд констатує, що заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Згідно зі статтею 16 Господарського процесуального кодексу України: учасники справи мають право користуватися правничою допомогою; представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

В силу дії пункту 12 частини 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України, однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи: попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 Господарського процесуального кодексу України); визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (а саме: - подання (заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи); зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу; розподіл судових витрат (стаття 129 ГПК України).

За положеннями частини 1 статті 123 Господарського процесуального кодексу України вбачається що, судові витрати складаються з: судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 126 Господарського процесуального України: витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Окрім цього, при визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (аналогічна правова позиція наведена і в додатковій ухвалі Верховного Суду у складі Об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 3 грудня 2021 у справі № 927/237/20).

Такі самі критерії, як зазначено вище, застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Зокрема, згідно з практикою Європейського суду з прав людини заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява № 19336/04).

Крім того, у рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

Визначивши розмір судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами, суд здійснює розподіл таких витрат.

Загальне правило розподілу судових витрат визначене в частині четвертій статті 129 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до якої інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Разом з тим у частині п`ятій статті 129 Господарського процесуального кодексу України визначено критерії, керуючись якими, суд (за клопотанням сторони або з власної ініціативи) може відступити від вказаного загального правила при вирішенні питання про розподіл витрат на правову допомогу та не розподіляти такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення, а натомість покласти їх на сторону, на користь якої ухвалено рішення.

Зокрема, відповідно до частини п`ятої статті 129 Господарського процесуального кодексу України під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

При цьому на предмет відповідності зазначеним критеріям суд має оцінювати поведінку /дії / бездіяльність обох сторін при вирішенні питання про розподіл судових витрат.

Випадки, за яких суд може відступити від загального правила розподілу судових витрат, унормованого частиною четвертою статті 129 Господарського процесуального кодексу України, також визначені положеннями частин шостої, сьомої та дев`ятої статті 129 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на наведені положення законодавства, у разі недотримання вимог частини четвертої статті 126 Господарського процесуального кодексу України суду надано право зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, лише за клопотанням іншої сторони.

При цьому обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, що підлягають розподілу між сторонами (частини п`ята та шоста статті 126 Господарського процесуального кодексу України).

Водночас, під час вирішення питання про розподіл судових витрат господарський суд за наявності заперечення сторони проти розподілу витрат на адвоката або з власної ініціативи, керуючись критеріями, що визначені частинами п`ятою - сьомою та дев`ятою статті 129 Господарського процесуального кодексу України, може не присуджувати стороні, на користь якої ухвалено судове рішення, всі її витрати на професійну правову допомогу.

У такому випадку суд, керуючись частинами п`ятою - сьомою, дев`ятою статті 129 Господарського процесуального кодексу України, відмовляє стороні, на користь якої ухвалено рішення, у відшкодуванні понесених нею витрат на правову допомогу повністю або частково та відповідно не покладає такі витрати повністю або частково на сторону, не на користь якої ухвалено рішення. При цьому в судовому рішенні суд повинен конкретно вказати, які саме витрати на правову допомогу не підлягають відшкодуванню повністю або частково, навести мотивацію такого рішення та правові підстави для його ухвалення. Зокрема, вирішуючи питання розподілу судових витрат, господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути непропорційним до предмета спору. У зв`язку з наведеним суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити такий розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для конкретної справи.

Такі висновки викладені і в постанові Великої Палати Верховного від 16 листопада 2022 року в справі № 922/1964/21.

В силу дії статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту; порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги.

При цьому як вже вказано вище у даному судовому рішенні, за змістом заяви представника Позивача б/н від 29 січня 2024 року, у ході судового розгляду Позивач поніс додаткові витрати, пов`язані з поданням до суду витребуваних нотаріально засвідчених копій перекладів документів, зокрема:

· на виконання вимог ухвали Господарського суду Вінницької області від 18 квітня 2023 року у справі № 902/327/23 про витребування від Позивача: належним чином засвідчену копію постанови Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності) від 14 жовтня 2021 року в справі № XXII Gwo81/21 та її нотаріально засвідчений переклад на українську мову у строк до 12 травня 2023 року. Позивач здійснив засвідчення копії постанови Окружного суду Варшави (XXII відділ інтелектуальної власності) від 14.10.2021 року у справі № XXII Gwo 81/21 та її нотаріальний переклад на українську мову, у зв`язку з таким витребуванням доказів - витрати Позивача становили - 5020 грн;

· на виконання ухвали Господарського суду Вінницької області від 24 серпня 2023 року у справі № 902/327/23 про витребування у Позивача документів, якими підтверджується право власності на ТМ "Zеlmer" за № 982311, № 985233, № 992993, № 1128849, з офіційним перекладом на українську мову, у строк до 6 жовтня 2023 року, Позивач надав документи, що підтверджують право власності на ТМ № 982311, №985233, № 992993, № 1128849 з офіційним перекладом на українську мову, у зв`язку зв`язку з таким витребуванням доказів - витрати Позивача становили - 5 125 грн.

Таким чином, Позивач поніс додаткові витрати, пов`язані з витребуванням доказів, які загалом становлять в сумі 10 145 грн.

Разом з тим, Позивач у заяві звертає увагу, що доказами понесених судових витрат у вигляді проведення судової експертизи, є: копія договору на 02/01-2022 про проведення експертизи в сфері інтелектуальної власності від 26 січня 2022 року; копія рахунку № 3 від 26 січня 2022 року; копія платіжного доручення № 328 від 8 лютого 2022 року (долучені Позивачем разом із подання позовної заяви).

Окрім того, разом з позовною заявою Позивач долучив докази щодо понесених витрат на правничу (правову) допомогу, а саме: копію договору № 14/12-21 про надання адвокатських послуг від 14 грудня 2021 року; копію рахунку про сплату послуг правової допомоги від 15 грудня 2021 року; копію меморіального ордеру про сплату адвокатських послуг № 1 від 28 грудня 2021 року; копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 372 від 31 січня 2008 року; ордер на надання правничої (правової) допомоги.

При цьому, Позивач зазначив, що сума витрат на правову допомогу становила - 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп., із розрахунку, де 1,00 Євро дорівнює 41 грн 0567 коп. (згідно офіційного курсу Національного банку України станом на дату подання даної заяви до суду - 29 січня 2024 року).

Також, на виконання приписів частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, у строк та у порядку передбаченими ГПК України, Позивач подав до суду першої інстанції всі інші докази понесених судових витрат, які не були подані разом із позовною заявою, та які Позивач поніс у ході розгляду судової справи, а саме: копію рахунку № UE-0098 від 15 грудня 2021 року; копію меморіального ордеру № 1 від 28 грудня 2021 року; копію рахунку № LS-013 від 25 січня 2024 року; копію платіжної інструкції № 1 від 26 січня 2024 року; копію рахунку № 165 від 4 липня 2023 року;копію платіжної інструкції № 675 від 4 липня 2023 року; копію рахунку № 168 від 6 жовтня 2023 року; копію платіжної інструкції № 806 від 6 жовтня 2023 року.

З огляду на викладене, представник Позивача просив: ухвалити додаткове рішення у господарській справі № 902/327/23, яким стягнути з Відповідача на користь Позивача судові витрати у вигляді: судового збору у розмірі - 2 684 грн 00 коп.; витрати на правову правничу допомогу у розмірі - 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп.; витрати на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності у розмірі - 25 002 грн; витрати, пов`язані з витребуванням доказів у розмірі - 10 145 грн 00 коп..

Відповідно до заяви представника Відповідача б/н від 5 лютого 2024 року, Відповідачем понесені витрати на послуги перекладача (Агенція "Літера", ФОПДеремешко С.А. ), переклад документів та судових рішень, отриманих від Польської компанії Zelmotor sp.z.o.o., розмір цих витрат складає - 4150 грн. Також, витрати Відповідача на правничу допомогу складають - 19 380 грн, які він просив покласти на Позивача.

До поданої заяви, представником Відповідача долучені копії таких документів: акт здачі-прийомки послуг від 31 січня 2024 року; банківська виписка за 7 листопада 2023 року; банківська виписка за 28 червня 2023 року; рахунок Бюро перекладів літера від 4 жовтня 2023 року на суму 4 150 грн; квитанція від 4 жовтня 2023 року на суму 4 150 грн.

При цьому, Відповідач в апеляційній скарзі просив стягнути з Відповідача на користь Позивача пропорційно сумі задоволених позовних вимог наступні судові витрати: 4845 грн. - витрат на правничу допомогу. В решті вимог заяви представника Позивача про ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/23, відмовити. Стягнути з Позивача на користь Відповідача пропорційно сумі задоволених позовних вимог наступні судові витрати: 9 690 грн - витрат на правничу допомогу та витрати пов`язані з перекладом рішень Польських судів у розмірі - 4 150 грн.

В обґрунтування таких вимог скаржник зауважує, що судовий збір, який сплачений Позивачем за розгляд цієї справи (2 684 грн), в 60 разів менший за розмір адвокатський послуг (160 000 грн). Зазначене на його переконання свідчить про невідповідність та непомірність, заявлених Позивачем адвокатських послуг. Також звертаємо увагу на те, що Позивач своєчасно не додав до позовної заяви: документи, якими підтверджується право володіння спірною торговельною маркою та інші докази, які потім суд витребував у Позивача. Позивачем подано до суду безпідставну заяву про забезпечення позову, а потім апеляційну скаргу, які були відхилені судовими інстанціями, що загалом негативно вплинуло на тривалість розгляду справи.

Відповідач вказав, що ним не отримувалася заява Позивача від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/2. В зв`язку з викладеною обставиною, Відповідач вважає, що був позбавлений, передбаченої законом можливості подати до суду свої заперечення, щодо адвокатських послу.

Відповідач зауважив при цьому, що суд першої інстанції, мав законні підстави для зменшення розміру адвокатських витрат, оскільки більшість цих витрат не пов`язані з розглядом справи.

Дослідивши дані доводи апеляційної скарги суд апеляційної інстанції констатує наступне.

Що стосується доводів апеляційної скарги Відповідача щодо не отримання заяви Позивача від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі № 902/327/2 (що як вказує Відповідач, позбавило його можливості подати заяву про зменшення судових витрат), то колегія суддів зауважує таке.

Разом з позовною заявою Позивач долучив докази щодо понесених витрат на правничу (правову) допомогу, а саме: копія договору № 14/12-21 про надання адвокатських послуг від 14 грудня 2021 року; копію рахунку про сплату послуг правової допомоги від 15 грудня 2021 року; копію меморіального ордеру про сплату адвокатських послуг № 1 від 28 грудня 2021 року; копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 372 від 31 січня 2008 року; ордер на надання правничої (правової) допомоги. При цьому, Позивач зазначив, що сума витрат на правову допомогу становила - 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп., із розрахунку, де 1,00 Євро дорівнює 41 грн 0567 коп. (згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 29 січня 2024 року).

Відтак, уже навіть із такого зазначення вбачається, що Відповідач був обізнаний як із наміром Позивача про стягнення витрат на правничу допомогу так із сумою самих судових витрат.

Окрім того, Позивач в підтвердження направлення на адресу Відповідача заяви про стягнення судових витрат разом із доказами, понесення таких витрат долучено опис вкладення у цінний лист (том 2, а.с. 200). Даним доказом підтверджується виконання Позивачем свого обов`язку щодо повідомлення іншої сторони про вчинення процесуальної дії (подання заяви).

Також, Відповідачу направлено ухвалу Господарського суду Вінницької області від 2 лютого 2024 року про призначення заяви представника Позивача про стягнення судових витрат та ухвалення додаткового рішення до розгляду на 8 лютого 2024 року (том 2, а.с. 204).

Крім того, Відповідач подав також заяву про стягнення витрат на правничу допомогу, яка ухвалою Господарського суду Вінницької області від 2 лютого 2024 року призначена до розгляду на 8 лютого 2024 року.

Відповідно, 8 лютого 2024 року місцевим господарським судом розглядалися заяви Позивача та Відповідача про стягнення витрат на правничу допомогу. З огляду на що Відповідач мав можливість підготувати та подати суду свої заперечення чи заяву про зменшення судових витрат на правничу допомогу проте сам не скористався наданим йому правом на подачу таких заперечень.

Що ж стосується доводів апеляційної скарги щодо самостійного зменшення судових витрат, заявлених Позивачем про стягнення з Відповідача, з огляду на їх неспівмірність, то колегія суду зауважує таке.

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18 липня 2006 року в справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах від 13 березня 2018 року, від 24 квітня 2019 року, від 5 березня 2020 року Верховного Суду по справах № 910/13407/17, № 915/370/16 та № 916/3545/15.

Судові витрати - це передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв`язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати - це витрати держави, які вона несе у зв`язку з вирішенням конкретної справи (аналогічний висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 27 листопада 2019 року в справі № 242/4741/16-ц, постановах Верховного Суду від 27 липня 2022 року в справі №907/418/21, від 27 березня 2023 року в справі № 910/25118/15, від 7 червня 2023 року в справі № 910/15830/20).

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

Згідно частин 1, 3 статті 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати: на професійну правничу допомогу; пов`язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; пов`язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; пов`язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

За змістом частин 1-4 статті 126 Господарського процесуального кодексу України, витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Згідно частин 4, 5 статті 127 Господарського процесуального кодексу України, розмір витрат на підготовку експертного висновку на замовлення сторони, проведення експертизи, залучення спеціаліста, оплати робіт перекладача встановлюється судом на підставі договорів, рахунків та інших доказів.

Розмір витрат на оплату робіт залученого стороною експерта, спеціаліста, перекладача має бути співмірним із складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

При цьому апеляційний господарський суд звертає увагу апелянта на те, що справи щодо порушення права інтелектувальної власності є складними, адже окремо виокремлені законодавцем поміж інших спорів (і для таких спорів законодавець передбачив у майбутньому створення відповідного спеціалізованого суду). Що ж до доводів апелянта про те, що суд міг би задоволити витрати Позивача на рівні витрат Відповідача (з огляду на часткове задоволення позову), то суд апеляційної інстанції ставиться критично до таких доводів з огляду на: свободу договорів (котра розповсюджується на договори щодо професійної правничої допомоги адвоката) в тому числі щодо вартості послуг; факт того, що судом першої інстанції відмовлено в другій позовній вимозі не з огляду на спростування Відповідачем законності вимог Позивача, а з огляду на відсутність конкретизації тоарів, котрі Позивач просив вивести з обігу.

Відповідно до частини 1 статті 128 Господарського процесуального кодексу України, особа, яка надала доказ на вимогу суду, має право вимагати виплати грошової компенсації своїх витрат, пов`язаних із наданням такого доказу. Розмір грошової компенсації визначає суд на підставі поданих такою особою доказів здійснення відповідних витрат.

Приписи статті 129 Господарського процесуального кодексу України, передбачають правила розподілу інших судових витрат.

Так, згідно пункту 3 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Відповідно до частин 5, 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, під час вирішення питання про розподіл судових витрат суд враховує: чи пов`язані ці витрати з розглядом справи; чи є розмір таких витрат обґрунтованим та пропорційним до предмета спору, з урахуванням ціни позову, значення справи для сторін, у тому числі чи міг результат її вирішення вплинути на репутацію сторони або чи викликала справа публічний інтерес; поведінку сторони під час розгляду справи, що призвела до затягування розгляду справи, зокрема, подання стороною явно необґрунтованих заяв і клопотань, безпідставне твердження або заперечення стороною певних обставин, які мають значення для справи, безпідставне завищення позивачем позовних вимог тощо; дії сторони щодо досудового вирішення спору та щодо врегулювання спору мирним шляхом під час розгляду справи, стадію розгляду справи, на якій такі дії вчинялись.

Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Колегією суду встановлено, що в обґрунтування заяви про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення щодо відшкодування витрат, пов`язаних з витребуванням доказів у розмірі 10 145 грн по цій справі, Позивачем надано, зокрема: копію рахунку № 165 від 4 липня 2023 року стосовно оплати послуги письмового перекладу судових рішень на суму 5 020 грн (замовник АО "Місечко та Партнери"); копію платіжної інструкції № 675 від 4 липня 2023 року на суму 5 020 грн (призначення платежу: послуги перекладу документів, платник - АО "Місечко та Партнери"); копію рахунку № 168 від 6 жовтня 2023 року на суму 5 125 грн щодо оплати за послуги письмового перекладу 5 свідоцтв торгових марок (замовник АО "Місечко та Партнери"); копію платіжної інструкції № 806 від 6 жовтня 2023 року на суму 5125 грн (призначення платежу : послуги перекладу документів, платник - АО "Місечко та Партнери").

Також, в матеріалах справи наявні надані представником Позивача на виконання ухвал суду від 18 квітня 2023 року та від 24 серпня 2023 року в справі № 902/327/23 копія постанови Окружного суду Варшави (ХХІІ відділ інтелектуальної власності) від 14 жовтня 2021 року у справі № ХХІІ Gwo 81/21 та її нотаріальний переклад на українську мову, а також документи, що підтверджують право власності Позивача на торгові марки № 982311, №985233, № 992993, № 1128849 з офіційним перекладом на українську мову.

Крім цього, в підтвердження понесення витрат на правову правничу допомогу в розмірі 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп., Позивачем надані, зокрема, копії таких документів: договору № 14/12-21 про надання адвокатських послуг від 14 грудня 2021 року, укладеного між АО "Місечко та Партнери" та Позивачем; меморіального ордеру про сплату адвокатських послуг № 1 від 28 грудня 2021 на суму 1 975 Євро; платіжної інструкції № 1 від 26 січня 2024 року на суму 1 975 Євро; свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 372 від 31 січня 2008 року видане Місечко В.М. ; ордеру на надання правничої (правової) допомоги Позивача адвокатом АО "Місечко та Партнери" Місечко В.М.; ордеру на надання правничої (правової) допомоги Позивача адвокатом АО "Місечко та Партнери" Борисенко І.Г ..

Отже, колегія суду виснує, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджуються витрати Позивача, пов`язані з витребуванням доказів у розмірі 10 145 грн та витрати на правничу допомогу у розмірі 3 950 євро по справі № 902/327/23, які заявлені до стягнення з Відповідача і такі витрати не є завищеними з огляду на категорію спору.

Окрім того, в підтвердження понесення Відповідачем судових витрат під час розгляду справи № 902/327/23, які складаються з витрат на правничу допомогу в сумі 19 380 грн та витрат на послуги перекладача в сумі 4 150 грн, до заяви б/н від 5 лютого 2024 року представником Відповідача долучені копії таких документів: акт здачі-прийомки послуг від 31 січня 2024 року; банківська виписка за 7 листопада 2023 року на суму 4380 грн із призначеннями платежу : оплата за надання юридичних послуг згідно договору № 4938-И від 17 березня 2023 року (контрагент - Відповідач); банківська виписка за 28 червня 2023 року на суму 15 000 грн, із призначеннями платежу: оплата за надання юридичних послуг згідно договору № 4938-И від 17 березня 2023 року (контрагент - Відповідач); бланк замовлення Бюро перекладів Літера від 4 жовтня 2023 року на суму 4 150 грн; квитанція від 4 жовтня 2023 року на суму 4 150 грн (призначення: послуги з перекладу).

Крім цього, згідно матеріалів справи 9 жовтня 2023 року від представника Відповідача надійшло клопотання б/н від 27 червня 2023 року про долучення документів до матеріалів справи, а саме: основного договору про поглинання моторного заводу, укладеного між АТ "Зелмер" та Відповідачем від 23 грудня 2009 року (з переводом на українську мову), договір купівлі-продажу - передачі права власності на рухоме майно та права на виробництво слайсера від 12 вересня 2019 року, укладений між ТОВ "БіЕсЕйч Спшент Господарства Домовего" та Відповідачем (з переводом на українську мову), свідоцтво про реєстрацію від 24 червня 2013 року (з переводом на українську мову), витяг з Національного судового реєстру станом на 10 червня 2023 (з переводом на українську мову).

Водночас, із наданого представником Відповідача бланку замовлення Бюро перекладів Літера від 4 жовтня 2023 року на суму 4 150 грн, вбачається, що замовником вказано - Євгеній, замовлення - з перекладу бюро (том 2, а.с. 209).

Відтак, із цього бланку замовлення неможливо встановити чи дійсно замовником перекладу документів був Відповідач або його представник, а також не вказано, які саме документи підлягали перекладу (договори, витяги тощо).

При цьому, із долученої до заяви представником Відповідача квитанції від 4 жовтня 2023 року на суму 4 150 грн неможливо встановити хто саме був платником наданих послуг з перекладу.

Зважаючи на викладене, колегія суду зазначає, що представником Відповідача не підтверджено належними доказами понесення Відповідачем витрат на послуги перекладача в сумі 4 150 грн у справі № 902/327/23. Відтак. колегія суду не вбачає правових підстав для покладення витрат в сумі 4150 грн на Позивача, відповідних висновків прийшов і місцевий господарський суд.

Разом з тим, із наданого представником Відповідача акту здачі-прийомки послуг від 31 січня 2024 року вбачається, що він обопільно підписаний між Відповідачем та АО "Адвокатська компанія "Верітас" згідно умов договору № 4938-И від 17 березня 2023 року на суму 19 380 грн.

Також, в матеріалах справи наявні копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги Відповідачу адвокатом АО "Адвокатська компанія "Верітас" Якименко Є.П. на підставі договору № 4938-И від 17 березня 2023 року та копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 0890 від 14 вересня 1999 року, яке видане Якименку Є.П ..

Як вбачається з процесуальних документів під час розгляду справи № 902/327/23 у судових засіданнях брав участь представник Відповідача - Якименко Є.П. та від останнього до суду надходили документи по справі, зокрема, заява б/н від 11 травня 2023 року про участь в судовому засіданні у справі № 902/327/23 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів; заперечення на заяву про забезпечення позову б/н від 20 червня 2023 року; доповнення до відзиву б/н від 27 червня 2023 року; клопотання про призначення експертизи б/н від 8 серпня 2023 року; клопотання про долучення доказів до матеріалів справи б/н від 27 червня 2023 року та б/н від 12 жовтня 2023 року; заява про поновлення пропущеного строку б/н від 25 жовтня 2023 року.

Отже, наявними в матеріалах справи доказами підтверджуються витрати Відповідача на правничу допомогу в сумі 19 380 грн по справі № 902/327/23, які заявлені до стягнення з Позивача.

Підсумовуючи вищеописане колегія суддів резюмує, що витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено.

Зазначена правова позиція викладена в постанові Об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду у постанові від 3 жовтня 2019 року в справі №922/445/19, в постанові Верховного Суду від 1 грудня 2020 року по справі № 904/5818/19.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (пункт 21 додаткової постанови Великої Палати Верховного Суду від 19 лютого 2020 року у справі № 755/9215/15-ц; додаткова постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 1 червня 2023 року в справі № 908/3468/13).

Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрати на підставі статті 41 Конвенції. Зокрема, у рішеннях від 12 жовтня 2006 року в справі "Двойних проти України" (пункт 80), від 10 грудня 2009 року в справі "Гімайдуліна і інших проти України" (пункти 34-36), від 23 січня 2014 у справі "East/West Alliance Limited" проти України", від 26 лютого 2015 року у справі "Баришевський проти України" (пункт 95) зазначається, що заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими (необхідними), а їхній розмір - обґрунтованим.

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" від 28 листопада 2002 року зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

В той же час, суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, приписами статей 123 - 130 Господарського процесуального кодексу України, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Таким чином, вирішуючи заяву сторони судового процесу про компенсацію понесених нею витрат на професійну правничу допомогу суду належить дослідити та оцінити додані заявником до заяви документи на предмет належності, допустимості та достовірності відображеної у них інформації. Зокрема, чи відповідають зазначені у документах дані щодо характеру та обсягу правничої допомоги, наданої адвокатом, документам, наявним у судовій справі, чи не вчиняв адвокат під час розгляду справи дій, які призвели до затягування розгляду справи, зокрема, але не виключно, чи не подавав явно необґрунтованих заяв і клопотань, чи не включено у документи інформацію щодо витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, які не підтверджені належними доказами та навпаки, якими доказами підтверджується заявлена до відшкодування сума, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги.

Пунктом 1.2 укладеного між АО "Місечко та Партнери" (Виконавець) та Позивачем (Замовник) договору № 14/12-21 про надання адвокатських послуг від 14 грудня 2021 року (надалі - Договір; том 1, а.с. 89-93) передбачено, що у зв`язку з захистом порушених прав Позивача Відповідачем, у відповідності до умов цього Договору Позивач доручає, а Виконавець зобов`язався здійснити комплекс юридичних дій направлених на захист прав Позивача, а саме :

· підготувати та подати запит до Державної Митної служби України про кількість та перелік ввезених Відповідачем імпортних товарів;

· підготувати та подати запити до п`ятірки найбільших торгівельних магазинів (Інтернет магазинів) про кількість та перелік продукції, що продається Відповідачем;

· замовити та супроводити експертизу щодо тотожності торгівельних марок Zelmer та Zelmotor в Науково-дослідному інституті інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;

· підготувати та подати до Господарського суду Вінницької області заяву про забезпечення позову шляхом зупинки оформлення митних декларацій на ім`я Відповідача;

· підготувати та подати до Господарського суду Вінницької області позовну заяву до Відповідача про припинення порушення прав Замовника як власника торгівельних марок;

· представляти інтереси Позивача під час судових засідань в Господарському суді Вінницької області;

· в разі необхідності підготувати та подати апеляційну скаргу (заперечення на апеляційну скаргу) на рішення Господарського суду Вінницької області, та представляти інтереси Замовника під її розгляду.

Згідно пункту 2.1 Договору, сторони домовилися, що вартість послуг Виконавця буде розраховуватись, виходячи з погодинної ставки у розмірі 120,00 євро за годину, з урахуванням, що вартість послуг вказаних в 1.2.1-1.2.6 не буде перевищувати 4 000 євро, а послуг вказаних в пунктах 1.2.7 - 2 000.

Пунктом 2.2 Договору визначено, що Позивач протягом 10 (десяти) днів з моменту підписання цього Договору зобов`язався перерахували на рахунок Виконавця авансовий платіж в розмірі 2 000 євро на підставі виставленого Виконавцем Інвойсу.

Решта послуг, що буде надана Виконавцем Позивачу, сплачується протягом 10 (десяти) днів з моменту надання Виконавцем звіту про надання послуг та після винесення Рішення Господарським судом Вінницької області на підставі виставленого Виконавцем Інвойсу.

Суд апеляційної інстанції зважає на те, що згідно матеріалів цієї справи, в судових засіданнях під час розгляду цієї справи брали участь представники Позивача від АО "Місечко та Партнери" адвокати Борисенко І.Г. та Місечко В.М..

Окрім того, ухвалою Господарського суду Вінницької області від 9 березня 2023 року задоволено клопотання представника Позивача б/н від 3 березня 2023 року про витребування доказів.

Відповідне клопотання мотивовано, зокрема, тим, що 10 січня 2022 року, в рамках надання правової допомоги Позивачу, з метою захисту прав інтелектуальної власності та збирання доказів для подальшого судового оскарження, уповноважений представник Позивача направив до Державної митної служби України адвокатський запит (вих. 10/01/2022) про надання інформації щодо ввезених Відповідачем на митну територію України товарів у період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, із зазначенням: найменування та коду товару; найменування країни походження товарів; кількості товарів; митної вартості товарів.

Крім того, 14 червня 2023 року, до Господарського суду Вінницької області від представника Позивача надійшла заява б/н від 7 червня 2023 року (вх. № 01-48/35/23) про забезпечення позову у справі № 902/327/23.

Разом з тим, Позивачем до позовної заяви в цій справі долучено висновок судового експерта Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України Дорошенка О.Ф. від 24 серпня 2022 року № 1340.

Отже, наведені вище обставини підтверджують виконання представником Позивача визначених пунктом 1.2 умов Договору № 14/12-21 про надання адвокатських послуг від 14 грудня 2021 року.

Принагідно, судом апеляційної інстанції враховується, що згідно долученої представником Позивача до заяви б/н від 29 січня 2024 року роздруківки з офіційного сайту НБУ щодо офіційного курсу гривні щодо іноземних валют станом на 29 січня 2024 року, 1,00 Євро дорівнює 41 грн 0567 коп. (згідно офіційного курсу Національного банку України станом на дату подання цієї заяви до суду - 29 січня 2024 року).

Відтак, представником Позивача вірно визначено еквівалент в сумі 162 173 грн 96 коп. (3950 євро* 41 грн 0567 коп.) до розміру витрат на правничу допомогу в сумі 3 950 євро.

На підставі усього встановленого вище, враховуючи відсутність будь-яких клопотань щодо зменшення судових витрат на правничу допомогу, колегія суду виснує, що заявлені представником Позивача витрати на правову правничу допомогу у розмірі 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп. та заявлені представником Відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 19 380 грн, є співрозмірними з урахуванням складності справи і наданих послуг (з урахуванням робіт представників Позивача та Відповідача щодо збирання доказів на підтвердження чи спростування позовних вимог у даній справі) та підтверджуються наявними у справі доказами.

Разом з тим, як вказано вище, рішенням Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року в справі позов задоволено частково. Припинено порушення прав інтелектуальної власності Позивача на торговельні марки серії "ZELMER" за міжнародними реєстраціями №№ 982311, 985233, 992993, 1128849 шляхом заборони Відповідачу продавати, пропонувати для продажу, будь-яким іншим чином вводити у цивільний обіг продукцію із використанням позначення "ZELMOTOR", "ZELMOTOR Professional" на продукції класів 7, 9, 11 Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццька класифікація). В решті позовних вимог відмовлено.

Оскільки, позов у цій справі задоволено частково, в зв`язку з чим, заявлені представником Позивача витрати на правову правничу допомогу у розмірі - 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп. та витрати, пов`язані з витребуванням доказів у розмірі 10145 грн, а також заявлені представником Відповідача витрати на правничу допомогу в сумі 19380 грн, підлягають покладенню на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог в правовому полі дії приписів пункту 3 частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України (виходячи з суми послуг, наданих адвокатом своїм клієнтам).

Суд констатує, що Позивачем у цій справі були заявлені дві позовні вимоги немайнового характеру, одна з яких задоволена.

При цьому, колегія суду зауважує, що якщо пропорції задоволення позовних вимог точно визначити неможливо (зокрема, при частковому задоволенні позову немайнового характеру), то судові витрати розподіляються між сторонами порівну.

З огляду на викладене, колегія суду доходить висновку, що судові витрати Позивача на правничу допомогу у розмірі 3 950 євро, що еквівалентно 162 173 грн 96 коп. та витрати, пов`язані з витребуванням доказів у розмірі 10 145 грн, підлягають розподілу між сторонами пропорційно сумі задоволених позовних вимог, а саме покладення на Відповідача у сумі 81086 грн 98 коп. (162 173 грн 96 коп./2) - витрат на правничу допомогу та 5 072 грн 50 коп. (10 145 грн/2) - витрат, пов`язаних з витребуванням доказів.

Разом з цим, беручи до уваги те, що рішенням Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року ухвалено стягнути з Відповідача на користь Позивача 2 684 грн - витрат на сплату судового збору та 25 002 грн витрат на проведення експертизи у сфері інтелектуальної власності, то суд першої інстанції правомірно виснував, що заявлені представником Позивача у заяві б/н від 29 січня 2024 року до стягнення з Відповідача відповідних судових витрат вже були вирішенні, а відтак не потребують ухвалення додаткового рішення.

Дане повністю нівелює доводи апеляційної скарги Відповідача щодо відсутності в матеріалах справи доказів про надання правничої допомоги, адже для обгрунтування та стягнення судових витрат є доведення їх дійснісності, обґрунтованості, розумності і співмірності відповідно до ціни позову.

З огляду на усе вищеописане у даній судовій постанові, надавши оцінку доказам та доводам сторін щодо розподілу таких витрат, керуючись зокрема такими критеріями, як обґрунтованість, пропорційнійсть, співмірність та розумність їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи, колегія суду виснує про часткове задоволення заяви представника Позивача б/н від 29 січня 2024 року (вх. № 01-34/1219/24) про вирішення питання про судові витрати та ухвалення додаткового рішення у справі №902/327/23 та стягнення з Відповідача на користь Позивача 81086 грн 98 коп. - витрат на правничу допомогу та 5072 грн 50 коп. - витрат, пов`язаних з витребуванням доказів.

В решті вимог, відповідна заява представника Позивача задоволенню не підлягає, з мотивів наведених вище.

Також, на підставі викладеного вище, заявлені Відповідачем до стягнення з Позивача судові витрати на правничу допомогу в сумі 19 380 грн, підлягають розподілу між сторонами пропорційно сумі задоволених позовних вимог, а саме покладення на Позивача у сумі 9 690 грн (19 380 грн/2) - витрат на правничу допомогу.

Поряд з цим, як зазначено вище, оскільки, Відповідачем не підтверджено належними та достатніми письмовими доказами, понесені останнім витрати на послуги перекладача в сумі 4 150 грн у цій справі, колегія суду доходить висновку, що відповідні витрати не підлягають відшкодуванню.

За таких обставин, враховуючи те, що місцевим господарським судом задоволено позов частково, суд апеляційної інстанції діючи в правовому полі частини 4 статті 129 Господарського процесуального кодексу України, прийшов до висновку про часткове задоволення заяви представника Позивача та заява представника Відповідача про ухвалення додаткового рішення.

Відтак Північно-західний апеляційний господарський суд залишає оспорюване додаткове судове рішення без змін, а апеляційну скаргу Відповідача на вказане судове рішення без задоволення.

Апеляційний господарський суд з огляду на все вищевстановлене в даній постанові, ще раз констатує, що доводи апеляційних скарг Відповідача є безпідставними, та спростовані судом апеляційної інстанції всім вищеописаним у цьому судовому рішенні. При цьому доводи апеляційних скарг жодним чином не спростовують законність та обгрунтованість оспореного додаткового рішення.

Судова колегія вважає, що суд першої інстанції повно з`ясував обставини справи і дав їм правильну юридичну оцінку. Порушень чи неправильного застосування норм матеріального чи процесуального права при розгляді спору судом першої інстанції та при винесені оспорюваного додаткового рішення, судовою колегією не встановлено, тому мотиви, з яких подані апеляційні скарги Відповідача, не можуть бути підставою для скасування прийнятого у справі рішення, а наведені в ній доводи не спростовують висновків суду.

керуючись статтями 129, 269-276, 280, 281-284 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелмотор" на рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року в справі №902/327/23 - залишити без задоволення.

2. Рішення Господарського суду Вінницької області від 24 січня 2024 року в справі №902/327/23 - залишити без змін.

3. Апеляційну скаргу на додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року по справі №902/327/23 - залишити без задоволення.

4. Додаткове рішення Господарського суду Вінницької області від 8 лютого 2024 року по справі №902/327/23 - залишити без змін.

5. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

6. Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у касаційному порядку до Верховного Суду протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення.

7. Справу №902/327/23 повернути Господарському суду Вінницької області.

Повний текст постанови виготовлено 3 травня 2024 року.

Головуючий суддя Василишин А.Р.

Суддя Маціщук А.В.

Суддя Бучинська Г.Б.