ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

28.09.2023справа №910/4085/23

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В., розглянув у відкритому судовому засіданні

справу № 910/4085/23

за позовом підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, буд. 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) та

товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, буд. 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772)

про визнання торговельної марки добре відомою, заборону використовувати торговельну марку та зобов`язання вчинити дії,

за участю представників:

позивача-1 - Дрюк Н.О. (довіреності від 01.03.2023 №10);

Ромащенко Д.О. (довіреності від 01.03.2023 №10);

позивача-2 - Дрюк Н.О. (довіреності від 07.03.2023 №б/н);

Ромащенко Д.О. (довіреності від 07.03.2023 №б/н);

відповідача - не з`явився.

ІСТОРІЯ СПРАВИ

1. Стислий виклад позовних вимог

Підприємство з іноземними інвестиціями товариство з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (далі - Підприємство) та товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (далі - Фірма) звернулися до господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (далі - Товариство) про:

- визнання торговельної марки «Трускавецька» (далі - ТМ «Трускавецька») добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП) «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води» стосовно Підприємства та Фірми;

- заборону ТОВ «Водолій С.П.» використовувати ТМ «Трускавецька», визнану добре відомою стосовно Підприємства та Фірми, будь-якими способами, у тому числі шляхом використання позначення «Трускавецька класична» та інших позначень, схожих з ТМ «Трускавецька» настільки, що їх можна сплутати, стосовно мінеральних вод, столових вод, питної води та інших товарів, споріднених з товарами, для яких ТМ «Трускавецька» визнана добре відомою;

- зобов`язання Товариства припинити виробництво, зберігання з метою пропонування для продажу, в тому числі в мережі Інтернет, та продаж води питної, обробленої із нанесенням позначення, схожого із ТМ «Трускавецька», визнаною добре відомою стосовно Підприємства та Фірми.

Позов мотивовано тим, що:

- вперше позначення «Трускавецька» зареєстроване закритим акціонерним товариством «Фірма Т.С.Б.» для товарів 32 класу МКТП в Україні 31.10.1997, що підтверджується свідоцтвом України на знак для товарів і послуг №8872, отриманим за заявкою від 06.08.1996 №96081887;

- 27.11.1998 закритим акціонерним товариством «Фірма Т.С.Б.» та Підприємством укладений договір щодо уступки прав на знак для товарів і послуг «Трускавецька» за свідоцтвом України №8872;

- Підприємство та Фірма є одними з ключових виробників мінеральних вод в Україні; позивачі впродовж тривалого часу (щонайменше з 1997 року) виробляють мінеральні води, марковані торговельною маркою «Трускавецька»;

- з 1999 року Підприємство та Фірма сумісно володіють правами на ТМ «Трускавецька» за свідоцтвом України №8872;

- на думку позивачів, через інтенсивне використання та просування торговельної марки, а також завдяки широкому розповсюдженню мережі продажів, великій кількості продажів води, ТМ «Трускавецька» стала добре відомою стосовно позивачів станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води»;

- 26.11.2021 позивачі виявили напій, маркований позначенням «Трускавецька класична», на етикетці якого зазначено «Вода питна оброблена «Трускавецька класична» сильно газована, у торговельній роздрібній мережі «Велмарт»; відповідно до інформації, вказаної на етикетці, виробником напою є Товариство; вказане порушення відповідача є систематичним та продовжуваним;

- Товариство також незаконно використовує ТМ «Трускавецька» у мережі Інтернет на сайті https://www.olx.ua, де розміщене оголошення про продаж води вказаної марки;

- позначення «Трускавецька класична» є схожим із добре відомою торговельною маркою «Трускавецька» і використане відповідачем стосовно товарів, для яких така торговельна марка стала добре відомою; внаслідок такого використання позначення «Трускавецька класична» можна сплутати з добре відомою торговельною маркою «Трускавецька»; домінуючим елементом використаного позначення «Трускавецька класична» є словесний елемент «Трускавецька», який повністю відтворює торговельну марку «Трускавецька», яка є добре відомою стосовно позивачів; дозволу на використання торговельної марки «Трускавецька» Підприємство та Фірма не надавали Товариству.

2. Стислий виклад заперечень відповідача

Товариство 18.04.2023 подало суду відзив на позов, в якому заперечує проти задоволення позову з огляду на те, що:

- відповідач здійснює видобуток та розлив питної води «Трускавецька класична» в асортименті на підставі низки дозвільних документів, в тому числі патенту на промисловий зразок від 25.12.2009 №19834 «Етикетка для питної води», ліцензійний договір від 01.12.2011 №19834/1 на використання патенту від 25.12.2009 №19834;

- позначення «вода питна оброблена» - це назва технічних умов ТУ У 15.9.- 16304966-253:2007 «Вода питна оброблена», згідно з якими здійснюється виробництво продукції;

- назва «Трускавецька» є загальновживаним позначенням, що використовується для певних товарів, а саме для мінеральних та питних вод, що передбачає унеможливлення його монополізації для застосування щодо товарів конкретного виробника або конкретного виду товару; відповідач посилається на визначення географічного зазначення та назви місця походження товару відповідно до Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»;

- позначення «Трускавецька класична» за патентом України №33839 на промисловий зразок не є таким, що його можна сплутати з торгівельними марками за свідоцтвами України №34366 та №34367, не містить вказівок на будь-якого певного виробника, та не містить інформацію, що здатна в процесі використання ввести в оману споживача щодо особи виробника;

- Товариство виявило порушення щодо походження мінеральної води виробництва «Аква-Еко», а саме відмінності у хімічному складі води, що порушує пункт 1.2.11 ДСТУ 878-93 та вказівку на етикетці на походження води, серед інших з Мражницького родовища, що не належить до Трускавецького родовища мінеральних вод і курорту м. Трускавець.

3. Стислий виклад відповіді позивачів та відзив

05.05.2023 Підприємство та Фірма подали суду відповідь на відзив, в якій заперечило проти доводів відзиву, оскільки:

- позивачі надали належні, достатні та вірогідні докази на підтвердження факторів набуття торговельною маркою «Трускавецька» доброї відомості щодо Підприємства та Фірма станом на 01.01.2008;

- відповідач не має прав інтелектуальної власності на позначення «Трускавецька класична» та порушує права на добре відому торговельну марку позивачів «Трускавецька»;

- позначення «Трускавецька» має розрізняльну здатність та набуло особливо стійкої асоціації з особами позивачів внаслідок активного використання;

- Товариство не має права на використання географічного зазначення «Трускавецька»;

- Підприємство та Фірма виготовляють мінеральну воду торговельної марки «Трускавецька» з дотриманням всіх вимог чинного законодавства України, не створюючи ризику ведення в оману.

Разом з тим, позивачі у відповіді на відзив просили суд поновити строк на подання відповіді на позов.

Суд поновив позивачу пропущений процесуальний строк та долучає відповідь на відзив до матеріалів справи.

4. Процесуальні дії у справі

Ухвалою господарського суду міста Києва від 22.03.2023 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 24.04.2023.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 11.04.2023 підготовче засідання відкладено на 15.05.2023.

09.05.2023 відповідач подав суду заперечення, в яких фактично виклав доводи відзиву на позов та, зокрема, зазначив, що позначення «Трускавецька класична» за патентом України №19834 на промисловий зразок не є таким, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар, або надає послуги, оскільки воно прямо та опосередковано пов`язано з місцем видобутку та виробництва води, що відповідає нормі Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»; наведене викладене і у висновку експерта від 02.05.2023 №001-ТТМ/23.

Позивачі 15.05.203 подали суду пояснення щодо заперечень відповідача, в яких фактично виклали доводи позову та, зокрема, зазначили, що: висновки експерта від 02.05.2023 №001-ТТМ/23 в частині дослідження описовості позначення «Трускавецька» містять внутрішні змістовні суперечності, а також спростовуються іншими доказами у справі, а тому вказаний висновок є неналежним та недостовірним засобом доказування; відповідач не спростував жодного доказу позивачів та жоден з доводів Товариства не стосується предмету позову.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 15.05.2023 підготовче засідання відкладено на 12.06.2023.

18.05.2023 відповідач подав суду клопотання про долучення доказів до матеріалів справи.

Товариство 12.06.2023 подало суду заяву про застосування строків позовної давності та письмові пояснення щодо пояснень позивачів від 15.05.2023, в яких фактично виклало доводи відзиву на позов та заперечень на відповідь на відзив.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 12.06.2023 підготовче засідання відкладено на 10.07.2023.

26.06.2023 позивачі подали суду пояснення щодо обставин справи, в яких зазначили, що: відповідач в котре посилається на обставини, які не входять до предмету доказування; висновок експерта від 02.05.2023 №001-ТТМ/23 за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності є неналежним доказом, оскільки стосується обставин, які не є предметом судового розгляду у даній справі.

Позивачі 26.06.2023 подали суду заперечення проти заяви відповідача про застосування позовної давності, в яких зазначили, що: позовна давність для звернення із вимогами про припинення порушення прав на добре відому торговельну марку не сплив, оскільки права на неї не можуть виникнути до моменту задоволення судом відповідної вимоги позивачів; при триваючому порушенні позовна давність може бути обчислена від будь-якого зафіксованого позивачем епізоду порушення; застосувавши такий підхід до зафіксованого позивачами порушення, загальна позовна давність не спливла навіть для найранішого зафіксованого епізоду введення в обіг питної води «Трускавецька класична» - 26.11.2021; виключний перелік підстав закриття провадження передбачений частиною першою статті 231 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), і не включає сплив позовної давності, така вимога суперечить частині четвертій статті 267 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) «сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 10.07.2023 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 07.08.2023.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 07.08.2023 відкладено розгляд справи по суті на 18.09.2023.

У судовому засіданні 18.09.2023 оголошено перерву до 28.09.2023.

Представник відповідача у судове засідання 28.09.2023 не з`явився, проте 28.09.2023 подав суду клопотання про відкладення судового засідання з огляду на неможливість бути присутнім у даному судовому засіданні у зв`язку з сімейними обставинами (хвора дружина, дитина віком 3 роки потребує догляду), внаслідок чого адвокат вийшов у вимушену відпустку.

Представник позивачів заперечили проти задоволення клопотання відповідача та відкладення судового засідання.

Частиною третьою статті 56 ГПК України передбачено, що юридична особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника.

Тобто позивач не був позбавлений можливості забезпечити участь іншого представника чи директора Товариства у судовому засіданні 28.09.2023 у разі неможливості адвоката позивача взяти участь у даному судовому засіданні.

Поряд з цим, участь представників у судовому засіданні не була визнана судом обов`язковою.

Також слід зазначити, що представник відповідача жодного разу не з`явився на засідання безпосередньо до приміщення суду, а брав участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції з використанням сервісу «Система захищеного відеоконференцзв`язку з судом».

Відтак, судом було належним чином забезпечено відповідачу право участь у судових засіданнях; крім того, представником відповідача не було подано суду доказів на підтвердження хвороби його дружини.

З огляду на зазначене суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання відповідача.

Представники позивачів у судовому засіданні 28.09.2023 оголосили вступне слово та підтримали позовні вимоги у повному обсязі.

Суд, заслухавши вступне слово представників позивачів, з`ясувавши обставини, на які посилаються сторони, дослідив в порядку статей 209 і 210 ГПК України докази у справі.

Після закінчення з`ясування обставин справи та перевірки їх доказами суд перейшов до судових дебатів.

Представники позивачів виступили з промовами (заключним словом), в яких посилалися на обставини і докази, досліджені у судовому засіданні.

У судовому засіданні 28.09.2023 було оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до статті 233 ГПК України.

Судом згідно з вимогами статей 222 і 223 ГПК України здійснювалося повне фіксування судового засідання технічними засобами та секретарем судового засідання велися протоколи судових засідань, які долучені до матеріалів справи.

ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДОМ

Позивачі (щонайменше з 1997 року) виробляють мінеральні води, марковані ТМ «Трускавецька».

З 1997 року Підприємство і Фірма сумісно володіють правами на торговельну марку «» за свідоцтвом України №8872.

Позивачі спільно використовують ТМ «Трускавецька». Підприємство і Фірма разом з іншими підприємствами, задіяними у виробництві мінеральних вод, входять в так звану Трускавецьку групу компаній (до якої, окрім позивачів, входять товариство з обмеженою відповідальністю «Акваріус» (ідентифікаційний код 23891361) та приватна торгово-виробнича фірма «Анна-Г» (ідентифікаційний код 19141173), а до 2015 року входило також товариство з обмеженою відповідальністю «САБА», яке 18.12.2015 приєднане до Підприємства, при цьому, останнє є його правонаступником.

Підприємство розпочало свою роботу у 1996 році. Юридичну особу зареєстровано виконавчим комітетом Трускавецької міської ради 27.09.1996. Зразок першої етикетки мінеральної води, маркованої ТМ «Трускавецька» Підприємства 1997 року надано у додатку №3 до позовної заяви.

З того часу Підприємство безперервно випускає продукцію, марковану ТМ «Трускавецька».

Позивачами подано суду докази участі у численних виставках, зокрема, експозиції Львівської області «Україна. Десять років незалежності ювілейна виставка» за 2001 рік; публікації у різних ЗМІ відомостей про підприємство, наприклад, у газеті «Франкова криниця» від 16.06.2001 №№20-21 (859-860), витяг у додатку №5 до позовної заяви); газеті «Суспільство» від 18.06.2004 №108 (432), витяг у додатку №6 до позовної заяви):

З появою підробок Підприємство боролося, у тому числі шляхом інформування населення про те, як відрізнити оригінальну продукцію від підробок. Зокрема, у період з 2000 по 2004 роки такими відмінностями були:

- на етикетці води «Трускавецька» зображено споруду Едварда - одного з найперших трускавецьких бюветів;

- напис «Трускавецька» на етикетці зроблено червоним кольором;

- на кришці 1,5-літрової ПЕТФ-пляшки є тиснення «Аква-Еко»;

- дату виготовлення зазначено на паску;

- червоно-білий логотип «Аква-Еко» на всіх етикетках (приклади етикеток - у додатках до довідки від 21.01.2022 №26).

Підприємство є власником серії чинних ТМ «Трускавецька» за чинними свідоцтвами України на торговельні марки, що зареєстровані, у тому числі, для товарів 32 класу МКТП, а саме:

- «» за свідоцтвом України №8872 (у співвласності з Фірмою); дата реєстрації - 31.10.1997;

- «» за свідоцтвом України №34367; дата реєстрації - 15.08.2003;

- «» за свідоцтвом України №34366; дата реєстрації - 15.08.2003;

- «» за свідоцтвом України №56547; дата реєстрації - 15.12.2005;

- «» за свідоцтвом України №59642; дата реєстрації - 15.03.2006;

- «» за свідоцтвом України №56503; дата реєстрації - 15.12.2005.

Домінуючим елементом вказаних торговельних марок, що виконані різними шрифтами у поєднанні з різними елементами, є словесний елемент «Трускавецька».

Відповідно до розпорядження Виконавчого комітету Трускавецької міської ради народних депутатів Львівської області від 17.02.1997 №68-р акціонерне товариство закритого типу «Нафтуся» реорганізоване шляхом злиття із закритим акціонерним товариством «Фірма «Т.С.Б.», останнє стало правонаступником акціонерного товариства закритого типу «Нафтуся».

Після реорганізації заводу «Нафтуся» в ЗАТ «Фірма «Т.С.Б.» у 1996-1997 роках останнє зареєструвало ТМ «Трускавецька», власником свідоцтв на яку наразі є Фірма, утворена внаслідок реорганізації ЗАТ «Фірма Т.С.Б.» у 2011 році.

Згідно з пунктом 1.2 статуту Фірми від 2011 року остання є правонаступником ЗАТ «Фірма «Т.С.Б.», що було створене шляхом злиття акціонерного товариства закритого типу «Нафтуся» у ЗАТ «Фірма «Т.С.Б.» та зареєстроване виконавчим комітетом Трускавецької міської ради народних депутатів Львівської області від 17.02.1997 №68-р.

Вказане також підтверджується довідкою Фірми від 09.03.2023 №75, відповідно до якої «...у 1997р. Трускавецький завод мінеральних вод «Нафтуся» реорганізовано в ЗАТ «Фірму Т.С.Б.», а в 2011 р. в ТзОВ «Фірма Т.С.Б.», яка є правонаступником заводу».

Мінеральна вода, маркована ТМ «Трускавецька», із зазначенням виробника Фірми (у відповідній організаційно-правовій формі) випускається щонайменше з 1997 року. Етикетка відповідного періоду наведена у додатку №18 до позовної заяви.

Для запобігання підробкам Фірма виготовляла свою форму пляшки із зазначенням на ній логотипу та назви води (фонтан та «Трускавецька»), які зареєстровані як торговельні марки «» за свідоцтвом України №16055 та «» за свідоцтвом України №8872.

Фірма є власником серії ТМ «Трускавецька» за чинними свідоцтвами України на торговельні марки, що зареєстровані, у тому числі, для товарів 32 класу МКТП, зокрема:

- «» за свідоцтвом України №8872 (у співвласності з Підприємством); дата реєстрації - 31.10.1997;

- «» за свідоцтвом України №23291; дата реєстрації - 15.03.2002;

- «» за свідоцтвом України №23354; дата реєстрації - 15.03.2002.

Домінуючим елементом цих торговельних марок, що виконані різними шрифтами у поєднанні з різними елементами, є словесний елемент «Трускавецька».

Так, аналогічно з Підприємством Фірма впродовж тривалого часу безперервно виготовляє продукцію під ТМ «Трускавецька».

Вперше позначення «Трускавецька» зареєстроване ЗАТ «Фірма Т.С.Б.» для товарів 32 класу МКТП в Україні 31.10.1997, що підтверджується свідоцтвом України №8872 на торговельну марку «», отриманим за заявкою від 06.08.1996 №96081887.

27.11.1998 ЗАТ «Фірма Т.С.Б.» і Підприємством укладено договір щодо уступки прав на знак для товарів і послуг «» за свідоцтвом України №8872.

Уклавши вказаний договір, Підприємство і Фірма досягли згоди стосовно умов спільного володіння, користування та розпорядження торговельною маркою «» за свідоцтвом України №8872.

Обсяг реалізації води, маркованої ТМ «Трускавецька» та виготовленої Підприємством і Фірмою у 2002 - 2007 роках склав 137 433 783 пляшок, що підтверджується довідками від 09.03.2023 №72 щодо обсягів продажу Фірми та від 21.01.2022 №25 стосовно обсягів продажу Підприємства (у кількісному вираженні) води, маркованої позначенням «Трускавецька» в асортименті за період з 2002 року по 2007 рік та додатків до них.

Позивачі належно виконують обов`язок щодо підтримання чинності свідоцтва України №8872, що підтверджується випискою з Державного реєстру на знаки для товарів і послуг від 10.06.2016, відповідно до якої строк дії свідоцтва було продовжений до 06.08.2026.

Отже, Підприємство і Фірма є власниками серій ТМ «Трускавецька», які виконані різними шрифтами, різними кольорами та у поєднанні з різними елементами. При цьому, впізнаваним елементом усіх торговельних марок є словесний елемент «Трускавецька».

Для підтвердження відомості ТМ «Трускавецька» проведено соціологічне опитування «Сприйняття споживачами торговельної марки «Трускавецька» товариством з обмеженою відповідальністю «Дослідницька група «Інститут маркетингу та консалтингу».

Відповідно до звіту від 10.01.2022 про соціологічне опитування респонденти, яким була пред`явлена картка зі словесним позначенням «Трускавецька», виконаним стандартними шрифтом та кольором дійшли таких висновків:

- 88% респондентів (середніх споживачів) знають ТМ «Трускавецька»;

- 74,3% респондентів (середніх споживачів) асоціюють ТМ «Трускавецька» з Підприємством і Фірмою;

- 71,2% респондентів (середніх споживачів) дізналися про ТМ «Трускавецька» до 01.01.2008, при цьому 40,3% загальної вибірки - з 01.01.2002;

- 52,2% респондентів дізнались про існування ТМ «Трускавецька» внаслідок особистого споглядання позначення на товарі.

Відповідач здійснює видобуток та розлив питної води «Трускавецька класична» в асортименті на підставі патенту України №19834 на промисловий зразок «Етикетка для питної води» («» [варіант 1.1]; «» [варіант 2.1]).

Власником патенту України №19834 на промисловий зразок є ОСОБА_2, а Товариство використовує його на підставі ліцензійного договору від 01.12.2011 №19834/1.

Разом з тим, 26.11.2021 позивачі виявили напій, маркований позначенням «Трускавецька класична», на етикетці якого зазначено «Вода питна оброблена «Трускавецька класична» сильногазована у торговельній роздрібній мережі «ВЕЛМАРТ». Відповідно до інформації, вказаної на етикетці, виробником напою є Товариство.

На підтвердження зазначеного у додатку №27 до позовної заяви надано фотозображення пляшки води питної обробленої «Трускавецька класична» Товариства 1,5 л сильногазована ТУ У 15.9-16304966-253:2007, придбаної у магазині «Велмарт» за адресою: пл. Перемоги, буд. 3, м. Київ (товариство з обмеженою відповідальністю «Фудком»), фіскальний чек від 26.11.2021 №36.

11.08.2022 представник позивачів придбав воду питну оброблену «Трускавецька класична» Товариства 1,5 л негазована у магазині «Велмарт» за адресою: пл. Перемоги, буд. 3, м. Київ (товариство з обмеженою відповідальністю «Фудком»). При цьому, споживачам одночасно були запропоновані і мінеральна вода «Трускавецька», виготовлена Підприємством, і товар виробництва Товариства, що підтверджується фіскальним чеком від 11.08.2022 №125. Фотозображення придбаного товару виробництва Товариства наведені у додатку №30 до позовної заяви.

28.02.2023 представник позивачів придбав мінеральну воду «Трускавецька класична» Товариства 1,5 л сильно газована, «Трускавецька класична» Товариства 1,5 л слабо газована та «Трускавецька класична» Товариства 1,5 л негазована у магазині «Ромашка» за адресою: вул. Шевченка, буд. 13, м. Дрогобич, ФОП Муль Р.М., що підтверджується фіскальним чеком від 28.02.2023 №3000773790. Фотозображення придбаного товару виробництва Товариства надані у додатку №32 до позовної заяви.

Відповідач також незаконно використовує ТМ «Трускавецька» у мережі Інтернет на сайті https://www.olx.ua., де розміщене оголошення про продаж води вказаної марки.

Дозволу на використання ТМ «Трускавецька» позивачі відповідачу не надавали.

ДЖЕРЕЛА ПРАВА Й АКТИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. ПОЗИЦІЯ СУДУ

Частинами першою і другою статті 494 ЦК України передбачено, що набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом.

Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (далі - Закон) обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Згідно зі статтею 25 Закону охорона прав на добре відому торговельну марку здійснюється згідно із статтею 6 bis Паризької конвенції та цим Законом на підставі визнання торговельної марки добре відомою Апеляційною палатою або судом. Торговельна марка може бути визнана добре відомою незалежно від реєстрації її в Україні.

При визначенні того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть розглядатися, зокрема, такі фактори, якщо вони є доречними:

ступінь відомості чи визнання торговельної марки у відповідному секторі суспільства;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого використання торговельної марки;

тривалість, обсяг та географічний район будь-якого просування торговельної марки, включаючи рекламування чи оприлюднення та представлення на ярмарках чи виставках товарів та/або послуг, щодо яких торговельна марка застосовується;

тривалість та географічний район будь-яких реєстрацій та/або заявок на реєстрацію торговельної марки за умови, що торговельна марка використовується чи є визнаною;

свідчення успішного відстоювання прав на торговельну марку, зокрема територія, на якій торговельну марку визнано добре відомою компетентними органами;

цінність, що асоціюється з торговельною маркою.

Порядок визнання Апеляційною палатою торговельної марки добре відомою в Україні встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності. За подання заяви про визнання торговельної марки добре відомою сплачується збір.

Рішення Апеляційної палати щодо визнання торговельної марки добре відомою в Україні може бути оскаржено у судовому порядку.

У разі визнання торговельної марки добре відомою в судовому порядку особа, торговельна марка якої визнана добре відомою, інформує НОІВ про таке рішення.

Відомості про добре відомі торговельні марки, визнані такими Апеляційною палатою або судом, вносяться НОІВ до переліку добре відомих в Україні торговельних марок та публікуються в Бюлетені. Перелік добре відомих в Україні торговельних марок має інформаційний характер, є загальнодоступним і оприлюднюється на офіційному веб-сайті НОІВ.

У пункті 3.5 постанови пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 №5 «Про деякі питання практики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов`язаних із захистом права інтелектуальної власності» (далі - Постанова №5) зазначено, що у частині другій статті 25 Закону визначено перелік факторів, що можуть розглядатись як доречні для визначення торговельної марки добре відомою в Україні. З`ясування деяких з перелічених факторів щодо конкретної торговельної марки потребує спеціальних знань, а отже, господарські суди у справах про визнання торговельної марки добре відомою мають залежно від змісту наведених факторів призначати судову експертизу або витребувати необхідні відомості від сторін чи інших учасників судового процесу.

Оскільки, позивачами подано достатню кількість доказів на підтвердження доброї відомості торговельної марки та з`ясування факторів, визначених статтею 25 Закону, не потребує спеціальних знань, то суд дійшов висновку про відсутність необхідності у призначенні судової експертизи з метою з`ясування судовим експертом питання про добру відомість ТМ «Трускавецька» Підприємства і Фірми.

Крім того, для з`ясування правових питань і дослідження доказів судом не потрібні спеціальні знання.

Пунктами 2 - 9 глави 1 розділу IV Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 №433 (далі - Регламент), передбачено, що під час визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, розглядаються фактори, якщо вони є доречними, визначені пунктом 2 статті 25 Закону.

Наявність доречних факторів повинна підтверджуватися відомостями, що містяться у відповідних документах, у яких представлені фактичні дані, які підтверджують добру відомість торговельної марки стосовно товарів і/або послуг, щодо яких вона використовується, на вказану в заяві дату.

Використання або будь-яке просування торговельної марки може підтверджуватися, зокрема, відомостями про:

види маркування товарів і/або застосування торговельної марки при наданні послуг;

експонування товарів на виставках, ярмарках, зокрема міжнародних і/або національних. При цьому можуть надаватися відомості про кількість відвідувачів виставки, ярмарки, площі виставочних павільйонів тощо;

використання торговельної марки в рекламі;

комерційне використання торговельної марки в мережі Інтернет;

заходи щодо просування торговельної марки.

Інтенсивність використання торговельної марки на території України може підтверджуватися відомостями про:

обсяг реалізації товарів і/або послуг, щодо яких застосовується торговельна марка;

перелік областей України із зазначенням населених пунктів, у яких здійснювалася реалізація таких товарів і/або послуг;

середню кількість споживачів товарів і/або послуг на дату, вказану в заяві;

коло споживачів та їх специфіку залежно від характеру товарів і/або послуг;

положення виробника на ринку у відповідному секторі економіки;

обсяги експорту (імпорту) товарів, щодо яких застосовується торговельна марка;

цінність (вартість) торговельної марки згідно з даними річних фінансових звітів (при цьому методика оцінки торговельної марки визначається її власником).

Тривалість використання торговельної марки може підтверджуватися відомостями про дату початку використання торговельної марки та про безперервність її використання.

Рекламування торговельної марки може підтверджуватися відомостями про:

способи рекламування маркованих товарів і/або послуг у різних засобах інформації, включаючи Інтернет;

кількість споживачів такої реклами;

витрати на рекламування, зокрема фінансові документи (звіти) щодо витрат на рекламу.

Відомість торговельної марки в певному колі споживачів може підтверджуватися результатами опитування з питання доброї відомості торговельної марки в Україні, проведеного дослідницькою організацією, яка спеціалізується в галузі проведення соціологічних або маркетингових досліджень.

Опитуванням повинно бути охоплено принаймні шість населених пунктів різних географічних регіонів України з кількістю населення не менше ніж 500 тис. осіб.

Кількість опитуваних повинна відповідати цілям об`єктивності опитування, у зв`язку з чим їх максимальна кількість не обмежується, а мінімальна повинна бути не менше ніж 500 опитуваних у будь-яких двох населених пунктах і не менше ніж 125 - у кожному іншому населеному пункті.

Опитування стосовно доброї відомості торговельної марки повинно бути репрезентативним для населення всієї України та проводитися з урахуванням цільової аудиторії.

Опитування стосовно доброї відомості торговельної марки, призначеної для продукції виробничо-технічного призначення, повинно проводитися серед фахівців, які є споживачами продукції даного виду і належать до виробничих, торгових та інших ділових кіл.

Опитування стосовно доброї відомості торговельної марки, призначеної для товарів народного споживання, повинно проводитися серед так званих середніх споживачів за ознаками віку, статі, освіти, соціального та матеріального стану, а також серед фахівців відповідних галузей промисловості, торгівлі.

Результати опитування певного кола респондентів - споживачів і фахівців мають дати відповіді на такі принаймні питання:

чи відома їм торговельна марка;

для яких товарів і/або послуг застосовується торговельна марка;

яка саме особа, на їх думку, є власником торговельної марки або виробником товарів, маркованих торговельною маркою, і/або надавачем послуг, для яких торговельна марка застосовується;

з якого часу їм відома торговельна марка;

що для них є джерелом інформації про торговельну марку.

Для визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть також розглядатися:

відомості про кількість реєстрацій та строки їх дії, якщо торговельну марку зареєстровано в інших країнах;

відомості про рішення щодо визнання торговельної марки добре відомою в інших країнах, прийняті компетентними органами цих країн;

відомості про факт використання торговельної марки в інших державах, зокрема в тих, що мають давні економічні і торговельні зв`язки з Україною.

Для визначення того, чи є торговельна марка добре відомою в Україні, можуть також розглядатися інші відомості, які, на думку її власника, свідчать про добру відомість його торговельної марки в Україні стосовно товарів і/або послуг, що ним виробляються і/або надаються.

Подані Підприємством і Фірмою документи як докази доброї відомості торговельної марки «Трускавецька» є належними та такими, що підтверджують фактичні дані у розумінні пунктів 2 - 9 глави 1 розділу IV Регламенту та статті 25 Закону.

Відповідно до частини першої статті 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Згідно з пунктами 1 - 3 статті 5 Закону правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам законів України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» та на яку не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається.

Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Пунктом 5 статті 16 Закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою;

позначення, схоже із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання ці позначення можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до пункту першого статті 20 Закону будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

ВИСНОВКИ

Так, заперечуючи проти задоволення позовних вимог, Товариство зазначає таке:

- відповідач здійснює видобуток та розлив питної води «Трускавецька класична» в асортименті на підставі низки дозвільних документів, в тому числі патенту №19834 на промисловий зразок «Етикетка для питної води», на підставі ліцензійного договору на використання патенту №19834 від 01.12.2011 №19834/1 від 01.12.2011;

- позначення «вода питна оброблена» - це назва технічних умов ТУ У 15.9.- 16304966-253:2007 «Вода питна оброблена», згідно з якими здійснюється виробництво продукції;

- назва «Трускавецька» є загальновживаним позначенням, що використовується для певних товарів, а саме для мінеральних та питних вод, що передбачає унеможливлення його монополізації для застосування щодо товарів конкретного виробника або конкретного виду товару; при цьому, Товариство посилається на визначення географічного зазначення та назви місця походження товару відповідно до Закону України «Про правову охорону географічних зазначень»;

- позначення «Трускавецька класична» за патентом України №33839 на промисловий зразок не є таким, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України №34366 та №34367, не містить вказівок на будь-якого певного виробника, та не містить інформацію, що здатна в процесі використання ввести в оману споживача щодо особи виробника;

- відповідач виявив порушення щодо походження мінеральної води виробництва «Аква-Еко», а саме відмінності у хімічному складі води, що порушує пункт 1.2.11 ДСТУ 878-93 та вказівку на етикетці на походження води, серед інших з Мражницького родовища, що не належить до Трускавецького родовища мінеральних вод і курорту м. Трускавець.

Позивачам належить серія торговельних марок за свідоцтвами України №8872, №34367, №34366, №56547, №59642, №56503, №23291, №23354, домінуючим та впізнаваним елементом яких є словесний елемент «Трускавецька», всі подані та зареєстровані до заявленої дати 01.01.2008.

Звітом від 10.01.2022 про соціологічне опитування підтверджено, що 88% респондентів (середніх споживачів) знають ТМ «Трускавецька», при цьому 74,3% респондентів (середніх споживачів) асоціюють ТМ «Трускавецька» з Підприємством і Фірмою, що є свідченням тривалого активного використання ТМ «Трускавецька» саме позивачами.

Вказаний звіт поряд із публікаціями в засобах масової інформації та відзнаками підтверджують високий ступінь відомості та визнання ТМ «Трускавецька» в Україні у відповідному секторі суспільства станом на 01.01.2008.

Обсяг реалізації води, маркованої ТМ «Трускавецька» та виготовленої Підприємством і Фірмою у 2002 - 2007 роках склав 137 433 783 пляшок, що підтверджується довідками від 09.03.2023 №72 щодо обсягів продажу Фірми та від 21.01.2022 №25 стосовно обсягів продажу Підприємства (у кількісному вираженні) води, маркованої позначенням «Трускавецька» в асортименті за період з 2002 року по 2007 рік та додатків до них.

Товариство у відзиві посилається на низку дозвільних документів, які, за його словами, є підставою для видобутку та розливу питної води «Трускавецька класична», серед яких вказані Технічні умови, дозвільні документи на користування надрами, сертифікат системи управління безпечністю харчових продуктів тощо.

При тому, що відповідач може мати право на видобуток та розлив питної води, як вказано у відзиві, жоден з перелічених Товариством документів не є правовою підставою маркування товару (питної води) позначенням «Трускавецька класична», оскільки жоден документ не підтверджує прав інтелектуальної власності на таке позначення.

Відповідач здійснює нанесення на етикетку товару - води питної обробленої схожого до ступеню сплутування із ТМ «Трускавецька» Підприємства і Фірми, продажу товару з нанесеним на його етикетку вказаного позначення, а також шляхом застосування при пропонуванні для продажу, у рекламі та мережі Інтернет.

Таке використання Товариством позначення, схожого до ступеню сплутування із ТМ «Трускавецька», може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари.

Відповідач стверджує, що здійснює видобуток та розлив питної води «Трускавецька класична» в асортименті на підставі патенту України №19834 на промисловий зразок «Етикетка для питної води» («» [варіант 1.1]; «» [варіант 2.1]).

З додатків до відзиву встановлено, що власником патенту України №19834 на промисловий зразок є ОСОБА_2, а Товариство використовує його на підставі ліцензійного договору від 01.12.2011 №19834/1.

Водночас слід зазначити, що твердження відповідача про те, що вказаним патентом підтверджується його право маркування продукції найменуванням «Трускавецька класична» з метою її ідентифікації, є хибним.

Обсяг правової охорони промислового зразка визначається зображенням виробу, який підлягає охороні, але не враховує семантичного змісту нанесених на виріб написів, та тим більше, не дає підстав для маркування товару, а саме води питної, яку виготовляє Товариство, написом, нанесеним на зображенні етикетки, яка охороняється патентом України №19834.

Тобто відповідач не має прав на використання позначення «Трускавецька класична» для маркування води питної.

Водночас, Товариство також посилається на інший патент України №33839 на промисловий зразок , стосовно якого відповідач доходить висновку про те, що він не є таким, що його можна сплутати з торговельними марками за свідоцтвами України №34366 та №34367.

Разом з тим, власниками патенту України №33839 на промисловий зразок «Етикетка для води питної «Хіт Продукт»

(«» [варіант 1.1];

«» [варіант 2.1];

«» [варіант 3.1]), є товариство з обмеженою відповідальністю «Альвар», товариство з обмеженою відповідальністю «Фудком» і акціонерне товариство «Рітейл Груп».

Товариство не надало доказів наявності у нього прав на використання зазначеного промислового зразка (дозволу власників патенту чи договору про передачу прав на патент відповідачу).

Окрім того, при наявності у Товариства прав на використання вказаного промислового зразка, право у відповідача на маркування води питної найменуванням «Трускавецька класична» не виникає.

Товариством подано суду висновок експертного дослідження у сфері інтелектуальної власності від 21.02.2011 №06/11, складений Науково-дослідним центром судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. На вирішення експертизи були поставлені такі питання:

« 1. Чи можна вважати торгівельну марку «Трускавецкая классическая - Трускавецька класична» за свідоцтвом України № 43579 такою, що її можна спутати з торгівельними марками за свідоцтвами України № 34366 та № 34367?

2. Чи можна вважати торгівельну марку «Трускавецкая классическая - Трускавецька класична» за свідоцтвом України № 43579 такою, що може ввести в оману щодо особи, яка виробляє товар?».

Суд не бере вказаний висновок до уваги, оскільки:

- рішенням Солом`янського районного суду міста Києва від 12.11.2010 у справі №2-228/10 за позовом Підприємства до Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, ОСОБА_1 , третя особа Товариство про визнання свідоцтва недійсним, залишеним в силі ухвалою Судової палати у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 22.06.2011, позов задоволено повністю; визнано свідоцтво України №43579 на торговельну марку «Трускавецкая классическая - Трускавецька класична» недійсним повністю; зобов`язано Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України внести відомості до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг стосовно визнання недійсним свідоцтва України №43579 та здійснити відповідну публікацію в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- висновок не підписаний експертом «Н.М. Ковальова», жодна сторінка не містить відбитком печатки експертної установи, тобто не дотримано вимог пункту 4.15 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5.

Також відповідачем подано суду висновок експерта за результатами проведення комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 02.05.2023 №001-ТТМ/23, складений судовим експертом Ткачук Тетяною Миколаївною. На вирішення експертизи були поставлені такі питання:

« 1. Чи є позначення «Трускавецька», що входить до складу торговельної марки за свідоцтвом України № 8872, та яка визнається добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води», таким, що є описовим при використанні щодо зазначених товарів 32 або у зв`язку з ними, зокрема, вказує на географічне походження, місце виготовлення товарів?

2. Чи є позначення «Трускавецька класична», застосоване на етикетках товару вода питна оброблена виробництва ТзОВ «Водолій С.П.», схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Трускавецька» за свідоцтвом України № 8872, та яка визнається добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води»?».

За результатами проведення експертизи експерт Ткачук Т.М. дійшла таких висновків:

« 1. Позначення «Трускавець», що входить до складу торговельної марки за свідоцтвом України № 8872, та яка визнається добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води», є описом при використанні щодо зазначених товарів 32 або у зв`язку з ними, зокрема, вказує на географічне походження, місце виготовлення товарів.

2. Позначення «Трускавецька класична», застосоване на етикетках товару вода питна оброблена виробництва ТзОВ «Водолій С.П.», не є схожим настільки, що його можна сплутати з торговельною маркою «Трускавецька» за свідоцтвом України № 8872, та яка визнається добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води».».

Так, об`єктами дослідження стали торговельна марка за свідоцтвом України №8872 і позначення «Трускавецька класична», яке використовується Товариством на етикетках товару вода питна оброблена виробництва відповідача.

Проте предметом даного спору є визнання добре відомою торговельної марки - словесного позначення «Трускавецька» без посилання на конкретне свідоцтво України.

Крім того, з візуального огляду етикеток, які використовуються позивачами, і які використовуються Товариством, чітко видно схожість і словесних назв води, і зображень, тобто позначення, які використовуються відповідачем, є схожими з ТМ «Трускавецька» Підприємства і Фірми настільки, що їх можна сплутати.

Товариство вважає, що само по собі позначення «Трускавецька» має на сьогодні слабку розрізняльну здатність, оскільки не дозволяє виконати цьому позначенню основну дистинктивну функцію, тобто виділити товари одного виробника від товарів іншого виробника згідно зі статтею 1 Закону та статті 492 ЦК України.

Наведене твердження є необґрунтованим припущенням та спростовується поданими позивачами доказами, зокрема, висновком експерта за результатами проведення експертизи об`єктів інтелектуальної власності від 11.02.2022 №03-01/2022, підготовленим експертом Андрєєвою А.В.

Експерт Андрєєва А.В., аналізуючи питання наявності розрізняльної здатності у позначення «Трускавецька» станом на 01.01.2008 дійшла висновків, що словесне позначення «Трускавецька»:

- є створеним позначенням і не є описовим, не вказує ні на склад товарів «води (напої); мінеральні води (напої); столові води; газовані води», ані на призначення товарів; очевидним є те, що назва мінеральної води «Трускавецька» є утвореною від географічного міста, поруч з яким розташовані свердловини, за допомогою суфікса -к- та закінчення -а; позначення не містить яку-небудь характеристику об`єкту, не вказує на властивості товарів (стор. 84 висновку експерта);

- не має відмінювання чи зміни числа, у переважних випадках з наданих матеріалів вживалось разом з «вода», «мінеральна вода», у деяких випадках - у лапках, отже позначення не вживалось у відмінках чи множині (стор. 86 висновку експерта);

- не є назвою виду чи роду товарів 32 класу МКТП, оскільки виконання позначення здійснюється за правилами зазначення назви напою, тобто по відношенню до мінеральної води, у деяких випадках із зазначенням об`єму одиниці 0,5 л, 1,5 л тощо (стор. 87 висновку експерта);

- не використовувалось як прикметник, що замінює назви товарів 32 класу МКТП (стор. 88 висновку експерта);

- не вживалось до дати 01.01.2008 як або замість опису товарів «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води» 32 класу МКТП в документах, офіційних виданнях, газетах тощо (стор. 89 висновку експерта);

- не вживалось як синонім самих товарів «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води» 32 класу МКТП (стор. 90 висновку експерта);

- не відноситься до позначень, які складаються лише з однієї літери, цифри, лінії, простої геометричної фігури, що не мають характерного графічного виконання (стор. 90 висновку експерта);

- не є реалістичним зображенням товарів чи тривимірним об`єктом, форма якого обумовлена виключно функціональним призначенням (стор. 90 висновку експерта);

- не відноситься до загальновживаних скорочень (стор. 90 висновку експерта).

У підсумку експерт дійшла висновку, що «словесне позначення «Трускавецька», яке виконане «стандартним шрифтом» так і в будь-якій з наведених графічних форм (відтворених в зареєстрованих торговельних марках або зображених на етикетках, які долучені до матеріалів справи та були надані для проведення експертизи), було придатним станом на 01.01.2008 для його сприйняття та однозначної ідентифікації на товарах 32 класу МКТП «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води» (стор. 104 висновку експерта). Відтак, позначення «Трускавецька» мало розрізняльну здатність станом на 01.01.2008 для перелічених товарів 32 класу МКТП.

Необґрунтоване припущення відповідача про нібито відсутність розрізняльної здатності позначення спростовується також належною позивачам спільно першою торговельною маркою серії за свідоцтвом України №8872, яка складається з єдиного словесного елемента «Трускавецька», правова охорона якій надана 06.08.1996 та яка наразі є чинною, не визнана недійсною.

З наведеного вбачається, що позначення «Трускавецька» володіє розрізняльною здатністю стосовно позивачів, якої воно вже набуло станом на 01.01.2008, що підтверджується наявними у справі доказами.

Відповідач з посиланням на Закон України «Про правову охорону географічних зазначень» послався також на те, що назва «Трускавецька» є загальновживаним позначенням, що використовується для певних товарів, а саме для мінеральних та питних вод. Існування загальновживаних позначень передбачає унеможливлення його монополізації для застосування щодо товарів конкретного виробника або конкретного виду товарів.

Вказаний висновок є необґрунтованими та спростовується, зокрема, нормами Закону України «Про правову охорону географічних зазначень».

Так, частиною першою статті 6 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» передбачено, що цим Законом правова охорона географічним зазначенням надається на підставі їх реєстрації у встановленому цим Законом порядку або відповідно до міжнародних договорів України.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» правова охорона надається географічному зазначенню, якщо заявлене найменування відповідає вимогам абзацу четвертого статті 1 цього Закону і на нього не поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової охорони.

Правова охорона надається географічному зазначенню як назві місця походження товару, якщо заявлене найменування відповідає вимогам абзацу десятого статті 1 цього Закону і на нього не поширюються встановлені цим Законом підстави для відмови в наданні правової охорони."

Згідно зі статтею 9 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» право на державну реєстрацію географічного зазначення має об`єднання осіб, які в зазначеному географічному місці виробляють товар та/або видобувають, та/або переробляють сировину для товару, особлива якість, репутація чи інші характеристики якого зумовлені цим географічним місцем.

При цьому об`єднання осіб означає будь-яку сукупність осіб незалежно від її організаційно-правової форми або складу.

Одна фізична або юридична особа має право на реєстрацію географічного зазначення у разі, якщо:

вона є єдиним виробником, який у цьому географічному місці виробляє товар та/або видобуває, та/або переробляє сировину для товару та бажає подати заявку на реєстрацію географічного зазначення;

географічна територія, на якій здійснюється виробництво (видобування) та/або переробка, та/або приготування товару, має характеристики, які істотно відрізняються від прилеглих територій, або характеристики товару відрізняються від товарів, вироблених на прилеглих територіях.

Частиною першою статті 14 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» передбачено, що на підставі рішення про реєстрацію географічного зазначення та за наявності документа про сплату державного мита за реєстрацію і сплати збору за публікацію про реєстрацію НО1В здійснює державну реєстрацію географічного зазначення, для чого вносить до Реєстру [Державного реєстру України географічних зазначень] відомості, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності.

Відповідно до частини п`ятої статті 14 Закону України «Про правову охорону географічних зазначень» будь-яка фізична чи юридична особа, яка відповідає умовам, передбаченим статтею 9 цього Закону, та бажає, щоб відомості про неї як особу, яка має право використовувати зареєстроване географічне зазначення та інші права, встановлені статтею 17 цього Закону, були додатково внесені до Реєстру, може подати до НОІВ відповідну заяву разом з документом спеціально уповноваженого органу, який підтверджує, що ця особа виробляє товар у географічному місці, зазначеному в Реєстрі, а характеристики товару відповідають специфікації товару або документу, передбаченому частиною шостою статті 10 цього Закону.

Отже, будь-яке географічне зазначення має бути зареєстроване належною особою, тобто внесене до Державного реєстру України географічних зазначень.

Згідно з Відомостями Державного реєстру України назв місць походження та географічних зазначень походження товарів і прав на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень походження товарів, розміщених на вебсайті ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій», яке виконує функції Національного органу інтелектуальної власності, «Трускавецька» є зареєстрованим кваліфікованим зазначенням походження товарів (назвою місця походження товару) за №11 від 11.05.2010 для мінеральної природної води.

За відомостями від 11.05.2010 №11/01 про реєстрацію права на використання зареєстрованих КЗПТ вказаного Реєстру, єдиною особою, якій надається право на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару «Трускавецька» є Підприємство.

Відтак, Товариство не має права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (географічного зазначення) «Трускавецька», а отже безпідставно посилається на Закон України «Про правову охорону географічних зазначень».

Відповідач стверджує, що Підприємство застосовує у своєму виробництві воду з різним хімічним складом, що відрізняється від вимог ДСТУ 878-93 «Води мінеральні питні. Технічні умови».

Як вбачається зі змісту відзиву, зразки мінеральної води «Трускавецька» виробництва Підприємства придбані 23.03.2023.

Водночас, до матеріалів справи долучені копії «Води мінеральні питні/фасовані» Технічні умови ДСТУ 878-93, Держстандарт України, Київ, Б3№ 5-96/91, 1994 р. зі змінами від 17.07.1996 №6, від 17.10.1996 №7, від 07.03.1997 №8, від 27.06.1997 №9, від 28.11.1997 №10, від 29.05.1998 №11, від 25.10.1998 №12, від 08.04.1999 №13, від 02.08.1999 №14, від 21.12.1999 №15, від 12.06.2000 №16, від 26.08.2000 №17, від 25.04.2001 №18, від 09.11.2001 №19, від 09.08.2002 №20, від 28.12.2002 №21, від 05.07.2003 №22, від 30.04.2004 №23 - всіма, які діяли до запитуваної дати набуття торговельною маркою доброї відомості (01.01.2008).

ДСТУ 878-93 є національним стандартом, використання якого регулюється Законом України «Про стандартизацію», яким визначено, що стандарт - це нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері; національний стандарт - це стандарт, прийнятий національним органом стандартизації та доступний для широкого кола користувачів.

Однак наведений Товариством хімічний склад згідно з ДСТУ 878-93 був чинним у 2004 році, зміни, внесені до акта впродовж тривалого часу відповідач не врахував.

Так, виробництво та якісні вимоги до мінеральної води «Трускавецька» наразі встановлені змінами від 07.03.2019 №33, якою визначений відповідний хімічний склад мінеральної води «Трускавецької».

Позивачі при виробництві мінеральної води дотримуються чинних вимог до якості води, встановлених ДСТУ 878-93. Інформація щодо мінералізації, відображена на етикетці води мінерально «Трускавецька» відповідає вимогам ДСТУ 878-93 в редакції змін від 07.03.2019 №33.

Також відповідач вказує на те, що Підприємство видобуває воду з різних свердловин, що відображено на маркуванні етикетки, в тому числі свердловин №42 ... та №42-К Мражницького родовища, що не належить до Трускавецького родовища мінеральних вод і курорту м. Трускавецьк, доказом чого є відомості з «Вікіпедії» щодо родовища.

Разом з тим, на етикетці зразка мінеральної води «Трускавецька» виробництва Підприємства, придбаної Товариством, вказано: «Мінеральна вода «Трускавецька» видобувається зі свердловин № 9810/28 (глиб. 70 м), № 011/46 (глиб. 55 м), № 0406/63 (глиб. 60 м), № 0112/50 (глиб. 40 м), № 9912/38 (глиб. 48 м), № 9807/25 (глиб. 50 м) Помірецького родовища та №42 (глиб. 31 м), № 42-К (глиб. 30 м) Мражницького родовища. Львівська область, м. Трускавець».

Видобуток води з обох цих джерел відбувається згідно з ДСТУ 878-93 в редакції змін від 07.03.2019 №33, який в таблиці №3 містить вказівку назви води та місцезнаходження - родовищ, з яких відповідна мінеральна вода видобувається. Так, стосовно мінеральної води «Трускавецька» визначений такий перелік свердловин та родовищ, з яких вона видобувається:

- Свердловини №№ 9810/28, 011/46, 0406/63 - Північно-Помірецьке родовище;

- Свердловина № 9912/38 - Яружно-Помірецьке родовище № 0112/50 - Яружно- Помірецьке-1 родовище;

- Свердловина № 9807/25 Північно-західна ділянка Помірецького родовища;

- Свердловини № 42, 42-К - Мражницьке родовище, м. Трускавець;

- Свердловини № 0411/61, 0412/62 ділянка «Янчурки», м. Трускавець, Львівська обл.

Тобто, виробництво мінеральної води «Трускавецька» (до якої відносяться придбані відповідачем зразки продукції виробництва позивачів) відповідає вимогам нормативного акта в цій сфері - ДСТУ 878-93 в редакції змін від 07.03.2019 №33.

Таким чином, зважаючи, що у матеріалах справи достатньо доказів про те, що торговельна марка «Трускавецька» стала добре відомою в Україні станом на 01.01.2008, то позовні вимоги в частині визнання вказаної торговельної марки з 01.01.2008 є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Що ж до позовних вимог про заборону Товариству використовувати торговельну марку «Трускавецька», визнану добре відомою стосовно Підприємства та Фірми, будь-якими способами, у тому числі шляхом використання позначення «Трускавецька класична» та інших позначень, схожих з торговельною маркою «Трускавецька» настільки, що їх можна сплутати, стосовно мінеральних вод, столових вод, питної води та інших товарів, споріднених з товарами, для яких торговельна марка «Трускавецька» визнана добре відомою та зобов`язання Товариства припинити виробництво, зберігання з метою пропонування для продажу, в тому числі в мережі Інтернет, та продаж води питної, обробленої із нанесенням позначення, схожого із торговельною маркою «Трускавецька», визнаною добре відомою стосовно Підприємства та Фірми, то вони також підлягають задоволенню, виходячи з такого.

Матеріалами справи підтверджено те, що Товариство без згоди Підприємства і Фірми використовує позначення «Трускавецька», яке є схожим настільки, що його можна сплутати з добре відомою та раніше зареєстрованою торговельною маркою позивачів шляхом: нанесення їх на етикетку води; зберігання даного товару із зазначеним нанесенням схожого позначення «Трускавецька класична», з метою пропонування для продажу; пропонування для продажу та продажу води «Трускавецька класична» в діловій документації, зокрема, чеках, посвідченнях якості та в мережі Інтернет.

Судом встановлено використання Товариством торговельної марки способами, що визначені пунктом 4 статті 16 Закону.

Введення води «Трускавецька класична» у цивільний оборот підтверджується матеріалами справи та Товариством.

Так, до матеріалів справи долучено фотографії товару води «Трускавецька класична».

Відповідно до пункту 2.2 постанови пленуму Вищого господарського суду України, від 17.10.2012 №12 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов`язаних із захистом прав інтелектуальної власності» вибір способу судового захисту прав інтелектуальної власності, включаючи такі, як вилучення та знищення товарів і матеріалів, введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності, та знарядь, що використовувалися для виготовлення таких товарів, здійснюється особою, якій належить право інтелектуальної власності. Водночас перевірка відповідності цього способу допущеному порушенню і меті здійснення судового розгляду є обов`язком суду, який має приймати рішення зі справи в межах заявлених позовних вимог та з урахуванням фактичних обставин конкретної справи, беручи до уваги як можливість у той чи інший спосіб захистити порушене право, так і необхідність подальшого виконання прийнятого судом рішення.

Таким чином, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Слід зазначити, що відповідачем подано заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності до вимог позивачів, оскільки Підприємству і Фірмі було відомо про порушення їх прав задовго до дати подання позову - з 2010 року, під час розгляду судової справи справі №2-228/10.

Проте як вбачається з рішення Солом`янського районного суду міста Києва від 12.11.2010 зі справи №2-228/10, предметом позову було визнання недійсним належної фізичній особі ОСОБА_1 торговельної марки за свідоцтвом України №43579. При цьому, стосовно Товариства рішенням суду встановлено, що останнє за ліцензійним договором від 25.12.2008 отримало в оплатне користування для здійснення господарської діяльності спірний знак для товарів і послуг.

Підставою звернення до суду у справі №2-228/10 було порушення ОСОБА_1 , шляхом реєстрації торговельної марки за свідоцтвом України №43579, прав на зареєстровані торговельні марки Підприємства за свідоцтвами України №34366 і №34367, що підтверджується змістом вказаного рішення.

Водночас, предметом позову у даній справі є вимога про визнання ТМ «Трускавецька» добре відомої відносно позивачів станом на 01.01.2008 стосовно товарів класу 32 МКТП та вимога припинення порушення прав Товариством, яке систематично та впродовж тривалого часу порушує майнові права інтелектуальної власності позивачів на добре відому ТМ «Трускавецька».

Відповідно до частини першої статті 261 ЦК України перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

В межах розгляду справи №2-228/10 судом не встановлювався факт виготовлення Товариством товару - питної води «Трускавецька класична» та обставини, які вказують на порушення таким товаром прав позивачів на добре відому ТМ «Трускавецька». Натомість, у справі встановлювалась правомірність/неправомірність реєстрації торговельної марки за свідоцтвом України №43579, та чи порушує вона права на раніше зареєстровані ТМ за свідоцтвами України №34366, №34367.

У даній справі суд встановлює чи відповідає позначення «Трускавецька» критеріям охороноздатності добре відомої торговельної марки, а також чи порушує Товариство своїм товаром - питною водою «Трускавецька класична» виключні права позивачів на добре відому ТМ «Трускавецька».

Позивачі належними та достовірними доказами довели, що відповідач порушує права на добре відому ТМ «Трускавецька», а не торговельні марки за свідоцтвами України №№ 34366, 34367.

Також слід звернути увагу на те, що позивачі виявили напій виробництва відповідача, маркований позначенням «Трускавецька класична», на етикетці якого зазначено «Вода питна оброблена «Трускавецька класична» сильногазована у торговельній роздрібній мережі «Велмарт» 26.11.2021.

Враховуючи те, що торговельна марка визнається добре відомою станом на 01.01.2008, слід взяти до уваги триваючий характер порушення, яке вчиняє Товариство.

Позивачами підтверджено триразове пропонування до продажу та продаж питної води обробленої «Трускавецька класична» в межах трьох років до дня звернення з позовом: 26.11.2021, 11.08.2022 і 28.02.2023, що вказує на систематичну діяльність з виготовлення та продажу таких товарів.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду неодноразово роз`яснював поняття триваючого порушення в аспекті його впливу на обчислення позовної давності (зокрема, постанови від 10.01.2022 зі справі №908/5303/15, від 18.12.2022 зі справи №911/4751/15, від 07.02.2022 зі справи №909/709/19 і від 17.05.2018 зі справи №910/11527/17).

Застосувавши такий підхід до зафіксованого позивачем порушення, можна дійти висновку, що загальна позовна давність не спливла навіть для першого зафіксованого випадку введення в обіг питної води «Трускавецька класична» - 26.11.2021. Тобто, підстави для задоволення заяви відповідача відсутні.

За приписами статті 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору слід покласти на відповідача.

Керуючись статтями 129, 233, 236 - 238, 240 та 241 ГПК України, господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, буд. 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) та товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, буд. 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703) до товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772) про визнання торговельної марки добре відомою, заборону використовувати торговельну марку та зобов`язання вчинити дії задовольнити повністю.

2. Визнати торговельну марку «Трускавецька» добре відомою в Україні станом на 01.01.2008 для товарів 32 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків «води [напої]; мінеральні води [напої]; столові води; газовані води» стосовно підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, буд. 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) та товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, буд. 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703).

3. Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772) використовувати торговельну марку «Трускавецька», визнану добре відомою стосовно підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, буд. 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) та товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, буд. 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703), будь-якими способами, у тому числі шляхом використання позначення «Трускавецька класична» та інших позначень, схожих з торговельною маркою «Трускавецька» настільки, що їх можна сплутати, стосовно мінеральних вод, столових вод, питної води та інших товарів, споріднених з товарами, для яких торговельна марка «Трускавецька» визнана добре відомою.

4. Зобов`язати товариство з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772) припинити виробництво, зберігання з метою пропонування для продажу, в тому числі в мережі Інтернет, та продаж води питної, обробленої із нанесенням позначення, схожого із торговельною маркою «Трускавецька», визнаною добре відомою стосовно підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, буд. 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) та товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, буд. 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703).

5. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772) на користь підприємства з іноземними інвестиціями товариства з обмеженою відповідальністю «Аква-Еко» (вул. І. Мазепи, буд. 29, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22364091) 8 052 (вісім тисяч п`ятдесят дві) грн судового збору.

6. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Водолій С.П.» (вул. Стебницька, буд. 75, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 35980772) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Т.С.Б.» (вул. Помірецька, буд. 74, м. Трускавець, Львівська обл., 82200; ідентифікаційний код 22411703) 8 052 (вісім тисяч п`ятдесят дві) грн судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати відповідні накази.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана до Північного апеляційного господарського суду протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 11.10.2023.

Суддя Оксана Марченко