ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2022Справа № 910/4310/22

Господарський суд міста Києва у складі судді Щербакова С.О., за участю секретаря судового засідання Вершиніної Д.О., розглянувши матеріали господарської справи

за позовом Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.)

до 1) Закритого акціонерного товариства "ЄТІМ",

2) Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності»

про дострокове припинення дії свідоцтва на торговельну марку та зобов`язання вчинити дії

Представники:

від позивача: Падох О.І.;

від відповідача-1: не з`явився;

від відповідача-2: не з`явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Компанія ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) (далі-позивач) звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом до Закритого акціонерного товариства "ЄТІМ" (далі-відповідач 1) та Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (далі-відповідач 2), в якому просить суд:

- достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації знаку № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні;

- зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні та повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ані відповідачем-1, ані будь-якими третіми особами з його дозволу не використовується на території України міжнародна реєстрація № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" безперервно протягом п`яти років від дати публікації в Бюлетені НОІВ відомостей про надання правової охорони торговельній марці за міжнародною реєстрацією в Україні. Крім того, позивач зазначає, що дія такої міжнародної реєстрації № 1204041 порушує його права та інтереси на рєстрацію і використання ТМ позивача.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.06.2022 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи здійснюється в порядку загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 07.07.2022.

05.07.2022 через відділ автоматизованого документообігу суду від Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) надійшло клопотання про забезпечення позову.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2022 клопотання Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) про забезпечення позову - задоволено. До набрання рішенням законної сили у справі № 910/4310/22 вжито заходи до забезпечення позову.

У судовому засіданні 07.07.2022 суд на місці ухвалив відкласти підготовче засідання на 11.08.2022.

18.07.2022 до суду надійшов відзив Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» на позовну заяву, в якому відповідач-2 зазначає, що умовою належного використання торговельної марки є безпосереднє та фактичне її використання стосовно товарів і послуг, для яких торговельну марку зареєстровано. Крім того, відповідач-2 вказує, що до функцій Укрпатенту законодавством не віднесено здійснення контролю за використанням торговельних марок їх власниками після здійснення державної реєстрації чи міжнародної реєстрації. Також, відповідач-2 просить суд розгляд даної справи проводити без участі представника Укрпатенту, з урахуванням цих пояснень.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.08.2022 призначено підготовче судове засідання на 08.09.2022.

Судове засідання призначене на 11.08.2022 не відбулося у зв`язку із перебуванням судді Щербакова С.О. у відпустці.

15.08.2022 до суду надійшло клопотання позивача про відкладення судового засідання, в якому у зв`язку з зайнятістю представника позивача в іншому судовому процесі в Печерському районному суді міста Києва, просить суд відкласти розгляд справи на іншу дату.

У судовому засіданні 08.09.2022, розглянувши клопотання позивача про відкладення розгляду справи, суд відмовив у його задоволенні, оскільки юридична особа не обмежена колом осіб, які можуть представляти її інтереси в суді, а зазначені в клопотанні обставини не є підставою для його задоволення.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.09.2022 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті. Судове засідання у справі № 910/4310/22 призначено на 06.10.2022.

У цьому судовому засіданні представник позивача підтримав заявлені позовні вимоги.

Представник відповідача-1 у судове засідання не з`явилися.

Частиною 5 статті 176 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що ухвала про відкриття провадження у справі надсилається учасникам справи, а також іншим особам, якщо від них витребовуються докази, в порядку, встановленому статтею 242 цього Кодексу, та з додержанням вимог частини четвертої статті 120 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 242 Господарського процесуального кодексу України у випадку розгляду справи за матеріалами в паперовій формі судові рішення надсилаються в паперовій формі рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Разом з тим, відповідач-1 по справі є нерезидентом.

Як вбачається з позовної заяви, місцезнаходженням Закритого акціонерного товариства "ЄТІМ" є: вул. Полозова, 7 літера А, пом. 1 Н, RU-197136, санкт-петербург, російська федерація.

Відповідно до ст. 365 Господарського процесуального кодексу України іноземні особи мають такі самі процесуальні права та обов`язки, що і громадяни України та юридичні особи, створені за законодавством України, крім винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Частиною 1 статті 367 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно, зокрема, вручити документи на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України.

Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами (ч. 2 ст. 367 Господарського процесуального кодексу України).

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення на території російської федерації регулюється Угодою про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, до якої Україна приєдналася 19.12.1992 року, прийнявши відповідний нормативний акт - Постанову Верховної Ради України "Про ратифікацію Угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності" від 19.12.1992 року.

Разом з тим, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" введено в Україні воєнний стан.

Відповідно до частини 1 статті 122 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України.

За зверненням Мін`юсту Міністерство закордонних справ України повідомило депозитаріїв конвенцій Ради Європи, Гаазької конференції з міжнародного приватного права та ООН, а також сторони двосторонніх міжнародних договорів України про повномасштабну триваючу збройну агресією росії проти України та неможливість у зв`язку з цим гарантувати у повному обсязі виконання українською стороною зобов`язань за відповідними міжнародними договорами та конвенціями на весь період воєнного стану.

Згідно з листом Міністерства юстиції України "Щодо забезпечення виконання міжнародних договорів України у період воєнного стану" № 25814/12.1.1/32-22 від 21.03.2022 року з урахуванням норм звичаєвого права щодо припинення застосування міжнародних договорів державами у період військового конфлікту між ними, рекомендується не здійснювати будь-яке листування, що стосується співробітництва з установами російської федерації на підставі міжнародних договорів України з питань міжнародно-правових відносин та правового співробітництва у цивільних справах та у галузі міжнародного приватного права.

Крім того, у зв`язку з агресією з боку росії та введенням воєнного стану АТ "Укрпошта" з 25.02.2022 року припинила обмін міжнародними поштовими відправленнями та поштовими переказами з російською федерацією та республікою білорусь.

За наведених обставин, суд не вбачав підстав для направлення ухвали Господарського суду міста Києва від 13.06.2022 року про відкриття провадження у даній справі російською мовою безпосередньо на адресу відповідача-1.

Тож, Закрите акціонерне товариство "ЄТІМ" було повідомлено про розгляд справи та його право подати відзив на позовну заяву шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті Господарського суду міста Києва.

При цьому, за змістом статті 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання.

Частинами 1, 2 ст.3 Закону України «Про доступ до судових рішень» визначено, що для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень - автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень.

Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч.1 ст.4 Закону України «Про доступ до судових рішень»).

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 11.12.2018 у справі № 921/6/18 та від 21.03.2019 у справі № 916/2349/17, а також в ухвалі Верховного Суду від 29.04.2020 у справі № 910/6964/18.

Суд зазначає, що відповідач-1 також мав право та дійсну можливість ознайомитись з ухвалами суду у даній справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua).

Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Представник відповідача-2 у судове засідання також не з`явився, однак у поданому до суду 18.07.2022 відзиві на позовну заяву просив розгляд справи проводити без участі представника Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» з урахуванням пояснень, викладених у відзиві.

Приймаючи до уваги, що представники відповідача-1 та відповідача-2 були належним чином повідомлені про дату та час судового засідання, враховуючи, що матеріали справи містять достатньо документів для розгляду справи по суті, суд вважає, що неявка у судове засідання представників відповідача-1 та відповідача-2 не є перешкодою для прийняття рішення у даній справі.

Відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України, рішення у даній справі прийнято у нарадчій кімнаті за результатами оцінки доказів, поданих сторонами та витребуваних судом.

У судовому засіданні 06.10.2022 відповідно до ст. 240 Господарського процесуального кодексу України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з матеріалів справи, 28.01.2022 Компанією ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) було подано до Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» заявку № m202201802 на реєстрацію торговельної марки в України - «R1» для товарів і послуг 7 та 11 класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, а саме:

Кл.7: Компресори для кондиціонерів; Електричні пральні машини; автоматичні посудомийні машини; Електричні пилососи; Шланг для електропилососів; Сумка для електропилососів; Пилососи паличного типу; Роботи для промислового використання; Роботи для прибирання; Механізми керування роботизованими машинами; Електричні повітродувки (частини машин): Насоси стисненого повітря; Роторні компресори (машини); Компресори для холодильників; віджимні сушарки{не обігріваються}; Електричні змішувачі побутового призначення; Роботизовані пилососи; Електричні кухонні комбайни; Пароочисники побутового призначення; Ручні пилососи; Електричні пилососи для домашнього використання та чищення

постільної білизни.

Кл.11: Кондиціонери; апарати гарячого повітря; Зволожувачі повітря побутового призначення; Електричні сушильні апарати для домашнього використання; Електричні плити; Установки очищення води побутового призначення: Іонізатори води побутового призначення; Мембранний апарат для очищення води; Сонячні теплові колектори [опалення]; Апарати та машини для очищення повітря; Вентиляційні [кондиціонування] апарати для опалення; світлодіодний [LED] освітлювальний апарат; Газові плити; Електричні кухонні духовки; Апарати або установки для приготування Їжі; електричні холодильники; Електричні сушильні апарати (машини) побутового призначення; Електричні пристрої для керування одягом побутового призначення; Електроустановки для одягу (системи догляду за одягом з функціями дезодорації, стерилізації та відпарювання одягу) побутового призначення; Електросушильна установка для одягу з функціями стерилізації, дезодорації та зминання для побутового призначення; раковини [водогінні].

Разом, з тим, як вказує позивач, Закрите акціонерне товариство "ЄТІМ" є власником торговельної марки «R1» за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014, що діє на території України щодо товарів 7 (розподільчі машини автоматичні), 9, 16, 20 класу і послуг 37, 42 класів за Міжнародною класифікацією товарів і послуг (далі - МКТП) у повному обсязі з 07.03.2014.

Отже, обґрунтовуючи свої вимоги, позивач зазначає, що торговельна марка «R1» за міжнародною реєстрацією № 1204041 від 07.03.2014 не використовується в Україні протягом п`яти років для товарів 7 класу МКТП, що дає підстави для дострокового часткового припинення її дії, у зв`язку з чим позивач просить достроково припинити дію на території України міжнародної реєстрації знаку № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні, а також зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні та повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

Оцінюючи подані докази та наведені обґрунтування за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки; підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

До відносин, пов`язаних з використанням у господарській діяльності прав інтелектуальної власності, застосовуються положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами (ч. 2 ст. 154 ГК України).

Частиною 1 ст. 418 Цивільного кодексу України визначено, що право інтелектуальної власності - це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об`єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним відповідно до ч.3 ст.418 Цивільного кодексу України. Ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

До об`єктів права інтелектуальної власності, відповідно до ч.1 ст.155 Господарського кодексу України та ч.1 ст.420 Цивільного кодексу України, зокрема, належать торговельні марки (знаки для товарів і послуг).

Право інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом у випадках і порядку, передбачених законом (ч.1 ст.157 Господарського кодексу України).

Згідно п. 4 ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», торговельна марка - позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів (ст. 492 Цивільного кодексу України).

У відповідності до ст. 494 Цивільного кодексу України, набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва встановлюються законом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом. Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

Згідно ст. 495 Цивільного кодексу України, майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є:

1) право на використання торговельної марки;

2) виключне право дозволяти використання торговельної марки;

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;

4) інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.

Об`єктом торговельної марки може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх пакування, звуки, за умови що такі позначення придатні для відрізнення товарів або послуг одних осіб від товарів або послуг інших осіб, придатні для відображення їх у Реєстрі таким чином, що дає змогу визначити чіткий і точний обсяг правової охорони, що надається. Набуття права на торговельну марку засвідчується свідоцтвом.

Згідно п. 4 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням торговельної марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення торговельної марки та переліком товарів і послуг.

Відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", якщо торговельна марка не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг безперервно протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або якщо використання торговельної марки призупинено з іншої дати після цієї публікації на безперервний строк у п`ять років, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.

У такому разі дія свідоцтва або дія міжнародної реєстрації в Україні може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва чи міжнародної реєстрації не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами є обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки незалежно від волі власника свідоцтва чи міжнародної реєстрації, зокрема обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством.

Отже, з урахуванням положень п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", достроково може бути припинена повністю або частково дія свідоцтва, торговельна марка за яким не використовується в Україні протягом п`яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації.

Крім того, 01.09.2017 набула чинності Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі - Угода про асоціацію та Сторони), яка була вчинена 21.03.2014 та 27.06.2014 в м. Брюсселі та ратифікована Україною 16.09.2014 згідно Закону України від 16.09.2014 № 1678-VII "Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони".

Відповідно до статті 158 Угоди про асоціацію для цілей цієї Угоди права інтелектуальної власності включають зокрема, торговельні марки.

Угодою про асоціацію встановлені окремі стандарти, які доповнюють та уточнюють права і зобов`язання Сторін згідно з Угодою про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС) та іншими міжнародними договорами у сфері інтелектуальної власності, зокрема, щодо торговельних марок.

Статтею 198 Угоди про асоціацію визначено, що сторони передбачають, що реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання; проте жодна особа не може заявити, що права власника на торговельну марку мають бути анульовані, якщо протягом проміжку часу між закінченням п`ятирічного періоду і поданням заяви про анулювання розпочалося або було поновлено реальне використання торговельної марки; початок використання або його поновлення протягом трьохмісячного періоду, що передує заяві про анулювання, яке розпочалося відразу після закінчення безперервного п`ятирічного періоду невикористання, не беруться до уваги, якщо підготовка до початку або поновлення використання здійснюється лише у зв`язку з тим, що власник усвідомлює можливість подання заяви про анулювання.

Таким чином, наведені норми ст. 198 Угоди про асоціацію також передбачають анулювання реєстрації торговельної марки, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Статтею 9 Конституції України встановлено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Статтею 19 Закону України "Про міжнародні договори України" визначено, що чинні міжнародні договори України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічні приписи містить стаття 10 Цивільного кодексу України.

Таким чином, реєстрація торговельної марки підлягає анулюванню, якщо протягом безперервного п`ятирічного періоду вона не була введена у використання на відповідній території для товарів або послуг, стосовно яких вона зареєстрована, і відсутні належні причини для невикористання.

Отже, дострокове часткове припинення дії міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 на торговельну марку "R1", щодо товарів 7 класу МКТП: розподільчі машини автоматичні можливе за умови, якщо відповідачем-1 не буде доведено фактичну наявність на ринку України товарів щодо 7 класу МКТП, маркованих торговою маркою "R1"; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше визначеного законом п`ятирічного строку щодо товарів 7 класу за МКТП; наявність поважних причин такого невикористання.

Відповідно до ч. 1 ст. 426 Цивільного кодексу України, способи використання об`єкта права інтелектуальної власності визначаються Цивільним кодексом України та іншим законом.

Використанням торговельної марки у сфері господарювання, відповідно до ч. 2 ст. 157 Господарського кодексу України, визнається застосування її на товарах та при наданні послуг, для яких вона зареєстрована, на упаковці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, під час показу експонатів на виставках і ярмарках, що проводяться в Україні, у проспектах, рахунках, на бланках та в іншій документації, пов`язаній з впровадженням зазначених товарів і послуг у господарський (комерційний) обіг.

Статтею 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» зазначено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати торговельну марку та інші права, визначені цим Законом. При цьому, використанням торговельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано;

- застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Відповідно до п. 4 ст. 18 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", для цілей цього пункту використанням торговельної марки власником свідоцтва вважається також використання її з дозволу власника свідоцтва іншою особою.

Зі змісту спірних правовідносин вбачається, що обов`язок доведення факту використання зареєстрованого знаку, а у разі відсутності такого використання, - обов`язок зазначення поважних причин, з яких знак не використовувався, покладається на відповідача 2 - власника знаку.

Так, на підтвердження факту використання знаку власник свідоцтва має подати суду докази вчинення принаймні деяких дій з числа зазначених у частині четвертій статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"; такими доказами можуть бути, зокрема, примірники товарів, на яких нанесено відповідний знак для товарів і послуг, документи із зображенням знака (каталоги, прайс-листи з пропозиціями щодо надання послуг чи поставки товарів тощо). Поширення на території України товарів із зображенням знака може бути підтверджено касовими чеками, квитанціями, накладними, іншими документами, що містять інформацію про найменування товару й місце його придбання, а в разі коли власником знаку є нерезидент, підтвердженням ввезення товарів в Україну можуть бути митні декларації та інші митні документи. При цьому докази, які можуть підтвердити використання знака для товарів і послуг, повинні бути, як правило, обмежені трирічним строком до дати звернення позивача до суду.

Саме лише укладення договорів (у тому числі ліцензійних) щодо розпорядження майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням даного знака. Доказами використання певного позначення у відповідності з укладеним договором можуть виступати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на якому розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

З огляду на наведене, для правильного вирішення даного судового спору істотне значення мають фактичні обставини, пов`язані як з існуванням на ринку України товару 7 класу МКТП, зазначеного у міжнародній реєстрації № 1204041, так і з використанням такого товару «R1» (безпосередньо або під його контролем).

Відповідно до ч.ч. 8-9 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», власник свідоцтва має право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання торговельної марки на підставі ліцензійного договору.

Ліцензійний договір повинен містити, зокрема, інформацію про способи використання торговельної марки, територію та строк, на які дозволено її використання, та умову, що якість товарів і послуг, виготовлених чи наданих за ліцензійним договором, не буде нижчою якості товарів і послуг власника свідоцтва і він здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови.

Договір про передачу права власності на торговельну марку і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на торговельну марку або видачу ліцензії на використання торговельної марки. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в Бюлетені відомостей в обсязі та порядку, встановлених НОІВ, з одночасним внесенням їх до Реєстру.

Згідно пункту 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв, до реєстру вносяться відомості, зокрема, щодо видачі ліцензій на використання знака.

Так, з листа Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» № Вих-4520/2022 від 01.06.2022 вбачається, що станом на 01.06.2022 до Реєстру ліцензій на використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією не вносились відомості про видачу ліцензій на використання торговельної марки «R1» за міжнародною реєстрацією № 1204041.

Таким чином, відсутні будь-які відомості щодо використання торговельної марки за міжнародною реєстрацією № 1204041 в Україні іншими особами під контролем відповідача-1 щодо товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

Крім того, листом від 23.05.2022 № 3433-09/27717-09 Міністерством економіки України було надано відповідь на адвокатський запит позивача та повідомлено, що в Реєстрі державної системи сертифікації відсутні відомості про сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності, видані на продукцію під торговельною маркою «R1» («Р1»), а також видані ЗАТ «ЄТІМ» (ЗАТ «ЕТІМ»).

Як вбачається з матеріалів справи, представником позивача направлявся адвокатський запит № 32091 від 16.05.2022 до Державної служби експортного контролю України, в якому представник просив надати інформацію зокрема щодо використання Закритим акціонерним товариством «ЄТІМ» (у тому числі у можливих варіантах написання цього найменування Закрите акціонерне товариство «ЄТІМ») при зверненні до Державної служби експортного контролю України (в документах, які направлялись службі) торговельну марку «R1» (в тому числі у можливих варіантах написання цього позначення «R1») у період з 01.01.2017 року по сьогодні.

Листом № 1833/31-22 від 24.05.2022 Державна служба експортного контролю України надала відповідь, в якій повідомила що Закрите акціонерне товариство «ЄТІМ» (у тому числі у можливих варіантах написання цього найменування Закрите акціонерне товариство «ЄТІМ») для отримання наведених у запиті дозвільних документів до Держекспортконтролю не зверталось, як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів не реєструвалося, зазначені у запиті звіти не направляло.

З матеріалів справи також вбачається, що листом № 303-07/59 від 08.06.2022 Державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр, стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» надано відповідь на адвкатський запит позивача № 32088 від 16.05.2022, в якому воно повідомило, що у період з 01.07.2017 по 08.06.2022 до органу з оцінки відповідності (ООВ) ДП «Укрметртестстандарт» заявок від Закритого акціонерного товариства «ЄТІМ» (у тому числі у можливих варіантах написання цього найменування Закрите акціонерне товариство «ЄТІМ») не надходило, роботи з сертифікації (оцінки відповідності) продукції, позначеної торговельною маркою «R1» (в тому числі у можливих варіантах написання цього позначення «Р1») не проводились, сертифікати відповідності та свідоцтва про визнання відповідності на продукцію вищевказаної торговельної марки не оформлювались.

Крім того, листом від 06.06.2022 № 026/01 Асоціацією «ДжіЕс1 Україна» було надано відповідь на адвокатський запит позивача № 32096 від 16.05.2022, в якому повідомлено, що станом на 06.06.2022 в реєстрі Асоціації «ДжіЕс1 Україна» відсутні зроблені у період починаючи з 01.01.2017 записи про товарні позиції суб`єктів господарювання - асоціованих членів Асоціації «ДжіЕс1 Україна», що являють собою машини розподільні, автоматичні та у складі назв чи описів яких присутнє самостійне словесне позначення «R1», у т.ч. у можливих варіантах написання цього позначення «Р1». Це означає, що Асоціація «ДжіЕс1 Україна» у період починаючи з 01.01.2017 не присвоювала ідентифікаційних номерів GS1 товарним позиціям, що являють собою машини розподільні, автоматичні та у складі назв чи описів яких присутнє самостійне словесне позначення «R1», та (або) «Р1».

Також, листом № 05КП від 06.06.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЛО» надало відповідь на адвокатський запит позивача № 32094 від 16.05.2022, в якому повідомило, що у ТОВ «АЛЛО» відсутня інформація щодо пропонування до продажу та/або продаж у мережі «АЛЛО» товару торговельної марки «R1» та/або «Р1» протягом періоду з 01.01.2017 року по дату складання відповіді; ТОВ «АЛЛО» інформація щодо виробників та/або постачальників товару торговельної марки «R1» та/або «Р1» невідома; ТОВ «АЛЛО» у господарських відносинах з Закритим акціонерним товариством «ЄТІМ» не перебувало.

Листом № 10/06-1юр від 10.06.2022 ТОВ «Дієса» надало відповідь на адвокатський запит позивача № 32092 від 16.05.2022 та повідомило, що у торговельній мережі магазинів, що належать ТОВ «Дієса» та працюють під ТМ «Eldorado» не реілазуються товари позначені торговельною маркою «R1» (у т.ч. у можливих варіантах написання цього позначення «Р1»).

З матеріалів справи вбачається, що листом № 0706-1/22 від 07.06.2022 Товариством з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» було надано відповідь на адвокатський запит позивача № 32186 від 30.05.2022 та повідомлено, що в мережі торговельних центрів ТОВ «Епіцентр К» ніколи не реалізовувався товар під торговельною маркою «R1» чи «Р1», також відповідний товар ніколи не постачався до мережі торговельних центрів ТОВ «Епіцентр К» будь-яким суб`єктом господарювання, в тому числі, компанією ЗАТ «ЄТІМ» (ЗАТ «ЕТІМ»).

Крім того, листом від 03.06.2022 б/н Товариство з обмеженою відповідальністю «Метро Кеш енд Кері Україна» надало відповідь на адвокатський запит позивача № 32185 від 30.05.2022, в якому повідомило, що в мережі торгівельних центрів «МЕТРО» не пропонувались та/або не пропонуються до продажу товари, позначені торговельною маркою «R1» (у т.ч. у можливих варіантах написання цього позначення «Р1») з 01.01.2017 та по сьогодні. Товариство також повідомило, що Закрите акціонерне товариство «ЄТІМ» (у тому числі у можливих варіантах написання цього найменування Закрите акціонерне товариство «ЄТІМ» (ЗАТ «ЕТІМ») відсутнє в переліку постачальників ТОВ «Метро Кеш енд Кері Україна».

Отже, з урахуванням викладеного, суд дійшов висновку, що в Україні протягом останніх п`яти років відповідачем-1 не використовувалася торговельна марка «R1» за міжнародною реєстрацією № 1204041 для товарів 7 класу МКТП, а також не здійснювались дії, які визнаються використанням торговельної марки відповідно до ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".

Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Проте, відповідачем-1 не подано належних доказів на підтвердження факту використання торговельної марки «R1» за міжнародною реєстрацією № 1204041 для товарів 7 класу МКТП саме на території України протягом останніх п`яти років, як і не надано відомостей щодо поважних причин їх невикористання.

Враховуючи вищевикладене, з огляду на те, що відповідач-1, як власник міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 на торговельну марку «R1», не надав суду належних доказів використання такої торговельної марки, обов`язок доведення якого покладено на останнього, суд приходить до висновку про невикористання відповідачем-1 торговельної марки «R1» за міжнародною реєстрацію № 1204041 від 07.03.2014 в частині всіх товарів 7 класу МКТП на території України протягом останніх п`яти років, а тому позовні вимоги визнаються обґрунтованими в частині дострокового часткового припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні, та, відповідно, такими що підлягають задоволенню.

Також, позивач звернувся до суду з вимогами зобов`язати Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні та повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1" частково, а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

Так, відповідно до п. 2.3. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 р. № 10 (зі змінами, внесеними Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 578 від 14.06.2011 р.), у процесі ведення реєстру до нього вносяться, в тому числі, відомості щодо припинення дії свідоцтва повністю або частково, які в силу п. 1.3. вказаного Положення Державна служба інтелектуальної власності України публікує в офіційному бюлетені «Промислова власність».

При цьому, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» від 23.08.2016 за № 585, Кабінет Міністрів України постановив: ліквідувати Державну службу інтелектуальної власності, поклавши на Міністерство економічного розвитку і торгівлі завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності; установити, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі є правонаступником Державної служби інтелектуальної власності, що ліквідується, в частині реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

14.10.2020 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" від 16.06.2020 № 703-ІХ, яким внесено зміни до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та визначено повноваження Національного органу інтелектуальної власності.

Так, ч. 2. ст. 2-1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що до владних повноважень, делегованих НОІВ, належить, зокрема приймання заявок, проведення їх експертизи, прийняття рішень щодо них; видача свідоцтв на торговельні марки, здійснення державної реєстрації торговельних марок; опублікування офіційних відомостей про торговельні марки та подані заявки на торговельні марки у Бюлетені, ведення Реєстру та Бази даних заявок, внесення до Реєстру відомостей, надання витягів та виписок в електронній та (або) паперовій формі.

Разом з тим, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.10.2020 № 12167-р «Про національний орган інтелектуальної власності» визначено: на виконання підпункту 1 пункту 7 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 16 червня 2020 р. N 703-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" визначити, що Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" виконує функції Національного органу інтелектуальної власності.

Відповідно до п. 2 розділу ІІ Прикінцевих та перехідних положень Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності" Національний орган інтелектуальної власності є функціональним правонаступником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, щодо окремих функцій та повноважень з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, визначених цим Законом.

Крім того, згідно з частинами (1) і (2) статті 9 Мадридської угоди міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891 відомство країни власника також повідомляє Міжнародне бюро про анулювання, виключення з реєстру, відмови від охорони, передачі прав та інші зміни, внесені в запис про реєстрацію знака у національному реєстрі, якщо ці зміни стосуються також міжнародної реєстрації.

Бюро вносить ці зміни до Міжнародного реєстру і, в свою чергу, повідомляє про них відомства Договірних країн, а також публікує їх у своєму журналі.

За наведених обставин, у зв`язку із задоволенням вимоги про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації знаку № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу МКТП, позовні вимоги Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) про зобов`язання Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні, та повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні є обґрунтованими та також підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 236 Господарського процесуального кодексу України, судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Судове рішення має відповідати завданню господарського судочинства, визначеному цим Кодексом.

Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

За приписами статті 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Таким чином, повно і всебічно з`ясувавши обставини справи, підтверджені тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає вимоги позивача обґрунтованими та відповідно такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Згідно ч. 4 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються, зокрема у разі задоволення позову - на відповідача.

Враховуючи наведені приписи ст. 129 Господарського процесуального кодексу України та задоволення позовних вимог у повному обсязі, суд дійшов висновку, що понесені позивачем витрати по сплаті судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача-1.

Керуючись статтями 74, 76-80, 129, 236-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва.

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) - задовольнити.

2. Достроково частково припинити дію на території України міжнародної реєстрації знаку № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

3. Зобов`язати Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (01601, м. Київ, вул. Глазунова, буд. 1; ідентифікаційний код - 31032378) здійснити публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні, та повідомити Міжнародне бюро всесвітньої організації інтелектуальної власності про дострокове часткове припинення дії на території України міжнародної реєстрації № 1204041 від 07.03.2014 року на торговельну марку "R1", а саме для всіх товарів 7 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: розподільчі машини автоматичні.

4. Стягнути з Закритого акціонерного товариства "ЄТІМ" (вул. Полозова, 7 літера А, пом. 1 Н, RU-197136, санкт-петербург, російська федерація, ідентифікаційний код - 1037828015851) на користь Компанії ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС (LG ELECTRONICS INC.) (128, Йой-деро, Йунтунпо-ку, 07336 Сеул, Республіка Корея, ідентифікаційний код - 0236098-2) 4 962 (чотири тисячі дев`ятсот шістдесят дві) грн. 00 коп. - судового збору.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Згідно з пунктом 17.5 розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду або через відповідний місцевий господарський суд.

Повний текст рішення складено: 17.10.2022.

Суддя Щербаков С.О.