ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА _{01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua}

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

12.02.2019

Справа № 910/3096/17

За первісним позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод"

до

Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм"

третя особа,

яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

про

визнання права попереднього користувача торгівельної марки

За зустрічним позовом

Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм"

до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод"

про

захист майнових прав на знак для товарів та послуг

Суддя Підченко Ю.О. судді: Зеленіна Н.І. Привалов А.І.

Секретар судового засідання Лемішко Д.А.

Представники сторін:

від позивача (за первісним позовом): Бєлокриницький А.О. - представник за довіреністю;

від відповідача (за первісним позовом): Курячий О.П. - представник за довіреністю;

від третьої особи: не з'явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" (надалі - позивач за первісним позовом) звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" (надалі - відповідач за первісним позовом) про визнання права попереднього користувача торгівельної марки.

Мотивуючи первісні позовні вимоги позивач за первісним позовом вказує на те, що 23.01.2017 було призупинено митне оформлення товару, що експортувався позивачем за первісним позовом, а саме - туб п/єт многойслойна (ламінатна) діаметром 50 мм «Паста для приема внутрь "ІНФОРМАЦІЯ_1-сладкая", у зв'язку із тим, що на упаковці, а саме на тубі позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1-сладкая", яке схоже із знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності Державної служби України на підставі свідоцтва України НОМЕР_7 від 26.09.2016, що належить відповідачеві за первісним позовом та поряд із тим, позивач за первісним позовом вказує на те, що до 16.11.2015 (дати подання відповідачем за первісним позовом заявки на реєстрацію вказаного свідоцтва), він добросовісно використовував позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для маркування упаковки, яку він виробляє, здійснюючи в інтересах своєї діяльності добросовісне її використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", у зв'язку із чим позивач за первісним позовом на підставі ст. 500 Цивільного кодексу України має право на безоплатне продовження такого використання (право попереднього користувача).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.02.2017 позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №910/3096/17.

31.03.2017 відповідачем за первісним позовом через канцелярію суду надано відзив на позовну заяву, у якому він в вказує на те, що у задоволенні зустрічного позову слід відмовити з огляду на те, що позивачем за первісним позовом порушено права позивача на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняються за свідоцтвами України НОМЕР_7 від 26.09.2016 та № НОМЕР_5 від 16.01.2006, а також відповідач за первісним позовом вказує, що він є власником авторських прав на службові твори, що засвідчують авторські права на позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" на та при цьому - позивач за первісним позовом не здійснював значну і серйозну підготовку для використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", а відтак - відсутні підставі для застосування приписів ст. 500 Цивільного кодексу України.

Поряд із тим, до господарського суду міста Києва надійшла зустрічна позовна заява Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" (надалі також - позивач за зустрічним позовом) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" (надалі також - відповідач за зустрічним позовом) про заборону відповідачеві за зустрічним позовом використовувати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 та заборонити відповідачеві за зустрічним позовом використовувати об'єкт авторського права - слово "ЗНТЕРОСГЕЛЬ", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно та виключні авторські майнові права на яку належать позивачеві за зустрічним позовом.

Зустрічний позов мотивований порушенням прав позивача за зустрічним позовом на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", що охороняються за свідоцтвами України НОМЕР_7 від 26.09.2016 та № НОМЕР_5 від 16.01.2006, а також, що він є власником авторських прав на службові твори, що засвідчують його авторські права на позначення та слово "ІНФОРМАЦІЯ_1".

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.04.2017 зустрічну позовну заяву Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" про захист майнових авторських прав та прав на знак для товарів та послуг прийнято до спільного розгляду з первісним позовом.

10.05.2017 позивачем за первісним позовом через канцелярію суду надано заяву про збільшення розміру позовних вимог та підстав позову, у якій він просив суд визнати за ним права попереднього користувача на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке позивач за первісним позовом використовував їх до дати подання заявок на реєстрацію відповідачем (за первісним позовом), а також визнати за ним право на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого на ім'я відповідача за первісним позовом на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_6, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг - "ІНФОРМАЦІЯ_1". Дана заява позивача за первісним позовом прийнята судом до розгляду.

Також 10.05.2017 позивачем за первісним позовом через канцелярію суду надано клопотання про в якості залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору Державну службу інтелектуальної власності України та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТНК Сілма».

Окрім того, 10.05.2017 відповідачем за зустрічним позовом надано відзив на зустрічний позов, у якому він не заперечує використання знаку для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за свідоцтвом України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 до 16.11.2015 та при цьому зазначає, що правова охорона за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 16.01.2006 не розповсюджується на туби - товар, виробництво якого здійснює відповідач за зустрічним позовом. Разом із тим, відповідач за зустрічним позовом вказує на те, що позивач за зустрічним позовом не має авторських прав на слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", у зв'язку із чим просить суд відмовити у задоволенні вимог по зустрічному позову.

24.05.2017 позивачем за первісним позовом через канцелярію суду надано письмові пояснення по суті спору, у яких він зазначив, що правова охорона за свідоцтвом України № НОМЕР_5 від 16.01.2006 не розповсюджується на туби - товар, що виробництво якого здійснює позивач за первісним позовом, а також зазначає на безпідставність тверджень відповідача за первісним позовом про те, що позивач за первісним позовом не здійснив значної та серйозної підготовки для використання знаку для товарів та послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" до 16.11.2015.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 24.05.2017 залучено до участі у справі Державну службу інтелектуальної власності України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору та призначено колегіальний розгляд справи №910/3096/17 у складі трьох суддів.

В результаті проведеного автоматичного визначення складу колегії суддів, зазначену справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Балац С.В., суддя Отрош І.М., суддя Привалов А.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.05.2017 справу №910/3096/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Балац С.В., суддя Отрош І.М., суддя Привалов А.І.

21.06.2017 позивачем за первісним позовом надано клопотання (за вих. №304 від 20.06.2017), у якому він просив суд провести заміну третьої особи у справі - з Державної служби інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2017 здійснено заміну третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору з Державної служби інтелектуальної власності України на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Враховуючи з перебування судді Отрош І.М. у відпустці, розпорядженням в.о. керівника апарату Господарського суду м. Києва від 29.08.2017 №05-23/2574 призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/3096/17 за результатом проведення якого вказану справу передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя - Балац С.В., суддя Зеленіна Н.І., суддя Привалов А.І.

30.08.2017 позивачем за первісним позовом через канцелярію суду надано заяву про зміну предмету позову, у якій він просив суд визнати право попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке використовувалось позивачем за первісним позовом до дати подання заявок на реєстрацію відповідачем за первісним позовом та про визнання права за позивачем за первісним на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого на ім'я відповідачем за первісним позовом на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_6, виданого Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг - "ІНФОРМАЦІЯ_1" та дана заява прийнята судом до розгляду.

30.08.2017 третьою особою через канцелярію суду надано письмові пояснення зокрема - щодо права попереднього користування на знак товарів і послуг, а також - щодо того, що третьою особою не здійснюється контроль за використанням знаків на товари та послуги суб'єктами господарської діяльності.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.08.2017 справу №910/3096/17 прийнято до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя - Балац С.В., суддя Зеленіна Н.І., суддя Привалов А.І.

25.09.2017 позивачем через канцелярію суду надано додаткові письмові пояснення, у яких, зокрема, вказує на те, що відповідачем за первісним позовом не надано документів на підтвердження його порушених позивачем за первісним позовом авторських прав.

25.09.2017 відповідачем за зустрічним позовом надано доповнення до відзиву на зустрічний позов, у якому він зазначає, що позивачем за зустрічним позовом не доведено факту наявності у нього авторського права на слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є оригінальною назвою твору.

25.09.2017 відповідачем за первісним позовом до суду подано клопотання про призначення та проведення у справі судової експертизи та запропоновано питання які мають бути роз'яснені судовим експертом.

30.10.2017 представником позивача за первісним позовом до суду подано клопотання про призначення та проведення у справі судової експертизи та запропоновано питання які мають бути роз'яснені судовим експертом, а також надано заперечення до клопотання відповідача за первісним позовом про призначення експертизи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.10.2017 у справі 910/3096/17 призначено судову експертизу об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої доручено науково-дослідному центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності та зупинено провадження у справі до проведення судової експертизи.

До Господарського суду міста Києва 04.06.2018 надійшов лист науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності від 21.05.2018 №807/358, яким останній повернув до господарського суду міста Києва матеріали справи №910/3096/17 з висновком проведеної судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 21.05.2018 №246/17.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.06.2018 поновлено провадження у справі №910/3096/17 та призначено її до розгляду.

16.07.2018 позивачем за первісним позовом через канцелярію суду надано додаткові пояснення до позовної заяви з урахуванням висновку експертів.

16.07.2018 позивачем за первісним позовом через канцелярію суду надано клопотання до зустрічного позову про призначення та проведення у справі судової експертизи та запропоновано питання які мають бути роз'яснені судовим експертом, у задоволенні якого судом відмовлено в судовому засіданні, що відбулось 16.07.2018.

26.07.2018 позивачем за зустрічним позовом через канцелярію суду надано відповідь на відзив на зустрічний позов.

10.08.2018 відповідачем за первісним позовом через канцелярію суду надано заперечення на додаткові пояснення до відзиву до позовної заяви.

13.08.2018 від відповідача до суду надійшли доповнення до відповіді до відзиву до відзиву до зустрічного позову.

Розпорядженням керівника апарату Господарського суду міста Києва №05-23/1798 від 16.10.2018 у зв'язку із перебуванням судді Балаца С.В. на лікарняному призначено повторний автоматизований розподіл справи №910/3096/17, за результатом проведення якого справу передано для розгляду колегії суддів у складі: головуючий суддя Васильченко Т.В., судді Зеленіна Н.І., суддя Привалов А.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.10.2018 вирішено прийняти справу №910/3096/17 до свого провадження колегією суддів у складі Головуючої судді Васильченко Т.В., а також суддів Зеленіної Н.І. та Привалова А.І., а також вирішено розпочати розгляд справи №910/3096/17 спочатку зі стадії підготовчого провадження та призначити підготовче засідання у справі.

26.11.2018 від позивача за первісним позовом до суду надійшло клопотання, у якому він заперечує щодо доводів відповідача за первісним позовом, що наведені у підготовчому провадженні у справі.

Розпорядженням в.о. керівника апарату призначено повторний автоматизований розподіл судової справи в зв'язку з відрядженням судді Васильченко Т.В. для роботи у Національній школі суддів України.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.12.2018 визначено колегію суддів для розгляду справи № 910/3096/17 у складі: головуючий суддя - Підченко Ю.О., судді - Зеленіна Н.І., Привалов А.І.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.12.2018 справу № 910/3096/17 прийнято до провадження вказаною колегією суддів та призначено підготовче судове засідання на 30.01.2019.

30.01.2019 канцелярію суду позивачем за первісним позовом надано клопотання про оголошення у відкритому судовому засіданні висновку експерта № 246/17 за результатом комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності у господарській справі № 910/3096/17 від 21.05.2018 під час розгляду позовної заяви по суті, а також відзив до зустрічного позову та клопотання про долучення до матеріалів справи постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 по справі 910/12685/17.

30.01.2019 відповідачем за первісним позовом надано клопотання про закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 чт. 231 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України), у зв'язку із тим, що відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 по справі 910/12685/17 було визнано недійсним свідоцтво України НОМЕР_7 від 26.09.2016 в частині товарів, споріднених з «ламінатним тубами», а відтак у даній справі відсутній предмет спору.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.01.2019 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 12.02.2018.

Відповідно до положень ст. 214 Господарського процесуального кодексу України, висновок експерта за клопотанням учасника справи оголошується в судовому засіданні під час дослідження письмових доказів. Суд може оголосити тільки стислий зміст висновку експерта.

З огляду на вказані приписи процесуального законодавства, під час розгляду спору по суті було оголошено стислий зміст висновку експерта № 246/17 за результатом комісійної судової експертизи у сфері інтелектуальної власності.

У судове засідання 12.02.2019 представник третьої особи не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) визначено, що якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 1 ст. 202 ГПК України визначено, що неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Таким чином, оскільки третю особу було належним чином повідомлено про судове засідання та останньою не повідомлено про причини неявки, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника третьої особи.

У судовому засіданні 12.02.2019, відповідно до приписів ч. 1 ст. 240 ГПК України судом проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Предметом первісного позову є вимоги позивача за первісним позовом про:

- визнання за позивачем за первісним позовом права попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", який використовував їх до дати подання заявок на реєстрацію відповідачем за первісним позовом;

- визнання за позивачем за первісним позовом права на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого на ім'я відповідачем за первісним позовом на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_6, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг.

Мотивуючи позовні вимоги позивач за первісним позовом вказує на наступні обставини.

1. Позивач за первісним позовом є лідером з виробництва пакувальних виробів, зокрема туб, як в Україні, так і країнах СНД, і існує на тубному ринку з 2002 року, продукція позивача за первісним позовом добре відома як на території України, так і за її межами, оскільки воно виготовляє продукцію на замовлення інших осіб та користується великим попитом, при цьому вже багато років позивач за первісним позовом виробляє туби з нанесенням на них напису «ІНФОРМАЦІЯ_1» на замовлення «ООО «ТНК СИЛМА» (Російська Федерація). На підтвердження зазначеної обставини, позивач за первісним позовом надав копії листа-замовлення від 21.01.2013, листа-замовлення від 07.05.2013, акту №6 від 04.12.2014 про прийомку продукції «Туба з бушоном п/эт. многослойная (ламинатная) «Паста для приема внутрь "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також митні частина декларацій на поставку туб з позначенням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1"-ТД №№ 807100001/2014/000746 від 06.02.2014, 807100002/2014/001966 від 27.08.2014; 807100002/2014/005370 від 19.12.2014, 807110001/2015/000855 від 06.02.2015, 807110001/2015/001457 від 25.02.2015, 807110001/2015/001572 від 25.02.2015, а також інші докази. Також позивач за первісним позовом вказує на те, що має зовнішньоекономічний контракт №27009 від 17.01.2017 на виготовляння на замовлення «ООО «ТНК СИЛМА» (РФ) партії продукції, а саме «Туба з бушоном п/эт. многослойная (ламинатная) «Паста для приема внутрь «ІНФОРМАЦІЯ_1-сладкая» з нанесенням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1 -сладкая», відповідно до якого позивач за первісним позовом виготовив партію продукції.

2. При митному оформлені партії продукції виготовленої на виконання зазначеного вище контракту №27009 від 17.01.2017 було призупинене митне оформлення товару, про що на адресу позивача за первісним позовом надійшло повідомлення про призупинення митного оформлення товарів (лист № 491/00-4720-70-18-03-F від 23.01.2017 від Харківської Митниці ДФС та лист № 831/00-3/20-70-18-03-F від 03.02.2017, а також лист про подовження до 16.02.2017 терміну призупинення митного оформлення по митній декларації від 20.01.2017 № 807110000/2017/000702 та підставою призупинення товару, як зазначено в вищезгаданому повідомленні, є наявність на упаковці, а саме - на тубі, позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1 -сладкая», яке схоже із знаком для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованим у митному реєстрі об'єктів права інтелектуальної власності Державної служби України 06.01.2017 за №3323 на підставі свідоцтва України на знак для товарів і послуг № НОМЕР_6, що належить відповідачеві за первісним позовом, за датою подання заявки на знак для товару - 16.11.2015, свідоцтво отримано на товари 16 та 20 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (надалі - МКТП) та власником свідоцтва на знак для товарів є відповідач за первісним позовом.

3. Оскільки, відповідач за первісним позовом відповідно до ст. 398 Митного кодексу України вніс знак для товарів та послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_6 до митного реєстру об'єктів права інтелектуальної власності та внаслідок цього Харківською митницею ДФС 23.01.2017 було призупинено митне оформлення товару від 20.01.2017 № 807110000/2017/000702 туби п/єт многойслойна (ламінатна) діаметром 50 мм «Паста для приема внутрь «Энгеросгель-сладкая», виробництва позивача за первісним позовом, з використанням позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1-сладкая» та вказані дії з боку відповідача за первісним позовом перешкоджають господарській діяльності позивача за первісним позовом, який в інтересах своєї діяльності значно раніше до дати подання заявки на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг відповідачем за первісним позовом, а саме - до 16.11.2015, добросовісно використовувало позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для маркування упаковки, яку він виробляє, такі дії відповідача за первісним позовом призводять до порушення умов виконання з боку позивача за первісним позовом договірних забов'язань та у зв'язку із чим останній зазнає збитків.

4. Позивач за первісним позовом, в інтересах своєї діяльності значно раніше дати подання заявки на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_6, а саме - до 16.11.2015, добросовісно використовував позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", то відповідно до ст. 500 Цивільного кодексу України набув право попереднього користувача на торговельну марку "ІНФОРМАЦІЯ_1" для таких товарів як туби для пакування.

Надаючи правову оцінку первісним позовним вимогам суд зазначає наступне.

Відповідно до частини третьої статті 157 Господарського кодексу України свідоцтво надає право його володільцеві забороняти іншим особам використовувати зареєстровану торговельну марку без його дозволу, за винятком випадків правомірного використання торговельної марки без його дозволу.

Водночас п. 6 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 494 Цивільного кодексу України (надалі - ЦК України), набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено законом.

Згідно з ч. 1 ст. 495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать, зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності встановлені законом.

Частиною 1 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" Права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки. Строк дії свідоцтва продовжується за умови сплати відповідного збору.

Пунктом 61 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" роз'яснено, що оскільки згідно з пунктом 1 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" з датою подання заявки на знак пов'язується виникнення прав, які випливають із свідоцтва про право власності на знак, у вирішенні питання про момент виникнення у власника свідоцтва на знак для товарів і послуг права забороняти його використання іншими особами господарському суду необхідно точно з'ясовувати дату подання заявки на знак і дату видачі відповідного свідоцтва.

Відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Відповідно до п. 66 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 12 від 17.10.2012 "Про деякі питання вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" відповідно до пункту 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. Такими правами, що виникли до дати подання власником свідоцтва заявки на реєстрацію знака, можуть бути, зокрема, права іншої особи на комерційне (фірмове) найменування, географічне зазначення чи промисловий зразок, а також використання іншою особою позначення, тотожного або схожого із зареєстрованим знаком, до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, - до дати пріоритету заявки (право попереднього користування, передбачене статтею 500 ЦК України).

Так, за приписами ст. 500 ЦК України, будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Таким чином, з наведеного слідує, що у випадку доведення позивачем факту значної і серйозної підготовки для використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1" при виготовленні туб, до дати подання відповідачем заявки згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 (тобто до 16.11.2015), позивач за первісним позовом має право на безоплатне продовження такого використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1". Відтак, з доведенням вказаної пов'язане встановлення факту порушення прав позивача, за захистом яких він звернувся з даним первісним позовом.

Між тим, судом встановлено, що у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/12685/17 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" до Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома Фарм" та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" про визнання свідоцтва на знак товарів і послуг недійсними.

Відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 у даній справі № 910/12685/17, вирішено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 задовольнити частково, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити частково, а саме - визнати недійсним Свідоцтво України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 20 класу МКТП та в цій частині зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів та послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 16,20 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В решті позовних вимог вирішено відмовити.

За приписами ч. 4 с. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Позивач за первісним позовом, у свою чергу, пов'язує факт порушення власного права щодо безоплатного використання торговельної марки "ІНФОРМАЦІЯ_1", як добросовісним користувачем на підставі ст. 500 ЦК України, з наявністю у відповідача за первісним позовом виключного права власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 відносно товарів 16,20 класу МКТП, виробництво яких здійснює позивач за первісним позовом.

Разом із тим, із визнання недійсним свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 відносно товарів 16,20 класу МКТП слідує, що виключне право відповідача за первісним позовом, як власника свідоцтва, щодо заборони іншим особам використовувати без його згоди, про які зазначено у приписах ст. 495 Цивільного кодексу України, ст. 157 Господарського кодексу України та ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" - відсутнє.

Тобто, право на використання позивачем за первісним позовом, як попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", а також право на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" - не забороняється позивачеві за первісним позовом з боку відповідача за первісним позовом.

Відтак, надаючи оцінку порушеного права позивача за захистом якого він звернувся до суду з первісним позовом, суд враховує, що при здійсненні судочинства суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (надалі - Конвенція) та практику Європейського суду з прав людини як джерело права (ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини")

Зокрема, відповідно до ст. 13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

При цьому Європейський суд з прав людини у рішенні від 29 червня 2006 року у справі "Пантелеєнко проти України" зазначив, що засіб юридичного захисту має бути ефективним, як на практиці, так і за законом.

У рішенні від 31 липня 2003 року у справі "Дорани проти Ірландії" Європейський суд з прав людини зазначив, що поняття "ефективний засіб" передбачає запобігання порушенню або припиненню порушення, а так само встановлення механізму відновлення, поновлення порушеного права. При чому, як наголошується у рішенні Європейського суду з прав людини у справі ефективний засіб - це запобігання тому, щоб відбулося виконання заходів, які суперечать Конвенції, або настала подія, наслідки якої будуть незворотними.

При вирішенні справи "Каіч та інші проти Хорватії" (рішення від 17 липня 2008 року) Європейський Суд з прав людини вказав, що для Конвенції було б неприйнятно, якби стаття 13 декларувала право на ефективний засіб захисту, але без його практичного застосування. Таким чином, обов'язковим є практичне застосування ефективного механізму захисту. Протилежний підхід суперечитиме принципу верховенства права

Відтак, Держава Україна несе обов'язок перед зацікавленими особами забезпечити ефективний засіб захисту порушених прав, зокрема - через належний спосіб захисту та відновлення порушеного права. Причому обраний судом спосіб захисту порушеного права має бути ефективним та забезпечити реальне відновлення порушеного права.

На це вказується, зокрема, і у пункті 4 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 у справі №1-33/2004, де зазначено, що верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, яка здійснюється, зокрема і судом як основним засобом захисту прав, свобод та інтересів у державі.

Крім того, Конституційний Суд України у п. 9 мотивувальної частини рішення від 30.01.2003 №3-рп/2003 у справі № 1-12/2003 наголошує на тому, що правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах.

За приписами ст. ст. 3, 15, 16 ЦК України, які передбачають право кожної особи на судовий захист саме порушеного цивільного права. За результатами розгляду спору має бути встановлено не лише наявність підстав на які позивач посилається в обґрунтування своїх позовних вимог, але й визначено, чи було порушене цивільне право особи, за захистом якого позивач звернувся до суду, яке саме право порушено, в чому полягає його порушення, оскільки в залежності від цього визначається належний спосіб захисту порушеного права, якщо воно мало місце.

Відсутність порушеного або оспорюваного права позивача є підставою для ухвалення рішення про відмову у задоволенні позову, незалежно від інших встановлених судом обставин.

Таким чином, оскільки відповідно до рішення суду у справі № 910/12685/17, що набрало законної сили, визнано частково недійсним свідоцтво України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг відносно товарів 16,20 класу МКТП та власником якого є відповідач за первісним позовом, слід дійти висновку, що підстава, з якою позивач за первісним позовом пов'язує факт порушення власного права, за захистом якого він звернувся до суду з первісним позовом - відсутня.

За таких обставин, суд приходить до висновку про відсутність порушення з боку відповідача за первісним позовом прав позивача, за захистом яких він звернувся до суду з первісним позовом, а відтак - вимоги позивача за первісним позовом про визнання за ним права попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке позивач за первісним позовом використовував їх до дати подання заявок на реєстрацію відповідачем (за первісним позовом), а також про визнання за ним права на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого на ім'я відповідача за первісним позовом на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_6, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг - "ІНФОРМАЦІЯ_1" є необґрунтованими, у зв'язку із чим у задоволенні первісного позову слід відмовити у повному обсязі.

Поряд із тим, з приводу клопотання відповідача за первісним позовом щодо закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв'язку із відсутністю предмету спору, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України, Господарський суд закриває провадження у справі, якщо відсутній предмет спору.

У застосуванні вказаної норми слід враховувати, що господарський суд закриває провадження у справі у зв'язку з відсутністю предмета спору, зокрема, у випадку припинення існування предмета спору (наприклад, сплата суми боргу, знищення спірного майна, скасування оспорюваного акта державного чи іншого органу тощо), якщо між сторонами, у зв'язку з цим, не залишилося неврегульованих питань.

Закриття провадження у справі на підставі зазначеної норми ГПК можливе в разі, коли предмет спору існував на момент виникнення останнього та припинив існування в процесі розгляду справи.

Разом із тим, визнання недійсним свідоцтва України за № НОМЕР_6 від 26.09.2016 на знак для товарів та послуг відносно товарів 16,20 класу МКТП не тягне за собою відсутність предмета спору у справі за первісними позовними вимогами, оскільки дане свідоцтво не є предметом спору так само як не є предметом спору у даній справі за первісним позовом охоронюване за цим свідоцтвом право інтелектуальної вартості на знак товарів та послуг та поряд із тим - предметом спору у справі за первісним позовом є право позивача за первісним позовом як попереднього користувача на підставі ст. 500 ЦК України.

З урахуванням вищезазначеного, визнання недійсним свідоцтва України за № НОМЕР_6 від 26.09.2016 на знак для товарів та послуг відносно товарів 16,20 класу МКТП не є підставою для закриття провадження у справі на підставі п. 2 ч. 1 ст. 231 ГПК України у зв'язку із відсутністю предмету спору, у зв'язку із чим у задоволенні клопотання відповідача за первісним позовом у закритті провадження у справі слід відмовити.

Предметом зустрічного позову є вимоги позивача про:

- про заборону відповідачеві за зустрічним позовом використовувати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016;

- заборону відповідачеві за зустрічним позовом використовувати об'єкт авторського права - слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно, та виключні авторські майнові права на яку належать позивачеві за зустрічним позовом.

Так, мотивуючи зустрічні позовних вимог про заборону відповідачеві за зустрічним позовом використовувати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016, позивач за зустрічним позовом вказує на те, що використовуючи позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для маркування туб, відповідач за зустрічним позовом порушує майнові права позивача за зустрічним позовом не лише на знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016, а й на знак "ІНФОРМАЦІЯ_1", згідно свідоцтва України №58610 від 16.01.2006, які належать до однієї родової та видової групи, мають однакове призначення та які використовуються для позначення однорідних товарів та послуг, а тому схожі до однакового ступеню змішування.

Так, як вбачається із свідоцтва України № НОМЕР_5, позначення зареєстроване для наступних товарів і послуг МКТП:

- 5 клас: фармацевтичні, ветеринарні препарати; дієтичні речовини на лікарські потреби; лікарські засоби для людини та тварин, сорбенти на медичні потреби;

- 35 клас; реклама; імпортно-експортні агентства; демонстрування товарів; вивчання ринку; просування товарів для третіх осіб; публікування рекламних текстів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних об'яв, стендів, щитів;

- 39 клас: транспортування (перевезення), пакування та зберігання товарів.

Відтак , обсяг правової охорони знака, що визначений приписами ст. 494 ЦК України, за свідоцтвом № НОМЕР_5 не розповсюджується на такі товари як «туби ламіновані», виробництво яких здійснює відповідач за зустрічним позовом.

Разом із тим, позивач за зустрічним позовом на доведення своїх тверджень, щодо використання відповідачем за зустрічним позовом знака за свідоцтвом № НОМЕР_5 надав висновок експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 542 від 03.02.2017, складений судовим експертом ОСОБА_4 (свідоцтво Міністерства юстиції України № 1231 про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане 08.07.2011, дійсне до 22.08.2017). На дослідження експерту були поставлені питання щодо схожості або тотожності позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», яке використовує відповідач за зустрічним позовом на тубах зі знаками для товарів і послуг за свідоцтвами України № НОМЕР_6 та № НОМЕР_5.

Так, згідно вказаного висновку експертного дослідження об'єктів інтелектуальної власності № 542 від 03.02.2017 встановлено, що:

1) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», нанесене на упаковку (туба ламінована виробництва TOB «ТУБНИЙ ЗАВОД»), є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_5;

2) позначення «ІНФОРМАЦІЯ_1», нанесене на упаковку (туба ламинована), є схожим настільки, що його можна сплутати із знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України № НОМЕР_6.

Разом із тим, у вказаному висновку експерт зазначив, що відповідно до «Правил складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України знак для товарів і послуг» при перевірці позначень на тотожність і схожість необхідно провести пошук тотожних або схожих позначень, визначити ступінь схожості заявленого позначення та виявлених при проведенні пошуку позначень та визначити однорідність товарів і/або послуг, для яких заявлено знак, в порівнянні з товарами і/або послугами, для яких зареєстровані або заявлені тотожні або схожі знаки, виявлені під час пошуку. При цьому експерт зазначив, що туба, яку виробляє відповідач за зустрічним позовом та на поверхню якої нанесено позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1", призначена для зберігання поліметилсилоксан полігідрату (ентеросорбент). А отже речовина, для пакування якої призначена туба, надана йому на дослідження, відноситься до лікарських засобів.

Разом із тим, з обставин справи вбачається, що відповідач за зустрічним позовом не розміщує в тубу лікарський засіб, а отже не використовує позначення для маркування такого товару як лікарський засіб, що відноситься до товарів 5 класу МКТП, тобто товар для якого відповідач за зустрічним позовом використовує позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" - це сама туба, тобто пакувальний товар, а не лікарський засіб, для якого даний туб призначений.

За приписом ч. 1 ст. 101 ГПК України, учасник справи має право подати до суду висновок експерта, складений на його замовлення.

При цьому, за приписом ч. 1. ст. 104 ГПК України, висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої сили і оцінюється судом разом із іншими доказами за правилами, встановленими статтею 86 цього Кодексу. Відхилення судом висновку експерта повинно бути мотивоване в судовому рішенні.

Так, за приписами 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Разом із тим, за приписами ст. ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

В силу приписів ст. ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

При цьому суду не надано доказів на підтвердження того факту, що відповідачем за зустрічним позовом здійснювалося використання позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для позначення послуг 35 та 39 класів МКТП (послуги імпортно-експортних агентств; демонстрування товарів; вивчання ринку; просування товарів для третіх осіб; публікування рекламних текстів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних об'яв, стендів, щитів; та транспортування (перевозіння), пакування та зберігання товарів).

Таким чином, суд приходить до висновку, що доводи позивача про те, що знак "ІНФОРМАЦІЯ_1", згідно свідоцтва України № НОМЕР_5 від 16.01.2006, які належать до однієї родової та видової групи, мають однакове призначення та які використовуються для позначення однорідних товарів та послуг, а тому схожі до однакового ступеню змішування, на що позивач вказує мотивуючи вимоги про заборону відповідачеві за зустрічним позовом використовувати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 є безпідставними.

Разом із тим, щодо чинності свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016, суд повторно вказує на те, що відповідно до постанови Північного апеляційного господарського суду від 15.01.2019 у даній справі № 910/12685/17, вирішено апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Овента" на рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 задовольнити частково, рішення Господарського суду міста Києва від 25.07.2018 у справі № 910/12685/17 скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задовольнити частково, а саме - визнати недійсним Свідоцтво України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 року на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 20 класу МКТП та в цій частині зобов'язати Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв на знак для товарів та послуг стосовно визнання частково недійсним свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 на знак для товарів та послуг, власником якого є Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відносно товарів 16,20 класу МКТП та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». В решті позовних вимог вирішено відмовити.

За приписами ч. 4 с. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Підсумовуючи вищевикладене, слід дійти висновку, що права позивача за зустрічним позовом, в частині вимог щодо заборони відповідачеві за зустрічним позовом використовувати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 - не порушені відповідачем за зустрічним позовом, а тому зустрічний позов у зазначеній частині вимог не підлягає задоволенню.

Мотивуючи зустрічні позовні вимоги а частині заборони відповідачеві за зустрічним позовом використовувати об'єкт авторського права - слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно, та виключні авторські майнові права на яку належать позивачеві за зустрічним позовом, останній вказує на те, що використанням позначення "ІНФОРМАЦІЯ_1" для маркування туб відповідач за зустрічним позовом порушує авторські майнові права позивача за зустрічним позовом на слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є оригінальною назвою твору та може використовуватися самостійно.

Зокрема, позивач за зустрічним позовом зазначає, що він є власником авторських майнових прав на службові твори, а саме - фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 1) і Фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 2) та при цьому, вказана фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1" частина 1 та частина 2 є службовим твором за авторством ОСОБА_5 при цьому авторські майнові права належать позивачеві за зустрічним позовом.

При цьому позивач за зустрічним позовом вказує на те, що вищевказаний твір був створений в 1991 році, а відповідні особисті немайнові та майнові авторські права виникли саме з цього моменту згідно ч. 1 ст. 437 ЦК України. Зокрема - Державною службою інтелектуальної власності України було прийнято рішення про реєстрацію авторського права на твір за позивачем за зустрічним позовом на основі заявки № НОМЕР_3 від 25.12.2015 та позивачеві надано відповідне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_4 від 25.01.2016 (фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1", частина 1), а також рішення про реєстрацію авторського права на твір за позивачем за зустрічним позовом на основі заявки № 64736 від 25.12.та позивачеві за зустрічним позовом було видано відповідне свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № НОМЕР_3 від 25.01.2016 (фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1", частина 2).

Також позивач зазначає, що вказані вище фармакопейні статті є науково-технічними письмовими творами та у даних творах описано склад лікарського засобу, фармакологічну дію, особливості застосування у різних лікарських формах, тощо. При цьому назва "ІНФОРМАЦІЯ_1" як частина твору є оригінальною та може використовуватись самостійно, що підтверджується висновком № 57 науково-правової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.11.2015, який був наданий Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. Поряд із тим, позивач вказує, що назва "ІНФОРМАЦІЯ_1" є невід'ємною частиною твору, яка надає йому індивідуального характеру та дає можливість ідентифікувати його, а всі виключні майнові права на твори «фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 1) та «фармакопейна стаття "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 2) належать позивачеві за зустрічним позовом.

Так, відповідно до статті 4 Закону «Про авторське право і суміжні права» № 3792 (надалі - Закон № 3792) (в редакції від 23.12.1993):

- автор - фізична особа, творчою працею якої створено твір;

- особа, що має авторське право і суміжні права, - це автор або виконавець у випадках, коли майновими правами володіє автор або виконавець, а також фізична чи юридична особа, якій було передано майнові права;

- обнародування твору - дія, що робить твір доступним для публіки, якими б засобами це не досягалось;

- відтворення - виготовлення одного або більше примірників твору або фонограми в будь-якій матеріальній формі, в тому числі у звуко- і відеозапису, а також запис твору або фонограми для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (включаючи цифрову), оптичній або іншій формі, яку читає машина. Примірник - це результат будь-якого відтворення твору.

Частиною першою та другою статті 5 Закону № 3792 (в редакції від 23.12.1993) встановлено, що цим Законом охороняються твори у галузі науки, літератури і мистецтва, зокрема скульптури, картини, малюнки, гравюри, літографії та інші твори образотворчого мистецтва; підлягають охороні за цим Законом як обнародувані, так і необнародувані твори в галузі науки, літератури і мистецтва, незалежно від їх призначення, жанру, достоїнства, обсягу, мети (освіта, інформація, реклама, пропаганда, розваги тощо), а також способу відтворення, виражені в усній, письмовій чи будь-якій іншій формі.

Згідно з частиною 2 та 3 ст.9 Закону № 3792 (в редакції від 23.12.1993) особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який вміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі - (С), імені (найменування) особи, яка має авторське право, і року першої публікації твору; особа, яка має авторське право або будь-яку виключну правомочність на твір, для свідчення про авторство на обнародуваний чи необнародуваний твір, про факт і дату опублікування твору чи про договори, які зачіпають права автора на твір, у будь-який час протягом терміну охорони авторського права може його зареєструвати в офіційних державних реєстрах.

Статтею 11 Закону № 3792 (в редакції від 23.12.1993) встановлено, що первинним суб'єктом, якому належить авторське право, є автор; автором вважається особа, зазначена як автор на примірнику обнародуваного твору, на рукописі або на оригіналі твору мистецтва, якщо в судовому порядку не буде доведено інше.

Відповідно до ст. 20 Закону № 3792 (в редакції від 23.12.1993) авторське право на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом, належить його автору; виключне право на використання такого твору належить особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцю), якщо інше не передбачено договором.

Згідно з ч. 1 ст. 27 Закону № 3792 (в редакції від 23.12.1993) майнові права можуть бути передані (відступлені) автором або іншою особою, що має авторське право, іншій особі. Автор або інша особа, що має авторське право (ліцензіар), можуть також видати ліцензію іншій особі (ліцензіату) на використання твору відповідно до такої ліцензії. Передача (відступлення) авторського права і видача ліцензії оформляються авторським договором.

Частиною 1 та 2 ст. 14 Закону № 3792 (в редакції від 23.12.1993) встановлено, що автору або іншій особі, яка має авторське право, належать виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким способом; автору або іншій особі, яка має авторське право, належить виключне право дозволяти або забороняти, зокрема, відтворення творів. Цей перелік не є вичерпним.

Так, згідно із висновком № 57 науково-правової експертизи у сфері інтелектуальної власності від 18.11.2015, який був наданий Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, на розгляд експерта були поставлені наступні питання:

1. Чи є надані на експертизу матеріали, автором яких є ОСОБА_6 об'єктами охорони авторського права?

2. Чи є слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зустрічається у матеріалах наданих на експертизу, самостійним об'єктом охорони авторського права?

3. Чи може назва твору або частина твору бути зареєстрована як знак для товарів та послуг?

Стосовно першого питання експерт дійшов висновку, що надані на дослідження матеріали є літературними творами, а відповідно є об'єктами охорони авторського права.

Щодо другого питання, експерт у своєму дослідженні дійшов висновку, що слово «ІНФОРМАЦІЯ_1», що зустрічається у матеріалах наданих на експертизу, є самостійним об'єктом охорони авторського права.

Разом із тим, як вбачається із наданих відповідачем за зустрічним позовом даних державного реєстру «Електронна база Украпатенту Зареєстровані в Україна знаки для товарів і послуг» свідоцтво НОМЕР_1 перереєстроване в свідоцтво України НОМЕР_2, слово «ІНФОРМАЦІЯ_1» було зареєстроване в якості знака для товарів і послуг на ім'я Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН України 15.10.1993 (дата подання заявки 03.10.1989), тобто до того, як ОСОБА_6 написав статті "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 1) та "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 2).

Окрім того, суд приймає до уваги ту обставину, що вищевказані фармакопейні статті є науково-технічними письмовими творами, у яких описано склад певного лікарського засобу, фармакологічну дію, особливості застосування у різних лікарських формах, умови зберігання, транспортування, маркування, вид упаковки лікарського засобу, який маркується торговельною маркою "ІНФОРМАЦІЯ_1", права на яку, відповідно до свідоцтва України НОМЕР_2 на дату написання творів, належали Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН України.

Крім того, суд приймає до уваги приписи п. 24 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав №5 від 04.06.2010р. у яких вказується на те, що, якщо твір створено у порядку виконання працівником трудового договору (контракту) і в межах строку його дії, тобто при виконанні службових обов'язків і за службовим завданням роботодавця, то особисті немайнові права автора твору належать працівникові вони є невідчужуваними.

Так, суду не надано доказів на підтвердження того факту, що між ОСОБА_5 та позивачем за зустрічним позовом був укладений відповідний трудовий договір, службове завдання, тощо, з яких вбачалася трудова функція ОСОБА_5 на створення твору чи його створення за завданням роботодавця у процесі трудової діяльності або авторського договору, а також доказів на підтвердження того, що позивач за зустрічним позовом є набувачем виключних майнових авторських прав на твір "ІНФОРМАЦІЯ_1", автором якого є ОСОБА_5 і цей твір є службовим твором, а також, що позивачеві за зустрічним позовом належать майнові авторські права на зазначений об'єкт права інтелектуальної власності, за наявності яких він може вимагати заборони використовувати об'єкт іншим особам.

Відповідно до приписів ст. ст. 73, 74 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

В силу приписів ст. ст. 76, 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

При цьому, відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Таким чином, позивачем за зустрічним позовом не доведено того, що назви творів - статей "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 1) та "ІНФОРМАЦІЯ_1" (частина 2) підлягають охороні як об'єкти авторського права, а також не доведено того, що слово "ІНФОРМАЦІЯ_1" є результатом творчої діяльності автора вказаних статей та назва цих творів є оригінальною, а також не доведено того, що позивач за зустрічним позовом має авторські прав на слово "ІНФОРМАЦІЯ_1".

За таких обставин, суд приходить до висновку, що права позивача за зустрічним позовом в частині використання відповідачем за зустрічним позовом об'єкту авторського права - слова "ІНФОРМАЦІЯ_1" - не порушені відповідачем за зустрічним позовом, у зв'язку із чим вимоги позивача за зустрічним позовом про заборону відповідачеві за зустрічним позовом використовувати об'єкт авторського права - слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно, та виключні авторські майнові права на яку належать позивачеві за зустрічним позовом є безпідставними та зустрічний позов у зазначеній частині вимог не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 129 ГПК України, витрати зі сплати судового збору за подання первісного позову покладаються на позивача за первісним позовом - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" та витрати зі сплати судового збору за подання зустрічного позову покладаються на позивача за зустрічним позовом - Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм".

Керуючись ст. ст. 12, 13, 46, 73, 74, 75, 76, 77, 86, 104, 129, 232, 233, 237, п. 2 ч. 5 ст. 238, ст. ст. 240, 241, 250, ч. 1 ст. 256 Господарського процесуального кодексу України, ст. ст. 3, 15, 16, 494, 495, 500 Цивільного кодексу України, ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", ст. 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", суд -

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" про визнання права попереднього користувача на знаки для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", яке використовувало їх до дати подання заявок на реєстрацію Приватним акціонерним товариством "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ" відмовити.

2. У задоволенні первісного позову Товариства з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" про визнання права на продовження безоплатного використання знаку для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого на ім'я Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ" на підставі Свідоцтва України на знак для товарів і послуг "ІНФОРМАЦІЯ_1" за № НОМЕР_6, виданих Державним департаментом інтелектуальної власності України, без отримання спеціального дозволу та згоди власника знаку для товарів і послуг - "ІНФОРМАЦІЯ_1" відмовити.

3. У задоволенні зустрічного позову Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" використовувати знак "ІНФОРМАЦІЯ_1" згідно свідоцтва України № НОМЕР_6 від 26.09.2016 відмовити.

4. У задоволенні зустрічного позову Приватного акціонерного товариства "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю "Тубний завод" використовувати об'єкт авторського права - слово "ІНФОРМАЦІЯ_1", що є оригінальною назвою твору, яка може використовуватися самостійно, та виключні авторські майнові права на яку належать Приватному акціонерному товариству "Екологоохоронна фірма "Креома-Фарм" відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення складено та підписано 18.02.2019 року.

Головуючий суддя Ю.О. Підченко

Суддя Н.І. Зеленіна

Суддя А.І. Привалов