ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018р. Справа №914/2509/16

м.Львів

За позовом: Юліус Блюм ГмбХ, Австрія, м.Хьохст

до відповідача: Фізичної особи - підпримця Гавуки Руслана Васильовича, м.Львів

про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг

Суддя Кітаєва С.Б.

при секретарі Зарицькій О.Р.

Представники :

від позивача: Хома М.В., Кириєвський О.Б. - представники за довіреністю

від відповідача: Гавука Р.В. - фізична особа - підприємець

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Юліус Блюм ГмбХ (далі - Позивач) подало до Господарського суду Львівської області позов до фізичної особи підприємця Гавуки Руслана Васильовича (далі - Відповідач) про припинення порушення права на знаки для товарів і послуг (далі - ЗТП) та відшкодування збитків.

Рішенням господарського суду Львівської області від 18.04.2017 (головуючий - суддя Петрашко М.М., судді: Мазовіта А.Б. і Мороз Н.В.): у позові відмовлено; з позивача стягнуто на користь відповідача 3 000 грн. на відшкодування витрат з оплати послуг адвоката.

Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 скасовано згадане рішення місцевого господарського суду; позов задоволено частково; відповідача зобов'язано припинити використання ЗТП компанії Блюм за такими номерами міжнародної реєстрації: 1171363, 996626, 1161863, 598611, 821996 у мережі Інтернет за адресами доменів: meblevysvit. prom.ua та https://facebook.com/ meblevysvit; у решті позовних вимог відмовлено; з відповідача стягнуто на користь позивача 1 378 грн. за розгляд справи в суді першої інстанції та 1 515,80 грн. судового збору за розгляд справи в суді апеляційної інстанції.

Відповідач, посилаючись на незаконність та необґрунтованість оскаржуваної постанови апеляційної інстанції, подав касаційну скаргу до касаційної інстанції, у якій просив скасувати відповідну постанову та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог, та стягнути з позивача на користь відповідача судові витрати.

Постановою Верховного Суду від 20 березня 2018 року у справі №914/2509/16: касаційну скаргу фізичної особи-підприємця Гавуки Руслана Васильовича задоволено частково; рішення господарського суду Львівської області від 18.04.2017 та постанову Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 зі справи № 914/2509/16 скасовано в частині, що стосується розгляду позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг, а також у частині стягнення коштів на відшкодування витрат на оплату послуг адвоката і витрат зі сплати судового збору, справу у відповідних частинах передано на новий розгляд до господарського суду Львівської області.

Згідно Протоколу від 06.04.2018 р. автоматизованого розподілу судової справи №914/2509/16 між суддями Господарського суду Львівської області визначено суддю Кітаєву С.Б. для нового розгляду справи в частині, що стосується розгляду позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг, а також у частині стягнення коштів на відшкодування витрат на оплату послуг адвоката і витрат зі сплати судового збору.

15.12.17. набрав чинності Закон України від 03.10.17. "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів", яким зокрема, Господарський процесуальний кодекс України викладений в новій редакції.

Пунктом 9 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України в редакції Закону України від 03.10.17., чинної з 15.12.17., передбачено, що справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких порушено до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ГПК України, в редакції Закону України від 03.10.17., чинної з 15.12.17., загальне позовне провадження призначається для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні.

Дослідивши матеріали справи № 914/2509/16, з метою справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення спору, а також ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів всіх учасників судового процесу, господарський суд дійшов висновку, що справу № 914/2509/16 слід розглядати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою від 11.04.2018 року господарський суд Львівської області прийняв справу № 914/2509/16 до провадження в частині, що стосується розгляду позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг, а також у частині стягнення коштів на відшкодування витрат на оплату послуг адвоката і витрат зі сплати судового збору; постановив розгляд справи № 914/2509/16 здійснювати за правилами загального позовного провадження; призначив підготовче засідання 10.05.18 р.

Ухвала суду від 11.04.2018 року скеровувалась судом сторонам, у тому числі Фізичній-особі підприємцю Гавука Руслану Васильовичу - відповідачу у справі, на адресу: 79049 АДРЕСА_1, яка відповідає відомостям про місце проживання Гавука Р.В. за матеріалами у справі.

З тих підстав, що у підготовче засідання 10.05.2018 року відповідач не з»явився, не забезпечив в засідання і явку уповноваженого представника, а скерована відповідачу ухвала від 11.04.2018 року повернута до господарського суду з відміткою поштового відділення «за закінченням встановленого строку зберігання», ухвалою від 10.05.2018 року суд відклав підготовче засідання на 30.05.2018 року.

З отриманого судом станом на 10.05.2018 року Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань з»ясовано, що місцем проживання ФОП Гавука Р.В. є адреса: 79049, АДРЕСА_2, тобто, адреса яка зазначена позивачем у позовній заяві і на яку судом було скеровано відповідачу ухвалу по справі від 11.04.2018 року. Окрім того з»ясовано, що про перебування фізичної особи-підприємця Гавука Р.В. в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства, відомості у Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань відсутні.

Ухвала господарського суду від 10.05.2018 року про відкладення підготовчого засідання на 30.05.2018 року повернута до суду органом зв»язку з відміткою причини невручення: «інші причини, що не дали змоги виконати обов»язки щодо пересилання поштового відправлення».

В підготовче засідання 30.05.2018 року відповідач , його уповноважений представник, - не з»явились.

За таких обставин 30.05.2018 року суд постановив відкласти підготовче засідання на 06.07.2018 року. Зважаючи на необхідність забезпечення сторонам належної підготовки справи для розгляду по суті, виходячи із конкретних обставин справи, у тому числі у зв»язку із незабезпеченням відповідачем явки в засідання його / чи уповноваженого представника, складність справи, виходячи із положень ч.3 ст.177 Господарського процесуального кодексу України, суд з власної ініціативи продовжив строк підготовчого провадження у справі на тридцять днів.

Крім того, у підготовче засідання 06.07.2018 року було викликано до господарського суду експерта Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз - Харабугу Юрія Станіславовича для надання пояснень щодо проведеного ним експертного дослідження №1087 від 10.03.2016 року.

За вх.№21804/18 в господарському суді 13.06.2018 року зареєстровано повернення органом зв»язку кореспонденції, адресованої судом відповідачу, з відміткою причин невручення «інші причини, що не дали змоги виконати обов»язки щодо пересилання поштового відправлення».

В підготовче засідання 06.07.2018 року відповідач не з»явився, явку уповноваженого представника не забезпечив. Заяви, клопотання від відповідача до суду не надходили. В підготовчне засідання з»явився експерт Харабуга Юрій Станіславович, який надав пояснень щодо проведеного ним експертного дослідження (Висновок №1087 від 10.03.2016 року).

Ухвалою від 06.07.2018 року суд закрив підготовче провадження у справі №914/2509/16 та призначив справу до судового розгляду по суті на 06.08.2018 року.

Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманим судом станом на 06.08.2018 року, підтверджено місце проживання Гавуки Р.В. за адресою: 79049, АДРЕСА_2 та відсутність в Реєстрі записів про припинення підприємницької діяльності Гавуки Р.В., перебування ФОП Гавуки Р.В. в процесі припинення, банкрутства.

Ухвала суду від 06.07.2018 року отримана відповідачем 12.07.2018 року, що підтверджується наявним у справі повідомленням про вручення рекомендованої поштової кореспонденції за №79014 1191593 2.

В судове засідання 06.08.2018 року відповідач не з»явився, не забезпечив в засідання і явку уповноваженого представника; заяви, клопотання від відповідача до суду не надходили.

Суд оголосив відкритим судове засідання 06.08.2018 року та розпочав розгляд справи по суті.

З технічних причин ухвалою від 06.08.2018 року судове засідання було відкладено на 13.08.2018 року.

В судове засідання 13.08.2018 року з»явився відповідач, заявив усне клопотання про відкладення судового засідання мотивуючи тим, що йому не було відомо про розгляд даної справи судом та призначені судові засідання у даній справі, а про судове засідання 13.08.2018 року йому стало відомо випадково.

Усне клопотання відповідача судом відхилено.

Як вбачається з матеріалів справи, в процесі підготовчого провадження відповідач не скористався наданим йому законом правом подати (за наявності таких) додаткові, окрім наявних вже у справі, письмові заперечення проти позову, або будь-які інші письмові заперечення по суті спору.

До матеріалів справи (до позовної заяви) долучені належні докази виконання позивачем вимог ст.172 ГПК України - надіслання відповідачу копії позовної заяви та копій доданих до неї документів листом з описом вкладення на адресу місця проживання відповідача, яка також є офіційною адресою місця проживання відповідача згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Судом також були вчинені всі належні дії для повідомлення відповідача про прийняття справи до розгляду та про призначення підготовчого засідання (ухвала від 11.04.2018 ), як і про відкладення підготовчих засідань по справі - відповідні ухвали суду надсилалася на адресу місця проживання відповідача, яка також є офіційною адресою його місця проживання згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме: 79049, АДРЕСА_3.

Перелічені вище ухвали суду по справі надсилались відповідачу рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Відповідно до п.99 Постанови КМУ від 5 березня 2009р. №270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», рекомендовані поштові відправлення, які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень, під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об'єкті поштового зв'язку вручаються адресату.

У разі відсутності адресата до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення.

Відповідно до розділу «Строк зберігання поштових відправлень, поштових переказів» постанови КМУ від 5 березня 2009р. №270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», у разі невручення рекомендованого листа з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою до об'єкта поштового зв'язку місця призначення із зазначенням причини невручення.

З указаних Правил вбачається, що повернення поштою рекомендованого листа з зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання» можливо тільки у разі, якщо під час доставки поштою його не можна було вручити адресату або його уповноваженому представнику (відправлення не вручене під час доставки), та якщо на вкладене до абонентської скриньки адресата повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення адресат не відреагував - не звернувся на пошту для отримання судової повістки, проте відправлення чекало адресата (зберігалося) на пошті встановлений законом строк, і лише після його сплину було повернуто за зворотною адресою.

Враховуючи наведене, наявні у справі матеріали суд дійшов висновку, що неотримання відповідачем кореспонденції суду (ухвал по даній справі) за місцем проживання та повернення її до суду органом зв»язку з відмітками про неможливість вручененя «за закінченням встановленого строку зберігання», тощо є наслідками діяння (бездіяльності) відповідача щодо її належного отримання, тобто його власною волею. Відтак, відповідач вважається повідомленим про прийняття ухвалою суду від 11.04.2018 року справи до розгляду та про призначені в межах підготовчого провадження засідання належним чином, оскільки судом було виконано всі покладені на нього обов»язки в межах строків підготовчого провадження, а відповідач, натомість проявив протиправну процесуальну бездіяльність. Крім того, в судове засідання з розгляду справи по суті 06.08.2018 року відповідач, отримавши ухвалу суду від 06.07.2018 року про закриття підготовчого провадження та про призначення даної справи до розгляду по суті, без поважних причин не з»явився, не забезпечив явку і уповноваженого представника, із клопотаннями, заявами, зокрема в порядку ст.207 Господарського процесуального кодексу, до суду не звернувся.

Окрім того, про скерування Верховним Судом справи №914/2509/16 на новий розгляд до Господарського суду Львівської області відповідачу було достеменно відомо, оскільки він та його адвокат брали участь в засіданні Верховного Суду в день проголошення Постанови ВС від 20.03.2018 . Відтак, відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись з процесуальними документами, постановленими господарським судом Львівської області у даній справі у Єдиному державному реєстрі судових рішень, знаючи, що Верховним Судом справа № 914/2509/16 скерована до суду першої інстанції на новий розгляд.

Наявність правових підстав для відкладення судового засідання відповідачем не доведено.

З підстав, наведених у позові, письмових поясненнях представники позивача просять позов в частині позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг задовольнити.

Заявлені вимоги мотивують, зокрема, тим, що: позивачем здійснено міжнародну реєстрацію ЗТП BLUM, а відповідачем вчинено порушення майнових прав інтелектуальної власності позивача шляхом використання на веб-сторінках інтернет-магазину ЗТП позивача з метою пропонування його товару для продажу. Позивач наголошує, що підставою позовних вимог є не факт продажу відповідачем товарів виробництва компанії «Блюм» із використанням знаків для товарів і послуг компанії «Блюм» на таких товарах, а використання відповідачем знаку для товарів і послуг позивача, зокрема, в мережі Інтернет без дозволу позивача. При цьому, позивач зазначає, що потрібно розмежовувати правову охорону, яка надається знаку для товарів і послуг, нанесений на товар (1-34 класи ("товари") Ніццької класифікації) та правову охорону, яка надається знаку для товарів і послуг при рекламуванні товару (34-35 класи "послуги" Ніццької класифікації).

Крім того, позивач вказує на те, що законодавець також розмежовує види використання знаку - на товарах та чи /предметах, пов'язаних із таким товаром та використання знаку при наданні послуги, в рекламі та в мережі інтернет, що вбачається з ч.4 ст.16 ЗУ "Про захист прав на знаки для товарів і послуг".

Таким чином, позивачем зазначено, що у випадку якби відповідач просто здійснював перепродаж товару, виробником якого є позивач і застосовував словесне значення "Блюм" виключно в цілях індентифікації товару (6 клас Ніццької класифікації - використання знаку на товарі, зокрема, на фурнітурі), то у такому випадку, на думку позивача, підлягав би застосуванню принцип вичерпання права.

Проте, відповідач, використовуючи зображення знаку для товарів і послуг на своєму веб - сайті здійснював види діяльності з використання торгової марки "Блюм, здійснення яких є виключною компетенцією правовласника (35 клас Ніццької класифікації - зокрема, реклама, маркетинг, облаштування місць продажу товару, інтернет- реклама в комп'ютерній мережі) без отримання дозволу.

Також позивач вказує на те, що використовуючи на головній сторінці веб - сайту зображення знаку для товарів і послуг, відповідач зазначав на сайті інтернет магазину "Меблевий світ" в розділі "партнери Компанію "Блюм", таким чином користувався перевагами ділової репутації компанії "Блюм" та створював хибне уявлення про свої ділові взаємовідносини із компанією "Блюм".

Крім того, позивач вважає, що у даному випадку не підлягає застосуванню принцип вичерпання права, з огляду на те, що діяльність з продажу відповідачем товарів виробником яких є компанія "Блюм" не є порушенням прав інтелектуальної власності, оскільки такі товари введені в цивільний обіг на території іншої держави, проте це, на думку позивача, жодним чином не спростовує права правоволодільця забороняти використовувати зареєстрований знак для товарів та послуг щодо інших (не введених в цивільний оборот) товарів чи послуг.

При цьому, як вказує позивач, вичерпання прав на знаки для товарів і послуг відбувається після продажу конкретної одиниці товару і стосується тільки товару, а не послуги, пов'язаної з продажом аналогічного товару (маркетинг, рекламні матеріали, облаштування місця продажу).

В судовому засіданні 13.08.2018 року відповідач, з підстав наведених у наявному у справі відзиві, доповненні до відзиву, письмових поясненнях тощо просить в позові відмовити.

Як вбачається із наявних у справі відзиву на позов та пояснень, наданих відповідачем в ході розгляду даної справи та перегляду судових рішень апеляційною та касаційною інстанціями, відповідач вважає позовні вимоги необгрунтованими та безпідставними, просить в позові відмовити. Відповідач заперечує наявність, власне, самого використання ним ЗТП позивача на веб-сторінках і зазначає про відсутність відповідних зображень на таких сторінках.

Відповідач вважає, що позивачем не подано жодного доказу незаконного використання відповідачем знаків для товарів і послуг, що офіційно зареєстровані компанією Блюм. Заперечення відповідача грунтуються також на доводах щодо проведення експертного дослідження (Висновок Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз №1087 від 10.03.2016) за матеріалами, текст яких виконано іноземною мовою, за відсутності даних про обізнаність виконавця (виконавців) дослідження з такою мовою та/або про здійснення перекладу відповідних матеріалів українською мовою.

Крім того, відповідач вважає, що враховуючи обставини щодо введення товарів компанії Блюм в цивільний оборот, позивач не має права забороняти використання такого знаку для товарів і послуг та вказує на те, що позовні вимоги стосуються саме продажу оригінального товару виробленого компанією Блюм, а не будь - якої форми підробки такого товару.

В судовому засіданні 13.08.2018 року оголошено вступну та резолютивну частини прийнятого у справі рішення.

Судом встановлено , що Компанія Юліус Блюм ГмбХ виробляє та реалізує фурнітуру для меблевої промисловості. В Україні Компанія "Блюм" представлена дочірнім підприємством - ТОВ "Блюм Україна".

Компанія "Блюм" є правоволоділцем торгових марок BLUM, БЛЮМ, ANTARO, LEGRABOX, TANDEM що підтверджується міжнародною реєстрацією 1171363, 1004732, 1074836, 1197881, 1197692, 598611, 821996, 996626, 1161863.

Покликаючись на те, що згадані знаки для товарів і послуг незаконно використані на сайті інтернет магазину "Меблевий світ", Компанія "Блюм" звернулася до Львівського науково - дослідного інституту судових експертиз щодо проведення експертного дослідження ресурсів мережі Інтернет.

Як вбачається з матеріалів справи, Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз у Висновку №1087 від 10.03.2016 р. зазначено, що на веб-сторінці http://meblevysvit.prom.ua/ містяться графічні зображення товарів із зазначенням торгової марки BLUM.

Крім цього, на вказаному веб - сайті інтернет магазину "Меблевий світ" в розділі "партнери" міститься посилання на веб - сайт ТОВ "Блюм Україна", що на думку Компанії "Блюм" вводить споживачів в оману щодо партнерської діяльності інтернет - магазину та єдиного офіційного представника компанії Блюм в Україні - ТОВ "Блюм Україна".

Користувачем вказаної веб-сторінки є фізична особа - підприємець Гавука Руслан Васильович, інтернет - сайт зареєстрований на порталі prom.ua з 09.06.13. Зазначена інформація вбачається з відповіді всеукраїнського торгівельного центру Prom.ua на адвокатський запит від 24.05.16 за вих.№ 12/05.

З огляду на наведені обставини, Юліус Блюм ГмбХ звернулося до суду з позовом до ФОП Гавуки Р.В., зокрема, про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг.

Оцінивши матеріали справи та докази, що містяться у ній, суд зазначає наступне:

Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Частиною 2 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що об'єктом знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких позначень.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом (ч.3 ст. 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Згідно з частиною першою статті 4 Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891, яка набула чинності для України 25.12.1991 (далі - Мадридська угода), з дати реєстрації, зробленої в Міжнародному бюро, у кожній зацікавленій Договірній країні знаку надається така сама охорона, як і у випадку, коли б він був заявлений там безпосередньо.

Правова охорона надається знаку для товарів і послуг на підставі національної та/або міжнародної реєстрації або здійснюється згідно зі статтею 6bis Паризької конвенції про охорону промислової власності і статтею 25 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" на підставі визнання Апеляційною палатою або судом знака добре відомим (п.57 Постанови Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Відповідно до частини третьої статті 494 Цивільного кодексу України набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію, не вимагає засвідчення свідоцтвом.

З матеріалів справи вбачається, що Компанія "Блюм" є правоволодільцем торгових марок BLUM, БЛЮМ, ANTARO, LEGRABOX, TANDEM, що підтверджується міжнародною реєстрацією №1171363, 1004732, 1074836, 1197881, 1197692, 598611, 821996, 996626, 1161863.

У разі якщо суб'єкт підприємницької діяльності користується знаком, зареєстрованим відповідно до Мадридської угоди про Міжнародну реєстрацію знаків 1891 року (далі - Мадридська угода), з метою оцінки правомірності такого користування необхідно встановлювати, чи розповсюджується міжнародна реєстрація відповідного знака на Україну та щодо яких саме товарів і послуг відповідно до МКТП.

Згідно із статтею 3ter Мадридської угоди заява про поширення охорони, що виникає внаслідок міжнародної реєстрації, на країну, яка скористалася можливістю, що надається статтею 3bis, повинна бути спеціально зроблена в заявці, передбаченій у пункті (1) статті 3.

Зазначена міжнародна реєстрація зазначених знаків для товарів і послуг діє на територію України в повному обсязі, що підтверджується відповідями Державної служби інтелектуальної власності (Т.2, а.с.18-30).

Відповідно до ч.1 ст.495 ЦК України майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки; виключне право дозволяти використання торговельної марки; виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Використання об'єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності, крім випадків правомірного використання без такого дозволу, передбачених цим Кодексом та іншим законом (частина третя статті 426 ЦК України).

Відповідно до ч.4 ст.16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет.

Частиною п'ятою статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" визначено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати; позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Відповідно до ч.1 ст.20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється, зокрема, на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот (частина шоста статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг").

Відповідно до пункту 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесених до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до названого реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Товари і послуги згруповано відповідно до Міжнародної класифікації товарів та послуг для реєстрації знаків (далі - МКТП), яку затверджено Ніццькою угодою про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - Ніццька угода), укладеною 15.06.57. Згідно з Законом України від 01.06.2000 № 1762-III, Україна приєдналася до Ніццької угоди, яка набрала чинності для України з 29.12.2000.

МКТП (у дев'ятій редакції) включає: перелік класів, супроводжуваний пояснювальними примітками; перелік містить 34 класи товарів і 11 класів послуг;

абетковий перелік товарів і послуг із зазначенням класу, до якого належить кожний товар чи послуга, та базового номеру.

Відповідно до п.1 ст.2 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року, якщо заявка на реєстрацію знака була подана у Відомство Договірної сторони, особа, що є заявником цієї заявки з урахуванням положень цього Протоколу, може забезпечити охорону свого знака на території Договірних сторін шляхом реєстрації цього знака в реєстрі Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Адміністрування Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Відповідно до правила 32 та 33 Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до неї (що діє з 1 квітня 2016 року), періодична газета Міжнародного бюро Міжнародної організації інтелектуальної власності містить відомості щодо міжнародної реєстрації торгових марок. Водночас, інформація , що відображається у періодичній газеті відображається також у електронному реєстрі. А отже, відомості із електронного реєстру є належним підтвердженням міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг за мадридською системою.

Стандартом ST.60, прийнятим Комітетом зі стандартів Всесвітньої організації інтелектуальної власності в редакції від 24 березня 2016 року, передбачено коди, за допомогою яких можна ідентифікувати різноманітні бібліографічні дані щодо знаків, зокрема ті, що подаються в періодичних газетах (з торгівельних марок) та свідоцтвах. Так, зазначеним Стандартом передбачено, зокрема, код (511) - індекси міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрування знаків (Ніццької класифікації) та/або перелік товарів і/або послуг, класифікованих відповідно до неї.

Таким чином, відомості відображені у рядку зі значенням 511, є переліком товарів і послуг, внесених до реєстру. Повний опис таких товарів та послуг захист яких охоплюється міжнародною реєстрацією знаків для товарів і послуг, разом із перекладами інформації про міжнародну реєстрацію та відомостями про поширення охорони на територію України містяться в матеріалах справи.

Згідно із офіційною інформацією, отриманою від Державної служби інтелектуальної власності України щодо міжнародної реєстрації №1171363 знаку для товарів і послуг компанії «Blum» правовій охороні підлягають наступні товари і послуги згідно з Ніццькою класифікацією: 06- фітинги меблеві, повністю або в переважній більшості виконані з металу тощо; 07- електричні привідні пристрої врегульованих важелів для розкладної штанги та дверцят шаф, повністю або в переважній більшості виконані з металу тощо;09-… комп»ютерні програми та програмне забезпечення, електронні медіа дані, електронні публікації (що завантажуються), зокрема, електронні каталоги продукції (що завантажуються)…тощо; 20- деталі меблів, зокрема шухляди та деталі шухляд; меблеві фітинги, направляючі для шухляд тощо.

Ніццька класифікація розмежовує використання знаку для товарів і послуг на товарі, а також використання його в рекламних матеріалах і окремо використання в мережі Інтернет, як окремого виду діяльності, що охоплюється правами правоволодільця на торгову марку.

Згідно із офіційною інформацією, отриманою від Державної служби інтелектуальної власності України щодо міжнародної реєстрації №1161863 знаку для товарів і послуг «Blum», правовій охороні підлягають послуги передбачені 35 класом Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (Ніццької класифікації), а саме: «реклама; маркетинг;…; зовнішня реклама, вітрини магазину, стимулювання збуту для інших…; демонстрація товарів і послуг для реклами;… адміністративна обробка замовлень на закупівлю; зв»язок з громадськістю; інтернет реклама в комп»ютерній мережі; роздрібні й оптові послуги з зв»язку з кухонним обладнанням, меблів та меблевої фурнітури; зведення разом, на благо інших, різних товарів, а саме кухонного обладнання, меблів та меблевої фурнітури, що дозволяє клієнтам переглядати і купувати ці товари через Інтернет.

Відтак, підлягає розмежуванню правова охорона, яка надається знаку для товарів і послуг, який нанесений на товар (6,9 класи («товари») Ніццької класифікації) та правова охорона, яка надається знаку для товарів і послуг при рекламуванні товару (35 клас («послуги») Ніццької класифікації).

Господарським судам потрібно мати на увазі, що власник прав на знак для товарів і послуг має право забороняти іншим особам використовувати тотожне чи схоже до ступеня змішування з цим знаком позначення лише стосовно тих товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано, чи споріднених з ними товарів і послуг.

Отже, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (п.59 Постанови Пленуму ВГС України № 12 від 17.10.12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності").

Позивачем заяви про зміну підстав, предмету позову в порядку ст.46 Господарського процесуального кодексу не подавались.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, Компанією «Блюм» у позовній заяві зазначено не лише про порушення її прав шляхом здійснення ФОП Гавукою Р.В. продажу товарів, виробником яких є Компанія «Блюм» та використання у зв»язку з цим знаку для товарів і послуг нанесених на товар, що могло б свідчити про вичерпання права на товари і послуги зважаючи на введення товару правовласником в цивільний оборот.

Натомість, позивачем як на підставу позову посилається на порушення його права використання саме знаку для товарів і послуг в цілях реклами, що підлягає окремому захисту та не пов»язано з введенням товару в цивільний оборот.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем проведено реєстрацію знаку для товарів та послуг не лише за класом 06 Ніццької класифікації. Зокрема, позивачем захищено використання знаку для товарів і послуг за класами 09,16,35,42 Ніццької класифікації, що підтверджується міжнародною реєстрацією №11611863.

Реєстрація знаку для товарів і послуг, зокрема, за класом 35 Ніццької класифікації свідчить про те, що позивач зареєстрував за собою виключне право на використання зображення знака в рекламі, маркетингу,оренді рекламних площ,розповсюдження рекламних матеріалів, онлайн рекламі у комп'ютерній мережі та ін. згідно переліку, що міститься у відповідному реєстрі.

Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз у Висновку №1087 від 10.03.2016 р. зазначено, що на веб-сторінці http://meblevysvit.prom.ua/ містяться графічні зображення товарів із зазначенням торгової марки BLUM.

Доказів, які б спростовували використання вказаного зображення, яке підлягає захисту відповідно до міжнародної реєстрації за класом 35 Ніццької класифікації, відповідачем не подано.

Відтак, використання знаку для товарів і послуг, а саме розміщення зазначено знаку на веб - сайті з метою реклами, є виключною компетенцією правовласника про що свідчить реєстрація знаку за класом 35 Ніццької класифікації, а отже для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу.

При цьому, слід зазначити, що право на розміщення знаку для товарів №1161863 в мережі Інтернет з метою реклами, що зареєстровано в окремому порядку за класом 35 Ніццької класифікації, не пов'язане з придбанням товару та не виникає автоматично при введенні товару в цивільний оборот, а тому у даному випадку відсутні підстави для застосування приципу вичерпання права, про який зазначає відповідач по справі.

Крім того, з матеріалів справи вбачається, що про використання знака торгової марки «Блюм» відповідачем також зазначено Компанію «Блюм» в розділі «партнери».

Проте, в матеріалах справи відсутні будь - які докази які б свідчили про укладення між позивачем чи ТОВ «Блюм Україна», яке є офіційним представником Компанії «Блюм» на території України та відповідачем у справі договорів щодо партнерства.

Таким чином, допускаючи зазначені порушення з використання знаку для товарів і послуг з метою реклами та зазначення Компанії «Блюм» в розділі «партнери», відповідач створював хибне уявлення про свої ділові взаємовідносини з Компанією «Блюм».

Також, з матеріалів справи вбачається, та підтверджено висновком експертного комп'ютерно - технічного дослідження від 10.03.16, що відповідачем використано в мережі інтернет знаки для товарів і послуг зареєстровані позивачем, зокрема, шляхом використання каталогу продукції компанії Блюм, у форматі PDF файлу (Portable Document Format (PDF) - відкритий формат файлу, створений і підтримуваний компанією Adobe Systems, для представлення двовимірних документів у незалежному від пристрою виведення та роздільної здатності вигляді. Кожен PDF-файл може містити повну інформацію про 2D-документ, таку як: тексти, зображення, векторні зображення, відео, інтерактивні форми та ін.).

При цьому, позивачем проведено реєстрації знаку для товарів та послуг за класом 09 Ніццької класифікації та захищено використання знаку для товарів і послуг компанії Блюм, зокрема, для електронних публікацій (доступних для завантаження), виключно з електронними каталогами продуктів (доступними для завантаження), що підтверджується міжнародною реєстрацією знаків для товарів і послуг №1171363, №996626, №1161863.

Отже, використання знаку для товарів і послуг, а саме розміщення електронного каталогу на веб - сайті з метою реклами, є виключною компетенцією правовласника про що свідчить реєстрація знаку за класом 09 Ніццької класифікації, а тому для вчинення іншою особою дій щодо такого використання необхідним є отримання відповідного дозволу.

Відтак, суд вважає обгрунтованими доводи позивача у справі щодо незаконного використання відповідачем знаків для товарів і послуг компанії Блюм зареєстрованих за класами 09,35 Ніццької класифікації, оскільки такі дії не пов'язанні набуттям права власності на товар та введенням його в цивільний оборот власником свідоцтва, а є окремим видом використання знаку для товарів і послуг, що підтверджується проведенням міжнародної реєстрації за №1171363, №996626, №1161863.

Позивачем заявлено також вимоги про припинення використання відповідачем знаків для товарів і послуг зареєстрованих під № 598611, №821996.

З матеріалів справи вбачається, що позивачем зареєстровано знаки для товарів і послуг компанії Блюм за класом 06 Ніццької класифікації ( меблева фурнітура, продукція), що підтверджується міжнародною реєстрацією №598611 та №821996.

Матеріалами справи підтверджено, що відповідачем здійснено використання знаку для товарів і послуг компанії Блюм під час пропонування до продажу товарів, які містять на собі позначення знаку зареєстрованого позивачем за класом 06 Ніццької класифікації.

Доказів, які б спростовували використання зображень знаку для товарів і послуг компанії Блюм, яке підлягає захисту відповідно до міжнародної реєстрації за класами 06, 09, 35 Ніццької класифікації, відповідачем не подано.

Відповідач вважає, що у даному випадку підлягає застосуванню міжнародний принцип вичерпання права, з огляду на введення товарів під цим знаком у цивільний оборот правовласником свідоцтва, згідно із ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Однак, відповідно до ч.6 ст.16 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв'язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.

Зі змісту вказаної статті слідує, що у даному випадку йде мова саме про використання знаку для товарів і послуг нанесеного на товар у зв'язку з чим таке використання безпосередньо пов'язано з наявністю в особи такого товару.

Відтак, у даному випадку необхідним є встановлення обставин щодо ідентифікації товару, який введений позивачем в цивільний оборот з тим, який пропонується до продажу відповідачем.

Проте, в матеріалах справи відсутні докази наявності у відповідача будь - якого товару з яким пов'язано використання знаку для товарів і послуг зареєєстрованого компанією Блюм за класом 06 Ніццької класифікації. Вказана обставина підтверджується також самим відповідачем (письмові пояснення від 31.01.17, долучені відповідачем до матеріалів справи).

Таким чином у даному випадку неможливо встановити, чи використано відповідачем знак для товарів і послуг зареєстрований компанією Блюм саме для пропонування до продажу товару, який введений власником свідоцтва в цивільний оборот, чи будь - якого іншого товару такого ж виду, що в цивільний оборот позивачем не введено. Вказана обставина виключає можливість застосування у даному випадку принципу вичерпання права, та відповідно, ч.6 ст.16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

З огляд у на наведене, зазначене вище підтверджує факт неправомірного використання відповідачем знаку для товарів і послуг компанії Блюм під час пропонування до продажу товарів, зображення яких містяться на інтернет сторінках відповідача.

Відтак, суд дійшов висновку про обгрунтованість позовних вимог в частині заборони відповідачу використовувати знаки для товарів і послуг власником яких є позивач та які зареєстровані під класом 06, що підтверджується міжнародними реєстраціями №598611 та №821996.

Разом з тим, суд не вбачає підстав для задоволення позову в частині зобов'язання відповідача припинити використання знаків для товарів і послуг компанії Блюм за номерами міжнародної реєстрації №1004732, №1074836, №1197881 та №1197692, оскільки така міжнародна реєстрація проведення для позначення ANTARO, LEGRABOX, TANDEM та TANDEMBOX. Власником таких знаків також є компанія Блюм, що підтверджується матеріалами справи, проте, у позовній заяві позивачем зазначено про використання відповідачем саме позначення Блюм для реклами, в електронних каталогах та на товарі, що пропонується до продажу на інтернет сайтах відповідача.

Крім того, предметом експертного дослідження, яким позивачем підтверджує факт використання відповідачем знаків для товарів і послуг компанії Блюм було лише використання відповідачем на веб - сторінках графічних зображень Блюм, BLUM, що підтверджується наданими позивачем для дослідження копіями інформації про міжнародну реєстрації міжнародних торгових марок № 598611, №821996, №996626, № 1161863 та №11711363.

Доказами у справі не підтверджено використання відповідачем знаків для товарів і послуг компанії Блюм за номерами міжнародної реєстрації №1004732, №1074836, №1197881 та №1197692, а саме позначень , LEGRABOX, TANDEM та TANDEMBOX. З огляду на наведене, позовні вимоги в цій частині не підлягають до задоволення.

Як вбачається зі змісту позовної заяви, позивач при пред'явленні позову просить зобов'язати позивача припинити використання знаків для товарів і послуг компанії Блюм за номерами міжнародної реєстрації, які зазначені вище, а також будь - яких інших знаків на товари і послуги, зареєстровані позивачем, зокрема, але не виключно у мережі інтернет за адресами доменів meblevysvit.prom.ua та https facebook.com. meblevysvit та похідних від них.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦК кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорення. Таким чином, у розумінні закону, суб'єктивне право на захист - це юридично закріплена можливість особи використати заходи правоохоронного характеру для поновлення порушеного права і припинення дій, які порушують це право.

Покладення обов'язку припинити дію, яка порушує право, як спосіб захисту цивільного права чи інтересу можливе щодо триваючого правопорушення, вчиненого іншою особою, яким створюються перешкоди в здійсненні суб'єктивного права. Зокрема, застосовується у справах за позовами неправомірне використання об'єкта права інтелектуальної власності.

При цьому, у справі зі спору про припинення порушення прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг господарському суду слід з'ясовувати перелік товарів і послуг, для яких спірні знаки зареєстровано, та встановлювати фактичні обставини використання спірних позначень відповідачами у справах у частині їх фактичного зображення та переліку товарів і послуг, для яких вони використовуються (п.59 Постанови Пленуму ВГС України №12 від 17.10.12 «Про деякі питання практики вирішення спорів пов'язаних з захистом прав інтелектуальної власності»).

Відтак, відповідно до вимог ст.15 ЦК України захисту підлягає саме порушене право позивача, при цьому у даному випадку позивачем доведено порушеня відповідачем прав компанії Блюм на знаки для товарів і послуг шляхом використання інших ніж зареєстровані за № 1171363, №996626, №1161863,598611 та №821996.

Крім того, позивачем не доведено, що позивачем здійснено використання знаку для товарів і послуг зареєстрованого компанією Блюм шляхом розміщення такого знаку на інших інтернет сайтах ніж ті, які були предметом експертного дослідження, а саме за адресами доменів meblevysvit.prom.ua та https facebook.com. meblevysvit.

З огляду на наведене вище, позовні вимоги щодо зобов'язання відповідача припинити використання знаку для товарів і послуг підлягають задоволенню лише в частині, стосовно знаків для товарів і послуг та інтернет ресурсів, щодо яких в матеріалах справи містяться докази використання таких знаків відповідачем на відповідних інтернет - сайтах інформацію на яких розміщає ФОП Гавука Р.В.

При прийнятті даного рішення суд оцінював в сукупності з іншими наявними у справі доказами, як письмовий доказ у справі, Висновку №1087 від 10.03.2016.

Відповідно до частини 1 статті 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Статтею 4 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 18-рп/2004 від 01.12.2004 р. під охоронюваними законом інтересами необхідно розуміти прагнення до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об'єктивного і прямо не опосередкований у суб'єктивному праві простий легітимний дозвіл, що є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, справедливості, добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам. Отже, охоронюваний законом інтерес є самостійним об'єктом судового захисту та інших засобів правової охорони.

Аналіз наведених вище норм дає підстави для висновку, що підставою для звернення до суду є наявність порушеного права (охоронюваного законом інтересу), і таке звернення здійснюється особою, котрій це право належить, і саме з метою його захисту. Відсутність обставин, які б підтверджували наявність порушення права особи, за захистом якого вона звернулася, чи охоронюваного законом інтересу, є підставою для відмови у задоволенні такого позову.

Аналогічних висновків дійшов Верховний Суд України в постанові від 21 жовтня 2015 року у справі №3-649гс15.

Відповідно до положень ст.ст.32,33 Господарського процесуального кодексу України ( в редакції, чинній до 15.12.2017) доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

В розумінні ст.36 ГПК письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Відповідно ж до ст.43 ГПК , в редакції чинній до 15.12.2017, висновок судового експерта для господарського суду не є обов'язковим і оцінюється господарським судом за правилами встановленими статтею 43 цього Кодексу .

Відповідно до ст.43 ГПК господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили.

Визнання однією стороною фактичних даних і обставин, якими інша сторона обґрунтовує свої вимоги або заперечення, для господарського суду не є обов'язковими.

Аналогічні норми містить Господарський процесуальний кодекс в редакції, чинній з 15.12.2017 року.

Так, згідно із ст.73 ГПК доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обгрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення спору.

Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Відповідно до ч.ч.1,3 ст.74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідно до ч.5 ст.98 Господарського процесуального кодексу України суд має право за заявою учасників справи або з власної ініціативи викликати експерта для надання усних пояснень щодо його висновку.

Оскільки в Постанові Верховного Суду від 20.03.2018 року було зазначено, що суд не може погодитися з відсутністю у рішеннях судових інстанцій, в тому числі апеляційної, аргументів стосовно доводів відповідача про неналежність висновку №1087, представником позивача було заявлено клопотання про виклик експерта, який склав зазначений вище Висновок.

В підготовче засідання, призначене на 06.07.2018 року було викликано експерта Харабугу Юрія Станіславовича, який працює на посаді старшого наукового співробітника лабораторії досліджень об»єктів інформаційних технологій та інтелектуальної власності Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Експертом в засіданні пояснено, що Висновок №1087 експертного комп'ютерно-технічного дослідження був складений ним за заявою замовника на підставі п.1.8 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, який передбачає, що підставою для проведення експертного дослідження є письмова заява (лист) замовника.

У відповідь на питання про те, яким чином наявність текстів іноземною мовою могла вплинути на правильність зроблених висновків, експерт зазначив, що він не оцінював зміст наданих документів, адже він проводив не дослідження в сфері інтелектуальної власності, а експертно-комп»ютерне дослідження, яке полягало у встановленні наявності в мережі Інтернет на вказаних заявником у заяві веб-сторінках конкретних зображень знаків, зразки яких були наведені в наданих йому документах .

Також, експертом було зазначено, що вимоги до порядку проведення і порядку складення Висновку експертного комп»ютерно-технічного дослідження, проведеного за заявою замовника є практично ідентичними до вимог, які ставляться до висновку експертно-комп»ютерної експертизи, проведеної на підставі процесуального документа (ухвали суду ).

Відмінність полягає у тому, що під час складення висновку експертно-комп'ютерного дослідження, експерт не повідомлявся про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправдивого висновку. Водночас, експертом було зазначено, що за порушення, допущені під час складання такого висновку, він несе адміністративну та дисциплінарну відповідальність.

Експерт підкреслив, що поставлені йому питання не стосувалися змісту документів і не були спрямовані на визначення властивостей торгових марок, обсягу правової охорони відповідно до Ніццької класифікації тощо, а відтак, з'ясування таких питань не потребувало здійснення перекладу наданих документів. Експертом зовнішньо порівнювались зображення торгових марок, наведених в доданих до заяви замовником документах і торгових марок, розміщених на веб-сайті відповідача.

Експертом підтверджено достовірність зроблених ним за результатами дослідження висновків, наявність кваліфікації з проведення досліджень, які зазначені у Висновку №1087, готовність нести передбачену законодавством відповідальність при доведеності неправомірності зроблених ним висновків.

Як вбачається з Висновку №1087 експертного комп»ютерно-технічного дослідження, експерту, серед іншого, було надано копії відповіді Державної служби інтелектуальної власності України від 05.08.2015 року ( копія також є у додатку до позовної заяви) у якій зазначено: « міжнародна реєстрація №1171363 від 29.04.2013 року діє на території України в повному обсязі з 29.04.2013».

Відповідно до п.5 ст.3 Положення «Про Державну службу інтелектуальної власності», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 №658, основним завданням Державної служби інтелектуальної власності є ведення державних реєстрів об»єктів інтелектуальної власності.

Таким чином, серед доказів у справі наявний цілком україномовний доказ міжнародної реєстрації марки за №1171383.

Відповідач також посилається на ч.3 ст.4 Закону України «Про засади державної мовної політики». Варто наголосити, що у згаданій статті взагалі відсутня ч.3, а зміст статті стосується Законодавства України про мови.

Щодо використання експертом та обгрунтування позовних вимог документами, викладеними іноземною мовою, то слід зазначити наступне.

Відповідно до п.1.2 Постанови Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов»язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012 року, господарським судам слід враховувати, що положення міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності, згода на обов»язковість яких надана Верховною Радою України, як частина національного законодавства є нормами прямої дії, і можуть застосовуватись у вирішенні спорів,- у залежності від конкретних обставин справи,- як у сукупності з іншими нормами національного законодавства, так і самостійно.

Одним з міжнародних договорів, що регулює відносини у сфері інтелектуальної власності і застосування якого є обов»язковим на території України, є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (ТРІПС), Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 року, Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків прийнятих в Мадриді 28 червня 1989 року.

Як вже зазначено вище в рішенні, відповідно до п.1 ст.2 Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків від 28.06.1989 року, якщо заявка на реєстрацію знака була подана у Відомство Договірної сторони, особа, що є заявником цієї заявки з урахуванням положень цього Протоколу, може забезпечити охорону свого знака на території Договірних сторін шляхом реєстрації цього знака в реєстрі Міжнародного бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Адміністрування Мадридської системи міжнародної реєстрації знаків здійснюється Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Поточний статус чинних міжнародних реєстрацій публікується Міжнародним бюро в режимі он-лайн (розповсюджується під знаком ROMARIN). До даних надається доступ через файли ROMARIN, які щоденно оновлюються і можуть бути безкоштовно завантажені з мережі Інтернет за посиланням www/wipo/int/madrid/en/romarin.

Відповідно до правила 32 та 33 Загальної інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та Протоколу до неї (що діє з 1 квітня 2016 року), періодична газета Міжнародного бюро Міжнародної організації інтелектуальної власності містить відомості щодо міжнародної реєстрації торгових марок. Водночас, інформація , що відображається у періодичній газеті відображається також у електронному реєстрі. А отже, відомості із електронного реєстру є належним підтвердженням міжнародної реєстрації знаків для товарів і послуг за мадридською системою.

Крім того, як підтвердив сам експерт, який є спеціалістом в галузі проведення експертних комп»ютерно-технічних досліджень та діє на підставі виданих йому (чинних на дату проведення дослідження і станом на даний час) ліцензій, ним зовнішньо порівнювались графічні зображення зареєстрованих знаків для товарів і послуг із зображеннями вказаними на вказаних замовником у заяві веб-сторінках, а питання реєстрації самих знаків для товарів і послуг не підлягало оцінці.

Висновком №1087 експертного комп»ютерно-технічного дослідження від 10.03.2016 року, складеним експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, було зафіксовано використання на http:// meblevysvit. рrom. ua/, http:// meblevysvit.com. ua/ та інших від похідних від них сторінок, знаків для товарів і послуг, які належать компанії «Блюм». Експертне дослідження проводилося експертом, який має кваліфікацію судового експерта та стаж експертної роботи з 2000 року, згідно із «Методичних рекомендацій проведення експертних досліджень web-сайтів у сфері інтелектуальної власності (номер державної реєстрації 0111U000196).

Вказане експертне дослідження було проведено за заявою представника позивача до подання позовної заяви.

Крім того, з наявних у справі матеріалів справи вбачається, що Товариству з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ», яке є власником домену meblevysvit. рrom. ua, був направлений адвокатський запит №01-17/11-2016 від 17.11.2016 року про надання інформації про використання знаків для товарів і послуг компанії «Блюм» на веб-сайті meblevysvit. рrom. ua, яка була створена в процесі резервного копіювання (бекап) веб-сторінки meblevysvit. рrom. ua та похідних від неї станом на 07.09.2016 року, або будь-яку іншу дату, яка передувала цьому дню (тобто, до моменту пред»явлення позовної завяви). У відповідь надійшов лист від 22.11.2016 року із наданням копії сторінки meblevysvit. рrom. ua /partner_links, з якої вбачається, що одним із партнерів Інтернет-магазину зазначена компанія «Блюм».

Незважаючи на те, що надане експертне дослідження не є висновком експерта у розумінні ст.98 ГПК України, суд враховує, що експертне дослідження проведене відповідно до Закону України "Про судову експертизу" кваліфікованим судовим експертом Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, експертом, який має стаж експертної роботи з 2000 року, який має кваліфікацію судового експерта з питань, які були поставлені йому для вирішення замовником. Наданий висновок містить докладний опис проведеного дослідження та обґрунтовані, чіткі відповіді на порушені питання, які є обґрунтованими та такими, що узгоджуються з іншими матеріалами справи, а тому Висновок №1087 від 10.03.2016 року експертного комп»ютерно-технічного дослідження приймається судом в якості належного та допустимого письмового доказу у справі та оцінюється як доказ в сукупності з іншими наявними доказами у справі, які в сукупності підтверджують обставини, які входять в предмет дослідження по справі.

В свою чергу Відповідач, заперечуючи проти висновку експерта, вказуючи про те, що висновок є необґрунтованим, таким, що суперечить іншим матеріалам справи та таким, що не відповідає дійсним обставинам справи, не подав суду (в т.ч. і на стадії первинного розгляду справи) жодних доказів, які б спростовували встановлені експертом обставини та доводи позивача , на яких грунтуються заявлені вимоги про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг.

Крім того, відповідачем зі своєї сторони не надано , зокрема висновку експерта із висновками, що відрізняються від тих висновків, що надані експертом Харабугою Ю.С. у Висновку №1087 експертного комп»ютерно-технічного дослідження.

Відповідачем з моменту отримання ним разом із позовними матеріалами Висновку №1087, у зв»язку з не згодою з останнім, не здійснено будь-яких дій стосовно можливого залучення іншої експертної установи, як за згодою Позивача, а також самостійно, для з»ясування питань, які викликали сумнів у Відповідача стосовно вказаного вище експертного дослідження.

Доказів з цього приводу сторонами суду не надано.

До матеріалів справи відповідачем не надано жодних доказів наявності обставин, які б свідчили про необґрунтованість, неправильність висновку чи суперечливість його іншим матеріалам справи.

Статтею 79 ГПК України передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання

Інших належних та допустимих доказів у розумінні ст.ст.75, 76 ГПК України на підтвердження своєї правової позиції, викладеної в запереченнях проти позову, відповідач не надав.

Щодо розподілу судових витрат зі справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов'язаних з розглядом справи.

Частиною 3 ст. 123 Господарського процесуального кодексу України визначено, що до витрат, пов'язаних з розглядом справи, належать витрати: 1) на професійну правничу допомогу; 2) пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи; 3) пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів; 4) пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до ч.9 ст.129 Господарського процесуального кодексу України у випадку зловживання стороною чи її представником процесуальними правами або якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на таку сторону судові витрати повністю або в частині незалежно від результатів вирішення спору.

Відтак, на відповідача покладається судовий збір в розмірі 1378,00 грн., який підлягає стягненню на користь позивача, за результатами розгляду судом немайнової вимоги про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг.

Заявлена відповідачем вимога про відшкодування витрат за послуги адвоката (Договір про надання правової допомоги №382 від 31.10.2016, укладений між адвокатським об»єднанням «Мицик і Партнери» та ФОП Гавукою Р.В.), зважаючи на застосування судом положень ч.9 ст.129 ГПК України при розподілі судових витрат по справі, задоволенню не підлягає. В цій частині судові витрати покладаються на відповідача.

Відповідно до ЗУ «Про судовий збір» за подання апеляційної скарги на рішення господарського суду позивач сплатив в доход Державного бюджету України 3031,60 грн. судового збору (110 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви).

Оскільки, постановою ВС від 20.03.2018 року у справі скасовано постанову Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 зі справи №914/2509/16 в частині, що стосується розгляду позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг, а в частині вимоги про стягнення збитків залишено без змін ( відмова в позові щодо стягнення збитків в сумі 711,56 грн.) то судовий збір сплачений позивачем за розгляд справи в суді апеляційної інстанції в розмірі 1515,30 грн. не підлягає відшкодуванню та залишається за позивачем.

За подання касаційної скарги 13.09.2017 р. відповідачем сплачено 4960,80 грн. судового збору. Відповідно до ст.4 Закону України «Про судовий збір» (в редакції чинній на дату подання касаційної скарги - 18.09.2017 р.) підлягав сплаті судовий збір у розмірі 3582,80 грн. (130 % відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви).

Відповідності до приписів пункту 4 частини першої статті 315 ГПК України (в редакції, чинній після 15.12.2017) у резолютивній частині постанови зазначається, зокрема, про новий розподіл судових витрат у разі скасування рішення та ухвалення нового рішення чи зміни рішення.

У випадках скасування рішення господарського суду і передачі справи на новий розгляд розподіл судового збору у справі, в тому числі й сплаченого за подання апеляційної та/або касаційної скарги або заяви про перегляд рішення за нововиявленими обставинами, здійснює господарський суд, який приймає рішення за результатами нового розгляду справи, керуючись загальними правилами розподілу судових витрат.

Оскільки, постановою ВС від 20.03.2018 року у справі скасовано постанову Львівського апеляційного господарського суду від 03.08.2017 і рішення Господарського суду Львівської області від 18.04.2017 зі справи №914/2509/16 в частині, що стосується розгляду позовних вимог про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг, а в частині вимоги про стягнення збитків залишено без змін ( відмова в позові щодо стягнення збитків в сумі 711,56 грн.), то судовий збір сплачений відповідачем за розгляд справи в суді касаційної інстанції в розмірі 1791,40 грн. покладається на позивача та підлягає стягненню з нього на користь відповідача на підставі виданого судом наказу.

Керуючись ст.ст. 4, 7, 13, 14, 73, 74, 76-79, 91, 96, 123, 129, 233, 236, 238, 240, 241, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ :

1. Позовні вимоги про припинення порушення прав на знаки для товарів і послуг задоволити частково.

2. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця Гавуку Руслана Васильовича (79049, АДРЕСА_4, ІПН НОМЕР_1) припинити використання знаків для товарів і послуг компанії Блюм за наступними номерами міжнародної реєстрації №1171363, №996626, №1161863, №598611, №821996 в мережі інтернет за адресами доменів: meblevysvit.prom.ua та https facebook.com. meblevysvit.

3. В решті позовних вимог відмовити.

4. Накази видати після набрання судовим рішенням законної сили, в порядку ст.327 ГПК України.

Рішення суду набирає законної сили у строки передбачені ст.241 ГПК України.

Рішення соже бути оскаржене в порядку та строки передбачені ст.ст.256,257 ГПК України.

Веб-адреса Єдиного державного реєстру судових рішень, розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет: http://reyestr.court.gov.ua/.

Повний текст рішення виготовлено 27.08.2018.

Суддя Кітаєва С.Б.