ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2013 р. Справа № 922/067/13

Колегія суддів у складі:

головуючий суддя Барбашова С.В., суддя Гребенюк Н.В., суддя Могилєвкін Ю.О.

при секретарі Гурдісовій Н.В.

за участю представників сторін:

позивача -Слоневський М.М., дов. №17-10/13 від 15.01.2013р.

відповідача - ОСОБА_2, дов. №182 від 02.02.2012р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", м. Львів (вх.№1602 Х/3-10)

на рішення господарського суду Харківської області від 24.04.2013р. по справі № 922/067/13

за позовом Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", м. Львів

до Приватного підприємця ОСОБА_3, м. Куп'янськ

про заборону неправомірного використання об'єкта права інтелектуальної власності та відшкодування упущень,-

ВСТАНОВИЛА:

Рішенням господарського суду Харківської області від 02.09.11 р. у справі 67/168-10 позов задоволено частково. Заборонено фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3 використання знаку для товарів і послуг "ОККО", зареєстрованого відповідно до свідоцтв № НОМЕР_3 від 11.05.2000 р. та № НОМЕР_1 від 25.01.2000 р., а також будь-яких позначень, що схожі із ним до ступення змішуваності. Присуджено до стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" упущену вигоду в розмірі 99165,66 грн., державне мито в сумі 991,65 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236,00 грн., 12040,00 грн. витрат по експертизі.

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 24.10.11 р. апеляційну скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 задоволено частково, рішення господарського суду Харківської області від 02.09.11 р. у справі 67/168-10 змінено, присуджено до стягнення з фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 на користь Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз" упущену вигоду в розмірі 9165,66 грн., державне мито в сумі 91,66 грн., витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 21,81 грн., 12040,00 грн. витрат по експертизі. В іншій частині рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 14.02.2012 рішення господарського суду Харківської області від 02.09.2011 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 24.10.2011 зі справи скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Рішенням господарського суду Харківської області від 17.05.2012 залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 07.08.2012, у позові відмовлено повністю.

Постановою Вищого господарського суду України від 25.12.2012 рішення господарського суду Харківської області від 17.05.2012 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 07.08.2012 зі справи скасовано, а справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Позивач до початку розгляду справи по суті, звернувся до господарського суду з заявою про зміну предмету позову, в якій з урахуванням наданих уточнень, просив суд стягнути з відповідача - ПП ОСОБА_3 99165,66 грн. упущеної вигоди, зобов'язати ОСОБА_3 опублікувати в регіональній газеті "Слобідський край" та всеукраїнському ЗМІ, газеті "Юридична практика" відомості про порушення права інтелектуальної власності ПАТ "Концерн Галнафтогаз", а саме: "приватним підприємцем ОСОБА_3 при оздобленні АЗС у АДРЕСА_1 протягом місяців жовтень-грудень 2010 року використовувалися об'єкти права інтелектуальної власності ПАТ "Концерн Галнафтогаз", яким надано захист відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 та патентів на промислові зразки №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5", а також опублікувати зміст судового рішення у справі № 922/067/13. Судові витрати покласти на відповідача.

Рішенням господарського суду Харківської області від 24.04.2013р. по справі № 922/067/13 (колегія суддів у складі: головуючий суддя Інте Т.В., судді: Ковальчук Л.В., Погорелова О.В.) в позові відмовлено повністю.

Позивач з рішенням господарського суду Харківської області від 24.04.2013р. по справі № 922/067/13 не погодився, звернувся до Харківського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти по справі нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити, посилаючись на порушення судом першої інстанції норм матеріального та процесуального права. Судові витрати просив покласти на відповідача. В обґрунтування своєї позиції зазначає про те, що суд не дав належної оцінки представленим доказам на підтвердження порушення відповідачем прав ПАТ «Концрн Галнафтогаз» на спірні торгові марки та промислові зразки, а також на підтвердження виниклих у позивача збитків.

Крім того, позивач 20.05.2013 звернувся до суду апеляційної інстанції з клопотанням про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, проведення якої просив доручити експертам Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України. На розгляд експертизи позивач просив поставити таке питання - «Яка загальна сума збитків була завдана ПАТ «Концрн Галнафтогаз» внаслідок неправомірного використання приватним підприємцем ОСОБА_3 на АЗС в АДРЕСА_1 знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30207?» На час проведення експертизи позивач просив провадження у справі зупинити.

Відповідач надав суду апеляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу в яких з наведеними позивачем доводами на погоджується, вважає, що вони повністю спростовуються матеріалами та дійсними обставинами справи, посилаючись при цьому на те, що позивач не довів ані факту заподіяння йому шкоди, ані наявності протиправної поведінки ФОП ОСОБА_3, ані причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою відповідача та завданою товариству шкоди. Також, відповідач заперечував щодо призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та зупинення провадження у справі. Просить оскаржуване рішення залишити без змін, а апеляційну скаргу позивача - без задоволення.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 11.06.2012 за клопотанням відповідача розгляд справи відкладено на 02.07.2013.

В судовому засіданні 02.07.2013 представник позивача підтримав заявлене клопотання про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності та зупинення провадження у справі.

Ухвалою Харківського апеляційного господарського суду від 02.07.2013 розгляд справи відкладено на 06.08.2013. для надання сторонами письмового обґрунтування своєї позиції по справі.

На виконання вимог ухвали відповідач надав заперечення на апеляційну скаргу, в яких зазначає про відсутність підстав для задоволення клопотання позивача про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, посилаючись на недоведеність позивачем та відсутністю встановленого факту протиправної поведінки відповідача і реальності отримання товариством прибутків на АЗС.

Перевіривши повноту встановлення господарським судом обставин справи та докази по справі на їх підтвердження, їх юридичну оцінку та доводи апеляційної скарги в межах вимог, передбачених ст. 101 Господарського процесуального кодексу України, заслухавши уповноважених представників сторін, колегія суддів приходить до висновку про залишення апеляційної скарги без задоволення, а рішення без змін, виходячи з наступних підстав.

Як свідчать матеріали справи, позивач - Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" є власником концептуального бренду "ОККО" згідно свідоцтв на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 17.03.2003 р., № НОМЕР_1 від 25.01.2010 р. та патентів на промислові зразки № НОМЕР_4 від 15.02.2001 р., № НОМЕР_5 від 15.03.2001 р. Зазначений бренд характеризується набором визначених атрибутів, принципів, норм і правил оформлення зовнішнього вигляду автозаправних станцій та обслуговування клієнтів (стандарти "ОККО"). Згідно патенту № НОМЕР_4 від 15.02.2001 року правова охорона надана окремо і оформленню стели АЗС - рекламно-інформаційного табло.

Матеріалами справи також підтверджено, що відповідач - ОСОБА_3 09.03.2004 р. зареєстрований як фізична особа-підприємець, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серія В01 № 410637 та довідкою № 255 Головного управління статистики у Харківській області від 08.11.2010 р.

30.09.2010 р. на підставі договору купівлі-продажу (а.с. 32, 2-й том), засвідченого приватним нотаріусом Куп'янського міського нотаріального округу ОСОБА_5, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_3 було придбано у приватну власність цілісний майновий комплекс автозаправної станції, розташований за адресою: АДРЕСА_1

Реалізацію пального на АЗС відповідача було розпочато 07.10.10 р., що підтверджується копією фіскального звітного чеку за зазначену дату (а.с. 7-8, 3-й том), так званим денним звітом реєстратора розрахункових операцій (Z-звітом), роздрукованого згідно вимог Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Звертаючись до господарського суду, позивач послався на те, що ФОП ОСОБА_3 здійснює господарську діяльність з реалізації моторних бензинів, дизельного палива та зрідженого газу в якості моторного палива через АЗС, розташовану за вищезазначеною адресою, у оформленні якої протягом місяців жовтень-грудень 2010 року використовувалися об'єкти права інтелектуальної власності, що належать позивачеві, а саме: цінове табло, що у своєму оформленні містить кольорову гаму, запатентовану позивачем, та зображення грифона жовтого кольору, що є домінуючим і найбільш пізнаваним елементом зареєстрованих свідоцтв на знаки для товарів і послуг №30207 та №117413 бренду "ОККО", при цьому ПАТ "Концерн Галнафтогаз" не надавало будь-яку згоду відповідачу на використання у власній господарській діяльності елементів зареєстрованих знаків для товарів і послуг та/або на відтворення запатентованого промислового зразка (цінового табло), а сам факт використання відповідачем зазначених об'єктів, на думку позивача, свідчить про навмисне вчинення дій, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарській діяльності та спрямовані на експлуатацію позитивної ділової репутації мережі автозаправних станцій "ОККО" з метою отримання доходу. У зв'язку з чим позивач просив суд стягнути з відповідача - ПП ОСОБА_3 99165,66 грн. упущеної вигоди та зобов'язати ОСОБА_3 опублікувати в регіональній газеті "Слобідський край" та всеукраїнському ЗМІ, газеті "Юридична практика" відомості про порушення права інтелектуальної власності ПАТ "Концерн Галнафтогаз".

В обґрунтування факту порушення відповідачем прав позивача на спірні торгові марки та промислові зразки позивачем надані до суду наступні докази: чеки реєстраторів розрахункових операції (а.с. 141, 1-й том), фото-таблиця (а.с. 147-148, 1-й том), копія скарг споживачів (а.с. 30-31, 1-й том), лист Харківського територіально відділення АМК України від 23.12.2010 р. за № 02-2614-3436 (а.с. 115, 1-й том) та податкова звітність відповідача.

Відповідач факт використання об'єктів права інтелектуальної власності позивача заперечував. При цьому зазначив про те, що після придбання ним АЗС для відновлення зовнішнього виду станції було прийнято рішення про проведення поточного ремонту АЗС, в зв'язку з чим 01.10.2010 р. укладено договір з ТОВ "Агросфера" (а.с. 16-17, 3-й том), відповідно до умов якого виконавцем було розроблено дизайн зовнішнього вигляду АЗС, а саме: навісу, рекламно-інформаційного табло, оформлення каси, розміщення емблем у вигляді латинських літер "SD" на устаткуванні та іншому обладнанні.

В період з 07.10.2010 р. по 26.11.2010 р. на території АЗС проводились роботи у відповідності із розробленим дизайном. Зазначене підтверджується актами виконаних робіт від 21.11.2010 р. (а.с. 127, 1-й том) та від 26.11.2010 р. (а.с. 31, 3-й том).

До 08.12.2010 р. електропостачання, необхідне для проведення робіт на АЗС, здійснювалось від мобільних джерел живлення, що унеможливлювало використання у господарській діяльності товарних знаків та промислових зразків ПАТ "Концерн "Галнафтогаз" на стелі та на устаткуванні АЗС - колонках. На підтвердження вказаного відповідач надав копії: договору на електропостачання, укладеного між ФОП ОСОБА_3 та АК "Харківобленерго" № 13288 від 08.12.10 р. (а.с. 107-111, 2-й том), рахунку на оплату використаної електроенергії № 13288 за грудень 2010 р. (а.с. 9, 3-й том) та банківської виписки від 15.12.2010 р. про рух коштів за особистим рахунком ФОП ОСОБА_3 (а.с. 10, 3-й том).

Крім того, як вказує відповідач, 28.12.10 р. ним подано заяву до Державного підприємства "Український інститут промислової власності" з метою реєстрації власного знаку для товарів і послуг.

Вирішуючи даний господарський спір суд першої інстанції виходив з правового аналізу положень Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Закону України "Про охорону прав на промислові зразки", Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", а також ст..ст. 22, 1166 Цивільного кодексу України, якими визначено відшкодування збитків.

Також, місцевий господарський суд, виконуючи вимоги Вищого господарського суду України викладені в постанові від 25.12.2012 р., встановив наступне.

Щодо встановлення обсягів правової охорони торговельних марок за свідоцтвами № НОМЕР_3 і № НОМЕР_1 (з огляду на фактичний перелік товарів та послугу для яких вони зареєстровані).

За приписами ст.1 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"від 15.12.1993 № 3689-ХИ знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

За змістом пункту 4 статті 16 зазначеного Закону використанням знака визнається:

- нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж:, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);

- застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано;

- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.

Аналіз наведених законодавчих приписів дає підстави для висновку про те, що, виходячи з правової сутності знака для товарів і послуг, обов'язковою умовою використання знака є його використання саме стосовно товарів і послуг, щодо яких цей знак зареєстровано.

Відповідно статті 494 Цивільного кодексу України обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг.

Аналогічна норма встановлена статтею 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" якою визначено, що обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Як вбачається з матеріалів справи, свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 видане 17.03.2003 р. на імя компанії Еф. Ай. І. Ейч. Інвестмент (Сайпрес) Лімітед, Кіпр для наступних товарів і послуг за Міжнародним класифікатором товарів та послуг (МКТП):

кл. 4: технічні мастила і оливи; мастильні матеріали; речовини для вбирання,

змочування і повязування пилу; паливо (в тому числі моторний спирт);

кл. 37: автозаправні станції; технічне доглядання і лагодження автомобілів;

вулканування шин (лагодження); миття автомобілів; обслуговування на станціях транспортних засобів;

кл.39: енергопостачання; наймання гаражів; наймання місць на автостоянках.

Даний знак зареєстровано як комбінований, який складається із словесного та зображувального елементів. Центральне місце в композиції знака займає стилізоване зображення грифона (міфічного крилатого створіння з тулубом лева) білого кольору, розташоване в прямокутнику чорного кольору, який знаходиться в прямокутнику чорного кольору, який знаходиться в центрі прямокутника білого кольору з чорною окантовкою. Під зображенням грифону в нижній частині прямокутника чорного кольору нанесений напис "ОККО", виконаний барвником білого кольору, горизонтально розтягненими заглавними буквами оригінальним шрифтом напівжирного написання, прямого симетричного виконання з мінімальними міжбуквеними проміжками. Колір позначення не заявлений.

У 2003 р. право власності на знак передано Відкритому акціонерному товариству "Концерн Галнафтогаз", вул. Пластова, 1 м. Львів, Україна, про що була публікація в Офіційному бюлетені Державного департаменту інтелектуальної власності № 8 від 15.05.2003 р.

Наведене вище підтверджується копіями: свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_3 від 17.03.2003 р., доповнення до вказаного свідоцтва від 15.08.2003 р., виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг від 10.02.2010 р. № НОМЕР_3 (а.с.15-17, 1-й том).

Згідно свідоцтва на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1, зареєстрованим в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.01.2010 р., Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз" є власником знаку для товарів і послуг у вигляді комбінованого позначення, яке складається із словесного та зображувального елементів. Центральне місце в композиції знака займає стилізоване зображення грифона (міфічного крилатого створіння з тулубом лева) білого кольору, розташоване в прямокутнику чорного кольору. Під зображенням грифону в нижній частині прямокутника чорного кольору нанесений напис "ОККО", виконаний барвником білого кольору, горизонтально розтягненими заглавними буквами оригінальним шрифтом напівжирного написання, прямого симетричного виконання з мінімальними міжбуквеними проміжками. Колір позначення не заявлений.

Знак зареєстрований для товарів і послуг згідно МКТП: класи 1, 3, 6, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 43, 44, 45 (а.с.18-21, 1-й том).

Дослідивши надані позивачем документи суд першої інстанції встановив, що товарний знак для товарів і послуг у відповідності із свідоцтвом України № НОМЕР_1 від 25.01.2010 року не включений до класу 37, віднесеного для оформлення АЗС, тобто обсяг правової охорони на товарній знак за свідоцтвом № НОМЕР_1 не є визначеним у переліку товарів і послуг, що застосовуються при оформленнях АЗС.

Таким чином, з огляду на приписи статті 494 Цивільного кодексу України та статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", обсяг правової охорони господарський суд дійшов висновку, що за свідоцтвом на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 не поширюється на оформлення АЗС у зв'язку з його відсутністю у переліку товарів та послуг. Використання знаку для товарів і послуг відповідно свідоцтва № НОМЕР_1 (клас 37 МКТП - оформлення АЗС), для якого цей знак взагалі не зареєстровано - не мало місця.

Щодо дослідження, стосовно яких товарів та/або послуг використовувалися відповідачем спірні позначення та які саме (з числа товарів та/або послуг, наведених у свідоцтвах України № НОМЕР_3 і № НОМЕР_1 та/або споріднених з ними), суд першої інстанці, дослідивши надані сторонами доказами, дійшов до висновку, що позивачем не доведено факт використання відповідачем позначення з числа товарів та/або послуг, наведених у свідоцтвах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1.

Щодо встановлення реальності можливості одержання позивачем за звичайних обставин доходів від оренди автозаправної станції (АДРЕСА_1) відповідачеві та передачі позивачем у ліцензійне використання спірних торговельних марок і промислових зразків відповідачеві (зокрема, саме Підприємцеві, а не лише ПП "ОККО-Нафтопродукт "), місцевий господарський суд зазначив про наступне.

У позовній заяві позивач вказує, що всі мережі "ОККО" в Харківському регіоні на сьогоднішній день експлуатуються ПП "ОККО-Нафтопродукт" (абзац 5, сторінка 6 позову).

Відповідно переліку 110 АЗС позивача (додаткова угода № 37 до ліцензійного договору № 1/1-6-09/1091 від 26.10.2009 - а.с. 38-41, 1-й том), всі вони експлуатуються ПП "ОККО-Нафтопродукт".

З урахуванням вищевикладеного та фактів того, що відповідачем зареєстровано власний знак для товарів і послуг за свідоцтвом № НОМЕР_2 та отримано власний патент на промисловий зразок № 23027 (цінове табло автозаправної станції), суд першої інстанці вважав, що одержання позивачем доходів від оренди АЗС за адресою: АДРЕСА_1 та від передачі позивачем у ліцензійне використання відповідачу спірних торговельних марок і промислових зразків не є реальними.

Щодо дослідження вартості ліцензійного використання кожного з об'єктів інтелектуальної власності позивача, суд першої інстанції виходив з того, що з матеріалів справи (а.с. 38-42) вбачається, що ліцензійний платіж залежить від середньомісячної виручки від реалізації ПММ, а не від вартості використання об'єктів права інтелектуальної власності, тоді як відповідно до п. 6.1 розділу 6 ліцензійного договору № 1/1-6-09/1091 (а.с. 32-37, 1-й том), за використання ліцензії (розміщення знаків для товарів та послуг та промислових зразків - відповідно визначення термінів у розділі 1 договору) передбачено платежі в розмірі 0,5 % від середньомісячної, попередньо узгодженої сторонами величини виручки від реалізації ПММ в розрізі кожної АЗС за період протягом якого Ліцензіатом використовується ліцензія.

Щодо використання відповідачем АЗС за призначенням до моменту усунення з її обладнання позначень, використання яких позивач вважає актом недобросовісної конкуренції та порушенням прав на торговельні марки, господарським судом зазначено, що відповідач не заперечує фактів використання своєї АЗС за призначенням, починаючи з 07 жовтня 2010 року. Він сам надав копію розрахункового документу за вказану дату в якості підтвердження початку своєї роботи.

З урахуванням викладених обставин, беручи до уваги, що докази надані позивачем не підтверджують обставин викладених позивачем у позовній заяві щодо порушення Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 прав інтелектуальної власності позивача, а також враховуючи недоведеність вини відповідача, як підстави для настання відповідальності у вигляді відшкодування збитків, суд першої інстанції дійшов висновку, що підстави для задоволення позовних вимог відсутні, як в частині стягнення з відповідача на користь позивача упущеної вигоди в розмірі 99165,66 грн. так і в частині зобов'язання ОСОБА_3 опублікувати в регіональній газеті "Слобідський край" та всеукраїнському ЗМІ, газеті "Юридична практика" відомості про порушення права інтелектуальної власності ПАТ "Концерн Галнафтогаз", а саме: "приватним підприємцем ОСОБА_3 при оздобленні АЗС у АДРЕСА_1 протягом місяців жовтень-грудень 2010 року використовувалися обєкти права інтелектуальної власності ПАТ "Концерн Галнафтогаз", яким надано захист відповідно до свідоцтв на знаки для товарів і послуг № НОМЕР_3, № НОМЕР_1 та патентів на промислові зразки №№ НОМЕР_4, НОМЕР_5", а також опублікувати зміст судового рішення у справі № 922/067/13.

З даними висновками господарського суду повністю погоджується колегія суддів апеляційної інстанції, оскільки суд, виконавши всі вимоги процесуального законодавства і всебічно перевіривши обставини, вирішив справу у відповідності з нормами матеріального та процесуального права.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", право власності на знак засвідчується свідоцтвом; обсяг правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і послуг.

Пунктами 2, 4, 5 ст. 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" встановлено, що свідоцтво надає його власнику право використовувати знак та інші права, визначені цим Законом; використанням знака визнається, зокрема, нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака; свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом:

- зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і знак можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.

Згідно з частинами першою та другою статті 462 ЦК України набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом; обсяг правової охорони визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка.

Згідно зі ст. 20 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за підтримання чинності патенту. Патент надає його власнику виключне право використовувати промисловий зразок за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

Використанням промислового зразка визнається виготовлення виробу із застосуванням запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу, пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або зберігання такого виробу в зазначених цілях. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого промислового зразка, якщо при цьому використані всі суттєві ознаки промислового зразка. Патент надає його власнику право забороняти іншим особам використовувати промисловий зразок без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не визнається згідно з цим Законом порушенням прав власника патенту (частина 2 вищезазначеної статті).

Згідно з статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції", неправомірним є використання імені, комерційного (фірмового) найменування, торговельної марки (знака для товарів і послуг), рекламних матеріалів, оформлення упаковки товарів і періодичних видань, інших позначень без дозволу (згоди) суб'єкта господарювання, який раніше почав використовувати їх або схожі на них позначення у господарській діяльності, що призвело чи може призвести до змішування з діяльністю цього суб'єкта господарювання.

Частиною другою статті 20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" також передбачено, що порушник зобов'язаний відшкодувати власнику свідоцтва заподіяні збитки.

Відповідно до статті 26 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" будь-яке посягання на права власника патенту, передбачені статтею 20 цього Закону, вважається порушенням прав власника патенту, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України; на вимогу власника патенту таке порушення повинно бути припинено, а порушник зобов'язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.

Як вже було зазначено, позивач, в підтвердження факту використання відповідачем у період з жовтня по грудень 2010 року об'єктів права інтелектуальної власності, що належать позивачеві, посилається на чеки реєстраторів розрахункових операції (а.с. 141, 1-й том), фото-таблицю (а.с. 147-148, 1-й том), копії скарг споживачів (а.с. 30-31, 1-й том), лист Харківського територіально відділення АМК України від 23.12.2010 р. за № 02-2614-3436 (а.с. 115, 1-й том) та податкову звітність відповідача.

Однак, надані позивачем докази - чеки реєстраторів розрахункових операції не можуть вважатися належними доказами на підтвердження факту використання відповідачем у період з жовтня по грудень 2010 року об'єктів права інтелектуальної власності, що належать позивачеві. Так, з наданих позивачем чеків реєстраторів розрахункових операції (а.с. 141, 1-й том), вбачається факт реалізації на АЗС відповідача бензину А-95 ЕВРО на суму 37,25 грн. у вказаний у чеках час, що не заперечується відповідачем. Вказані чеки датовані двома днями листопада 2010 року підтверджують реалізацію палива у два дні листопада невідомо кому (на чеках відсутні дані про покупців). Також, на зазначених чеках об'єкти права інтелектуальної власності, що належать позивачу не зазначені, тому колегія суддів не може визнати їх належними доказами факту використання відповідачем об'єктів права інтелектуальної власності, що належать позивачу.

Колегія суддів вважає, що залучені фотографії з фото-таблицею позивача (а.с. 147-148, 1-й том) також не є належними доказами на підтвердження зазначених позивачем обставин, оскільки в них відсутні часова та географічна складові, відносно умов фотографування, тобто не зазначені час, місце, марка фотоапарату тощо. За відсутності цих умов, враховуючи заперечення відповідача, встановити те, що на фотографіях зображено саме АЗС відповідача немає можливості.

Крім того, скарги споживачів (а.с. 30-31, 1-й том), копії яких надані позивачем, самі по собі не можуть бути доказами в підтвердження факту використання відповідачем у період з жовтня по грудень 2010 року об'єктів права інтелектуальної власності, що належать позивачеві, оскільки вони написані невідомими особами, крім того, вони спростовуються поясненнями операторів АЗС відповідача (а.с. 14-15, 5-й том), листом громадянина ОСОБА_2 (а.с. 13, 5-й том) та книгою скарг та пропозицій відповідача (а.с. 21-24, 5-й том), які були надані відповідачем.

Отже, надані позивачем чеки та інші документи, не містять доказів використання відповідачем зображення знаку та назви позивача, а тому не можуть слугувати доказами протиправної поведінки відповідача та порушення ним прав позивача.

Як вбачається з матеріалів справи, листом Харківського територіально відділення АМК України від 23.12.2010 р. за № 02-2614-3436 (а.с. 115, 1-й том), на який посилається позивач в обґрунтування своїх позовних вимог, позивача повідомлено про надання рекомендацій відповідачеві щодо припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Тобто, Харківським відділенням АМК України не було встановлено порушень за якими, відповідно до норм Закону України "Про захист економічної конкуренції", має розпочатись провадження у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Вищевикладене також підтверджується листом Харківського територіально відділення АМК України від 05.04.2013 р. за № 02-26/1-1714, який міститься в матеріалах справи (а.с. 164, 5-й том), відповідно до якого, адміністративною колегією Харківського територіально відділення АМК України протягом жовтня-грудня 2010 року не приймались розпорядження або рішення, якими дії ФОП ОСОБА_3 були б визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції чи накладено відповідні штрафні санкції.

Щодо витребуваних судом податкових звітів про отриманий дохід від реалізації нафтопродуктів на АЗС у АДРЕСА_1 протягом 2010 року, колегія сддв зазначає, що вказані звіти та податкові декларації були надані Чугуївською ОДПІ тільки стосовно ОСОБА_7, тобто колишнього власника АЗС, жодного податкового звіту або іншого документу відносно ФОП ОСОБА_3 до суду надано не було.

Крім того, згідно з позовною заявою, упущену вигоду позивач розрахував виходячи із:

- середнього розміру орендних платежів по АЗС мережі ОККО, схожих з АЗС відповідача в сумі 180000,00 грн., які було зменшено позивачем удвічі у зв'язку "з меншим машино потоком".

- середньої суми ліцензійних платежів у 9165,66 грн. за один календарний місяць - час фактичного використання відповідачем об'єктів права інтелектуальної власності, що належать ПАТ Концерн Галнафтогаз".

Таким чином, позивач не надав методів підрахунків машино потоків; не обґрунтував зменшення середніх платежів удвічі; не зазначив за якими критеріями визначалась схожість АЗС відповідача з АЗС позивача; не обґрунтував осереднення розмірів платежів.

При цьому, колегія суддів погоджується з висновками суду першої інстанції та вважає, що позивач навів розрахунок упущеної вигоди, зроблений ним виключно на припущеннях, тобто, позивачем не надані розрахунки вартості окремого використання:

- товарного знаку за свідоцтвом № НОМЕР_3;

- товарного знаку за свідоцтвом № НОМЕР_1;

- промислового зразку за патентом № НОМЕР_4;

- промислового зразку за патентом № НОМЕР_5;

Отже, позивач не обґрунтував можливість реального отримання ним упущеної вигоди та зробив свої розрахунки виключно на припущеннях.

Згідно зі ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків в результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Відповідно до ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правом фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

В пункті 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17 жовтня 2012 року № 12 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності" зазначено, що відповідальність за порушення права інтелектуальної власності у вигляді відшкодування шкоди, завданої суб'єктові відповідного права, може наставати лише за одночасної наявності таких умов:

1) факту протиправної поведінки відповідача (зокрема, недодержання умов авторського, ліцензійного договорів, використання об'єкта права інтелектуальної власності без дозволу правовласника);

2) шкоди, завданої суб'єктові права інтелектуальної власності;

3) причинно-наслідкового зв'язку між протиправною поведінкою особи та завданою шкодою;

4) вини особи, яка заподіяла шкоду.

Доказування наявності перших трьох умов покладається на позивача. При цьому судом застосовується презумпція вини особи, яка завдала шкоду: така особа вважається винною, поки не буде доведено інше.

Важливим елементом доказування наявності шкоди є встановлення причинного зв'язку між протиправною поведінкою заподіювача та шкодою потерпілої сторони, тобто, протиправна дія чи бездіяльність заподіювача має бути причиною, а шкода, яка завдана особі, - наслідком такої протиправної поведінки.

Зазначеної позиції дотримується і Верховний Суд України в своїх постановах від 20 червня 2011 р. у справі N 3-56гс11; від 4 липня 2011 р. у справі N 3-59гс11; від 4 липня 2011 р. у справі N 3-64гс11.

На підставі викладеного, колегія суддів дійшла висновку, що наданим позивачем доказами не доведено ані наявності протиправної поведінки відповідача, ані шкоди, завданої позивачеві діями відповідача, що означає неможливість наявності причинного зв'язку між відсутнім порушенням з боку відповідача прав позивача на спірні торгові марки та промислові зразки та збитками позивача, тому відсутні правові підстави для настання цивільно-правової відповідальності у відповідача.

Що стосується заявленого позивачем клопотання про призначення у справі судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, колегія суддів не вбачає правових підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про судові експертизи» судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового слідства.

Ст. 41 ГПК України передбачено, що для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору та потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

Отже, є неприпустимим призначення експертизи у випадках, коли з'ясування певних обставин не потребує спеціальних знань, а також порушення перед експертом правових питань, вирішення яких віднесено до компетенції суду.

Звертаючись до суду апеляційної інстанції з клопотанням про призначення судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності, позивач просив на розгляд експертизи поставити таке питання - «Яка загальна сума збитків була завдана ПАТ «Концрн Галнафтогаз» внаслідок неправомірного використання приватним підприємцем ОСОБА_3 на АЗС в АДРЕСА_1 знаку для товарів і послуг за свідоцтвом України № 30207?»

Таким чином, позивачем у своєму клопотанні про призначення експертизи заздалегідь сам встановлює факт неправомірності використання ОСОБА_3 знаків для товарів і послуг, які належить позивачу, в той час, коли саме встановлення неправомірності використання ФОП ОСОБА_3 знаків для товарів і послуг, які належить позивачу, є предметом розгляду даної справи.

В даному випадку, оскільки в ході судового розгляду позивачем на доведено, а господарським судом не встановлено факту протиправної поведінки відповідача та факту завдання позивачеві шкоди відповідачем, а також в зв'язку з відсутністю наявності причинного зв'язку між відсутнім порушенням з боку відповідача прав позивача на спірні торгові марки та промислові зразки та збитками позивача, колегія суддів зазначає про відсутність правових підстав для призначення судової експертизи по даній справі.

Згідно статті 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Таким чином, з урахуванням фактичних обставин справи та наданих сторонами документальних доказів, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правомірного висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог.

Приймаючи до уваги вищезазначене, колегія суддів апеляційного господарського суду вважає, що апеляційна скарга позивача позбавлена фактичного та правового обґрунтування на її підтвердження, рішення господарського суду Харківської області від

від 24.04.2013р. у справі № 922/067/13 прийняте без порушень норм матеріального та процесуального права, а доводи позивача з яких подана апеляційна скарга про скасування рішення, не можуть бути підставою для його зміни чи скасування.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 32-34, 43, 99, 101, п. 1 ст. 103, ст. 105 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів апеляційного господарського суду, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз", м. Львів залишити без задоволення.

Рішення господарського суду Харківської області від від 24.04.2013р. у справі № 922/067/13 залишити без змін.

Постанова набирає чинності з дня її проголошення і може бути оскаржена до Вищого господарського суду України протягом 20-ти днів..

Повний текст постанови підписано 12 серпня 2013 року.

Головуючий суддя Барбашова С.В.

Суддя Гребенюк Н. В.

Суддя Могилєвкін Ю.О.